交大法學評論，第2 期，頁 1（2017）
美國專利紛爭解決之關鍵性變革
*──論美國專利複審程序的結構功能
分析與實施成效
陳在方
**摘 要
美國發明法的設計，反映出美國專利法制對於專利權與公眾利益間平衡 點之重新思索。美國發明法下之專利複審制度，提供具備高度效率的專利再 審查平台，平衡專利權人與潛在被控侵權人間之攻防武器，對於美國專利制 度之運作影響極大。本文係針對複審程序設計架構與程序性質之特點深入研 究。複審程序主要係以靜態之三層次架構以及動態的兩階段審理結構所組 成。架構上，係由不同性質與類型之專利，設計出核准後複審（Post-Grant Review, PGR）、多方複審（Inter Partes Review, IPR）、商業方法過渡期複審 （Covered Business Method Patent Review, CBMR）之三層次程序架構。在此 三層次架構之中，各個程序之進行採取兩階段的審理結構，亦即每個層次均 包括立案申請與本案審判等兩階段。複審制度結構功能之設計，大幅引進典 型司法審判程序之程序元素，與行政程序之程序元素重組交錯適用後，達到 DOI：10.3966/252302982017120002001 * 本文承蒙審稿委員的指正與建議，作者銘感於心。作者並感謝張恆睿在圖表製作上 的協助。 ** 國立交通大學科技法律學院助理教授；美國威斯康辛大學麥迪遜校區法學博士。 投稿日：2016 年 12 月 16 日；採用日：2017 年 9 月 10 日 －1－特殊的制度功能，兼採審判程序與行政程序的優點，以達到平衡專利權利與 公眾利益的目的。複審程序的結構元素的設計，係此一制度得以達到其制度 目的之重要關鍵。本文並為檢視複審制度實施至今的運作情況是否反映其制
度功能，利用 Lex Machina 專利訴訟資料庫的實證數據，針對複審程序至今
的發展狀態加以分析，為專利審判及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）前 4 年 5 個月的審判活動提供具體的審視。
關鍵詞：專利、複審程序、專利訴訟、美國發明法、核准後複審程序、
多方複審程序、商業方法過渡期複審程序
Cite as: 2 NCTUL.REV., Dec. 2017, at 1.
The Mechanism and Characteristics of
the Revolutionary Patent Review
System before the PTAB and an
Empirical Review of Its Practice
Tsai-Fang Chen
*Abstract
The Leahy-Smith America Invents Act (AIA) establishes a new patent review system before the Patent Trial and Appeal Board (PTAB) of the United States Pa-tent and Trademark Office. The purpose of the system is to review issued paPa-tents with a view to ensure a proper balance between the interests of patent right holders and that of the general public. The new review system is composed of three types of mechanisms, and the procedure of each type of mechanism has two distinct stages. On the one hand, the new procedure provides a patent challenger broader participation rights, and has strong adjudicatory characteristics. In this regard, the new procedure is a judicial proceeding in which parties resolve concrete disputes between them. On the other hand, the review procedure maintains strong adminis-trative procedure characteristics and is a specialized agency proceeding. Indeed, the
*
Assistant Professor, School of Law, National Chiao Tung University; S.J.D., University of Wisconsin-Madison.
mixture of the characteristics and its procedural design are the hallmark of the effi-ciency and success of the new system.
Keywords: Patent, Patent Litigation, AIA, Post-Grant Review, Inter
Partes Review, Covered Business Method Patent Review
1. 前言
我國科技產業之發展，在全球價值產業鏈的發展趨勢下，極度國際化， 他國法律上制度之發展，如產生市場上的變化，即與我國產業之發展息息相 關。因此，美國專利法制的發展，實屬不得忽視。對於美國專利法制之研 究，並非僅為就外國法律進行比較法性質的研究，更是對於我國廠商有直接 影響之法律制度的研究。蓋科技產業面臨全球性的競爭，而智慧財產權，尤 其是專利，早已是商場上競爭的最重要武器之一。美國是全球科技產業最重 要的市場，美國對於專利法領域的領先發展，對於全球智財領域的研究，多 年來有極大的影響力。加以美國訴訟制度的特殊性，也造就了美國成為全球 最重要的專利訴訟場域。多年來，美國的專利訴訟發展為各國企業商場競逐 上之重要攻擊防禦手段，我國廠商亦無法避免美國專利訴訟此一戰場上的大 小戰役。因此，徹底瞭解美國相關專利訴訟程序，則為我國科技產業發展美 國市場不可或缺的前提要件。 美國專利法與專利訴訟制度的發展，近年來受到學界與產業界的相當質 疑，論者指出其發展方向對於專利權人權益過度傾斜，導致專利權利的過度 擴張與專利訴訟的濫用，對於公眾利益與產業競爭產生不利的影響1，尤其是專利事業體（Non-Practicing Entity, NPE）產業的崛起，更是此一趨勢最明顯
的發展結果2。在此一態勢下，美國立法者思索專利權利與公眾利益間的平衡
點，反映在美國發明法（The Leahy-Smith America Invents Act, AIA）3的專利
複審制度之下，以提供一有效率的專利權利再行審查的平台，並平衡專利權
1
Joe Matal, A Guide to the Legislative History of the America Invents Act: Part II of II, 21 FED.CIR.B.J.539, 601 (2012) (citing Hearing Before the Subcomm. on Courts, the Internet, and Intellectual Prop. of the H. Comm. on the Judiciary, 108th Cong. 29 (2004) (statement of Michael Kirk, Director, American Intellectual Property Law Association, AIPLA)).
2
See James Bessen & Michael J. Meurer, The Direct Costs from NPE Disputes, 99 CORNELL
L.REV. 387, 388 (2014).
3
人與潛在被控侵權人間訴訟上的武器，對於美國專利制度的發展影響極大， 值得對於此一制度深入加以研究。美國最高法院近來亦針對複審程序的性質 有所著墨，亦值得吾人加以關注。此一制度實踐結果，是否達成其制度目 的，亦屬非常重要的課題。 美國專利商標局之複審程序係屬專利發證後挑戰爭訟程序，係針對專利 是否具備專利要件進行審查。換言之，複審程序係以專利權人以外之人為程 序的發動與利用者。因此，對於傳統上多作為被控侵權人的我國廠商，實為 不可忽略之重要防禦手段。一旦於美國聯邦地方法院被控侵權，雖可於訴訟 程序上主張系爭專利欠缺專利要件而應屬無效，或可提起確認專利無效之訴 訟，亦可達到專利無效之效果，然而，聯邦地方法院之專利訴訟耗時甚久而 費用極高4，加上高度的不確定性，造成被控侵權廠商的極大壓力。聯邦地方 法院的法官以及陪審團團員極可能對於專利法與相關技術並不熟悉，審判專 業性也可能有所欠缺。此外，由專利權人提起之侵權訴訟，多會選擇對其較 為有利之法院提起，諸如訴訟進程或陪審團對於專利之態度也可能對被告並 不友善。諸此因素均造成在聯邦地方法院程序挑戰專利效力實際上之困難， 也導致甚多被控專利侵權人選擇和解5，眾多無效專利因此得以繼續存在，對 於產業競爭產生高度不利影響。AIA 即是在此一背景下，思索如何改造美國 專利商標局發證後挑戰的程序，以解決此一問題並調整專利法治的平衡點6。 美國專利商標局發證後挑戰之程序為被控侵權人在聯邦法院訴訟外用以 4
See Colleen V. Chien, Of Trolls, Davids, Goliaths, and Kings: Narratives and Evidence in
the Litigation of High-Tech Patents, 87 N.C. L. REV. 1571, 1573 (2009).
5
Greg Reilly, Linking Patent Reform and Civil Litigation Reform, 47 LOY.U.CHI.L.J. 179, 188 (2015) (noting that patent litigation reforms “are motivated by the belief that high pa-tent discovery costs incentivize papa-tentees, especially papa-tent assertion entities, to bring weak claims and accused infringers to settle even meritorious defenses”); Emily Samra, The
Business of Defense: Defense-Side Litigation Financing, 83 U.CHI.L.REV.2299, 2314 (2016) (noting that “[t]he higher the defendant’s expected cost of litigation, the more likely it is that the defendant will settle”).
6
制衡專利權人之重要防禦手段。以往此一程序由於當事人程序參與權利有
限、程序時程冗長、不確定性高等因素，較未能充分發揮其功能7，但於AIA
後新設複審程序，包括核准後複審（Post-Grant Review, PGR）、多方複審 （Inter Partes Review, IPR）與商業方法過渡期複審（Covered Business Method Patent Review, CBMR）等程序後則有顯著改觀，成為專利被控侵權人的重要 防禦武器。此一制度因此調整傳統上專利權人與被控侵權人間兩造武器的均 衡8，達成美國專利法制數十年來最重要的變革之一，得以在相當程度上取代 聯邦法院就專利效力審查部分的功能，其影響極為深遠，因此，此一制度對 於專利法制之研究，深具重要性。國內學者已對此複審程序之法律規範有所 論述與比較9，惟尚無針對複審程序制度設計之靜態審查結構與動態進行架構 之程序特質加以深入審視者10，亦尚無針對此一制度施行 4 年多以來之實 踐，針對最新具體的數據加以分析者。本文即係由此一角度切入，希冀有助 於國內學界與產業界對於複審制度的架構設計與實踐結果，有更深入的瞭 解。 複審程序新制採用審判的方式，程序上由兩造進行爭訟程序，由 AIA 新
設立之專利審判及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）針對申 請人加以挑戰的專利請求項加以審查，以確認專利是否欠缺申請人所主張之 7 蔡順興，「美國現有挑戰專利權有效性之程序」，台一專利商標雜誌，第 197 期， 頁 1（2014）。 8
Rochelle Cooper Dreyfuss, Giving the Federal Circuit a Run for Its Money: Challenging
Patents in the PTAB, 91 NOTRE DAME L.REV. 235, 239 (2015). 9
楊智傑、黃婷翊，「美國專利複審程序及 Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee 案」，專利師，第 27 期，頁 48（2016）；朱浩筠，「美國專利舉發制度及其相關爭 議問題簡介──以多方複審（IPR）案件為中心」，智慧財產權月刊，第 213 期，頁 5（2016）；蔡佳穎，「美國專利多方複審程序與領證後複審程序之概述」，科技法 律透析，第 28 卷第 4 期，頁 32（2016）；蔡順興，前揭註 7，頁 1。 10 關於 AIA 後新設複審程序之三層次複審架構與兩階段審理結構之初步介紹，參照陳 在方，「美國專利複審程序」，劉尚志、陳在方編著，台灣科技產業美國專利訴訟 30 年之回顧，頁 102-125（2017）。
專利要件。就此部分而言，大量引進典型司法審判之訴訟程序元素11。PTAB 於審酌兩造所提出的主張與證據後，進行專利有效性之判斷。訴訟形式係複 審制度的核心，此一程序係以訴訟的方式以達到事後過濾無效專利之方法， 而非事前要求專利商標局於審查時即剔除無效之專利申請12。專利商標局的 審查程序，受制於有限的時間與資源，甚難精確地過濾有問題的專利13。 採用事後的訴訟程序，由利害當事人參與主導程序，達成較有效率的資源配 置之結果。 然而，複審程序同時亦保留顯著的行政機關之程序元素。若與確認專利 無效之訴或專利侵害訴訟中專利無效之抗辯相比，複審程序本屬於行政機關 之程序，具備行政程序的特點，因此，相較於法院程序審查範圍較為限 縮14、速度更快15、程序更為精簡16，因此，費用較低17並程序進行上具備更 高的可預測性。同時，其判斷門檻也較法院訴訟程序為低18，對於申請人而 言，更容易證明專利要件之欠缺。複審程序係由 PTAB 內行政法官作成判 斷，而行政法官主要係由具備技術背景並對專利審查有豐富經驗之專家所擔 任，較之於聯邦地方法院的法官與陪審團而言更具專業性19。PTAB 複審程 序因為具備該等行政程序之特色，進一步提升美國專利商標局審查的效率， 11 蔡佳穎，前揭註 9，頁 34。 12
See La Belle, supra note 6, at 1883.
13
See Mark A. Lemley, Rational Ignorance at the Patent Office, 95 NW.U.L.REV. 1495, 1502 (2001); Jarrad Wood & Jonathan R. K. Stroud, Three Hundred Nos: An Empirical
Analysis of the First 300＋Denials of Institution for Inter Partes and Covered Business Me-thod Patent Reviews Prior to In re Cuozzo Speed Technologies, LLC, 14 J. MARSHALL REV.
INTELL.PROP.L. 112, 115 (2015). 14 詳後述 3.1 之說明。 15 詳後述 4.2.1 之說明。 16 詳後述 4.2.3 之說明。 17
See Matal, supra note 1, at 653.
18
詳後述 4.2.4 之說明。
19
並大幅提高對已發證專利有效性挑戰成功的機會。因此，此等專利商標局程 序，成為專利權人與被控侵權人間權力平衡點變動的極重要因素20。 美國專利商標局之專利複審程序結合司法與行政之程序元素，兼採審判 程序與行政程序的優點，以達到平衡專利權利與公眾利益的目的。複審程序 如何在司法與行政間之程序元素加以選擇、重組並交錯適用，以有效達成其 功效，即成為極有研究意義的議題21。一方面，利用當事人爭訟的形式，賦 予申請人程序上參與權22，將審查資源集中在值得審查的專利23，藉由當事 人之參與，使複審程序得以有效率的方式調整專利審查本質上難以全面確實 進行審查的問題24。他方面，複審程序實質上採用行政特色之制度，以迅速 且具備明確性的時程要求與較低費用25，加上具備行政特色之審判者與審判 門檻，制度設計上有其特殊性，值得吾人持續之關注與研究。 複審程序結合司法與行政程序之特徵，係由其整體架構設計所達成。複 審程序利用三層次之設計，架構出不同的專利審理密度，並以二層次之審理 結構，以促進程序的效率。本文超越不同制度間的法律規定細節的比對，而 係以制度結構功能的角度，對複審程序的架構設計，加以論述分析，以求對 於此一程序有深入之瞭解。 為了具體瞭解複審程序的發展狀況，本文並將對實證數據加以分析，以 瞭解複審程序的特殊架構與性質是否達到其所設計之目的。本文所研究之數 據資料，係利用 Lex Machina 專利訴訟資料庫26，針對複審程序至今的發展 20 朱浩筠，前揭註 9，頁 7。 21 感謝匿名審查人指出，在美國行政程序法下，由行政法官主持之聽證程序，本具備 此種將司法程序元素整合於行政程序的制度特徵，以及就程序元素交錯適用所生特 殊功能所提出之意見。 22 蔡佳穎，前揭註 9，頁 33。 23 大多數的專利並未實施、授權或訴訟，因此，可能並不具備高度價值。See Lemley, supra note 13, at 1497. 24
Dreyfuss, supra note 8, at 238.
25
See Matal, supra note 1, at 653.
26
狀態，提供較新的數據分析，分析時間為PTAB 開始正式運作之 2012 年 9 月 16 日至 2017 年 2 月 15 日為止，為 PTAB 前 4 年 5 個月的審判活動提供具體 的審視。 本文將先就 AIA 前之制度略加論述，以求對其背景有所瞭解後，即就複 審程序靜態之三層次複審架構設計加以論述，以分析複審制度的專利審理架 構。其後，本文針對複審程序動態之二層次審理結構，加以審視，以瞭解複 審程序進行的特點，並檢視本制度對於行政程序與司法程序之程序元素之組 合與適用。本文接著針對複審制度至今之實踐狀況，以數據資料為對象，加 以檢討。最後為本文之結論。
2. 再審程序
27 再審（reexamination）係美國專利商標局針對已核發專利重新審核之程 序，其作用與 AIA 後新制程序有近似之處，亦有相當不同，於進一步瞭解複 審制度之前，有必要對於再審程序有所理解。再審程序係 AIA 之前已有之制度，分為單方再審（ex parte reexamination）與多方再審（inter partes reex-amination）兩種程序。AIA 生效之後，單方再審程序繼續有效，而多方再審 則已經由複審程序所取代。再審程序係美國專利商標局對於專利的再行審 查，因此，本文稱之為「再審」。以下就此二程序要點分述之。
2.1 單方再審程序
單方再審程序係於 1980 年始創立之制度，在此之前 200 年間美國專利 商標局均無權撤銷其所核發之專利28。單方再審程序主要目的在於提供一個 行政機關針對已核發專利的重行審查機會，以確定專利符合其應有的要件。 單方再審程序之性質並非訴訟程序，其程序之進行非由兩造當事人對抗所組 27 本節部分內容改寫自陳在方，前揭註 10，頁 106-107，並經擴增調整重要論述。 28See Wayne B. Paugh, The Betrayal of Patent Reexamination: An Alternative to Litigation,
成，而僅係審查單位單方就特定專利效力加以重新審查之程序，程序上僅有 審查單位與專利權人之參與29，如其認定專利有效，該等認定對於發動程序 之專利權人以外之人亦不產生禁反言之效力30。因此，其性質與訴訟程序或 現行之複審程序有根本上之不同，此一程序亦甚少被利用31。單方再審程序 僅由專利權人單方參與，屬於行政機關所進行的審查性質，具備典型之行政 程序特徵。負責再審程序之審查者，為美國專利商標局內部的「中央再審單 位」（Central Reexamination Unit）。 此項審查係屬有限度之再審查，程序
上所檢視之專利無效事由，限於針對專利法第 102 條新穎性，或第 103 條非 顯而易知性之專利無效事由。所可審視之先前技術，僅限於專利或是印刷出 版物32。由於專利商標局對於專利初次之審查可能對於先前技術之審視有所 疏漏，因此，此一制度的目的在於針對先前技術，以便於專利商標局對於系 爭專利與該等先前技術重行加以審視。 單方再審程序的開啟，可以由任何人在專利有效期間內提出申請而發 動，亦包括專利權人在內。換言之，專利權人亦可利用單方再審程序，以確 認與強化其所有專利的效力33。此點更清楚展現單方再審程序與訴訟程序之 不同。如程序係由專利權人以外之人發動，申請人無須揭露就本專利具備實 質利害關係之人。蓋單方再審程序既屬於行政程序的單方再審查，則申請人 29
See U.S.PATENT &TRADEMARK OFFICE,REPORT TO CONGRESS ON INTER PARTES R EEXAMI-NATION 2 (2004), https://perma.cc/9NMF-4M9S.
30
DONALD S.CHISUM, 1-SA02CHISUM ON PATENTS § 6.3.4.5 (2017) (“An ex parte reexami-nation carries no threat of an estoppel against an unsuccessful third-party requester.”).
31
Eric Williams, Remembering the Public’s Interest in the Patent System－A Post-Grant Op-position Designed to Benefit the Public, 2006 B.C.INTELL.PROP.&TECH.F. 110702, at 3.
32
Mark D. Janis, Rethinking Reexamination: Toward a Viable Administrative Revocation
Sys-tem for U.S. Patent Law, 11HARV.J.L.&TECH. 1, 53 (1997).
33
See H.R. REP. No. 112-98, at 45 (2011); Greg H. Gardella & Emily A. Berger, United States Reexamination Procedures: Recent Trends, Strategies and Impact on Patent Practice, 8 J.
身分並非重要。而單方再審程序之申請人無須，亦無法參與後續的再審程 序34。而從另外一個角度，此亦表示申請人對於再審程序的進行，並沒有參 與的權限。由於欠缺當事人參與程序之權利，單方再審程序過濾無效專利的 能力因此也較低。學者指出，在其針對 IPR 程序案件之研究中顯示，之前經 單方再審程序審查過並維持其效力之專利，有 60% 於其後之 IPR 程序中完 全被宣告無效35。此一差距部分係肇因於雙方當事人之參與，對於無效專 利之過濾具備重要功能之故36。 由於再審程序與複審程序的效果，均可能使專利經審查後遭撤銷的結 果，但因其性質大相逕庭，在 AIA 生效後，單方再審程序仍繼續存在。單方 再審程序可供專利權人或不便直接出名參與後續程序的申請人加以利用，提 供其針對特定專利開啟行政審查程序的管道。
2.2 多方再審程序
單方再審程序雖提供一個針對已核發專利重啟審查的管道，但由於並未 提供專利權人以外之人程序參與之權限，無法確實發揮其審核專利要件之功 能，因此，其後有多方再審查制度之設計。多方再審程序係於1999 年所制定 生效之制度37，加強申請人對於程序的參與權限38。其與現行之 IPR 程序性 質類似，均屬雙方當事人對抗所進行的訟爭程序，針對已經核發之專利重行 檢視其效力。也因此，在AIA 建立 IPR 程序之後，多方再審程序已無繼續存 在之必要。換言之，AIA 之立法者，係以 IPR 程序取代多方再審制度39。過 34 37 C.F.R. § 1.550(g) (2008). 35Gregory Dolin, Dubious Patent Reform, 56 B.C. L. REV. 881, 927 (2015).
36
Dreyfuss, supra note 8, at 255.
37
American Inventors Protection Act of 1999, Pub. L. No. 106-113, 113 Stat. 1501A-552 (codified as amended in scattered sections of 35 U.S.C.).
38
Optional Inter Partes Reexamination Procedure Act of 1999, Pub. L. No. 106-113, 113 Stat. 1501A-567 (codified as amended at 35 U.S.C. §§ 311-318).
39
See American Invents Act § 6; Alicia Russo, Patent Litigation Under the America Invents
往多方再審制度最大的問題，在於其審理期間冗長40，平均耗時超過 3 年41，欠缺事證開示制度，無法針對1999 年以前專利提出挑戰，挑戰事由狹 窄42，且充滿不確定性，因為未能充分利用行政程序注重效率之程序特徵， 未能充分發揮其功能。美國立法者針對此一程序的問題，重行設計複審制 度，也大幅提升美國專利商標局對於已生效專利的過濾功能。 PTAB 複審程序結構上最大的重點，為靜態上之三層次複審架構與動態 之兩階段審理結構，以下將依序分就複審程序新制的結構特色與程序進行重 點兩方面加以討論。
3. AIA 複審程序三層次複審架構功能分析
PTAB 專利複審制度係由 PGR、IPR 與 CBMR 等三層次架構所組成其靜 態構造43。該等程序均係賦予專利權人以外之第三人較為廣泛的程序參與 權利44，使其有確實之機會得以於美國專利商標局程序挑戰專利之有效性， 以使該局得以針對系爭專利重行審視其是否符合專利之要件，以排除實質上 不具備可專利性之專利。此三種程序均係由美國專利商標局內所設立的 PTAB 進行之。PTAB 係由專利律師與專利審查官作為主要成員的行政專利法官（administrative patent judge）所組成45，因此，對於專利法與技術問題甚
為熟悉，對於專利案件的熟稔程度超越絕大部分聯邦地院法官，具備順利審 理專利案件所必須之專業性46，此係複審程序本身屬於行政程序之程序特徵 40 蔡順興，前揭註 7，頁 1。 41
Jason Rantanen, Lee Petherbridge & Jay P. Kesan, Debate, America Invents, More or Less?, 160 U.PA.L.REV.PENNUMBRA 229, 249 (2012).
42
La Belle, supra note 6, at 1889.
43
關於 AIA 複審程序之三層次複審架構規範內容之初步介紹，參照陳在方，前揭註 10，頁 107-114。
44
Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee, 136 S. Ct. 2131, 2137 (2016).
45
35 U.S.C. § 6. 該法要求行政專利法官須具備足夠之法律知識與科學能力（competent legal knowledge and scientific ability）。
46
之展現。
AIA 針對不同的專利種類，架構出三層次的複審架構（a three-tiered
framework）47。在第一層次的複審架構之下，AIA 針對甫經核發之專利，以 PGR 提供廣泛的救濟管道48，以較為徹底的方式檢視專利之有效性。此處所 謂廣泛的救濟管道，主要係指專利無效之事由方面，申請人得以於PGR 程序 上，針對專利侵權訴訟上所得提出之所有防禦方法提出主張49。因此，PTAB 得以全面的就專利有效性進行檢驗。雖然在程序上得以提出事由廣泛，但 PGR 程序受到其所得提出時間之限制，亦即限於專利獲證後 9 個月時限內提 出50。 IPR 程序是 PTAB 複審程序的第二層次，針對已不得適用 PGR 程序，亦 即核發經過時間較久的專利，在兼顧專利權人的權益下，設計較為狹窄的救 濟管道51。在此一層次，申請人僅得依據美國專利法第 102 條新穎性要件與 第103 條非顯而易知性要件提出主張。 第三層次則為 CBMR52程序，針對特定的商業方法專利，不限於甫經核 發的專利，而提供有限度例外的廣泛救濟管道。此一設計屬於PGR 程序的例 外，不受 9 個月時間的限制，因此，適用專利在時間上就 PGR 程序更為廣 泛，然而，此一程序有其客體上種類的限制，亦即僅適用於特定商業方法專 利，AIA 稱之為「涵括商業方法（covered business method, CBM）專利」，
僅限關於金融產品或服務之專利（a financial product or service）53（詳後
述）。此外，CBMR 程序亦有主體的特別限制，亦即此一程序限於已於專利 侵權訴訟之被控訴當事人始得提起之。因此，CBMR 程序係專門針對受專利
47
Cuozzo Speed Techs., 136 S. Ct. at 2142.
48
35 U.S.C. §§ 321-29 (chapter 32 of the title 35).
49
See 35 U.S.C. § 321(b); 35 U.S.C. §§ 282(b)(2), (3).
50
See 35 U.S.C. § 321(c).
51
35 U.S.C. §§ 311-19 (chapter 31 of the title 35).
52
AIA § 18.
53
權人訴訟威脅的被控侵權人提供聯邦地方法院訴訟以外的特殊救濟管道。 CBMR 係一暫行之特殊程序，AIA 訂有 8 年的施行期間，其效力僅至 2020 年9 月 16 日為止，因此，在立法例上並未併入美國專利法條文之內，而屬於 AIA 之特別規定。由於本質上屬於 PGR 程序的例外規定，CBMR 相關程序 原則上與 PGR 程序相同，例如得以主張之法律依據與立案門檻等規定均屬 之。 此三層次複審架構層次井然，針對不同狀態與種類的專利，設計出不同 密度的救濟管道，試圖在消除不當專利與維護專利權的安定性間建構出一個 平衡而有效的機制。以下本文針對此三層次的重要規範，由其不同審查密度 之切入點加以說明，以從制度架構設計的觀點加以分析。
3.1 審查客體：無效事由
AIA 三層次複審架構所建構最重要之基礎，亦即此三層次之間最重要的 差別所在，在於不同層次之複審程序，申請人所得以提出專利無效之法律上 主張的範圍。不同的複審程序範圍，反映出專利挑戰者所得以利用主張之空 間寬窄不同，以及 PTAB 所得以審查的範圍差異，也代表專利權不同的穩定 程度，並由此架構出發證後專利權制度的三層次架構。 就 PGR 與 CBMR 程序而言，申請人得以主張之專利無效事由為專利侵 權訴訟上就專利效力部分所有之防禦方法54。換言之，申請人可以依據美國 專利法第 282 條第(b)項第二段或第三段文字所規範的理由，檢具證據質疑此 專利之有效性，此包括專利訴訟上被控侵權人得以主張專利無效之大部分事 由，亦即包括美國專利法第 101 條可專利性要件55、第 102 條新穎性要件、 第 103 條非顯而易知性要件，以及第 112 條中書面說明與可得據以實施之要 件56。蓋若不符合該等要件，均屬無效之專利，於 PGR 程序加以檢視，得以 54See 35 U.S.C. § 321(b); 35 U.S.C. §§ 282(b)(2), (3).
55
Versata Dev. Grp., Inc. v. SAP Am., Inc., 793 F.3d 1306, 1329-30 (Fed. Cir. 2015).
56
全面排除無效之專利57。 藉由廣泛的審查事由，PGR 與 CBMR 程序提供公眾以及美國專利商標 局一個訴訟以外的機會，引進司法審判程序的程序元素，以兩造訴訟的程 序，再次徹底審視已核發專利的有效性。既然已經獲證，代表該專利已經美 國專利商標局審核通過，認為具備專利要件。但美國專利商標局針對專利之 審查，受限於行政程序的限制，並無專利權人以外之反對意見得以直接參 酌，審查上並有高度的時間壓力58，難以針對所有專利申請案進行徹底的審 查59，並可能在實務上傾向於讓專利通過以避免行政救濟的負擔60。因此， PGR 與 CBMR 程序引進司法審判程序之程序特徵，以兩造訴訟的形式，利 用當事人之申請，挑選出最值得進行嚴格審查的專利，以與聯邦地方法院訴 訟程序相同之審查空間，針對系爭專利加以重行審視。首先，系爭專利之所 以會進入複審程序，代表專利權人已經以訴訟或談判之手段實施該項專利， 或至少有相當大的實施可能，讓潛在被控侵權人願意花費成本提出申請進行 複審程序61。申請人有足夠動機進行複審程序，代表系爭專利權利之排除範 圍對於其商業生產操作空間較為重要，此項專利之效力與範圍，對於商業競 爭或產業發展有其重要性，因此，屬於值得投入較多資源審查之專利。其 次，程序以訴訟之形式進行，審判者並非僅聽取專利權人單方面的主張，而 可藉由申請人所提出之法律上主張，針對專利要件整體性的進行審視62。 由於 PGR 與 CBMR 程序所允許之法律依據的範圍非常廣泛，因此其對 57
Dreyfuss, supra note 8, at 245.
58
John R. Thomas, Collusion and Collective Action in the Patent System: A Proposal for
Pa-tent Bounties, 2001 U.ILL.L.REV. 305, 314 (2001).
59
John R. Allison, Mark A. Lemley, Kimberley A. Moore & R. Derek Trunkey, Valuable
Pa-tents, 92 GEO.L.J. 435, 464 (2004).
60
Jonathan Masur, Patent Inflation, 121 YALE L.J. 470, 474 (2011).
61
See Jean O. Lanjouw & Mark Schankerman, Characteristics of Patent Litigation: A
Win-dow on Competition, 32 RAND J.ECON. 129, 147 (2001).（本文係針對專利之價值與訴
訟之關係加以論述，其理論對於複審程序亦有得以參酌之處。）
62
於專利之可能審查方向較廣，專利權被撤銷的管道較多。也因為審查範圍廣 泛，PTAB 與當事人需要進行的事實認定程序範圍也廣63，相關費用也往往 較高。此一廣泛之法律事由空間，亦代表著日後對申請人其他程序所可能發 生的一事不再理之效力範圍亦較為廣泛（詳後述）。 值得注意者為，CBMR 程序申請人得提出專利無效之法律上主張，雖與 PGR 程序相同，但如其所主張者係針對專利法第 102 條新穎性，或第 103 條 非顯而易知性之專利無效事由，則其所得提出的先前技術有所限制。AIA 第 18 條規定，於此種情形下，申請人所得主張之先前技術僅限於 AIA 生效前 美國專利法第102 條第(a)項所定先前技術，以及第 102 條第(b)項下先前技術 中已公開者64。此處限制之主要目的，係考量未公開先前技術的證明與判斷 需要高度密集的事實認定程序，此點不符合PTAB 下 CBMR 複審程序簡速的 目的，因此加以排除，以便 PTAB 能夠在限定之時間內完成相關專利之審 查，此係複審程序保留行政程序元素之展現。 至於 IPR 程序，申請人得以主張專利無效之法律上理由則較為限縮，限 於針對專利法第 102 條新穎性，或第 103 條非顯而易知性之專利無效事 由65。此二事由均須提出先前技術，其所允許者僅限於專利或是印刷出版 物66。理論上，此處之事由，屬於發證後經過較多時間，始較容易加以判斷 者，並屬於證據方法上較容易進行者，因此，適合於 IPR 程序上加以審 查67。IPR 與 PGR 程序同屬以兩造訴訟的形式進行，同樣具備前述對專利效 力有效審查的優點。而 IPR 程序就法律依據的限制，則對於專利權人安定性 保障較高，且有助於程序的迅速進行，並節省當事人之勞費。美國專利商標 局對於先前技術的審查經驗嫻熟，針對該等專利無效事由加以審查可以達到 迅速確認專利效力之目標。證據方法的限制簡省可能的證據開示與審理程 63 Id. at 245. 64 AIA § 18(a)(1)(C). 65 35 U.S.C. § 311(b). 66 Id. 67
序，對於程序所需時間與費用產生一定的限縮效果。
3.2 審查客體：時限規定
上述對於專利挑戰空間的不同是 AIA 複審三層次複審架構間最重要之差 異所在。而決定何種複審程序應有所適用，主要則係以個別專利獲證後時間 經過之期間決定之。專利獲證後經過之期間，以及得以主張之法律依據此二 者，係複審程序三層次架構不同審查密度設計上的核心。 就挑戰事由廣泛之 PGR 程序而言，其相對的適用客體較為限縮。得以 提出 PGR 申請之時間有其限制，申請必須在專利獲證或再發證後 9 個月 內提出68。此係 AIA 就 PGR 程序所設對於專利效力廣泛檢驗所設計的平衡 性限制，因此，PGR 程序所提供之全面檢驗有其時間性，僅於專利甫核發 （或再發證）後 9 個月內有其適用。蓋專利獲證後甫產生專利效力未久時， 專利權人對於專利效力之信賴較獲證較久之專利相比可能較低，專利權人對 該專利的投資與商業發展相對上仍屬投入之初期，於此時檢視專利之效力， 對於專利權人負面影響相對較小，因此，屬於對其效力進行全面性檢驗的適 當時機。而對於專利權人以外之人而言，由於專利獲證開始對於其操作空間 產生影響，賦予其完整的挑戰空間，有助於協助專利商標局對於專利效力進 行重行檢驗。此時間限制亦促進有意挑戰專利效力之人盡快審視對其生產或 商業空間有所影響專利的效果，此點亦有助於公眾利益之維護。 就 IPR 程序而言，其適用專利則屬於不得適用 PGR 程序之專利。任何 專利只能就 PGR 或 IPR 程序之一加以適用。只要專利仍能適用 PGR 程序， 即不適用IPR 程序69。如係針對得以適用 PGR 程序之專利，其得以提出 IPR 申請之時間，在專利獲證 9 個月之後，或該專利如經 PGR 挑戰，於該 PGR 程序終結後70。如係不得適用 PGR 程序之較早期專利（即適用先發明主義之 專利），則無此限制，而得以隨時提出，蓋於 AIA 新法前即已申請之專利， 68 35 U.S.C. § 321(c). 69 37 C.F.R. § 42.102(a)(1) (2013). 70 35 U.S.C. § 311(c).於 IPR 程序生效時，其相關期間已經經過之故71。架構上，此係 AIA 對於排 除無效專利與專利權人權益保護間所設計的平衡性限制，由於時間之經過， 專利權人對該專利的投資與商業發展已經有所投入，對於專利效力有較強之 信賴，複審程序改採較為限縮的檢驗，以避免專利權利過度的不確定所可能 產生的缺失。此時限亦避免美國專利商標局得以無限制的針對已核發專利進 行全面檢視，以維持法律的安定性。而對於專利權人以外之人，就得以適用 PGR 程序之專利而言，由於其受到該專利效力影響之初始，已經有機會挑戰 該專利之可專利性，如未於該期限內提出主張，如同放棄於複審程序上部分 之主張，亦屬平衡雙方權益的合理設計。 就 CBMR 程序而言，雖其係屬於 PGR 程序之下的規定，然而，其適用 專利獲證後期限規定則屬於PGR 程序之例外，並無專利獲證後 9 個月內提出 之限制。換言之，CBMR 之申請無須在專利獲證後 9 個月內提起。如前所 述，PGR 之申請須於專利獲證後 9 個月的期間內提出，有其重要的政策上作 用，在專利權人的安定性要求與社會對於無效專利的排除利益間，求取平 衡。而 CBMR 程序移除此一限制，對於專利權人的保護顯著降低，此係立法 者認為適用此一程序之專利對於社會公共利益之負面影響可能較大的認知下 所做出的選擇。當然，因為CBMR 程序係屬暫行之程序，因此，程序之適用 時間本身有其限制72。此外，雖然 CBMR 程序並無發證後期限之限制，但有 其適用主體與客體的特別限制，此點如後所述。
3.3 審查客體：適用專利
複審程序下三層次架構所得適用的專利亦有所不同。PGR 程序所適用之 專利，為專利之申請日為 2013 年 3 月 16 日之後者73。適用 PGR 程序之專 利，多屬於 AIA 71 37 C.F.R. § 42.102(a)(1) (2013). 72See AIA § 18(a)(3)(A).
73
to-file）制度之專利74。惟此一要件適用於申請日為2013 年 3 月 16 日後之專 利請求項75，因此，如依據舊制先申請主義之專利包含符合此一要件之請求 項，而該請求項非受原揭露所支持者，亦可能適用 PGR 程序76。此一針對申 請日所設計的限制，係PGR 程序針對甫經核發之專利提供廣泛而全面的檢驗 機會，因此，對於 AIA 生效前即已獲證之專利，則不得無限制地溯及加以適 用，因此，必須訂有時間上的始點。 至於 IPR 程序所適用之專利，即無如同 PGR 程序申請日上之限制。因 之，任何專利均可適用 IPR 程序，並無專利本身的限制77。換言之，AIA 一 生效即可提出IPR 程序之申請。而 CBMR 程序所適用之專利亦無申請日之限 制，因此，申請日為 2013 年 3 月 16 日之前之專利亦可適用。就此而言，與 IPR 程序之規範相同，在申請日此一因素上，適用範圍較 PGR 程序為廣。 CBMR 程序雖無專利獲證時間之限制，但其廣泛的救濟程序係為特定種 類之專利而設，亦即所謂「CBM 專利」而言78。CBM 專利係指申請專利之 方 法 或 其 對 應 裝 置 係 使 用 於 一 金 融 產 品 或 服 務 （a financial product or service）之實施、經營或管理之資料處理或其他作業，但不包括技術性發明
之專利（patent for technological invention）79。關於方法專利是否滿足「使用
74
See 35 U.S.C. §§ 102-03 (2012).
75
AIA § 3(n)(1)(A)(providing that “the amendments made by this section ... shall apply to any application for patent, and to any patent issuing thereon, that contains or contained at any time (A) a claim to a claimed invention that has an effective filing date … that is on or after the [3/16/13] effective date described in this paragraph ….”).
76
See In re Choon’s Design Inc., No. PGR 2014-00008, Pat. App. Filings LEXIS 2397 (peti-tion filed Aug. 5, 2014).
77
AIA § 6(a)(319)(c)(2)(A) (2011).
78
AIA § 18(a)(1)(E).
79
AIA § 18(d)(1): “For purposes of this section, the term ‘covered business method patent’ means a patent that claims a method or corresponding apparatus for performing data processing or other operations used in the practice, administration, or management of a fi-nancial product or service, except that the term does not include patents for technological inventions.”; see also 37 C.F.R. § 42.301.
於一金融產品或服務之實施、經營或管理之資料處理或其他作業」之要求， PTAB 原係檢視該專利所請求之活動，是否符合下列標準：1.具備金融之性質 （financial in nature）；2.與一金融活動伴隨而生者（incidental to a financial activity）；或 3.具備輔助金融活動之性質者（complementary to a financial
activity）80。PTAB 此一標準，係依據立法歷程而對於 CBM 專利定義採廣泛
之解釋81，不限於金融產業之產品或服務，亦不限於金融相關企業（如銀行
或證券業）所擁有之專利，且不限於對於金融產業之活動產生直接影響
者82，以尋求充分發揮其過濾CBM 專利有效性之功能。惟美國聯邦巡迴上
訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）認
為 此 一 判 斷 標 準 過 於 寬 鬆 ， 超 越 法 條 授 權 之 範 圍83。 是否屬於 CBM 專 利，仍應直接檢視該專利是否屬於「使用於一金融產品或服務之實施、經營 或管理之資料處理或其他作業」之方法或其對應裝置之專利而言84。CAFC 並表示，重點在於系爭申請專利範圍，於參酌書面說明進行適當之解釋之 後，是否包含與金融相關之活動在內，而非機械性的檢視申請專利範圍之文 字85。 專利是否屬於所謂技術性發明之專利，而得以不受CBMR 程序之管轄， 應個案判斷之。其考慮因素包括該專利請求整體觀之是否揭露一具備新穎性 與非顯而易知性之科技性特徵（a technological feature），以及是否使用一技
80
See e.g., Google Inc. v. Unwired Patent, LLC, No. CBM2014-0006, at 11 (P.T.A.B. Apr. 8, 2014) (Decision on Institution of Covered Business Method Patent Review).
81
Apple Inc. v. Sightsound Techs. LLC, No. CBM2013-00021, at 10-11 (P.T.A.B. Oct. 8, 2013) (Decision on Institution of Covered Business Method Patent Review).
82
Versata Dev. Grp., Inc. v. SAP Am., Inc., 793 F.3d 1306, 1325 (Fed. Cir. 2015) (“We agree with the USPTO that, as a matter of statutory construction, the definition of ‘covered busi-ness method patent’ is not limited to products and services of only the financial industry, or to patents owned by or directly affecting the activities of financial industry, such as banks and brokerage houses.”).
83
Unwired Planet, LLC v. Google Inc., 841 F.3d 1376, 1382.
84
Id.
85
術方案（technical solution）以解決一技術問題（technical problem）等因 素86。技術性發明此一要件之判斷非常重要，如認定太過嚴格，將無法達成 此一制度之設計目的，但如過於寬鬆，則將過度影響到此類專利的穩定 性87。 由上所述，CBMR 的設計，係專門針對飽受詬病的金融商業方法專利提 供一廣泛的救濟管道，因此，具備技術性的發明並不受到此一救濟管道之威 脅。一旦被認定屬於 CBM 專利，此一程序並無專利申請時間或獲證後期間 之限制，只要在此一過渡期規範的施行期間之內，符合其他程序要件，CBM 專利都有遭受此一程序審查之可能。
3.4 申請主體
PGR 與 IPR 程序程序之申請人限於專利權人以外之任何第三人。由於 PTAB 複審程序性質屬於爭訟程序，具備強烈的司法審判程序的程序特徵， 由兩造參與，並非專利權人所得以利用以確認其專利效力之程序。申請主體 包括專利權人以外之任何人，不需檢驗原告適格（standing）88，因此，適用 範圍較聯邦地院之訴訟程序為廣泛，較之聯邦法院之確認專利無效之訴更容 易為專利權人之競爭者所利用。而申請人之相對人則為專利權人。此處無須 具備原告適格的設計，則係保留行政程序之程序元素之設計。 較 PGR 或 IPR 程序更為限縮者，為 CBMR 程序之申請人限於於聯邦地 方法院被控訴侵害專利權者始得提起89。換言之，此程序專係針對已受到系 86 37 C.F.R. § 42.301(b) (2015). 87 郭宏杉，「美國新專利法『含商業方法專利之過渡方案』之探討 」，智慧財產權月 刊，第 164 期，頁 42（2012）。 88Coalition for Affordable Drugs VI LLC v. Celgene Corp., No. IPR2015-01092, at 4-5 (P.T.A.B. Sept. 25, 2015) (noting that the AIA“was designed to encourage the filing of me-ritorious patentability challenges, by any person who is not the patent owner, in an effort to further improve patent quality” (citing H.R.REP. No. 112-98, pt. 1, at 85 (2011))) (Decision denying sanctions motion).
89
爭專利直接負面影響的第三人提供訴訟以外之替代救濟管道。此一設計壓縮 商業方法專利的專利權人利用訴訟的空間，蓋其於起訴前，須考慮可能面對 CBMR 程序之風險。雖然於專利權人不起訴的情況下，亦可能受到他人 IPR 程序下的控訴，但 CBMR 對於申請人所得主張之法律依據與 PGR 程序相 同，較之於IPR 程序其專利將受到更大的撤銷風險。
3.5 立案門檻
PTAB 三層次複審架構之進行均採取兩階段結構——各程序均包含兩個 階段，分為立案申請（petition）階段與審判（trial）階段。在立案審查階 段，申請人必須證明該案件滿足該程序所要求之立案門檻，案件始會正式立 案而進入審判階段，重要性不言可喻。不同之複審架構採用不同的立案門 檻。PGR 程序之立案門檻原則上為系爭專利至少一請求項之無效可能性較其 有效可能性為高者而言（more likely than not that at least one of the claimschal-lenged in the petition is unpatentable） 90。於例外狀況下，如本申請提出一新
而未決之法律上議題（a novel or unsettled legal question），而對於其他專利
權人或其他專利申請有其重要性者，PTAB 亦得立案之91。只有經 PTAB 認 定申請人主張符合申請門檻，始會允許立案92。立案原本應屬於美國專利商 標局局長的職權，而該職權已經授權 PTAB 於個案行之，此授權亦經 CAFC 判決承認93。此一門檻之證明程度，基本上屬於專利無效之心證較 50% 更高 者94。要作成此一判斷，往往需要對於系爭專利進行申請專利範圍之解釋， 90 35 U.S.C. § 324(a); 37 C.F.R. § 42.208(c) (2012). 91 35 U.S.C. § 324(b). 92 35 U.S.C. § 324(a). 93
Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien LP, 812 F.3d 1023, 1033, 2016 U.S. App. LEXIS 473, *23, 117 U.S.P.Q.2D (BNA) 1639, 1646 (Fed. Cir. 2016) (holding that “as a matter of inherent authority and general rulemaking authority, the Director had authority to delegate the institution decision to the Board”).
94
Michael P. Tierney, Implementing the America Invents Act: Administrative Trials, U.S. Pa-tent & Trademark Office, at 5 (Sept. 14, 2012), https://www.uspto.gov/sites/default/files/
並就申請人與專利權人之主張加以書面審查，因此，已經屬於實質上的判 斷。所謂實質上的判斷，係指針對申請人所提出之本案上主張加以判斷者而 言。此一門檻設計，與典型的司法審判程序有重大差異，屬於注重效率的行 政程序特徵。 IPR 程序之立案門檻為針對系爭專利之各請求項，申請人對其效力的質 疑具有合理可能性存在（reasonable likelihood）者 95。此一門檻之證明程 度，基本上相當於 50% 左右。此一門檻相較於 PGR 所需門檻略低96。此處 差距，可能係反映 PGR 與 IPR 程序間審查範圍的不同。由於 PGR 程序可主 張的專利無效事由較廣，因此，立法者要求較高的立案門檻，以避免程序之 濫用。在本文就複審程序之數據分析上，PGR 程序中案件之立案比例，較 IPR 程序為低（詳見本文後述），立案門檻之差距即可能為重要原因之一。
3.6 小結
複審制度由PGR、IPR 與 CBMR 等三層次程序架構組成其靜態之構造， 由無效事由、審查客體、申請主體、立案門檻等切入點上，可以明確呈現出 專利複審制度的三種專利審查密度層次，以平衡專利權人權利與公眾利益， 補足專利審查制度行政程序設計上的不足。此設計鼓勵公眾就無效專利儘速 於專利核發後短期間內提出PGR 程序審查申請；於該期間經過後，以較低之 立案門檻，針對較容易審查並需要較多時間發展之事由設計 IPR 程序；並針 對問題特別嚴重之 CBM 專利設計暫行之 CBMR 程序。複審程序即以該等三 aia_implementation/201209 14-indiana-university-aia-one-year-later.pdf; U.S. Patent &Trademark Office, America Invent Act Roadshow, at 84 (Sept. 2012), https://www.uspto. gov/sites/default/files/ aia_implementa tion/120910-aia-roadshow-slides.pdf.
95
37 C.F.R. § 42.108(c).
96
Message from Chief Judge James Donald Smith, Board of Patent Appeals and Interferences: USPTO Discusses Key Aspects of New Administrative Patent Trials, U.S. Patent & Trade-mark Office, http://www.uspto.gov/aia_implementation/smith-blog-extravaganza.jsp (last visited Mar. 5, 2017).
層次架構，搭配專利審查制度，設計出完整的專利審查體系。
4. AIA 複審程序兩階段審理結構功能分析與
司法、行政程序元素之組合與交錯
複審程序的設計重點之一，在於創設相較於訴訟程序，成本更為低廉、 程序更為迅速的審理程序97。為了達成這個目的，複審程序之審理結構必須 具備特殊的設計，除引進司法程序元素外，也必須相當程度地保留行政程序 元素，而交錯適用之，此點於複審程序動態的審理結構呈現的最為清楚。在 複審程序三層次架構之中，各個程序動態之進行採取兩階段的審理結構98。 每個層次均包括兩個階段，分為立案申請階段與本案審判階段，形成複審程 序的兩階段審理結構。學者指出，從救濟之層級來看，複審程序主要具備地 方法院一審之功能，而得以替代一審法院專利有效性之認定99。而欲瞭解複 審程序為何具備此一功能，並瞭解複審程序設計上之其他重要功能何在，則 須審視專利複審程序之程序元素之設計。蓋複審新制的形成背景，在於美國 專利的行政審查制度以及訴訟程序各自有其先天的缺點，造成專利核發的浮 濫現象，且無法有效的以典型之司法審查訴訟程序加以解決。複審新制的設 計，即是美國立法者對此現象有所體認，就司法程序上所具備的典型程序特 徵，進一步的加以引入專利複審程序，由行政程序與司法程序特徵間的重組 與交錯產生特殊的功能，其主要目的不只在於取代地方法院層級，更在於在 專利審查制度中，建立一兼採行政審查與司法審判制度優點的體系，以解決 長久以來為人所詬病的浮濫專利問題。 AIA 創設複審程序的主要立法目的之一，原在於引進典型司法程序之程 97Dreyfuss, supra note 8, at 242.
98
St. Jude Med., Cardiology Div., Inc. v. Volcano Corp., 749 F.3d 1373, 1375-76 (Fed. Cir. 2014).
99
序要素100。AIA 之所以提供申請人實質上之程序權利，並將複審程序設計為 具備司法審判程序特徵，係提供一個快速且費用較低的專利效力審判程
序101，進而在某種程度上取代聯邦地方法院之司法審判程序。例如於 AIA
立法過程中，相關文件明確指出，就專利商標局內部之發證後審查程序而 言，原本之再審程序屬於專利之行政審查程序（examination），AIA 設計複
審程序後，則變更為審判程序（an adjudicative proceeding.）102。換言之，複
審程序的設計，降低專利發證後審查的行政特徵，而引進了司法程序的程序 特徵。此一轉變，係立法者認為複審程序得以提升其審查效率之主要原因之 一103。然而，複審程序雖具備強烈的司法審判程序特徵，如同美國最高法院 所指出，其亦具備相當程度之行政程序的特色104。因此，AIA 對於複審程序 所具備司法審判的元素特徵，亦有相對應之調整。本文以下將就複審程序進 行之兩階段動態構造之結構功能，加以分析，並檢視複審程序所採取的程序 特徵之交錯與組合設計所產生的特殊結構功能。 AIA 對於發證後爭訟程序設有嚴格的時程架構，務求爭端程序的迅速解 決，以使 PTAB 的程序得以作為訴訟以外，認定專利有效性的替代制度，此 係保留行政程序元素之體現。在立案階段，於申請人提出申請（petition） 後，專利權人如欲針對立案與否提出初步答辯（preliminary response）者，須 100
Google Inc. v. Jongerius Panoramic Techs., LLC, No. IPR2013-00191, at 4 (P.T.A.B. Feb. 13, 2014) (describing the procedure as a “trial, adjudicatory in nature and constitutes litiga-tion”) (Decision on petitioner’s motion for Pro Hac Vice admission of James R. Batchelder).
101
See H.R. REP. No. 112-98, pt. 1, at 48 (2011) (noting that IPR is a “quick and cost effective
alternativ[e] to litigation”); S. REP. No. 110-259, at 20 (2008) (noting that IPR is “a quick, inexpensive, and reliable alternative to district court litigation”) .
102
See H.R. REP. No. 112-98, pt. 1, at 46-47 (2011). 103
See 157 Cong. Rec. 3429-3430 (2011) (remarks of Sen. Kyl) (“Among the reforms that are expected to expedite these proceedings [is] the shift from an examination all to an adjudica-tive model”).
104
Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee, 136 S. Ct. 2131, 2143 (2016) (holding that IPR “in other significant aspects … is less like a judicial proceeding and more like a specialized agency proceeding”).
於 3 個月內提出105。於專利權人提出初步答辯後，PTAB 則須於該初步答辯 提出後 3 個月內做出立案與否之決定106。若專利權人未提出答辯者，該項立 案決定則須於專利權人得提出初步答辯之 3 個月時限屆滿後 3 個月內作成立 案與否之決定107。立案後，進入審判階段，PTAB 原則上須於 1 年內作成最 終書面決定，最長不得延長 6 個月108。換言之，整個複審程序通常得以在 2 年內終結，且其所需最長時間亦可得確定，因此，時程相對簡短而有可預見 性，此係 PTAB 發證後爭訟程序設計上的要點之一。以下則就複審程序進行 上動態的主要構造，加以說明109。
4.1 立案申請階段
複審程序因申請人提出申請而啟動立案階段之審查，只有經 PTAB 認為 符合申請門檻者，始會正式立案而進入本案審判之第二階段。PGR 與 IPR 立 案門檻雖有所不同，但均屬於就申請人本案主張是否有理由此事之可能性進 行初步判斷，而僅是其可能性要求有所不同。立案階段並非單純的程序性審 查，實則亦屬實質審判之一部分，其審理對象係屬申請是否符合立案門檻而 應予立案，此與最終審判階段所審判之標的僅程度上有所不同，性質上仍屬 本案之審理。因為立案階段實質上亦屬審判之一部分，對於應否立案，雙方 當事人均有提供意見之機會，以供 PTAB 進行書面審理。以下就立案程序中 重要程序事項之內容與效果加以說明。4.1.1 立案申請
複審程序係由申請人提出立案之請求而開啟。PTAB 複審程序之相關規 105 37 C.F.R. §§ 42.107(b), 42.207(b) (2013). 106AIA §§ 6(a)(314)(b)(1), 6(a)(324)(b)(1).
107
AIA §§ 6(a)(314)(c), 6(a)(324)(c)(2).
108
AIA §§ 6(a)(316)(a)(11), 6(a)(326)(a)(11).
109
以下關於 AIA 複審程序之兩階段審理結構之論述，部分內容係改寫自陳在方，前揭 註 10，頁 114-125，並經新增與調整重要分析論點與實質評論，增加程序元素交錯適 用的觀察與分析而成。
則對於文件之提出均有嚴格的格式限制、字數或頁數規定與其他要求，當事 人必須嚴格遵守。目前針對 PGR 或 CBMR 程序申請書字數限制為 18,700 字，而IPR 程序之申請書則為 14,000 字110。如提出任何文件於PTAB，依規 定原則上應隨同全部附件以電子方式提出（electronic filing），並送達給 對造當事人111，此規定亦包括此處之申請。 申請人應於申請書表明與本案具利益關係之實質當事人（real
party-in-interest, RPI）112。所謂RPI 係指形式上雖非申請人，但複審申請之提出，對
其有實質之利益，可說此申請之提出，係為其人所提出者而言113。RPI 之認 定並無明確具體規定，而應依據個案事實認定之，原則上包括關係企業或其 他對於申請人之複審程序行為有控制能力者而言114。RPI 的認定極具重要 性，因RPI 與申請人同受類似既判力與失權效等一事不再理規範之拘束115。 申請書中亦應表明複審申請所挑戰之專利符合各該程序申請之規範，並 具體表明其所主張之專利請求項係屬無效之法律上依據與理由116。申請書中 應提出系爭專利請求項之申請專利範圍應如何加以解釋。如係基於特定先前 技術而提出專利無效之主張時，須指出該等先前技術含有系爭專利請求項各 元件之處。如未具體指出，PTAB 即會駁回申請而拒絕立案117。由於申請書 有嚴格的字數限制，並考量可能發生之失權效力，申請人必須嚴格檢視與挑 選其所欲提出的主張與論點，並應謹慎選擇較為有說服力之論點。 為了確保複審程序的時效性，相關時程的規定非常緊湊與嚴格。而複審 程 序 的 時 程 規 定 ， 其 起 始 點 即 為 經 PTAB 所指定 之本 案申請 日（ filing 110 37 C.F.R. §§ 42.24(a)(1)(i)-(ii). 111 37 C.F.R. § 42.6(e). 112 35 U.S.C. § 312(a)(2) (2012). 113
Office Patent Trial Practice Guide, 77 Fed. Reg. 48,756, 48,759 (Aug. 14, 2012).
114
蔡佳穎，前揭註 9，頁 39。
115
Office Patent Trial Practice Guide, 77 Fed. Reg. at 48,759.
116
37 C.F.R. §§ 42.104, 42.204.
117
Synopsis, Inc. v. Mentor Graphics Corp., No. IPR2012-00041, at 17-18 (P.T.A.B. Feb. 22, 2013) (Decision on institution of Inter Partes Review).
date）。應注意者為，申請日並非送出申請即開始起算，而係 PTAB 認定申 請人完成相關規定提出文件、送達對造程序完成、繳交相關費用後，由 PTAB 指定之。不完全的申請書有 1 個月的期間得以補正，如逾期間 PTAB 將駁回該次申請118。 複審程序另外設有立案申請之限制規定，排除申請人之申請權限。1.申 請人（包括 RPI 在內）如已經針對系爭專利於聯邦地方法院提起確認專利無 效之訴，則不得提起 PGR 或 IPR 之申請119。複審制度在於提供聯邦地方法 院專利訴訟以外的有效替代方案，如申請人已經針對系爭專利先行提出確認 專利無效之訴訟，則無疊床架屋允許複審程序之必要。但如申請人係於聯邦 地方法院先遭專利權人控訴專利侵權，並於該訴訟提出專利無效之抗辯，則 不受此處限制，而仍得提出相關申請120。此係因為如果申請人並非主動提出 專利無效之確認之訴，只是被動的在聯邦地方法院應訴者，複審程序正可發 揮其訴訟替代之作用。2.申請人、RPI 或申請人之關係人（privy of the peti-tioner）如已經收受系爭專利民事侵權訴訟之訴狀超過 1 年，則不得再行提起 IPR 程序之申請121，此係因為如果聯邦地方法院程序已進行之時間過久，則 無另行進行 IPR 程序之實益，反而造成程序上之浪費，而被不當利用為拖延 訴訟或逼迫和解之手段122。 複審程序之申請人得自由提出立案之請求，以開啟複審之審判程序，申 請人具備重要的程序參與權利，此點與當事人得於聯邦地方法院自由提起確 認專利無效之訴相似123，申請人擁有程序參與權利，係典型司法程序的重要 程序元素。實則，如後所述，申請人得充分參與整個複審程序之進行，就系 118 37 C.F.R. § 42.106(b). 119
35 U.S.C. §§ 325(a)(1), 315(a)(1).
120
35 U.S.C. §§ 325(a)(3), 315(a)(3).
121 35 U.S.C. § 315(b). 122 蔡佳穎，前揭註 9，頁 36。 123 惟此點應注意聯邦地方法院訴訟程序有嚴格的當事人適格（standing）要求，而複審 程序並無此一要求。
爭專利之效力得以充分盡其攻防之權利，此點亦與訴訟程序相近。與此相 對，在程序之開啟階段，複審程序仍具備重要的行政程序要素，例如並無當 事人適格的要求已如前述。美國訴訟程序具備嚴格的當事人適格要求，以確 保當事人對於訴訟程序的結果有具體的利益存在。但複審程序並無此一要 求124，以儘量開啟專利審查之程序，對於當事人間具體爭端之存在與否，則 非程序上審酌之重點。因此，在複審程序之開啟階段，即顯現程序元素交錯 適用的情形。
4.1.2 專利權人初步答辯書（Patent Owner Preliminary
Response）
申請人提出申請書後，專利權人得提出初步答辯書。由於程序是否滿足 立案門檻之要求，係由申請人負擔舉證責任，因此，初步答辯書之提出係專 利權人之權利而非義務，專利權人得自行決定是否於 3 個月期限之內針對申 請書提出答辯意見125，而 PTAB 亦可能與專利權人聯繫以確認其是否有意願 提出。以2016 財政年度之 IPR 案件為例，約有 16% 之案件專利權人選擇放 棄提出126。如專利屬於共有之情形，部分專利共有人如欲參與複審程序，須 以申請敘明其他共有人拒絕參與之情形，或闡明其參與程序之正當性，提出 於PTAB，經其准許後始得為之127。 PTAB 就本案指定申請日後，會通知專利權人。專利權人之初步答辯書 之提出期限係於該通知日起算 3 個月。但 PTAB 於特殊狀況亦有可能要求專 利權人於 3 個月到期日前即提出初步答辯。如專利權人放棄提出初步答辯 書，得通知PTAB，以加速本案程序之進行128。 124Id.; 35 U.S.C. § 311(a).
125
37 C.F.R. §§ 42.107(b), 42.207(b).
126
U.S. Patent & Trademark Office, Patent Trial and Appeal Board Statistics, at 5 (Oct. 31, 2016), https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/aia_statistics_october2016.pdf.
127
37 C.F.R. § 42.9(b).
128
專利權人初步答辯書的目的是針對申請人之主張提出意見129，協助 PTAB 作成是否立案之決定，因此，其內容亦僅限於關於立案決定之事項， 包括系爭專利請求項申請專利範圍之解釋，並得檢附相關證據。專利權人初 步答辯不得包括專利修正之申請130，因為專利請求項之申請不在立案決定的 考慮範圍之內。
4.1.3 立案決定
PTAB 於審酌申請書與如經提出之專利權人初步答辯書後，依據個別程 序立案門檻規定，做出是否立案之決定。換言之，PTAB 只有在認定針對個 別專利請求項申請人已盡其舉證責任，滿足相關立案門檻的規定時，始會立 案。於專利權人提出初步答辯書之前，PTAB 即可能做出拒絕立案之決定。 除此之外，如 PTAB 認定其無法在法定期限內完成本案認定，亦可能拒絕立 案。僅有經由立案決定之專利請求項，始會進入審判程序131。 如前所述，立案門檻於 PGR 程序為系爭專利至少一請求項之無效可能 性較其有效可能性為高者而言 132，於例外狀況下，如本申請提出一新而未 決之法律上議題，而對於其他專利權人或其他專利申請有其重要性者，PTAB 亦得立案之133。IPR 程序之立案門檻則為針對系爭專利之各請求項，申請人 對其效力的質疑具有合理可能性存在者 134。該等門檻，均係針對本案事項 進行實質審查。立案採取實質審理是專利複審制度上的重要設計，藉由實質 審理，以確保主張充分之案件始得立案，發生重要的過濾功能，使 PTAB 得 以將審理資源集中，以滿足程序迅速與經濟的要求。值得注意者為，當事人 不得針對關於立案與否之決定本身上訴135。就此而言，立案決定不受司法審 129 蔡佳穎，前揭註 9，頁 35。 130 37 C.F.R. §§ 42.107(d), 42.207(d). 131Office Patent Trial Practice Guide, 77 Fed. Reg. at 48,757. 132 35 U.S.C. § 324(a); 37 C.F.R. § 42.208(c) (2012). 133 35 U.S.C. § 324(b). 134 37 C.F.R. § 42.108(c). 135 35 U.S.C. § 314(d); 37 C.F.R. § 42.71(c).
查，此係AIA 將立案重要權限賦予美國專利商標局的重要設計。 4.1.3.1 立案決定之審查 PTAB 立案之認定，原則上為書面審查，其審查資料包括雙方提出之書 面陳述與相關證據附件，包括專家證人的證言證據（testimonial evidence）在 內。如有正當事由，PTAB 亦允許申請人針對專利權人初步答辯書內容提出 回應136。雖然目前規範放寬允許專利權人提出證言證據，但畢竟立案申請階 段仍屬於書面審查形式，無法確實進行事實之認定，因此，如專利權人所提 出的證言證據，在雙方主張間，產生重要事實上真正的爭議（a genuine issue of material fact），則 PTAB 在此一階段就此一爭議會以對於申請人最為有利
的角度認定事實，以決定是否立案137。此點與聯邦地方法院訴訟程序上的即 決判決（summary judgment）有其類似之處，但亦有所不同。即決判決之認 定，係以法律問題與事實問題之分野為核心，讓法官得以在訴訟之前階段就 純粹法律問題加以處理。而此處立案決定之審查，重心在於申請人之立案申 請是否滿足立案門檻此事，其審查無法排除事實問題之審酌，亦即 PTAB 就 申請人所提出事實主張，於其立案決定並非一概接受，但如專利權人與申請 人所提出之事實主張有矛盾之處，則以申請人所提事實主張為準。 4.1.3.2 立案決定與救濟 如 PTAB 決定立案，可能針對申請人主張之全部或一部為之。如有必 要，PTAB 可能會於立案決定中，針對系爭專利提供初步的申請專利範圍解 釋138。如 PTAB 駁回申請而拒絕立案，申請人得於 30 日內申覆之（request
for rehearing），而如 PTAB 僅就申請人部分主張立案，申請人亦得於 14 日
內申覆之。申覆申請之提出不影響相關期間之進行139，申覆審查之審查基準 136 37 C.F.R. §§ 42.108(c), 42.208(c). 137 Id. 138
Rules for Practice for Trials Before the Patent Trial and Appeal Board and Judicial Review of Patent Trial and Appeal Board Decisions, 77 Fed. Reg. 48,612, 48,627 (Aug. 14, 2012) (Response to Comment 17).
139
係濫用裁量權（abuse of discretion）140。應注意者為，申覆乃美國專利商標 局內部救濟流程，此係關於立案決定的唯一救濟管道。就立案決定不得上訴 此點而言，排除司法救濟機會，是立法者提供給行政機關之重大判斷餘地， 突顯複審程序重要的行政程序特徵。 針 對 立 案 之 相 關 決 定 ， 包 括 立 案 或 不 立 案 之 決 定 ， 均 不 得 上 訴 於 CAFC141。美國最高法院亦已經就此確認，指出美國專利法第 314 條第(d)項
就本條下關於 IPR 程序立案與否的決定（whether to institute an inter partes
review）係屬終局且不得上訴（final and non-appealable）之規定，除應解釋 為專利權人不能在複審進行中針對立案決定上訴以外，也不能在針對本案最 終書面決定上訴時一併針對該立案決定上訴。換言之，如果專利權人針對 IPR 最終書面決定提出上訴，並不得針對 PTAB 當初之立案決定加以挑戰。 此除係上述法律文字規定最直接的解釋以外，也是 AIA 立法者賦予美國專利 商標局強大審查專利權限的立法目的所要求。蓋如果 PTAB 最終決定會因為 當初立案時初步決定的一些技術問題而被推翻，將難以達成AIA 的立法目 的142。 美國最高法院並非將 PTAB 之立案決定完全排除於司法審查之外。最高 法院指出，所謂不得上訴者，限於針對特定的法律規範所提出之主張而言。 詳言之，如上訴人所指摘之法律規定，與 IPR 最終立案決定之適用與解釋有
密切關連，則屬不得上訴之列143。例如 Cuozzo Trading Technologies 一案
中，專利權人就該案申請人違反美國專利法第 312 條所訂申請主張應「具
體」（with particularity）之要求，因而 PTAB 立案之決定係屬違法之主張，
並非合法之上訴理由。蓋第 312 條係屬與第 314 條立案決定有密切關連之規 範，因為申請主張是否具體，實與第 314 條第(a)項授權 PTAB 認定申請書中 140 37 C.F.R. § 42.71(c). 141 35 U.S.C. § 314(d); 37 C.F.R. § 42.71(c). 142
Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee, 136 S. Ct. 2131, 2139-40 (2016).
143
所提供資訊是否足夠開啟複審程序之規定相差無幾之故144。 反之，如針對該等法規以外提出上訴，則非本案最高法院判決所涵蓋的 對象。換言之，如此處針對立案決定提出上訴，係以違反憲法規定為上訴理 由，或其所主張違反之法規，與 IPR 立案決定本身非屬密切關連者，抑或該 上訴理由產生解釋上的問題，就其範圍或影響均遠超過美國專利法第 314 條 者，則非屬本案判決所規範之對象，是否得以上訴，仍應個案判斷之145。最 高法院舉例，就憲法規定而言，例如針對程序進行，主張有通知上的欠缺， 導致正當法律程序之違反（due process of law）之憲法上爭議者，仍得允許上
訴。又或者如果 PTAB 逾越其法律上權限，如在 IPR 程序中依據非該程序所 允許的法律上依據（如明確性要求之違反）判決專利無效者，則亦屬可以上 訴者146。 最高法院在此所提出之標準，有其模糊之處，蓋上訴條文究竟是否與第 314 條「有密切關連」仍有相當模糊空間，因此，仍待司法實務後續的發 展，以確知其允許上訴的確實空間。然而，就實務運作而言，最高法院目前 見解應可維持立案後程序的穩定性，如果專利在複審之最終決定被認定為無 效者，專利權人將無法以程序開啟的瑕疵挑戰該最終決定。
