第二章 產業標準制定的目的、意及發展動向
第一節 標準專利持有人與實施標準人之爭議?
國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
15
第三章 產業標準設定關係人之爭議與歐美著名通訊產業 標準設定機構政策修正方向
本章將探討從標準制定過程中來看參與標準參與人(亦即專利持有人與實施標準 人) 之間，彼此遭遇何種困境或紛爭，而亟需要標準制定機構協助解決。
第一節 標準專利持有人與實施標準人之爭議?
1. 專利挾持或稱專利套牢 (Hold-Up)
專利套牢指的是專利持有人透過把專利放入某產業標準的範疇內，藉而向實 施標準人索取支付超過『合理和非歧視』權利金或其他費用的問題。這類專利持 有人總是冀望產品最大量化而獲得最高利潤，一旦該標準被市場廣泛接受採用了，
實施技術人或整個產業後續便不可避免地會收到專利持有人突如其來要求支付 額外(高額)成本(權利金)18。
所以本質上專利套牢的威脅來自於標準制定過程所衍生技術(產品)相對成 本。當某個標準被市場廣泛接受了，整個相關產業廠商便須籌劃注入與標準相連 結的投資，若要捨棄標準化的技術而改用其他替代技術，往往會產生很大的切換 成本，實施人尤其是資本或技術較匱乏的小廠不會輕易地切換技術，整個產業也 因此被這些標準化的技術鎖住了。若有人的智慧財產權(包括專利或著作權等) 被應用在該標準內，該權利持有人便可順水推舟來向實施該標準人索取支付權利 金，並要求接受較有利於權利持有人的授權條件，包括採用較高的權利金標準(例
18 Welcome to ConsortiumInfo.org, November 30 2015 @ 02:40 AM CST
http://www.consortiuminfo.org/standardsblog/article.php?story=20110514112823379
‧
19 https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Posner
20 『…Patents on technologies that are comprised in a standard essentiality results from the fact that products implementing the standard will necessarily infringe the respective patent(s)…』is quoted from Suzanne Munck (July 30,2013),Standard Essential Patent Disputes and Antitrust Law, Prepared Statement of The Federal Trade Commission before the United States Senate Committee on the Judiciary Subcommittee on Antitrust, Competition Policy and Consumer Rights Concerning Washington, D.C. 2013.
(https://www.ftc.gov/public-statements/2013/07/prepared-statement-federal-trade-commission-concerni ng-standard-essential)
(https://www.ftc.gov/public-statements/2013/07/prepared-statement-federal-trade-commission-concerni ng-standard-essential)
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
17
2. 專利埋伏 (Patent Ambush)
專利埋伏是指標準於制定過程中，因為有參與討論技術的會員，故意隱瞞或 不予揭露跟標準背後技術重要相關資訊，例如是會員自有的專利等智慧財產權資 訊或文件，導致事後採納該標準的實施人，被該惡意隱瞞資訊的會員追索專利侵 權而影響產品上市或銷售21。
其實『標準必要專利』問題之所以引發各方重視，是始於 2002 年美國公平 會調查 Rambus 公司違反競爭法案，也是專利埋伏問題中最經典的案例之一。美 國公平會於 2008 年裁判認為 Rambus 公司在標準制定組織固態技術協會(美國電 子工程設計發展聯合協會﹝Joint Electron Device Engineering Council，簡 稱 JEDEC﹞)制訂雙倍速率同步動態隨機存取記憶體(DDR)標準時，未適當揭露其 專利申請爭議而生。在本案發生後為了防止濫用『標準必要專利』 ，國際間重 要的標準制訂組織紛紛訂立或修改其智慧財產權 (IPR) 實施政策，對涉及標準 的專利揭露與利用等問題訂定了基本的規則。另外，為了防範前述的專利套牢(索 取高額的權利金)問題，在專利被納入標準之前，要求專利持有人需先承諾絕對 依照『FRAND』條件，將被納入標準的專利授權給所有實施標準人。
本案背景是 Rambus 公司於 1990 初成立時，原本專注高效能動態隨機存取記 憶體(DRAM)之研發，並以 07/510,898 號專利申請案為首進行全面性的專利布局。
隨後參加同時期以制定同步動態隨機存取記憶體(SDRAM)技術的 JEDEC 標準化組 織制定了標準。1996 年 Rambus 公司表示 JEDEC 要求之授權條件與其預期差異很 大故而退出該協會。於 1999 年 JEDEC 確立 DDR SDRAM 標準時， 卻包含了四種 Rambus 公司擁有專利之技術。在這標準公告之前 Rambus 公司未曾在 JEDEC 標準
21 https://en.wikipedia.org/wiki/Patent_ambush
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
18
制定會議中揭露其擁有標準技術相關之專利權。待標準被制定後，Rambus 公司 竟然向主要 DRAM 與晶片製造商主張專利權並索取授權金，部分廠商拒付權利金 並認為 Rambus 公司欺瞞 JEDEC 的行為恐涉違反美國反托拉斯法。
圖 3-1：Rambus 公司參與標準制定之時程
資料來源：財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心 科技產業資訊室專利情報 (2011/08/22 陳怡婷，交通大學科技法律研究所劉尚志教授團隊撰稿)
http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/casefocu s/2011/pclass_casefocus_11_020.htmhttps://ipr.etsi.org
2002 年起美國聯邦貿易委員會對 Rambus 公司起訴，主張 Rambus 未依照 JEDEC 規定揭露其相關專利權，導致 JEDEC 把包含有 Rambus 公司專利制定成為 產業標準，Rambus 公司除因對該四項技術之擁有具獨占而涉嫌違法；另外 Rambus 公司規避以合理且無差別待遇之條件(RAND)授權，顯屬濫用獨占市場地位的行為，
因此要求 Rambus 應實施強制授權。
法院認為「欺瞞行為本身並不當然構成反競爭效果」 ，但是 Rambus 公司的欺
瞞行為導致「採納 JEDEC 標準的實施人喪失一個可以協商用合理權利金支付授權
的機會」 ，因為以 Rambus 公司競爭者的角度來看，去挑戰一個已被納入標準化的
‧
仍繼續與 Rambus 公司反抗，Micron 在德拉瓦州聯邦法院主張原告 Rambus 公司 在提出訴訟前曾大量銷毀許多相關資料，造成被告無法在調查證據階段公平有效 進行辯護，因此獲得勝訴並判原告敗訴撤銷 400 萬美金賠償。但 Hynix 基於相同 法律糾紛卻遭加州不同聯邦法院相反裁判仍維持敗訴，因而本案上至美國聯邦上 訴法院 終於在 2011 年 5 月判決改採達拉瓦聯邦法官的見解，認為 Rambus 公司 不當銷毀文件而發回重審22 。 但針對美國聯邦貿易委員會原來想要以『若不是 因為他欺瞞的行為，就不會發生如此結果』(but for)的理論揭發 Rambus 公司有 競爭法上濫用獨占市場地位的違法行為，因為欠缺證據證明因果關係而無法成立 罪名，一個耗費 9 年多的調查案最後是無疾而終。 本案事後引起社會關切並議 論紛紛，大家也開始思維應要如何懲罰像 Rambus 公司這類不老實問題(dirty hands)23。3.權利金堆疊(Royalty Stacking)及反專利套牢(Reverse Hold-Up)
權利金堆疊 (Royalty Stacking)是指實施標準人可能被要求支付許多不同 之『標準必要專利』權利人超額、不合理權利金的問題，爭點多是指責專利持有
22 http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-63.htm
呂克行（Kao H. Lu）/RLM&K 法律事務所美國專利律師於 2012.09.03 發表於北美智 權報 ，由編輯部李淑蓮整理。
23
http://www.gibsondunn.com/publications/Documents/Royal-Tessar-DiVincenzo-DeterringPatantAm bush.pdf
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
20
人是否按照公平合理非歧視『FRAND』的條件授權，而最經典的案例是爭紛多年 的微軟 (Microsoft) v.摩托羅拉 (Motorola Mobility ，後來已被 Google 併 購) 案。
本 案 當 事 人 的 糾 紛 始 於 2010 年 ， 當 時 摩 托 羅 拉 (Motorola) 告 微 軟 (Microsoft)侵權某些智慧型手機的專利(802.11 無線傳輸標準及顯示功能上的 H.264 標準)，但因為二造當事人間原簽訂的授權協議期間在開始訴訟後不久即 在 2007 年過期，之後雙方展開涉及交互授權的解決方案。 摩托羅拉(Motorola) 提議要微軟(Microsoft)以每終端產品 2.25％的利率計算支付 802.11 專利權利 金，另外就 H.264 專利也以每終端產品 2.25％的稅率計算支付其專利權利金，
依此計費摩托羅拉(Motorola)可望從微軟(Microsoft)每售出 Xbox 產品市價的 5.5％收到每年淨額約美金$40 億的權利金。摩托羅拉(Motorola)明確表示它這 些條件都已遵循其在 IEEE 和 ITU 標準協會承諾的 RAND 義務，然而儘管如此，摩 托羅拉(Motorola)對微軟(Microsoft)的討價還價行為仍予以配合協商。
但是微軟(Microsoft)不認為摩托羅拉(Motorola)有遵循在 IEEE 和 ITU 承諾 關於 RAND 授權條款故而起訴摩托羅拉(Motorola)。 最後二審法院採認前案 (Apple v. Motorola 案)的合理權利金計算標準，認為摩托羅拉(Motorola)的專 利僅佔侵權產品極微小部分，原來摩托羅拉(Motorola)要求微軟(Microsoft)以 每年支付 40 億美元，亦即以每售出 Xbox 產品市價的 5.5％計算之權利金，是不 合理的計算。最後結果是改裁判微軟(Microsoft)每年只需支付美金$180 萬元的 權利金給摩托羅拉(Motorola)。由於微軟(Microsoft)的產品市場占有率很高，
所以這個裁判後續將影響市場甚鉅，也因而被業界所密切關注。
摩托羅拉(Motorola) 於 2012 年 5 月被 Google 買下， 此訴訟便由 Google 承受，並於 2015 年 10 月初與微軟(Microsoft)達成大和解。由於和解範圍同時 囊括其他跟應用在安卓(Google Android)平台上的專利侵權案，目前無法探悉二
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
21
造當事人是否按照本案二審法院所認定的數額支付權利金，但是本案已幾乎建立 了如何認定合理權利金之計算標準之標竿。
由於法院及美國聯邦貿易委員會皆認為『標準必要專利』之持有人務須遵循
『FRAND』條款授權並計算合理權利金，使得『標準必要專利』專利的權利金可 望大幅降低，而且若不遵守『FRAND』授權流程也有可能牴觸公平競爭法而使專 利權無法執行。 所以爭執『FRAND』條款變成為弱勢廠商一個可善用的談判合理 (較低)授權金的工具，這樣便導致專利持有人反過來被限制行使權利，亦即造成 了『反套牢(Reverse Hold-Up)』24 現象。
本案摩托羅拉(Motorola) 就聲稱他是『反套牢(Reverse Hold-Up)』的受害 者。摩托羅拉(Motorola) 說他之所以會對微軟 (Microsoft) 發出以 RAND 條件 授權之要約(offer)，是因為微軟 (Microsoft) 『要求』他這樣做，假裝它們之 間沒有爭執。然而當他們相互開始提議開價(並無任何進一步的開會或討論)時，
微軟 (Microsoft) 隨即提起訴訟控告摩托羅拉(Motorola) 並聲稱摩托羅拉 (Motorola) 權 利 金 開 價 過 高 。 針 對 微 軟 (Microsoft) 這 招 猛 擊 ， 摩 托 羅 拉 (Motorola)稱之為『反套牢(Reverse Hold-Up)』。而這招跟三星(Samsung)在美 國國際貿易委員會對蘋果(Apple)做的動作是一樣的手法25。
美國國際貿易委員會(ITC)在三星(Samsung)訴蘋果(Apple)案中指出，在『反 專利套牢(Reverse Hold-Up)』中，技術實施人是在無需支付賠償專利持有人的 前提下，使用了宣稱必要的技術，然後假借了專利權人的權利金報價是不公平或 不合理。因此專利持有人只好被迫要透過昂貴的訴訟程序來捍衛自己的權利。而 微 軟 (Microsoft) 對 摩 托 羅 拉 (Motorola) 所 做 的 行 為 正 就 是 這 類 『 反 套 牢
24 http://www.groklaw.net/articlebasic.php?story=20130715233446764
25 http://www.groklaw.net/articlebasic.php?story=20130715233446764
‧
(Reverse Hold-Up)』26。
第二案是 瑞昱(Realtek) v.LSI Corp. et al.
本案緣起於 2012 年 6 月 29 日是瑞昱(Realtek)反訴控告 LSI 違反 IEEE-SA 標準之 RAND 條款， 2014 年 2 月 27 日北加州法院判決 LSI 企圖以向美國 ITC 提 出第 337 調查程序《美國海關得依據 ITC 調查結果，對發現有不公平貿易行為之 某特定國產品採取全面性的禁止進口命令（General Exclusion Order）27 》逼 迫瑞昱 (Realtek) 簽署 Wi-Fi 授權協議，瑞昱(Realtek)並提出反訴控告 LSI。
陪審團判定瑞昱(Realtek)構成侵害 LSI 的專利，但是對於 LSI 主張請求的權利 金部分，認定 LSI 有違反當初簽署 IEEE-SA 標準承諾的 RAND 條款，原因是 LSI 在提出侵權告訴前，並未按照 RAND 條件提供瑞昱(Realtek)一個立足於公平合理 無歧視的授權合約條約。 其次，針對瑞昱(Realtek)並提出反訴部分， 法官支
26 http://www.groklaw.net/articlebasic.php?story=20130715233446764
27 http://www.ipama-age.org/news/A20090312.html , 美國 ITC 337 條款，屬於美國當地「行政救濟」
措施，最初是在 1930 年的美國關稅法第 337 章節出現，並經多次修訂。當進口行為存在不正當
28 David Long (2014/2/27)，Jury returns RAND-royalty rate of 0.19 percent of WiFi chip sale price (Realtek v. LSI)。Essential patent blog。
http://www.essentialpatentblog.com/2014/02/jury-returns-rand-royalty-rate-of-0-19-percent-of-wifi-chi p-sale-price-realtek-v-lsi/
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
23
4.其他與 FRAND 條款承諾相關衍生的問題
(1)當事人間有無意願授權的事實真相關連到禁制令的核發
案例 1. 華為(Huawei) v.中興通訊(ZTE)
本案自 2011 年 4 月開始，華為(Huawei)、中興通訊(ZTE)這兩家中國通訊設 備大廠因為市場競爭激烈而引爆專利戰：華為在德國、法國、匈牙利等地區起訴 中興侵犯其數據卡、LTE 等相關專利；中興(ZTE)則在中國就 LTE 相關專利對華 為發起 18 項訴訟。中興通訊(ZTE)指控華為(Huawei)在談判過程中對專利權利金 額之計算沒有做到符合公平、合理和非歧視（『FRAND』）條款便率然拒絕授權；
本案自 2011 年 4 月開始，華為(Huawei)、中興通訊(ZTE)這兩家中國通訊設 備大廠因為市場競爭激烈而引爆專利戰：華為在德國、法國、匈牙利等地區起訴 中興侵犯其數據卡、LTE 等相關專利；中興(ZTE)則在中國就 LTE 相關專利對華 為發起 18 項訴訟。中興通訊(ZTE)指控華為(Huawei)在談判過程中對專利權利金 額之計算沒有做到符合公平、合理和非歧視（『FRAND』）條款便率然拒絕授權；