3.1.1 公司併購之目的與時機
因公司組織型態等變動而併購其他公司的策略考慮較為複雜，業者通常考慮其併購 的因素有：水平或垂直方式整合產業、拓展開發新產品、新市場、取得特定技術和租稅 因素考慮等等，為了取得專利和智慧財產權也是一項重要的考慮因素。然而，併購的金 額通常相對龐大，公司之組織結構也可能因此而變更，必須取得股東和董事會之同意；
因此，大部分的公司都是先基於前項之商業利益而啟動併購行動，才容易獲得股東和董 事會通過；單純地基於專利權而併購之案例較少，然而，隨著高科技產業的發展，併購 已逐漸非單純以有形資產之取得為主，愈來愈多著重於取得專利和智慧財產之策略思 考。
對於併購所得專利之應用時機，當併購經過若干時間之後，企業完成整合產業、開 發新的產品技術、佔領了新的市場或者是達到了節稅等原本設定之目的；由於產品技術 重疊、利潤減少、或是市場競爭逐漸白熾化，專利侵權訴訟戰爭於是展開，這時才開始 針對現有的或併購而來之專利，進行專利評價，企圖從中篩選出優質之專利；例如：以 下章節之實證中的茂德於 2003 年就已併購 United Memories Inc.和 Mosel Vitelic Corp.之 股權而獲得其專利組合，到了 2006 年對 Freescale 之專利訴訟，和 2008 年對 LSI 之專利 訴訟才用到該專利，而並非立刻使用之。
3.1.2 公司併購之專利查核
當併購目標公司而進行專利和智慧財產權移轉之際，都必須要就其專利和智慧財產 權加以評價分析，即所謂專利和智慧財產權之實地查核(Due Diligence)，該公司在併購 之際，應同時審慎思考目標公司之專利組合，是否符合將來專利訴訟之用，於此實地查 核中一併將專利評價完成，可以省去重複之工作。以專利之取得將直接用於訴訟的觀 點，依可評估的時間多寡，將該專利組合依前述之專利探勘，找出優質專利之後，並對 市場產品做交互比對，作初步之還原工程，以產出適當的權利要項圖表(claim chart)；那 麼，該專利組合是否可適合將來的訴訟談判之用就很清楚了。
關於專利權之實地查核相當耗費時間、成本以及需要不同領域之專業人才介入，才 能在極短的時間內對目標公司之專利組合，確定其專利強度、可實施性和有效性，並確 認目標公司在交易完成後，可以就其所有智慧財產權順利移轉。考量企業併購活動中之 查核評估項目繁瑣，在有限的時間和成本之下，對於涵蓋面甚廣之智慧財產權項目，查 核人員必須分組就其專業分別進行，建立各種查核管制表。
對於高科技公司而言，其企圖藉由併購活動而取得專利權之布局，以保護其企業在 全球市場之拓展尤其重要；本文以專利權為例，調查專利組合的潛在風險，是否真正值 得併購。所應考量的項目包括：(1) 目標公司是否擁有完整的專利權，並且妥當保護；
(2) 目標公司是否完整取得專利授權契約；和(3) 目標公司的專利是否涉及專利侵權談 判、訴訟等等，分別討論如下：
(1) 對於專利權之完整性而言，應查核之文件包含發明揭露案件(invention
disclose)、正在申請之專利案件、相關獲准專利及申請中專利之官方機構的審查過程紀 錄或獲准專利紀錄(prosecution histories)等等，尤其是對於目標公司尚未申請專利之發明 案件是否可能獲准、正在申請中之專利其權利範圍與有效性，要持續追蹤。
確定目標公司擁有其所宣稱之發明及專利的完整所有權，專利權係由主管機關所授 與，並賦予專利權人在一定期間內享有排除他人製造、邀約販售、販售和進口之權利以 換取發明人揭露其發明；對於原始發明人，應確認該專利申請權已讓與給目標公司，其 專利獲准之法律上的權利視為其受讓人(assignee)所享有。依據美國聯邦法規(Code of Federal Regulations, CFR)8之規定，發明人應在專利申請文件中簽署宣誓書(oath of declaration)，表示其係該項發明之最原始發明人，也要確認目標公司保有該項文件。
確定目標公司合法、有效地繼受第三人之特定專利權，併購公司應該確認專利權人 並未將同一專利權合法讓與給其他人，確認目標公司完整取得繼受專利權之任何文件、
8 See 37 C.F.R. §1.46 (2005 年版).
書面資料，並且依美國專利法之規定9，向專利主管機關登記之，以避免其他人可能主 張其同一專利權的受讓優先於目標公司之讓與，導致目標公司繼受讓與該專利無效。
(2) 對於目標公司之專利授權契約進行查核評估，可分為目標公司將專利授權給與 第三人之契約，和第三人將專利授權給與目標公司之授權契約。前項之契約，尤其是該 專利組合是否授權給與併購公司所相對之競爭對手，在授權的期間之內，被授權公司可 能享有被指控專利侵權之免責權，併購公司即使併購成功，也可能無法將此專利組合對 該競爭對手提起專利侵權訴訟。
對於第三方專利授權契約之考慮，併購公司若無法取得原專利權人之授權，則可考 慮採取併購的策略，以已獲得該專利權人授權作為併購之目標公司，以避免受專利權人 之專利侵權的指控；然而，實務上10,11，專利授權契約對被授權人具有專屬性，除非契 約另有可轉讓約款之規定，不得轉讓。換言之，被授權人未經專利權人同意，不得將透 過專利授權契約所取得之權利轉讓與他人。
同時，大部分的專利權人授權人，並不希望其專利授權契約讓被授權人有得以移轉 契約之權利，因為被授權人可能將授權契約移轉給其競爭對手，或是移轉給無法履約之 第三人。所以，通常會要求授權契約內訂定禁止移轉條款(anti-assignment clause)，來限 制被授權人之契約移轉給第三人。或是在契約內規定控制權變動 (changes of control) 之 條款，在未經專利權人同意之下，不得移轉其授權。因此，併購公司所採取的專利併購 方式是否會構成專利授權移轉禁止，應當要事先釐清其法律爭議，並採取適當的因應措 施，方能達成併購之目的。
(3) 併購時應確認目標公司是否有涉及專利侵權訴訟，因專利侵權訴訟之進行過程 冗長且花費昂貴，非短期內可獲得判決確定其專利之有效性、可實施性和被告之產品侵 權；若被告者勝訴，其專利權甚至可能被判決無效或無法實施；而公司為法人，訴訟主 體之變更並不影響訴訟之進行，併購後之公司可能必須概括承受敗訴之後果。因此，併 購公司應審慎評估目標公司之專利訴訟風險，乃屬必要之程序。
9 See 35 U.S.C. §261 (2005 年版).
10 Aaron Xavier Fellmeth, Control Without Interest: State Law of Assignment, Federal Preemption, and the Intellectual Property License, 6 VA.J.L.&TECH. 8 (2001), at 1522-1550.
11 Unarco Industries Inc. v. Kelley Co. Inc., 465 F.2d 1303, 1306 (1972).