專利排他性與競爭法之競合研究

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(1)國立高雄大學法律學系研究所碩士論文. 專利排他性與競爭法之競合研究. 研究生：郭全河撰指導教授：紀振清博士. 中華民國一 0 一年七月.

(2) 謝辭記得，2008 年春天，收到｢高大｣法律學系碩士在職專班入學考試錄取通知時，內心澎湃莫名，因為繼續攻讀法律碩士學位，甚至挑戰博士學位（至少當時有此規劃），對於從事智慧財產權有關事務的自己，一直以來均視為人生目標之一。目的無他，總是認為足夠的學識，再加上實務的經驗，對於與自己服務往來的當事人就是一種權利的保障。惟一週數日，往來百里，四年寒暑，公暇之餘重拾書本，如果欠缺家人的支持與鼓勵，著實難竟其功。 2010 年初始，智慧行動通信設備進入戰國時代，國際間瀰漫著激烈的競爭氛圍，領導廠商爭相興訟，究其源由，無非就是欲藉由專利訴訟，以限制競爭對手進入相關市場。同年，有幸修習恩師紀振清博士的公平交易法，因緣俱足，忝入師門，本論文於由誕生。並蒙恩師不吝指導，舉凡題材的制訂，論文組織之完整性，內容文字之通暢性，註解來源之明確性，乃至錯別字的除正，無不銖錙必較，砥礪鞭策，歷經十數次之修飾填補，足以突顯恩師風趣中不失嚴謹的治學理念。於論文撰寫期間，恩師並央請大師兄峯銘學長於百忙之中撥冗指導，大師兄的耳提面命，實是提升本論文格式之正確與流暢之一大原由，如此厚愛學弟，謹記五內。當然，本論文內容如有謬誤之處，實應歸責於自己的才疏學淺。時至 2012 年入夏，經恩師允准始提出論文口試申請，其間，承蒙國立高雄第一科大管理學院科技法律研究所所長吳淑莉教授、高大財經法律學系周伯翰教授等之指導，於論文口試時不厭其煩的予以斧正，更讓本論文臻至完善，銘感肺腑。回想 2010 年初秋，本論文自下筆至完稿耗時近 2 年之久，論文之內容，因事涉我國及部分主要國家的專利法與競爭法之比較內容，此時承蒙事務所同事，竭盡所能，盡心盡力，不求回報的蒐集、下載相關資料及轉譯等，得以充實論文之內容，此等情誼，永生銘記。茲將本碩士論文，呈獻予自己的家人，因為有你們無悔的付出、包容與後盾，始有今日安定的生活，功歸渠等。2012 年秋，感恩! 2012 年秋謹載於歷史之都台南.

(3) 專利排他性與競爭法之競合研究指導教授：紀振清博士國立高雄大學法律學系副教授（兼財經法律學系主任）學生：郭全河國立高雄大學法律學系碩士班中文摘要對於專利、商標或工業設計等智慧思想之保護，國際間於 1883 年締結「保護工業財產權巴黎公約（ Paris Convention for the Protection of Industrial Property）」，將前述智慧思想，統稱為「工業財產權」（ Industrial Property Right），直到 1893 年巴黎公約（ Paris Convention）與伯恩公約（ Berne Convention）國際局合成保護智慧財產權聯合局（ United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property），始出現「智慧財產權」的用詞，且為當今各國所通用。，我國對於智慧財產權採取立法者，計有專利法、商標法、著作權法、積體電路電路布局保護法及營業秘密法，分別作為保護專利權、商標權、著作權、積體電路及電路布局、及營業秘密等權利。其次，發明人或創作人如將個人或集體之技術思想創作轉換成為文字與圖說，並持之向專利主管機關提出專利申請，如因此獲准專利權時，專利權人即得以專利法為據，對外合法行使其權利。而專利權係以申請專利範圍（ Claims）為據，專利權人除具有積極實施其專利權之效力外，並於第三人未經其同意而為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口時，發生消極排他效力。故而，當專利權人因專利法所賦予之獨占力量，而與競爭法中之限制或妨礙公平競爭禁止之規定互相違背時，如何解釋或解決前述競合問題，乃為本文之主要研究重點。本文首先論述專利權之分類，並舉我國法、世界貿易組織（ WTO）之｢與貿易有關之智慧財產權協定｣（ Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods, 簡稱 TRIPs）、與我國發明人較常申請之國家專利法之規定解說；其次，取得專利權之過程，包含專利主管機關啟動行政程序之後所為授與專利權之行政處分，與專利權之性質，分別專章介紹；繼之，既然專利權效力乃是源自於申請專利範圍，本文將就專利權利範圍之判斷方法，以我國法令與實務見解，與外國法作比較分析。另者，專利權之獨占性，實與競爭法中之獨占事業互有關聯，本文並提出各國競爭法關於獨占事業要件與濫用行為禁止規定進行比較；以及專利權既為專利主管機關所授與，專利權人如能謹守法律界限，合法行使其權利，即應被排除於競爭法中之限制與妨礙競爭之列，並且比較我國公平交易法與日本獨占禁止法、美國反托拉斯法與歐盟競爭規則等為說明；最後，文末並作成結論並提出部分建議。關鍵詞：智慧財產權、巴黎公約、與貿易有關之智慧財產權協定、公平交易法、獨占 1.

(4) A Research on the Link between the Exclusiveness of Patent Rights and Competition Law. Advisor: Dr. Chi, Chen-Ching Chairman of Department of Economic and Financial Law Associate Professor of Department of Law National Kaohsiung University. Student: Kuo, Chuan-Ho Research Institute of Department of Law National Kaohsiung University Abstract. In 1883 Paris Convention for the Protection of Industrial Property concluded to use an appellation “Industrial Property Right” internationally for protecting patents, trademarks. Industrial designs, intellectual idea, etc. In 1893 Paris Convention, Berne Convention and United International Bureau for the Protection of Intellectual Property began the usage of ‘Intellectual Property Right” instead of “Industrial Property Right”, and recommended every country to do so. Our country has now established especially legal laws such as Patent Act, Trademark Act, Copyright Act, and Protecting Act for IC circuit and Business Secret Act for protecting respectively patents, trademarks, copyright, IC circuits and circuit arrangements, and business secrets. Next, after an inventor or an innovator translates his personal or collective technical idea into a description and drawings, applies for its claims to Patent Bureau and obtains a patent for it, the patentee can enforce the claims domestically and abroad in compliance with Patent Act. As the claims are limited by the scope of applied claims, the patentee has the right to enforce the claims in the granted scope, and negative exclusiveness arises if a third party should manufacture, use, offer for sale, sell or import for these purposes the product obtained directly by that process without the patentee’s consent. When the patentee gets the monopoly granted by Patent Act and violates less competition or impedes fair competition prescribed in Fair Trade Act, how to interpret these problems becomes the key research point of this paper..

(5) Moreover, claims are based on the scope of the applied claims, so classification of the claims has to be firstly discussed, and the domestic acts, Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, i ncluding Trade in Counterfeit Goods, (TRIPs in short) of WTO and the national patent act that our people have to depend on in applying a patent have to be referred to for interpretation. Next, the procedure of obtaining the patent including the administering process and granting of a patent by Patent Bureau .and the property of the patent are to be introduced. As the exclusiveness and monopoly of the claims are originated from the scope of the applied claims, the judgment of the scope of the claims are to be interpreted in compliance with Patent Act, the administering regulations and practical matters. As to the effectiveness of the claims, it h as to be discussed by comparing the acts of our country and foreign countries. In addition, as the claims are provided with exclusiveness and monopoly and related to the market structure in Fair trade Act, the market structure has to be compared according to the economic act and Fair Trade Act. And lastly, it is a fact that the claims are granted by Patent Bureau, they are to be exempted from the less competition and unfair competition prescribed in Fair Trade Act so long as the claims are observed legally. This paper is explained by comparing Fair Trade Act of our country and American regulations. The last article is a partial suggestion as the conclusion of this paper.. Key Words: Intellectual property right, Paris Convention, TRIPs, Fair Trade Act (Taiwan), monopoly.

(6) 論文目次第一章緒論..........................................................................1 第一節研究動機與目的…………………………………………...1 第二節研究範圍與方法…………………………………………...3 第三節論文架構……………………………………………..…….4. 第二章專利權之授與..........................................................5 第一節前言………………………………………………………...5 第二節專利權之分類……………………………………………...5 第一項發明專利權……………………………………………...6 第一款何謂發明？第二款發明專利權之積極要件第二項新型專利權…………………………………………….23 第一款我國法之規定第二款外國法之規定第三項設計專利權…………………………………………....24 第一款何謂設計專利？第二款設計專利之積極要件第三節專利審查與核准………………………………………....31 第一項我國專利審查流程與專利期間………………………31 第二項專利主管機關授與專利權之性質……………………33 第三項專利權之屬性…………………………………………36 第四節小結………………………………………………………39. 第三章專利說明書與權利範圍之記載 ………………….41 第一節前言………………………………………………………41 第二節發明專利說明書與申請專利範圍之記載……………...41 第一項專利說明書之記載…………………………………....41 I.

(7) 第一款我國法之規定第二款外國法之規定第二項申請專利範圍之記載.................................................51 第一款我國法之規定第二款外國法之規定第三節設計專利之創作說明與圖式之記載…………………...60 第一項創作說明之記載……………………………………....60 第一款我國法之規定第二款外國法之規定第二項圖式及圖面說明之記載……………………………...66 第一款我國法之規定第二款外國法之規定第四節小結............................................................................... .72. 第四章專利權利範圍之解釋與效力................................75 第一節前言……………………………………………………....75 第二節專利權利範圍之解釋……………………………………75 第一項文義解釋………………………………………………76 第一款我國法之規定第二款外國法之規定第二項均等論原則……………………………………………84 第一款我國專利實務之運用第二款外國專利實務之運用第三項禁反言原則…………………………………………....90 第一款我國專利實務之運用第二款外國專利實務之運用第三節專利權利範圍之效力…………………………………....95 II.

(8) 第一項消極的效力………………………….………………...95 第一款我國法之規定第二款外國法之規定第二項積極的效力…………………………………………..105 第一款我國法之規定第二款外國法之規定第四節小結……………………………………………………..107. 第五章競爭法之獨占性探討…………………………....109 第一節前言……………………………………………………..109 第二節經濟法關於市場結構之分類 ………………………….109 第三節競爭法之獨占事業……………………………………..111 第一項獨占事業……………………………………………..112 第一款我國法之規定第二款外國法之規定第二項獨占事業之特別要件………………………………..114 第一款在特定市場處於無競爭狀態之事業第二款具有壓倒性地位，可排除其他競爭者之競爭能力之事業第三款市場占有率第三項寡占事業……………………………………………..131 第一款我國法之規定第二款外國法之規定第四節獨占事業之禁止行為…………………………………..136 第一項我國法之規定………………………………………..136 第二項外國法之規定………………………………………..140 第一款日本獨占禁止法之規定 III.

(9) 第二款美國反托拉斯法之規定第三款歐盟競爭規則之規定第五節小結……………………………………………………..153. 第六章競爭法關於專利權之獨占效力…..……………..155 第一節前言……………………………………………………..155 第二節專利行使與競爭法獨占地位濫用之關連…………….155 第一項專利積極效力與競爭法之關連…………………….155 第一款專利授權與競爭法之關連第二款關鍵專利運用於產業標準與競爭法之關連第二項專利權消極效力與競爭法之競合………………….186 第一款警告函與競爭法之關連第二款濫訴行為與競爭法之關連第三節專利權行使於競爭法之豁免………………………….203 第一項專利行使除外豁免之性質………………………….203 第二項各國學說與實務…………………………………….205 第四節小結……….……………………………………………207. 第七章結論……….……………………………………...209. 參考文獻…………………………………………………………...215 附錄：附圖與比較表一、附圖圖 2-1：台灣專利申請之審查作業流程……………………..32 圖 3-1：日本意匠登錄第 1153339 號公告資料……………..64 圖 3-2：日本意匠登錄第 1285902 號公告資料……………..64 圖 3-3：日本意匠登錄第 1132077 號公告資料……………..65 圖 3-4：日本意匠登錄第 1306780 號公告資料……………..65 IV.

(10) 圖 3-5：中國大陸設計專利公告第 CN3283560 號公告資料…68 圖 3-6：中國大陸設計專利公告第 CN3280987 號公告資料…69 圖 3-7：中國大陸設計專利公告第 CN3270890 號公告資料…69 圖 3-8：中國大陸設計專利公告第 CN3277460 號公告資料…70 圖 3-9：中國大陸設計專利公告第 CN3293173 號公告資料…70 圖 3-10：部分意匠專利權關於物品之部份形狀示範圖…...71 二、比較表表 2-1：絕對新穎性要件比較…………………………………12 表 2-2：相對新穎性要件比較...……………………………….15 表 2-3：進步性要件比較………………………………………23 表 3-1：專利說明書之記載比較………………………………50 表 3-2：申請專利範圍之記載比較……………………………60 表 4-1：構成文義解釋與目的解釋要件之比較表……….…..84 表 4-2：構成均等論要件之比較表…………….......................90 表 4-3：構成禁反言原則要件之比較表….….………………...94 表 4-4：各國專利權年度統計表…………….…………………96 表 5-1：處於無競爭狀態的獨占事業之要件比較…………...125 表 5-2：處於壓倒性地位的獨占事業之要件比較…………...127 表 5-3：成為獨占事業的市場占有率之要件比較……………131 表 6-1：專利聯盟之比較…………...……………………….…170 表 6-2：回饋授權之比較………………………………………172 表 6-3：包裹授權之比較………………………………………175 表 6-4：關鍵專利與技術標準之比較..……..…………………186 表 6-5：境內警告函之比較…………...……..…………….......194 表 6-6：境外警告函管轄權之比較…...……..…………………199 表 6-7：濫訴行為之比較……………...……..………………….203 V.

(11) 專利排他性與競爭法之競合研究第一章第一節. 緒論. 研究動機與目的. 公平交易委員會於 2001 年 01 月 20 日以（2001）公處字第 021 號第 1 次處分書，處分荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司（Koninklijke Philips Electronics, N.V.，以下稱飛利浦公司）、日本新力股份有限公司（Sony Corporation，以下稱新力公司）及日商太陽誘電股份有限公司（Nakamuroda Haruna-Taiyo-Yuden Co., Ltd.，以下稱太陽誘電公司）等｢透過共同決定授權金價格之合意，以聯合授權方式，取得渠等在台之 CD-R 可錄式光碟專利技術市場之獨占地位，不當維持授權金之價格，拒絕提供被授權人有關授權協議之重要交易資訊，禁止對專利有效性之異議，為濫用市場地位之行為，違反公平交易法第 14 條、第 10 條第 2 款及第 4 款規定。並處飛利浦公司新臺幣 800 萬元罰鍰，新力公司新臺幣 400 萬元罰鍰，太陽誘電公司新臺幣 200 萬元罰鍰。｣被處分人等不服向行政院提起訴願，經行政院分別於 2001 年 11 月 16 日台 2001 訴字第 067266 號、2001 年 11 月 26 日台 2001 訴字第 059443 號及台 2001 訴字第 067401 號訴願決定書撤銷原處分，由原處分機關另為適法之處分在案。其後，公平交易委員會於 2002 年 4 月 25 日再以公處字第 091069 號第 2 次處分書，處分飛利浦公司、新力公司及太陽誘電公司等｢以聯合授權方式，共同合意決定 CD-R 光碟片專利之授權內容及限制單獨授權，違反公平交易法第 14 條規定。利用聯合授權方式，取得 CD-R 光碟片技術市場之獨占地位，在市場情事顯著變更情況下，仍不予被授權人談判之機會，及繼續維持其原授權金之計價方式，屬不當維持授權金之價格，違反公平交易法第 10 條第 2 款規定。利用聯合授權方式，取得 CD-R 光碟片技術市場之獨占地位，拒絕提供被授權人有關授權協議之重要交易資訊，並禁止專利有效性之異議，為濫用市場地位之行為，違反公平交易法第 10 條第 4 款規定。飛利浦公司新臺幣 800 萬元罰鍰，新力公司新臺幣 400 萬元罰鍰，太陽誘電公司新臺幣 200 萬元罰鍰。｣被處分人等不服第 2 次處分，案經訴願程序被駁回後，分別向台北高等行政法院以公平交易委員會為被告提起行政訴訟，案經台北高等行政法院分別以 2003 年度訴字第 00908 號判決、2003 年度訴字第 01132 號判決及 2003 年度訴字第 01214 號判決｢訴願決定及原處分均撤銷｣，得心證之理由以『二、被告認定飛利浦公司…等 3 家公司違反公平交易法第 14 條規定部分：原告等 3 家公司於被告界定之「CD-R 光碟片技術市場」是否符合聯合行為的主體要件，並非無疑，縱原告等 3 家公司以聯合授權方式，共同合意決定 CD-R 光碟片專利之授權內容及限制單獨授權為真實，亦不得遽以公平交易法之聯合行為禁制規定相繩，本部分之原處分，核有認事用法之違誤。…三、被告認定飛利浦公司、新力公司及原告等 3 家公司違反公平交易法第 10 條第 2 款及第 10 條第 4 款規定部分：…原告及其 1.

(12) 他 2 家公司於 CD-R 光碟片技術市場具有獨占地位，其在市場情事顯著變更情況下，仍不予被授權人談判之機會，及繼續維持其原授權金之計價方式，屬不當維持授權金之價格，違反公平交易法第 10 條第 2 款規定。…原告及其他 2 家公司於 CD-R 光碟片技術市場具有獨占地位，其拒絕提供被授權人有關授權協議之重要交易資訊，並禁止專利有效性之異議，為濫用市場地位之行為，違反公平交易法第 10 條第 4 款規定…。另公平交易法第 10 條第 2 項規定：「獨占之事業，由中央主管機關定期公告之。」業於 88 年 2 月 3 日修正刪除，則原告於 88 年 2 月 5 日修正刪除該條項規定生效前，既未經被告公告為獨占事業，縱原告於 88 年 2 月 5 日之前有對商品價格或服務報酬為不當之決定、維持或變更以及其他濫用市場地位之行為，亦不應受公平交易法禁止濫用獨占行為之非難，被告就此裁量並處以罰鍰，於法已有未合…。』公平交易委員會不服原審判決乃向最高行政法院提起上訴，案經最高行政法院以 2007 年度判字第 00553 號判決、2007 年度判字第 00554 號判決及 2007 年度判字第 00555 號判決「上訴駁回」，得心證之理由認為『查專利權人取得專利專用權後，享有排除他人製造、販賣及使用之權，因此他人不可能取得相同之專利權，不同之專利所專屬排他之權利均屬不同，縱使甲專利可能為乙專利之先前技術，然二者仍屬不同範圍之專利，是尚難以此而謂兩種專利有替代性。本案國內光碟製造廠商欲生產製造「CD-R」均需使用被上訴人等 3 家公司所擁有之專利，單獨使用其中 1 家公司專利即無法生產製造「CD-R」。因此，被上訴人等 3 家公司所擁有符合「橘皮書」標準規格之專利技術，乃具有互補性之專利技術，渠等於上訴人公平交易委員會所界定之「CD-R 光碟片技術市場」所提供之專利技術，已不具有替代可能性，自不存在有競爭關係。…』為此，依據最高行政法院之判決，就飛利浦公司、新力公司及太陽誘電公司等違反公平交易法第 10 條第 2 款及第 4 款之行為，公平交易委員會乃於 2009 年 10 月 29 日以公處字第 098156 號之第 3 次處分書，處分｢被處分人等制定橘皮書，設定 CD-R 標準規格，以共同授權方式，取得 CD-R 光碟片技術市場之獨占地位，在市場情事顯著變更情況下，仍不予被授權人談判之機會，及繼續維持原授權金之計價方式，屬不當維持授權金之價格，違反公平交易法第 10 條第 2 款規定。被處分人等制定橘皮書，設定 CD-R 標準規格，以共同授權方式，取得 CD-R 光碟片技術市場之獨占地位，拒絕提供被授權人有關授權協議之重要交易資訊，並禁止專利有效性之異議，為濫用市場地位之行為，違反公平交易法第 10 條第 4 款規定。處荷蘭商皇家飛利浦公司新臺幣 350 萬元罰鍰。新力公司新臺幣 100 萬元罰鍰。太陽誘電公司新臺幣 50 萬元罰鍰。｣而本案之起因，主要是飛利浦公司、新力公司及太陽誘電公司等分別擁有 CD-R 光儲存產品的專利權，該三家公司以專利聯盟的方式，集中包裹各自擁有的專利權，並共同制定可錄式光碟片 CD-R 標準規格之｢橘皮書｣。凡是要製造可錄式光碟片 CD-R 之製造廠商均須遵循該｢橘皮書｣所制定之技術規格，且於相關技術市場上並無 2.

(13) 第二種規格存在，使得飛利浦公司等於 CD-R 生產技術領域具有獨占性地位，卻又濫用其獨占地位而未適當提供專利聯盟中所有專利權之必要資訊、搭售包裹與授權專利無關的其他專利權，並不論被授權人或擬被受權人產能多寡、製造成本與市場上售價，統一收取相同的權利金 10 日幣/片，為不當授權價格維持的行為。故而，公平交易委員會認為縱使飛利浦等公司擁有合法的專利權，但綜觀其組成的專利聯盟，並依據授權契約的部分約款，實已非屬依照專利法行使權利的正當行為（公平交易法第 45 條參照）而有濫用之虞。為此，本文乃以前述飛利浦等公司的專利聯盟所生之專利權行使行為之界限為出發，就專利權人依據專利法取得專利權，並依據我國專利法第 58 條 1之規定，專有排除他人未經其同意而實施其專利所生的獨占性，如與公平交易法之不公平或限制競爭產生競合關係時，如何判斷專利權人行使專利權的行為，需至何種程度，始能認屬正當合理或當然違法？以作為本文論述的課題，並就法規、實務與學說認知檢視比較各國之專利法與競爭法之關係，並提出修法建言。. 第二節. 研究範圍與方法. 本文係以「專利權之排他性，與競爭法獨占事業之限制競爭或不公平競爭禁止之衝突」為研究重心。因此，本文會以關於授與專利權的積極要件與消極要件，解釋說明我國、中國大陸、日本、美國與歐盟有關專利法之規定。並於提出專利申請時，如何記載專利說明書、圖式及申請專利範圍，並如何記載申請專利範圍始得為說明書與圖式所支持的要件。其次，對於以申請專利範圍為中心的專利權，如何經由解釋，以確定其技術特徵，過程中將以我國、中國大陸、日本、美國與歐盟等國家或地區的專利法與相關法令進行比較，以獲得專利排他效力之範圍，並輔以實務案例進行解說。且當專利權之獨占性與競爭法發生衝突時，以專利法及競爭法之相關規定，輔以競爭法主管機關，如我國公平交易委員會、日本公正取引委員會、美國司法部（U.S. Department of Justice，簡稱 DOJ）與聯邦貿易委員會（The Federal Trade Commission ，簡稱 FTC ）與歐盟執委會（ The European Commission，簡稱 EC）所發布之解釋與行政規則為準據。再者，就競爭法的部分，以我國、日本、美國休曼法（Sherman Act）、克萊登法（Clayton Act）及歐盟公約（The Treaty on The Functioning of The European Union, 2010，簡稱 TFEU）競爭規則（Rules on Competition）（以下簡稱歐盟競爭規則）為中心，先經由前述國家對於獨占事業及其禁止行為的相關規定為說明。最後再將專利權之積極效力與消極排他效力是否會與競爭法衝突，而適用於相關競爭法之規定，予以歸納。 1. 本文以 2011 年 11 月 29 日立法院三讀通過的專利法修正條文引述之，文中如有引述 2011 年 11 月 29 日修正前之專利法，均以修正前專利法稱之。至於專利法施行細則，則是引用 2010 年 11 月 16 日施行者。 3.

(14) 本文主要係就目前智慧財產權實務，以國內學者與實務相關之文獻為主要對象，並經由網路檢索相關之文獻，且提供目前與我國貿易密切之夥伴，而以我國、日本、美國與歐盟之制度為研究對象，並提出個人意見。. 第三節. 論文架構. 第一章為緒論。其次，既然專利權獨占性之產生，乃是因為專利法之規定，故而於第二章專利權之授與，將以我國、中國大陸、日本、美國、歐洲專利公約（European Patent Convention，簡稱 EPC）與歐盟設計專利規則（Council Regulation (EC) on Community designs，簡稱 CDR）所規定，關於申請之專利得被核准的積極要件與消極要件，為本章的比較重點，同時介紹專利制度中關於專利權之分類。其次，申請之專利，既然需以書面記載發明或創作的特徵，申請人就必須於提出專利申請之時，提出專利說明書、圖式，並記載申請專利範圍，且申請專利範圍需為說明書與圖式所支持。因此於第三章專利說明書與權利範圍之記載，即是以我國、中國大陸、日本、美國、歐洲專利公約與歐盟設計專利規則等專利法與相關規則解說之。又者，被核准之專利權取得獨占地位後，須經由解釋申請專利範圍，以界定專利權的技術特徵。如此，始能成為其後相關章節，解釋各國競爭法所界定之創新市場、技術市場或產品市場之區別，故而，就第四章專利權範圍之解釋與效力，即是針對專利權之申請專利範圍比較各國之解釋方法。再者，既然專利權乃是依據法律而取得獨占地位，則於第五章競爭法之獨占性探討，則是先說明我國、日本、美國與歐盟競爭規則（TFEU）有關事業成為獨占地位，及獨占地位濫用禁止之相關規定，以作為第六章競爭法關於專利權之獨占效力之前導，並仍比較我國、日本、美國與歐盟有關專利權所形成的獨占地位，專利權人積極或消極行使專利權的行為，如與競爭法發生競合時，是否直接適用於競爭法之限制與不公平競爭禁止之規定。最終，於第七章結論，則是依據第二章至第六章比較各國專利法或競爭法相關規定之後，作成結論，並提出部分建議。. 4.

(15) 第二章第一節. 專利權之授與. 前言. 申請人如欲就其無形的技術思想內容取得專利權，即必須依據專利法之規定提出申請，亦即發明人或創作人必須自行向專利主管機關請求發動行政程序（行政程序法第 34 條及第 35 條參照），經由專利主管機關之開始行政程序，並作出專利申請內容之准或駁的行政處分，則該行政處分之性質為何？如經核准取得專利權，又涉及如何行使專利權之問題？本章即是就專利權之授與進行研究與說明。. 第二節. 專利權之分類. 依據世界貿易組織（World Trade Organization，簡稱 WTO）之｢與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights，簡稱 TRIPs）｣，就會員國關於智慧財產權之保護範圍與類型僅作最低標準之規定。亦即，各會員國自為與智慧財產權有關之立法，只要合乎前述最低標準，即可為世界貿易組織所接受。當然為確保自己國家之產業發展，大部分的會員國家，尤其是開發中或已開發國家之相關立法，均採用高於 TRIPs 之標準。關於智慧財產權之分類，TRIPs 第 2 篇所指的「智慧財產權」包含「著作權及其相關權利、商標、地理標示、工業設計、專利、積體電路之電路布局（拓樸圖）、未公開資料之保護及契約授權中反競爭行為之防制」共 8 種（TRIPs 第 1 條第 2 項參照2）。其中關於專利（Patents），解釋上乃指發明專利權，但實已包含我國、中國大陸與日本專利法之發明與新型專利權。且在所有技術領域之物品或方法，於具備新穎性、進步性及可為產業上利用之積極要件下，均可取得發明專利權，不因發明地、技術領域、或產品是否為進口或在本地製造，而受到歧視（TRIPs 第 27 條第 1 項參照）。既然 TRIPs 僅是各國就智慧財產權相關立法之準則性依據，則關於專利權之種類，參酌我國、中國大陸、日本、美國與歐盟等地區，有採二分法，僅規定有發明與設計專利權者，例如美國與歐盟等。或亦有以發明、新型與設計專利權之三分法者，例如我國、中國大陸與日本等。如以三分法者，得符合發明與新型專利權之專利標的，實質上即有部分重疊，例如就實用物品之形狀、構造或裝置之發明或創作，即得以之申請發明或新型專利權。惟如為物品之設計專利權，則是與發明或新型專利權之專利標的完全不同。故而，以下即就專利權之種類，可專利之標的與專利要件分別說明。. 2. Article 1：2. For the purposes of this Agreement, the term "intellectual property" refers to all categories of intellectual property that are the subject of Sections 1 through 7 of Part II. 5.

(16) 第一項. 發明專利權. 第一款. 何謂發明？. 一、我國法之規定發明，指利用自然法則之技術思想之創作（專利法第 21 條參照），為我國專利法關於符合發明標的所為之抽象性定義。較為明確之定義是，如要符合發明專利之標的，如為物品、方法、成分或製程之發明，尚須具備技術性、解決問題的手段及涉及技術領域的技術手段。 3否則，仍無法被核准發明專利權。故而符合發明專利之標的，至少包含物品之發明、物之方法之發明及物之新用途之發明等。然而專利法第 24 條又明文排除不得核准發明專利之標的，包含動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法，不在此限。或人類或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法。或有妨害公共秩序、善良風俗或衛生之創作。因為以上之標的欠缺技術性、解決問題的手段及非涉及技術領域，故而不得成為發明專利之標的。二、外國法之規定（一）中國大陸專利法之規定發明創造，乃是指發明、實用新型和外觀設計（中國大陸專利法第 2 條第 1 款參照）。亦即中國大陸專利法第 2 條直接規定適用於前述三種專利權，至於發明專利之定義則可參酌中國大陸專利法第 2 條第 2 款所稱者，指產品、方法或其改進所提出之技術方案。亦即，中國大陸專利法所稱之發明專利，乃指產品之改進、製造方法之改進與技術方案之提出，而與我國專利法第 21 條之定義相當。至於，得申請中國大陸發明專利之標的，尚須非屬於中國大陸專利法第 25 條所列舉排除之項目，包含科學發現、智力活動的規則和方法、疾病的診斷和治療方法、動物和植物品種、用原子核變換方法獲得的物質及對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計。（二）日本特許法之規定特許權，乃指利用自然規律技術思想中的高度創作（日本特許法第 2 條參照）。日本特許法關於特許權之標的，實包含物之創作、方法之創作與物之新用途之創作。此與我國專利法第 21 條發明專利權之標的相當。又於特許法第 32 條規定，凡違反道德與公共秩序，及足以危害公眾健康之發明，因欠缺技術創作，當然非屬特許權的 3. 經濟部智慧財產局，2004 年版專利審查基準，頁 2-1-1。經濟部智慧財產局就｢專利審查基準｣，係採逐篇逐章個別修正，因此，於本文即會出現不同年度版本之｢專利審查基準｣，但只要對照於頁次，即知是何篇何章何頁，如前述頁 2-1-1 即表示第 2 篇第 1 章第 1 頁。 6.

(17) 標的，而不得被核准特許專利權。（三）美國專利法之規定所有新發明或新發現之機器、方法與合成物之改進，均得申請發明專利權，成為發明專利之標的（美國專利法第 101 條參照）（35 U.S.C. §101）。至所謂新發現之機器，即指物品之發明，而與我國專利法發明之標的相當。惟美國專利法並未明文排除不得核准發明專利之標的。（四）歐洲專利公約之規定歐洲專利公約係由超過 40 個國家組織而成，主要成員國為當時歐洲共同體之會員國。基於區域專利保護而組成該專利公約，歐洲專利公約第 1 條明文的專利權，僅提供發明專利權之保護。該發明專利權，實已包含我國專利法中之發明與新型專利權。其次，於歐洲專利公約第 52 條規定，凡任何新的具備創造性的各種技術領域中之發明，均應被核准發明專利。因此，歐洲專利公約發明專利係採廣義之標的，惟排除單純的發現，或科學理論，或數學方法，或物品之美觀，或計畫，或規則，或進行心理行為的方法，或玩遊戲或業務之計劃等，均不在發明專利權之範疇，此與我國、中國大陸、日本等國家之發明專利之標的並無不同。第二款. 發明專利權之積極要件. 發明專利除必須符合解決技術之手段而具備產業利用性外，尚須符合專利法第 22 條所稱之新穎性與進步性要件。即申請之發明必須無「申請前已見於刊物或已公開使用、申請前已為公眾所知悉」或「為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，始得獲核准發明專利權（專利法第 47 條參照），以下即就各國專利法有關產業利用性、新穎性與進步性要件比較說明。一、產業利用性產業利用性或稱實用性，4指申請之發明或新型必須得為產業上所製造或利用或使用，故而，如為產品之發明或新型，必須得以被商品化，如為方法之發明，必須得以供產業上之利用。此即是指我國專利法第 22 條第 1 項明文之｢可供產業上利用｣，或如中國大陸專利法第 23 條第 4 款之｢實用性｣，或日本特許法第 29 條第 1 項｢產業上可得利用之發明｣之規定。至於產業上利用所稱之產業，泛指廣義的產業，例如工業、農業、林業、漁業、牧業、礦業、水產業等，. 4. 早期實務與立法，均採產業可利用性、可實施性為定義。如 1986 年 12 月 22 日施行之專利法第 1 條：凡新發明具有產業上利用價值者，得依本法申請專利。現在之立法則是將產業利用性，規範於積極要件中。 7.

(18) 甚至包含運輸業、通訊業、商業等。5 其次，中國大陸專利法第 22 條第 4 款所稱之實用性，指申請之發明或實用新型能夠製造或使用，且能夠產生積極的效果。然是否具備實用性仍須考量：（a）以申請之發明或實用新型的專利說明書和權利要求書的整體技術內容為依據，以為判斷有無實用性。（b）由申請之發明或實用新型之專利說明書判斷如何創作或發明，而具備實用性，至於是否已經被公開實施並無關聯性。 6 然而如申請之發明或新型並非利用自然法則之技術思想之創作，即是欠缺產業利用性，應不得被核准專利權。如發明專利申請第 92129706 號「英語音標」，實務認為『查…系爭專利申請專利範圍第 8 項之技術特徵在於「採用音標符號直接標示於單字中之字母而顯示單字發音」及「單字中字母之發音相同於此字母作為音標符號使用所代表之音時，則免加標示」等音標符號的標示規則，而上開規則均須藉助人類推理力及記憶力等心智活動去記憶音標符號所代表的英語發音意義後，始能經由該等音標符號學習到英語發音，是以系爭專利申請專利範圍第 8 項界定之音標符號的標示規則亦屬人為之規則，依首揭說明，即難謂係利用自然法則之技術思想之創作，故系爭專利申請專利範圍第 8 項違反專利法第 21 條之規定。 7』再者，要符合產業上之利用，於專利說明書仍須為明確之揭露，以為具有通常知識者經由閱讀專利說明書，達可據以實施之程度。因此申請之發明或新型，如要符合產業上利用性之能被製造或使用，尚應審究專利說明書在形式上記載是否已明確且充分，達所屬技術領域中具有通常知識之人可據以實施之程度。反之，如專利說明書揭露不明確，即屬欠缺產業上利用性而不得被核准專利。例如發明專利申請第 94146330 號「具有公事包之便攜式指標設備及其實現方法」，於『系爭專利說明書固已揭露第 1 項部分關於硬體部分之技術特徵，惟軟體部分則僅描述該軟體所具有之功能，至於如何達成該軟體所宣稱之功能，則僅於申請專利範圍中記載「當該便攜式指標設備本體連接於該電腦時，該電腦可執行公事包作業」，並未敘明該電腦如何自動執行公事包作業或應用程式之步驟，自屬有未於發明說明中為明確與充分揭露，而有不可實施之情事。8』即屬之。於生物科技申請案，若依法應寄存菌種而未寄存者，應認為揭露不完全，欠產業利用性而不得被核准專利。例如發明專利申請第 95129265 號「含有 LP 乳酸菌之產品」，實務認為｢按有關生物材料或利用生物材料之發明，若生物材料本身為申請專利之發明不可或缺之部分，且該生物材料亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，通常無法藉文字之記載明確且充分揭露該發明，使 5. 6 7 8. 經濟部智慧財產局，2009 年版專利審查基準，頁 2-3-1；中國國家知識產權局，2010 年專利審查指南，頁 185，知識產權出版社，2010 年 1 月；日本特許廳，2010 年版特許、實用新案審查基準第Ⅱ部第 1 章，頁 3。中國國家知識產權局，2010 年專利審查指南，頁 186，知識產權出版社，2010 年 1 月。智慧財產法院 2011 年度行專訴字第 10 號判決。智慧財產法院 2011 年度行專訴字第 107 號判決。 8.

(19) 該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實施，未寄存該生物材料者，應視為揭露不充分。例如對於分離自土壤之微生物或者經改良之微生物，僅以文字及圖式之記載，無法充分揭露該菌株及其篩選方法，使任何人可據以實施而得到相同之菌株。因此，對於有關生物材料或利用生物材料之發明，應將生物材料寄存於具公信力之寄存機構，以補充發明說明之記載內容，以便該寄存機構得於專利核准公告後提供該微生物給大眾。此為專利法第 30 條之立法意旨。…系爭專利申請案經核駁之最主要理由在於原告未依專利法第 30 條第 1 項之規定，於申請書上載明寄存資料，亦未依於申請日起三個月內檢送寄存證明文件，而視為未寄存。而系爭案為有關生物材料或利用生物材料之發明，該生物材料又非該發明所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得者，故若未將生物材料寄存於指定之寄存機構，則有揭露不充分之問題，故不論其是否具進步性，仍應不予專利。 9｣即是。綜上，是否具備產業上利用性，仍以申請之發明或新型專利必須是利用自然法則之創作，並得被產業上使用或製造，並於申請時需為充分揭露，否則仍將被否准專利。二、新穎性新穎性（novelty），乃是申請之發明或新型專利之技術特徵所應具足者，如有欠缺即不得被核准專利權，縱使獲准專利亦可能被撤銷。畢竟，欠缺新穎性之發明或新型，對於產業技術的提升並無任何價值與幫助。至所謂新穎性，概略區分為絕對新穎性、相對新穎性或稱喪失新穎性之例外及擬制喪失新穎性，以下並就各自之要件解說之。（一）絕對新穎性１、我國法之規定所謂絕對新穎性，指發明或新型專利申請之前，不得有相同之先前技術見於刊物（刊物之記載），或公開使用（公用）或為公眾所知悉（公知）（專利法第 22 條第 1 項、第 120 條準用參照）。亦即，申請之發明或新型是否具備絕對新穎性，必須是世界上完全新穎的發明或新型才符合專利要件。10 然而，所謂公知、公用或刊物之記載，有以本國與外國均包含之世界主義，亦有認為應限於本國之本國主義。11我國專利法與專利審查基準對於新穎性所稱之公知、公用、刊物之記載乃是採世界主義，即本國、其他國家或地區所為之公知、公用或刊物所記載之先前技術，均包含在內。. 9. 智慧財產法院 2011 年度行專訴字第 95 號判決。劉國讚，專利實務論，頁 157，元照出版社有限公司，2009 年 4 月。 11 楊崇森，專利法理論與應用，頁 96，三民書局股份有限公司，2007 年 1 月。 9 10.

(20) 至於所謂先前技術，則是指發明或新型申請日之前，所有能為公眾所知悉（available to the public）之資訊，且不限於國家、地方、語言或形式，得以書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等方法之公開均屬之。12故而，絕對新穎性之有無，乃是以申請日為中心界線，如果於申請發明或新型之前，並未存在有相同之先前技術，並公開在先，該申請之發明或新型即具備絕對新穎性。其次申請之發明或新型是否喪失新穎性，關於先前技術，採「單獨對比」原則，即將發明或新型之申請專利範圍與每一份先前技術的內容比較。然而發明或新型專利是否具備進步性，則是以先前技術為基礎，為判斷申請之發明或新型是否具有進步性。亦即對於先前技術與申請之發明或新型之差異比較，進步性審查較新穎性審查為寬鬆，所依據者為專利主管機關之判斷餘地。13以下再就絕對新穎性的要件分別說明之。（1）見於刊物－刊物之記載專利法所稱之刊物，指以公開發行為目的，以文字、圖式或其他方式記載技術或技藝內容的傳播媒體，性質上為得經由抄錄、攝影、影印或複製向公眾公開散布，處於得為公眾得知之狀態，但並不以實際上或已真正知悉為必要。刊物的形式可能為印刷文件、微縮影片、電子資料載體、電腦資料庫、網際網路等。刊物的內容得為各國之專利公報、期刊雜誌、研究報告、學術論著、論文、書籍、談話紀錄、課程內容、演講文稿、廣播或電視播放內容等方式之記載。 14 是否為公開之刊物，主要係以發行日期為準。例外的，如無發行日期，但有其他得以證明其公開日期者亦得認為已屬公開，例如於整本之目錄上標示有著作完成或公開日期者屬之。至於網際網路公開之內容，係以公開於瀏覽網站之內容為依據，得依據網站之註冊時間而定。當然有時需取決於該網站是否具備一定之公信力，例如：（a）政府機關、（b）學術機構、（c）國際性機構，如世界智慧財產組織（World Intellectual Property Organization，簡稱 WIPO）、歐洲專利局（European Patent Office，簡稱 EPO）等、（d）聲譽良好之刊物出版社等。所謂刊物之記載，指發明或新型於申請專利之前，即已存在相同之先前技術，並被公開於刊物中。刊物必須是公知、公用之刊物，刊物是否於本國或外國發行，均非所問。惟如僅能經由刊物觀察其外觀，無法使得熟習相關技藝者得知其技術內容者，仍非屬於專利法所稱之見於刊物。即只要該專利申請前相關技藝內容尚未公開且為人所不知，或由該內容之記載或相當之記載，參酌當時既有之技術知識，無法由該刊物記載之內容直 12 13 14. 經濟部智慧財產局，2009 年版專利審查基準，頁 2-3-4。最高行政法院 2010 年度判字第 1073 號判決。經濟部智慧財產局，2009 年版專利審查基準，頁 2-3-8。 10.

(21) 接推導出發明或新型申請專利範圍之內容者，即具新穎性。 15 （2）公開使用－公用所謂公用，指申請之發明或新型於申請之前，已被公開實施。公開使用並不限於本國或外國。亦即，如經由申請人或第三人之使用行為而揭露申請之發明或新型之技術特徵，使該技術特徵得為公眾所得知並據以援用者，即屬公用。例如供公眾參觀之開放場所，致使該技術為公眾得知其構造或製程。惟若由其外觀觀察，縱使為熟悉所屬技術領域具有通常知識之人仍無法得知其構造、功能、材料或成分等技術特徵與內容者，則不構成公用。 16 （3）為公眾所知悉－公知所謂公知，指發明或新型於申請專利之前，已揭露於公眾，並讓公眾處於得以知悉之狀態。故而如申請人或第三人以口語或展示等方式揭露，如口語交談、演講、會議、廣播或電視報導等均屬公知。或藉由公開展示圖面、照片、模型、樣品、國際標準之規格書，如我國之國家標準（Chinese National Standards，簡稱 CNS）、美國 UL 實驗室（Underwriters Laboratories Inc.）之安全標準、日本工業標準（Japanese Industrial Standards，簡稱 JIS）或個人電腦存儲卡國際協會（Personal Computer Memoy Card International Association，簡稱 PCMCIA）出版 Express Card 標準規格書等均屬為公眾所知悉之先前技術，為處於公眾所得知悉之狀態。 17 惟如申請人於申請前已向第三人透露該創新技術，但已請求第三人需保守秘密者，仍非屬公知。18亦即，如非於公開場合為技術的揭露，即非屬公知。２、外國法之規定（1）中國大陸專利法之規定新穎性，指發明或實用新型不屬於現有技術；也沒有任何單位或個人就同樣的發明或實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利檔中（中國大陸專利法第 22 條第 2 款參照）。亦即於申請發明之前，如已見於刊物、已公開使用、或與申請在前之其他先前技術相同者，即屬欠缺新穎性，應不得再被核准發明或實用新型專利權。此實與我國專利法第 22 條第 1 項之絕對新穎性要件相當。. 15. 16 17 18. 智慧財產法院 2011 年度行專更（一）字第 3 號判決；智慧財產法院 2010 年度行專訴字第 148 號判決。經濟部智慧財產局，2009 年版專利審查基準，頁 2-3-12。同前註，頁 2-3-12；智慧財產法院 2009 年度行專訴字第 33 號判決。劉國讚，專利實務論，頁 159，元照出版社有限公司，2009 年 4 月。 11.

(22) （2）日本特許法之規定申請特許之前，在日本國內已是衆所周知的發明、或申請之前在日本國內已是公開實施的發明或申請之前已在日本國內或國外之公開刊物上已有刊載的發明，即不得再被核准特許專利權（日本特許法第 29 條第 1 項參照），此與我國專利法第 22 條第 1 項之絕對新穎性要件相當。（3）美國專利法之規定美國專利法第 102 條（a）款規定，凡申請之發明，於申請前已在美國被公開使用或已見於美國或其他國家之印刷刊物，即有違新穎性之規定，不得再被核准專利權。美國專利法關於絕對新穎性要件，亦與我國專利法第 22 條第 1 項之絕對新穎性要件相當。（4）歐洲專利公約之規定申請發明專利之前，如有已見於書面或口頭描述之相同技術，已為公眾人士所公開使用或以任何方式之公開者，該申請之發明即欠缺新穎性，應不得再被核准專利權（歐洲專利公約第 54 條第 2 款參照）。此與我國專利法第 22 條第 1 項之絕對新穎性要件，並無不同。綜上所述，關於欠缺絕對新穎性之要件，各國專利法之規定，均無二致，故而凡申請之發明，於申請前已見於刊物、已公開使用或有相同之發明申請在前，並被核准且公開，均屬欠缺絕對新穎性。故而，乃將我國、中國大陸、日本、美國與歐洲專利公約所規定之絕對新穎性要件比較如下表 2-1：國別我國. 專利法規欠缺絕對新穎性要件第 22 條第 1 項申請前已得見於刊物、公開使用與為公眾所知悉。中國大陸第 22 條第 2 款申請前已見於刊物、已公開使用、與申請前之先前技術相同者日本特許法第 29 條申請前已為公眾所週知、已公開實施、與已第1項見於刊物。美國第 102 條（a）已在美國公開使用、已見於美國或以外地區款之印刷刊物。歐洲專利第 54 條第 2 款已見於書面、口頭描述、為公眾所公開使公約用、或任何方式之公開。. （二）相對新穎性所謂相對新穎性或稱喪失新穎性之例外，指於申請發明或新型專利之前，於一定期間前雖已被公開，但如於該期間內提出申請者，仍不喪失新穎性，得被核准發明或新型專利。以下即就各國關於相對新穎性或稱喪失新穎性之例外之要件必較說明。 12.

(23) １、我國法之規定我國專利法第 22 條第 3 項明文於申請發明之前「因研究、實驗、或因陳列於政府主辦或認可之展覽會、或非出於申請人本意而洩漏者」，於事實發生之日起 6 個月內之優惠期限內提出申請者，仍不喪失新穎性（可參照 2003 年 02 月 06 日專利法修法理由）。所謂研究，指對於發明之技術內容的探討或改進。所謂實驗，指具體應用發明之技術內容，以驗證發明之技術功效，惟並不包含因試驗性之營利銷售或以商業行銷之目的從事於平面或媒體廣告所為之公開實驗。19至於公開研究、實驗之時間，究係指於申請之發明或新型完成之前或完成之後，我國專利法未有規定，易生爭議，或許可參酌日本特許法第 30 條第 1 項規定，所謂公開之研究、實驗，係指於發明或實用新案完成之後，較為理想。 20 所謂展覽會，則是指我國政府主辦或認可之國內、外展覽會。所謂政府認可，則指曾經我國各級政府機關之核准、許可或同意等。 21 惟如依據 TRIPs 第 2 條規定，於巴黎公約之會員國內舉辦之展覽會上陳列，有無適用，將生爭議。22 至於非出於申請人之故意而洩漏申請之發明或新型之技術特徵，所得以主張之事實並涵蓋他人違反保密之約定或默契而將發明內容公開之情事，亦包括以威脅、詐欺或竊取等非法手段由申請人或發明人處得知發明內容之情事。23惟如因他國專利局提早公開之專利說明書，是否仍屬非因本人之故意而公開，日本特許廳認為專利說明書何時公開與申請人之意思、期望無關，並無探究是否違反己意問題之餘地。24 或亦有認為如在某一國家或地區內未公開者即具新穎性，使得該發明相對於該國家或地區內是新穎的。25如美國專利法第 102 條（b）款 26則是以申請人於美國以外之國家公開後 1 年內，如未曾於美國公開者，仍屬不欠缺新穎性，此與我國專利法第 22 條第 3 項所稱之相對新穎性或稱喪失新穎性之例外有所不同。因此，關於相對新穎性或稱喪失新穎性之例外，我國與日本之規定各有不同，惟如要防止申請之專利喪失新穎性，即不得於申請前為任何之商業活動，否則，即非屬因發表或實驗而公開。 19 20. 21 22 23 24. 25 26. 經濟部智慧財產局，2009 年版專利審查基準，頁 2-3-14。黃文儀，｢新穎性寬限期相關問題之探討｣，智慧財產權月刊第 114 期，頁 104，智慧財產局， 2008 年 06 月。同註 19，頁 2-3-14。同註 20，頁 104。同註 19，頁 2-3-15。東京高判昭 42.11.21 判夕 215 号判決。轉引自黃文儀，｢新穎性寬限期相關問題之探討｣，智慧財產權月刊第 114 期，頁 111 至 112，智慧財產局，2008 年 06 月。劉國讚，專利實務論，頁 157，元照出版社有限公司，2009 年 4 月。 35 U.S.C. §102（b）：the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States. 13.

(24) ２、外國法之規定（1）中國大陸專利法之規定中國大陸專利法第 24 條規定，申請之發明或實用新型不喪失新穎性的公開，包含： 27 （A）在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次之展出所謂中國政府主辦的國際展覽會，包括國務院、各部委主辦或國務院批准由其他機關或地方政府舉辦的國際展覽會。亦即於中國政府主辦，限於廣義的各級政府所主辦之展覽會，如由民間團體主辦之展覽會，縱使有政府機關掛名為輔助展覽單位者，亦被排除在外。至於所謂中國政府承認的國際展覽會，指國際展覽會公約規定的由國際展覽局註冊或由其認可的國際展覽會（中國大陸專利法實施細則第 30 條第 1 款參照）。所謂國際展覽會，即展出的展品除了舉辦國的產品以外，還應當有來自外國的展品，排除未經國際展覽會公約註冊或認可之外國展覽會。（B）在規定的學術會議或者技術會議上首次之發表所謂學術會議或者技術會議，指國務院有關主管部門或全國性學術團體組織召開的學術會議或者技術會議（中國大陸專利法實施細則第 30 條第 2 款參照），不包括省以下或受國務院各部委或者全國性學術團體委託或者以其名義組織召開的學術會議或者技術會議。（C）他人未經申請人同意而洩露其內容所謂他人未經申請人同意而洩露其內容，包含他人未遵守明示或默示的保密約定，將申請之發明或實用新型的內容予以公開，包括他人以威脅、欺詐或間諜活動等手段從發明人或申請人那裡得知申請之發明或實用新型的內容，所造成的公開結果。並未排除申請人因過失而公開之責任，亦即該過失而公開之責任，僅限於他人未經申請人之同意而洩漏者，有此情形，仍不失新穎性。（2）日本特許法之規定日本特許法第 30 條喪失新穎性例外之規定，包含因實驗或學術研究而公開發表、非因特許權人之故意而被公知、公用及見於刊物、或於政府舉辦或經特許廳核准之非政府組織所舉辦之公開展覽，於 6 個月內提出申請者，但須於申請特許或實用新案後 30 日內提出證明書予特許廳，否則仍有喪失新穎性之虞，與我國專利法第 22 條第 3 項相對新穎性要件有所不同。 27. 中國國家知識產權局，2010 年專利審查指南，頁 166，知識產權出版社，2010 年 1 月。 14.

(25) （3）歐洲專利公約之規定歐洲專利公約第55條（1）款僅規定非出於申請人本意而洩漏者，即發明如因違反發明人之意思，包含發明人之受僱人、代理人、或家屬等之故意或過失及因他人之詐欺、脅迫或產業間諜等原因，被他人盜用，致發明成為公知、公用或已見於刊物者，29於公開之日起 6個月內，仍不喪失新穎性。. 28. 綜上所述，將我國、中國大陸、日本、美國與歐洲專利公約的專利法關於相對新穎性或稱喪失新穎性之例外之要件比較如下表 2-2：國別. 專利法規. 欠缺相對新穎性或新穎性喪失之例外之要件我國第 22 條第 3 項申請前因研究、實驗、或因陳列於政府主辦或認可之展覽會、或非出於申請人本意而洩漏，於事實發生之日起 6 個月內之優惠期限內提出申請者，尙不喪失新穎性。中國大陸第 24 條在政府主辦或承認的國際展覽會上首次之展出、在規定的學術或技術會議首次發表、他人未經申請人同意而洩露其內容，於 6 個月內提出申請仍不喪失新穎性。日本特許法第 30 條因實驗或學術研究而公開發表、非因特許權人之故意而被公知、公用及見於刊物、或於政府舉辦或經特許廳核准之非政府組織所舉辦之公開展覽，於 6 個月內提出申請者，均屬喪失新穎性之例外。歐洲專利第 55 條第 1 款非出於申請人本意而洩漏者，於 6 個月內申公約請仍不喪失新穎性。. （三）擬制喪失新穎性所謂擬制喪失新穎性，乃是指申請之發明或新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利，但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限（專利法第 23 條參照）。故而擬制喪失新穎性乃是從先申請原則而來，與新穎性最大不同處，在於先申請案只限於本國申請案，及前後二申請案之申請人為相同者則不適用。30 至於擬制喪失新穎性之審查，應以後申請案每一請求項中所載之發明為對象，而以其申請日之後始公開或公告之先申請案所附說 28. 29 30. Article 55（1）： For the application of Article 54, a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, 楊崇森，專利法理論與應用，頁 101，三民書局股份有限公司，2007 年 1 月。劉國讚，專利實務論，頁 168，元照出版社有限公司，2009 年 4 月。 15.

(26) 明書全文所載之技術特徵為據，就界定後申請案所載之技術特徵與先申請案說明書全文中所記載的技術特徵逐一進行比較判斷。31或如後申請案與先申請案有下列情事之一者：完全相同；或差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵；或差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念；或差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵，即已擬制喪失新穎性。由此可知，在審查發明或新型是否具備新穎性，並無一般新穎性和擬制喪失新穎性之分，既稱為新穎性之擬制喪失，則仍保留新穎性要件之基本判斷原則，只是該先申請案限於本國申請案，32不含外國之申請案。33 三、進步性（Inventive step）（一）我國法之規定發明雖無欠缺新穎性所列情事之一，但為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利（專利法第 22 條第 2 項參照）。故而判斷申請之發明或新型之技術特徵，是否具備進步性，必須是非為熟悉相關技藝者（a person skilled in the art）所能輕易思及，且非顯而易知者（non obviousness）。至於判斷申請之發明或新型是否具備進步性，通常採如下五步驟，包含：（a）確定申請之發明或新型所屬之範圍；（b）確定相關先前技術所揭露的內容；（c）確定申請之發明或新型所屬技藝領域中具有通常知識者之技術水準；（d）確認申請之發明或新型與相關先前技術之間的差異：並須確認申請之發明或新型是否為先前技術中所單純轉用、或為先前技術之等效置換；或為先前技術所建議之技術特徵；（e）該申請之發明或新型所屬技藝領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，判斷是否能輕易完成申請之發明或新型的整體。 34 就進步性之輔助判斷尚包含｢是否具有無法預期之功效、是否有解決長久存在的問題、是否已克服長久以來之技術偏見、於商業上是否有獲致成功｣加以判斷。 35並於為進步性審查時，應避免因為發明說明以漸進式、由淺入深之解釋發明技術而產生所謂的「後見之明（hindsight bias）」，而認定申請之發明或新型為顯而易知。. 31. 32 33. 34 35. 引述自智慧財產法院 2010 年度行專訴字第 73 號判決理由中被告機關之部份答辯內容；經濟部智慧財產局，2009 年版專利審查基準，頁 2-3-15。台北高等行政法院 2006 年度訴字第 968 號判決。智慧財產法院 2009 年度行專訴字第 75 號判決；智慧財產法院 2008 年度行專訴字第 59 號判決；智慧財產法院 2008 年度行專訴字第 76 號判決。經濟部智慧財產局，2009 年版專利審查基準，頁 2-3-21。同前註，頁 2-3-23 至 2-3-24；智慧財產法院 2011 年度行專更（一）字第 3 號判決：｢何謂其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成者，應可由系爭專利是否在該技術領域中達成無法預期的功效，或解決了該技術領域長期未能解決的需要，或他人努力均告失敗等等為參考之判斷標準。｣ 16.

(27) 因此，就申請之發明或新型是否具備進步性，須進一步討論者乃是所謂｢先前技術｣之範圍、｢非輕易完成｣與｢非顯而易知｣等要件：１、先前技術以前述五步驟判斷申請之發明或新型是否具備進步性所依據之先前技術，究屬為何？均以（a）申請之發明或新型與先前技術在技術領域的關連性；（b）申請之發明或新型與先前技術所欲解決之問題的關連性；（c）申請之發明或新型與先前技術在功能或特性上的關連性；（d）申請之發明或新型得從先前技術可預測的合理程度。亦即，所謂與申請之發明或新型為相同或相關之技術領域者，即屬先前技術。然而，所謂先前技術，就申請之發明或新型而言，乃屬有無證據能力，得否作為拒卻進步性之問題。故而，先前技術如與申請之發明或新型為相同技術，當然不生爭議。惟如屬相關先前技術，如何得以確定是否與申請之發明或新型相關？得具備證據能力，即需將專利法第 22 條第 2 項（第 120 條準用）所稱相關之先前技術，加以客觀化，以為申請人、專利主管機關或法院有所依循。舉例說明如下：就發明第 I311081 號為｢彎管機之配重結構｣專利權，第三人認為有修正前專利法第 22 條第 4 項欠缺進步性之事由，乃依據修正前專利法第 67 條（專利法第 71 條）之規定，以四件先前技術，包含：台灣新型專利申請第 82205983 號｢可自動更換彎轉模具之 CNC 彎管機｣（下稱先前技術一）、台灣發明專利申請第 088118541 號｢氣壓平衡配重裝置｣（下稱先前技術二）、台灣新型專利申請第 087219637 號｢蓄壓式平衡配重結構改良｣（下稱先前技術三）及台灣新型專利申請第 087207399 號｢自動補償式平衡系統｣（下稱先前技術四）為證據，向經濟部智慧財產局提出舉發程序，經濟部智慧財產局認為組合先前技術一及二；或組合先前技術一及三，足以證明發明第 I311081 號專利權欠缺進步性，而訴願機關經濟部亦認同，為訴願駁回之決定。36 判斷上，先前技術一與發明第 I311081 號專利權均為｢彎管機｣，在國際專利分類（IPC37）上均屬於｢B21D/007-16｣（指 B 部，21D 包含主類 21 與次類 D，指金屬板、管、棒或型材之基本無切削加工或處理；衝壓等物品或方法之發明或新型），故而兩者為相同先前技術並無庸置疑。惟先前技術二及三，均屬傳統之金屬加工機，在國際專利分類 36. 37. 經濟部智慧財產局 2010 年 12 月 29 日（2010）智專 3（3）05021 字第 09920947280 號舉發審定書；經濟部 2011 年 5 月 4 日經訴字第 10006099140 號訴願決定書。國際專利分類將專利類型區分為：A 部-人類生活必須；B 部-作業、運輸；C 部-化學、冶金； D 部-紡織、造紙；E 部-固定建築物；F 部-機械工程、照明、供熱、武器、爆破；G 部-物理； H 部-電學。前述各部形成第 1 層，並於各部區分為第 2~5 層，分別為：主類、次類、主目、次目。例如 H01S 3/05，指 H 部，主類 01，次類 B，主目 3，次目 05。參閱經濟部智慧財產局，2011 版國際專利分類，2011 年 1 月。 17.