第三章 人工智慧相關發明之專利適格性判斷
第四節 小結
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合專利法第 21 條之專利適格要求。
本案系爭請求項 1 中之「電子設備」、「感測裝置」、「攝像裝置」及
「收音及放音裝置」、「資料庫單元」、「資料處理單元」及「顯示單元」
等皆係一般用途電腦之硬體設備,其描述之分析資訊、顯示畫面等技術 特徵,亦為一般電腦的固有能力,且僅是以較高運算速度與準確率之電 腦,取代傳統風水師之比對判斷,未有額外的技術思想,因此不具技術 性,難謂符合發明之定義,因此違反專利法第 21 條之規定,不具備專 利適格性。至於請求項 2 至 9 皆為請求項 1 之附屬項,其附屬技術特徵 皆為習知一般電腦的固有能力或用途,與請求項 1 整體視之仍皆未具技 術思想,因此亦未符合專利法第 21 條之規定,不具備專利適格性。
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有關專利適格性之審查標準及相關法規,隨著電腦軟體專利以及人工智慧相 關領域之專利申請數量暴增,除了美國、歐洲兩大專利規範的主要指標,陸續更 新其判決見解及審查基準外,日本及中國兩大專利申請國亦於近兩年對此有所回 應。
日本方面,參照特許法之發明定義為「利用自然法則之具有高度技術思想的 創作」354,至於涉及電腦軟體發明之專利適格性問題,日本特許審查基準中則認 其因原則上「未利用自然法則」355,而不符合發明之定義,然而若能證明請求項 中有部分利用到自然法則,則可以將「技術特徵」納入考量,並將請求項整體綜 合判斷356。此外,為呼應人工智慧相關發明引發之爭議,日本專利局於 2018 年 6 月更新了專利審查基準,其中於附件 A 內增加了十個人工智慧相關發明的實例
354 日本特許法第 2 條第 1 項。
355 日本特許基準第 III 部第 1 章第 2.1.4 節。
356 同前註。
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357,作為審理時的參考。其同時指出,人工智慧相關發明需揭露其與實施例的相 關性,且提出訓練模型的實驗測試結果,始值得作為專利保護標的,並因而具備 可專利性。
中國方面,其專利法對於發明的定義為「對產品、方法或者其改進所提出的 新的技術方案」358,並將「智力活動的規則和方法」作為不具專利適格之負面表 列 359。對此,專利審查指南並進一步說明,須滿足「採用技術手段解決技術問 題,以獲得符合自然規律的技術效果的方案」360,始屬於專利適格之客體。除此 之外,在 2017 年 4 月之最近一次專利審查指南修正中,審查指南於不屬於專利 保護客體的「紀錄在載體上的電腦程式」後面新增了「本身」二字361,此項修改 特別將「電腦程式」與「電腦程式本身」做區隔 362,並意味其承認紀錄在載體上 的電腦程式只要有技術功效,就不是電腦程式「本身」,而不應該被排除,並使 電腦程式的載體成為專利保護的客體。
綜合上述,若僅就整體的專利適格性而言,各國之規定皆要求將「技術」納 入考量。中國及日本對此較無做出細節性之闡釋,前者要求須「採用技術手段解 決技術問題」,後者則是要求具備技術特徵。美國對於專利適格性要件,除了規 範須能夠分類於四種標的外,透過 Alice 案等判決,逐步建構其縝密的審查流程,
在目前各國的標準中最為嚴格。我國及歐洲則要求專利須具備「技術性」或「技 術特徵」,其可以是解決問題的技術手段,或者產生的技術效果,然而相較於美 國對於專利適格性所建立的兩步驟測試法,「技術特徵」的具備與否較為模糊且
357 Japan Patent Office, Case Examples pertinent to AI-related technology, available at ht tps://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/document/ai_jirei_e/jirei_e.pdf(Last visited:
2019/05/18)(案例中包含了透過掃描臉部五官並以機器學習方式進行血糖估測的系統、透過臉 型及身高並以機器學習方式進行體重估測的系統等)
358 中國專利法第 2 條第 2 款。
359 中國專利法第 25 條第 1 項第 2 款。
360 中國專利審查指南第二部分第一章第 2 節
361 中國專利審查指南第二部分第九章第 2 節。
362 新修改的<專利審查指南>將於四月一日起施行,http://www.cnipa.gov.cn/zcfg/zcjd/10202 53.htm(最後訪問日:2019/04/20)。
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難以判斷。本文認為,上述 PurePredictive v. H20.AI 之案件在標準較嚴格的美國 並未通過專利適格標準,若發生在標準較為寬鬆的歐洲或是我國 363,以「技術 性」具備與否的標準來判斷其專利適格性,仍然會因為其並未說明其技術用途及 特定的應用領域,而不具技術目的並因此不符合專利適格性。針對抽象概念被限 制成為專利的主因,或許係為避免過度上位且寬泛之具有抽象概念本質的發明形 成過度市場技術壟斷,然而某些以人類角度看似單純之行為,由機器來執行實屬 一大突破,此外,若以是否屬特定應用領域決定是否具備專利適格性,將造成研 發上較為困難之應用範圍廣泛的發明,相較僅能應用於特定領域的發明更難以申 請專利之情形,似亦不利於技術突破。因此,或許能夠在現有的制度下,從申請 專利範圍之細節著手,限制涉及抽象概念之發明不得囊括式的主張,而需表明一 定程度的效果突破始有取得專利可能,至於如何在當中權衡、劃分明確之界線,
仍須立法者及司法體系深入研究。
最後,除了廣泛的適格性規定外,針對人工智慧、軟體方面相關發明,我國 以外之其他國家,皆於近二年內分別頒布了審查基準、指南或範例,試圖建立明 確且統一之標準,以協助審查委員進行判斷,同時提升專利申請人對於相關專利 申請之可預期性。對此,雖有我國學者致力於此領域研究,惟至今尚未進入立法 流程,本文建議有關單位應盡速研擬,以因應科技迅速發展。
363 PurePredictive, Inc., v. H20.AI, Inc., Case No. 17-cv-03049-WHO. (N.D. Cal. Aug. 29, 2017).
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