第五章 人工智慧衍生發明之專利要件判斷
第一節 現行專利制度之專利要件判斷
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第五章 人工智慧衍生發明之專利要件判斷
人工智慧衍生發明在現行專利法下，除了本文討論重點之適格性問題之外，
因其為人工智慧之心智所生，而非由自然人所創作，故即便其滿足專利適格性，
於進一步測試是否符合專利要件時，亦可能面臨不適用現行標準之情形，因本文 篇幅有限，以下僅概述之。
第一節 現行專利制度之專利要件判斷
參考我國智慧財產局於 2014 年發布的專利審查基準中明文指出451，申請專 利之發明需要符合產業利用性、新穎性及進步性三項基本要件 452，始有取得發 明專利之可能性。現行 2018 年發布之最新版專利審查基準雖已不見「專利三要 件」之說法，然而其概念說明依舊存在於現行專利法，故專家學者們仍以上述名 稱定義之。
第一項 產業利用性
首先，專利法之立法目的係為提升產業技術水準，以促進經濟發展，因此，
專利法保護之標的須為在產業上有利用價值之技術 453。事實上，產業利用性係 屬專利三要件中最容易達成之要件，此處所稱產業包含任何領域中利用自然法則 之技術思想而有技術性的活動 454，且不以工業為限，而係從寬認定涵括農業、
451 2004 年版專利審查基準彙編第一篇/第二章/第一節，https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem
=219604&ctNode=6683&mp=1。
452 專利法第 22 條第 1 項：「可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得 發明專利：一、申請前已見於刊物者。二、申請前已公開實施者。三、申請前已為公眾所知悉 者。」；第 2 項：「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請 前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。」
453 楊智傑，專利法，頁 39，2014 年 9 月；專利審查基準第二篇/第三章/1.1：「凡可供產業 上利用之發明得依本法申請取得發明專利，即指申請專利之發明必須在產業上得以利用，始符
合申請發明專利之要件，稱為產業利用性。」。
454 經濟部智慧財產局專利 Q&A，available at https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=504038
&ctNode=7633&mp=1（最後訪問日：2019/04/11）。
DOI:10.6814/NCCU201900818
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林業、漁業、牧業、礦業、水產業等 455，此外亦不以發明所載之解決問題之技術 手段已實際被製造或使用為必要，而僅要求發明所載之解決問題之技術手段於產 業上有被製造或使用的「可能性」456，即足以認其符合「可供產業上利用」。若 參照美國專利審查基準，其對於產業利用性之要求為可信的（credible）、實質的
（substantial）、特定的（specific）457。
需要注意的是，產業利用性之要件，經常與專利說明書要求「充分揭露」之 要件混淆 458，其中前者之主要目的係為要求發明於產業上有利用價值，後者之 目的則係使熟知該項技術者無須過度實驗即能了解發明之內容，並能據以製造或 使用，兩者本質要求並不相同，然而在某些情況下（如：未完成之發明），之所 以未具備產業利用性之原因，即是申請人於專利說明書中未充分揭露技術所造成。
對此，專利審查基準中特別列出，若是「說明書僅記載目的或構想，或僅表示願 望或結果，但未記載任何技術手段」、「說明書雖然載有解決問題之技術手段，但 不明確或不充分、或採用該技術手段不能解決問題、或無法再現或僅能隨機再現 說明書所載之結果」及「說明書雖然載有具體的技術手段，但未提供實驗資料，
致無法證實該技術手段可達成所欲解決之問題」五種情形 459，屬於未充分揭露 而違反可據以實施之要件，而非違反產業利用性之要件。
綜合上述，產業利用性實為成為專利之最低門檻，絕大多數欲申請專利之發 明皆能滿足此要件，僅有在少數情況中可能因發明未完成、單純娛樂而無營業上 可能或顯然無法實施等因素460，造成發明不具備產業利用性。
455 經濟部智慧財產局，專利審查基準第二篇/第三章/1.2。
456 同註 454。。
457 United States Patent and Trademark Office, Manual of Patent Examining Procedure (M PEP), 2107 Guidelines for Examination of Applications for Compliance with the Utility Requir ement.
458 專利法第 26 條第 1 項：「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常 知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。」
459 經濟部智慧財產局，專利審查基準第二篇/第三章/1.3.1。
460 2004 年版專利審查基準彙編第一篇/第二章/第一節，available at https://www.tipo.gov.tw/
ct.asp?xItem=219604&ctNode=6683&mp=1。
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第二項 新穎性
新穎性（novelty）要件之判斷是一種形式上判斷，而不為任何評價461，其係 要求申請專利之發明未構成先前技術的一部分 462，原則上僅有在欲申請專利之 發明與先前技術揭露之所有技術特徵「完全相同」時，始有不符合新穎性之問題，
若涉及相當或均等技術之問題，乃於下一步之進步性要件中判斷，然於少數以「手 段功能用語（Means-plus-Function）」方式撰寫專利說明書之發明 463，因請求項 僅有達成特定功能方式之描述，而未詳述其結構或材質本身，因此在進行新穎性 判斷時會例外將相當性技術納入考慮464。
我國採取之新穎性標準為絕對新穎性（absolute novelty），有別於相對新穎性，
絕對新穎性不區分公開的方式、時間及地點 465，只要於世界上任何地方、任何 語言、任何形式，只要該資訊在申請專利之發明申請前，已公開而處於公眾得獲 知其技術內容的狀態，且不以公眾實際上已真正獲知其技術內容為必要，則該發 明喪失新穎性 466。然需特別注意，有別於進步性得以多項引證組合比對，新穎 性要件的創設目的為避免給予同一技術重複之專利，因此在新穎性的先前技術比 對時，應將先前技術的出處限定於單一參考或引證文件467。
461 謝銘洋，同註 364，頁 122。
462 經濟部智慧財產局專利 Q&A， https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=504039&ctNode=76 33&mp=1（最後訪問日：2019/04/11）。
463 35 U.S.C. 112 (f): “An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.”；經濟部智慧財產局，
專利審查基準第二篇/第一章/ 2.4.1.7 及 2.5.3。
464 徐瑞甫、陳聖，由智慧財產法院判決探討我國專利請求項中功能性用語之相關爭議問題
（II）--據以實現／明確性要件及功能性子句智慧財產權月刊，195 期，頁 42-43，2015 年 3 月。
465 楊智傑，同註 453，頁 41。
466 經濟部智慧財產局，專利審查基準第二篇/第三章/2.2。
467 謝銘洋，專利新穎性之認定—智慧財產法院行政判決 98 年度行專訴字第 123 號解析，
法令月刊，61 卷 9 期，頁 28-30，2010 年 9 月。
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此外，我國對於新穎性的規範模式，採取負面表列喪失新穎性之方式468，於 專利法第 22 條第一項列舉「申請前已見於刊物」、「已公開實施」或「已為公眾 所知悉」為先前技術，若有上述情形，除非滿足專利法允許之例外，否則原則上 無法通過新穎性要件之檢驗。至於有關專利法允許之例外情形，又可稱作新穎性 優惠期，該優惠期使專利申請人於因特定原因而喪失新穎性的法定期間內仍得提 出專利申請469，而不受新穎性之限制。至於其特定原因，我國專利法於 2016 年 修法前係以「因實驗而公開者」、「因於刊物發表者」、「因陳列於政府主辦或認可 之展覽會者」及「非出於其本意而洩漏者」四類作為例示規定 470，2016 年修法 後則將條文改為「申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實」471，似有將新 穎性優惠期的範圍變大之意472。
第三項 進步性
最後，所謂進步性要件，係要求所屬技術領域中具有通常知識者（person having ordinary skill in the art，PHOSITA），依申請前之先前技術所不能輕易完成，
始足當之 473。進步性一詞在美國法上稱為「非顯而易見性（non-obviousness）」
468 沈宗倫，專利新穎性之先前技術範圍界定與比對評最高行政法院九十八年度判字第一四
九號行政判決，月旦法學雜誌，197 期，2011 年 10 月。
469 新穎性優惠期在 2016 年底修法中由 6 個月延長為 12 個月。
470 2014 年版專利法第 22 條第 2 項：「申請人有下列情事之一，並於其事實發生後六個月 內申請，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事：一、因實驗而公開者。二、
因於刊物發表者。三、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。四、非出於其本意而洩漏者。」
471 專利法第 22 條第 3 項：「申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實發生後十二個月 內申請者，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事。」
472 陳秉訓，新穎性優惠期修法後智財局之挑戰，北美智權報，177 期，http://www.naipo.co m/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_170125_0705.htm（最後造訪日：
2019/06/26）。
473 專利法第 22 條第 2 項：「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常 知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。」
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474，歐洲法則稱為「發明步驟（inventive step）」475，係為規範欲申請專利之發明，
除了滿足前述之新穎性及進步性兩個條件外，還需進一步與既有的先前技術有相 當程度突破之要件476。進步性之目的係為限縮專利保護範圍477，建立專利的申 請門檻，將與先前技術僅有微小而不具意義差別之發明排除，僅允許具備足夠突 破的發明申請成為專利；換句話說，專利法欲保護之標的為對社會有貢獻之發明，
若是專門為了申請保護而生，卻無技術創新之發明，則認為其不具保護必要478。 由於經申請核准之專利具有強大的排他權效力，若無進步性之要件存在，將使眾 多極為相似的專利充斥在市場上，阻礙技術創新479，同時亦不利於產業競爭。
根據我國專利法審查基準，進步性之判斷包含了五個步驟：「（1）確定申請
根據我國專利法審查基準，進步性之判斷包含了五個步驟：「（1）確定申請