尚待履行之雙務契約（executory contract）對證券化 之影響

4.3.1.1 破產法與智慧財產授權契約及證券化之關係

依破產法之規定，破產宣告時屬於破產人之一切財產，均包含於破產財 團中，故亦包括智財權及智財權之授權契約¹⁰⁹。於創始機構係以其智財權本 身作為證券化之基礎資產時，因智財權已脫離其所有與控制¹¹⁰而移轉予特殊 目的機構所有，創始機構嗣後破產對於證券化可謂並無影響。至於特殊目的 機構本身，通常在其設立之始即已考慮到其破產的問題，故其章程通常會限 制特殊目的機構僅能從事本證券發行之業務，不得從事經營其他業務；並且 對特殊目的機構破產之申請嚴格，其條件例如賦予董事對於自願性破產

（voluntary bankruptcy petition）之申請，擁有否決權¹¹¹。

惟在創始機構係以智財權所生之授權契約債權作為基礎資產時，情況即 複雜許多。授權契約性質上屬雙務契約，授權人與被授權人均負有對待給付 義務，智財權授權人申請破產時若與被授權人間存有授權契約，此時究竟應 保護授權人（破產人）之債權人，使破產財團最大化；抑或保護被授權人，

使其得繼續依據該授權契約實施智財權？在美國破產法修法之前，係委由破 產管理人（以下簡稱「管理人」）之專業判斷，而管理人自然維護破產財

108 參見本文 3.2 所述之內容；另請參見前揭註 101。

109 破產法第 82 條規定：「左列財產為破產財團：一、破產宣告時屬於破產人之一切財 產，及將來行使之財產請求權。」故亦包含智財權授權契約；美國法規定之原則與 我國相同。See also 11 U.S.C. § 541.

110 惟此時須注意創始機構予特殊目的機構之間，須無實質結合關係，以及該財產權之

移轉須符真實買賣原則。參見本文前 2.2 所述之內容。

111 See F. Scott Kieff & Troy A. Paredes, An Approach to Intellectual Property, Bankruptcy, and Corporate Control, 82 WASH. U. L. REV. 1313, 1325-30 (2004).

團，因此常終止授權契約而使破產財團取得無負擔之智財權，然被授權人常 因自行研發成本較高抑或市場上可能無其他替代性技術等原因，在授權人破 產時，仍欲利用該授權契約。若過度保護破產財團，因被授權人將負擔授權 人破產之風險，則將造成授權市場之寒蟬效應¹¹²，使被授權人不願簽署授權 契約；然若過於保護被授權人，則亦難達成破產法之目的¹¹³。

授權契約此種雙方均負履行義務且尚未履行完畢的契約，美國法上謂之

「尚待履行雙務契約」（executory contract），因美國早期破產法對尚待履行 之雙務契約有特別規定，可因法院准許創始機構的管理人對該授權契約之拒 絕履行（rejection），致授權契約視為終止，被授權人將不再有支付權利金之 義務，足以對證券化現金流之穩定性構成嚴重損害，故其後修正其破產法而 有較為折衷之作法，故在智財權證券化研究對本問題有釐清之必要性。

4.3.1.2 美國破產法對尚待履行雙務契約（executory contract）之規範 美國破產法第 541 條所規定之破產財團範圍（property of the estate），係 包括任何關於債務人財產之法律上、衡平法上之利益¹¹⁴，因此亦包括智慧 財產權及對第三人所為之授權契約¹¹⁵。惟授權契約是否落入破產財團，須 先決定該契約之屬性，若系爭契約屬尚待履行雙務契約，依美國破產法第 365 條第(a)項規定：「……破產管理人得因法院之許可，決定承擔或拒絕債務

112 See JAY DRATLER & KENNETH L. PORT,LICENSE INTELLECTUAL PROPERTY IN THE I NFORMA-TION AGE 723 (2005).

113 破產程序之設立主要為協助破產財團最大化以及協助債務人重生（fresh start），協 助債權人合理分配債權，且避免債務人侵害債權人之利益。See Aleta A. Mills, The Impact of Bankruptcy on Patent and Copyright Licenses, 17BANKR. DEV. J. 575, 575 (2001).

114 11 U.S.C. § 541(a)(1) (2000): “Except as provided in subsections (b) and (c) (2) of this section, all legal or equitable interests of the debtor in property as of the commencement of the case.”

115 The Judiciary Committee Notes provide that the scope of the paragraph “includes all kinds of property, including tangible or intangible property ....” S. Rep. No. 95-989, at 82 (1995), reprinted in 1978 U.S.C.C.A.N. 5787, 5868.

人 的 尚 待履行雙務契約（executory contract ）及未屆期之租約（unexpired leases）¹¹⁶。」簡言之，管理人對該授權契約之處理方式可能有三¹¹⁷：1.承擔

（assume）契約；2.拒絕（reject）契約¹¹⁸；3.承擔契約且移轉予第三人¹¹⁹。 管理人依據所謂之商業判斷原則（business judgment rule）來決定承擔或拒絕 授權契約，法院原則上均會同意管理人之專業判斷¹²⁰。

惟於該條中，立法者未定義何謂尚待履行雙務契約，而是由普通法加以 補充。於 Gloria Manufacturing Corp. v. International Ladies’ Garment Workers’

Union 一案中，法院採取 Vern Countryman 教授針對尚待履行雙務契約所採之 標準¹²¹：「當契約雙方仍尚未履行該項契約之重要義務，而該義務之未履行 將構成實質違約（material breach），並使他方得主張同時履行抗辯時，該契 約則為尚待履行之雙務契約¹²²。」此標準並成為美國法院經常使用之標準。

116 11 U.S.C. § 365(a): “Except as provided in sections 765 and 766 of this title and in subsec-tions (b), (c), and (d) of this section, the trustee, subject to the court’s approval, may assume or reject any executory contract or unexpired lease of the debtor.” 另 11 U.S.C. § 365(c), (f) 規定了轉讓契約之原則與例外。

117 Id.

118 全國破產評議委員會（National Bankruptcy Review Commission, NBRC）曾提出一些 關於第 365 條及相關條文的修正建議，其中一個建議是將「拒絕」（reject）改成

「選擇違約」（election to breach），並將「承擔」（assume）改成「選擇履行」

（election to perform），該委員會認為，這樣修正過後的用語，會比較接近一般人的 認知。參見郝月葵，論破產程序中「進行中雙務契約」之處理⎯⎯以智慧財產權授 權契約為中心，國立中央大學產業經濟研究所碩士論文，頁 23（2005）。

119 11 U.S.C. § 365(c), (f)規定轉讓契約之原則與例外。

120 See Imran A. Khaliq, The Effect of Bankruptcy on Intellectual Property License Agreements, 8(2) INTELL. PROP. L. BULL. 12, 13 (2003). 商業判斷法則有學者稱之為「經營判斷法 則」，關於此法則之中文介紹請參見劉連煜，「董事責任與經營判斷法則」，月旦 民商法雜誌，第 17 期，頁 178-192（2007）。

121 Gloria Mfg. Corp. v. International Ladies’ Garment Workers’ Union, 734 F.2d 1020, 1022 (4th Cir. 1984).

122 See Vern Countryman, Executory Contracts in Bankruptcy: Part I, 57 MINN. L. REV. 439, 460 (1973): “under which the obligations of both the bankrupt and the other party to the

若按照 Countryman 教授標準，智財權授權契約在美國法院實務上，通 常均會被認為是尚待履行雙務契約，而有美國破產法第 365 條之適用。在 Fenix Cattle Co. v. Silver（In re Select-A-Seat Corp.）一案中¹²³，法院即以上述 標準認定系爭契約屬於尚待履行之雙務契約。被授權人 Fenix 公司主張系爭 契約不屬於 executory contract，因其契約內容係以固定費用之方式（flat fee），以 14 萬美元取得使用 Silver 套裝軟體之技術與所列之服務清單

（service manuals），並且同意支付 Silver 使用該軟體之年淨收入（net income）

的 5%作為權利金。法院認為本案對於契約雙方而言尚有諸多繼續性義務

（continuing obligation）需要履行，如 Fenix 尚有支付使用該軟體之年淨收入 5%之義務，若不履行支付義務將會構成重大契約之違反（material breach of contract）。又法院認為 Silver 係以專屬授權的方式讓 Fenix 使用該套裝軟 體，故 Silver 具有不再授權給第三人使用該套裝軟體之繼續性義務¹²⁴。另在 In re Access Beyond Technologies, Inc.一案中，破產法院甚至認為在非專屬專 利授權契約中亦至少有一個重大義務需要履行，亦即權利人須持續承諾不對 被授權人提起侵權訴訟。因此，幾乎所有智財權授權契約都會被認為是尚待 履行之雙務契約¹²⁵。

contract are so far unperformed that the failure of either to complete the performance would constitute a material breach excusing the performance of the other.”

123 See In re Select-A-Seat Corp., 625 F.2d 290, 290 (9th Cir. 1980).

124 Mills, supra note 113, at 586-87.

125 Id. at 587-88. 中文著作請參見郝月葵，前揭註 118，頁 120。須注意者，某些契約雖 名為智財權之授權契約，惟實際上乃銷售之性質，例如在 In re DAK Industries, Inc.案 中，Microsoft 將其 Word 軟體之母片交由 DAK 安裝在其出售的電腦上，雙方約定不 論賣出多少份，DAK 均須支付固定款項。法院認為雙方之契約乃銷售合約而非授權 契約，因所約定之定額款項與銷售量無關，因此並非權利金，且 Microsoft 在將母片 交予 DAK 後，並無其他之合約義務，因此並非尚待履行之雙務契約。請參見劉尚 志、吳俊英，「美國破產法中智財授權契約當事人破產之法律問題」，月旦法學雜 誌，第 184 期，頁 82-83（2010）。

4.3.1.3 Lubrizol 案引發智慧財產權破產保護法案的制定⎯⎯欲平衡被授 權人（licensees）之利益

根據美國破產法的特殊規定，若創始機構以授權契約債權作為基礎資產 後破產，而其破產管理人選擇拒絕承擔授權契約時，非但被授權人可說是無 計可施，同時當然也影響智財權證券的現金流，此種情形在以下的 Lubrizol 案中表露無遺。

4.3.1.3.1 Lubrizol 案¹²⁶

本案契約雙方於 1982 年簽署金屬塗佈製程技術（metal coating process technology）契約，由 Richmond Metal Finishers, Inc.（RMF，授權人）以非專 屬授權（non-exclusive license）方式授予 Lubrizol Enterprise, Inc.（LE，被授 權人）該技術之專利權。專利授權契約中約定 RMF 負有以下三種義務：1.該 項專利若有任何侵權訴訟須通知 LE，且 RMF 有訴訟防禦之義務；2.RMF 對 該專利之後續授權或是任何使用應通知 LE，另 RMF 以更低之權利金授權給 其他被授權人時，亦須降低 LE 之權利金；3.因 RMF 之不實陳述或違反 RMF 所提供之擔保應負賠償 LE 之相關損失。被授權人 LE 則有支付權利金之義 務，且 LE 得選擇延緩使用此項專利。而在本案中 LE 並未曾使用過系爭專 利。RMF 其後申請破產，其破產管理人於 1983 年之重整計畫中，欲依第 365 條第(a)項拒絕該契約之履行，以利於此項專利技術後續拍賣或再次授 權。

本案中，原審之破產法院對第 365 條第(a)項提出二階標準（Two-step tests）來決定是否准許破產管理人拒絕履行該契約：

1.系爭契約是否屬「尚待履行之雙務契約」？

2.若屬「尚待履行之雙務契約」，破產管理人之拒絕是否有利於破產 人？

破產法院認為本案符合此二階標準，而為 RMF 勝訴之判決。被授權人

126 Lubrizol Enterprise, Inc. v. Richmond Metal Finishers, Inc., 756 F.2d 1043 (4th Cir. 1985).

LE 不服，提起上訴¹²⁷。

聯邦第四巡迴上訴法院以若 RMF 拒絕履行此契約，專利技術後續之拍 賣或再授權將較為容易為由，認為拒絕該契約有利於破產人，故破產管理人之 決定並無不法之處，因此 LE 繼續實施該授權專利技術的權利須被終止¹²⁸。第 四巡迴法院認為：拒絕系爭尚待履行雙務契約是否有利於破產人，應尊重破

聯邦第四巡迴上訴法院以若 RMF 拒絕履行此契約，專利技術後續之拍 賣或再授權將較為容易為由，認為拒絕該契約有利於破產人，故破產管理人之 決定並無不法之處，因此 LE 繼續實施該授權專利技術的權利須被終止¹²⁸。第 四巡迴法院認為：拒絕系爭尚待履行雙務契約是否有利於破產人，應尊重破