我國智財權設定擔保之規定

我國民法設有動產質權和權利質權之規定，是以無體財產權為標的設定 質權者，自屬權利質權⁹⁷，其設定依照民法第 902 條：「權利質權之設定，

93 In re Transportation Design & Technology, Inc., 48 B.R. 635 (Bankr. S.D. Cal. 1985).

94 City Bank & Trust Co. v. Otto Fabric, Inc., 83 B.R. 780 (D. Kan. 1988).

95 See In re Roman Cleanser Co., 802 F.2d 207 (6th Cir. 1986); Joseph v. 1200 Valencia, Inc., 137 B.R. 778, 782 (Bankr. C.D. Cal. 1992); TR-3 Indus., 41 B.R. 128 (Bankr. C.D. Cal.

1984).

96 美國商標法 15 U.S.C. § 1060 亦僅規定商標權之移轉（assignment）登記，同樣未在 聯邦商標法中提及擔保利益設定登記問題。See 15 U.S.C. § 1060(a)(1): “An assignment shall be void against any subsequent purchaser for valuable consideration without notice, unless the prescribed information reporting the assignment is recorded in the United States Patent and Trademark Office within 3 months after the date of the assignment or prior to the subsequent purchase.”

97 我國民法第 900 條規定：「可讓與之債權及其他權利，均得為質權之標的物。」智

除依本節規定外，並應依關於其權利讓與之規定為之。」另專利法第 59 條

（2011 年 12 月 21 日修正之專利法第 62 條）、商標法第 37 條（2011 年 6 月 29 日修正之商標法第 44 條）及著作權法第 39 條均有設定擔保之規定。

4.2.4.1 專利權設定權利質權

專利法第 6 條規定專利權得設定質權。同法第 59 條：「發明專利權人 以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機 關登記，不得對抗第三人。⁹⁸」本規定屬登記對抗而非登記生效要件，當事 人之讓與或設質等行為因合意而發生效力。

我國實務上曾出現專利權是否得以重複設質之爭議，亦即專利權人得否 於設定第一次質權之後，再設定第二順位質權並向智財局辦理登記？自學理 而言，有學者採肯定見解，認專利權之標的屬於無形體之發明，專利權亦非 以占有其標的為內容之權利，故以專利權設定質權，其質權亦不應以占有為 要件，故應可為擔保其債權而設定第二順位質權，但不影響第一順位質權人 之權利⁹⁹。實務亦同此見解，並引用商標法第 37 條作為參考¹⁰⁰。專利權得

財權授權契約屬「可讓與債權」，而智財權本身屬於「其他權利」，依照目前現行 法，二者均得用以設定質權。請參蕭雄淋，專屬之被授權人得否就其授權設定質 權？，蕭雄淋說法網站：http://blog.ylib.com/nsgrotius/Archives/2010/12/20/17245（最 後點閱時間：2013 年 1 月 8 日）。另黃銘傑教授認為：「依據日本商標法第 30 條第 3 項規定，專屬被授權人於取得商標權人同意後，得移轉其專屬授權。同樣地，專屬

被授權人於取得商標權人同意後，亦得就其專屬授權設定質權（日本商標法第 30 條

第4 項準用發明專利法第 77 條第 5 項）」，參見黃銘傑，「品牌台灣發展計畫與商 標法制因應之道⎯⎯超越 WTO/TRIPS 規範、汲取自由貿易體系最大利益」，月旦法 學雜誌，第147 期，頁 211（2007）。

98 我國專利法第 126 條規定如下：新式樣專利權人得就所指定施予之物品，以其新式 樣專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得 對抗第三人。但聯合新式樣專利權不得單獨讓與、信託、授權或設定質權。

99 參見鄭中人，專利法規釋義，頁 17-18（2009）。

100 請參經濟部，經訴字第 09806106030 號函，2009 年 2 月。「專利權是一種無體財產 權，以專利權為標的設定質權，係屬權利質權，同時本質上亦屬擔保物權之一種。

所謂擔保物權係以確保債務之清償為目的，於債務人或第三人所有之物或權利上所

以重複設質在現行法下應得類推適用商標法第 37 條第二項以為依據。

4.2.4.2 商標權設定權利質權

商標法第 37 條規定：「商標權人設定質權及質權之變更、消滅，應向 商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。商標權人為擔保數債權 就商標權設定數質權者，其次序依登記之先後定之。」本規定與專利法第 6 條同屬登記對抗要件，且商標權設質之後，同樣得設定後順位質權。惟商標 法對後順位質權之設定有明文規定（第二項）。

4.2.4.3 著作權設定權利質權

著作權法第 39 條規定：「以著作財產權為質權之標的物者，除設定時 另有約定外，著作財產權人得行使其著作財產權。」明文規定著作財產權得 成為質權標的。而著作人格權具有一身專屬性，雖可能仍有一定經濟價值，

但因不得讓與或繼承，故不得作為質權之標的。

另文化創意產業發展法第 23 條規定：「以文化創意產業產生之著作財 產權為標的之質權，其設定、讓與、變更、消滅或處分之限制，得向著作權 專責機關登記；未經登記者，不得對抗善意第三人。但因混同、著作財產權 或擔保債權之消滅而質權消滅者，不在此限。」立法目的在於促進因文化創 意而生之著作權進行設質融資，故規定得向智慧財產局辦理登記設質登記。

4.2.4.4 動產與債權及智慧財產權擔保法草案之規定

行政院經濟建設委員會為改善我國中小企業籌資問題，特將現行之動產 擔保交易法大幅修訂為動產與債權及智慧財產權擔保法，目前已完成草案及 施行細則草案，將送請立法院審議。草案增設智慧財產權讓與擔保制度：債 權人對於債務人或第三人讓與而供其債權擔保之智慧財產權，於債務人不能履

設定，以取得擔保作用之定限物權。倘債權屆期未獲清償時，擔保物權人得支配擔 保物（或權利）之交換價值，優先獲得清償的權利。而相同性質之擔保物權，在本 質上並非不能相容，易言之，在同一擔保物（或權利）原則上是可以有複數擔保物 權同時併存，此觀諸同為無體財產權之商標權，依商標法第 37 條規定得設定數質權 可資佐證。」

行債務時，得取得該智慧財產權或就其賣得價金優先受償之權¹⁰¹。鑑於單一 智慧財產權往往尚不具備高度產業價值，草案特規定債務人或第三人得以多數 智慧財產權或將來取得智慧財產權組成之集合智慧財產權，作為債務之擔保，

惟其債務人或擔保人以法人或依商業登記法辦理商業登記之商業為限¹⁰²。另 於權利登記方面，草案規定應以書面為之，非經登記，不得對抗第三人。該 項書面並應記載擔保權之種類、擔保之債權、擔保標的物及訂立契約之年月 日等¹⁰³。辦理智財權擔保登記之機關為經濟部智慧財產局¹⁰⁴，惟要求行政院 應設立或指定擔保權資料之統一管理機關。登記機關於登記完畢時，應將登 記資料同步傳送統一管理機關¹⁰⁵，俾有利於債權人及利害關係人更加便利地 接近及運用資料。

4.2.4.5 我國規定之評釋

我國並非聯邦國家，因此擔保利益之設定與登記並無如美國有聯邦法規 與 U.C.C.孰應優先適用的問題，可謂相對簡單很多。然我國著作權法雖規定 著作權得設定質權，惟於 1985 年改採創作保護主義後，並不要求讓與或設質 登記，並於 1998 年進而刪除著作權登記制度，在現行著作權法下，著作權設 定質權之優先順序，可謂全然依據交易之先後決定，並無一定之公示制度。

此種方式將增加交易之不確定性，蓋投資者不能排除將有其他質權人出現並 爭執其擔保利益優先順位之風險，對智財權證券現金流之可預測性及穩定 性，將有一定程度之不利影響。雖新通過之文化創意產業發展法規定，對於 以文化創意產業產生之著作財產權為標的之質權，得向著作權專責機關登

101 動產與債權及智慧財產權擔保法修正草案第 3 條參照。

102 同前註，第 61 條參照。

103 前揭註 101 參照。

104 動產擔保交易法施行細則草案第 2 條參照。

105 前揭註 101，第 85 條參照，同條修正說明並指出金融聯合徵信中心（Joint Credit Information Center）或其他適當機構為合適之統一管理機關；統一管理機關應建置中 央檔案資料庫，集中管理之，並以債務人及抵押人姓名（名稱）為查詢條件之公示 網站，俾有利於資料接近及運用之便利性。

記，然尚非全面性之規定，若非文化創意產業，如其他產業或創作者、表演 者個人等，似無適用之機會。

參照前述美國法律規定，未登記之著作設定擔保利益時，須向著作權辦 公室先辦理著作權登記後，再辦理擔保利益設定之登記。本文以為此種作法 較之我國制度應為可採。尤其如本文前述，美國利用智財權證券化的產業 中，以電影及音樂為最大宗，合計發行金額逾 60%（參見表一），故以著作 權及其授權契約債權為基礎資產之智財權證券，應占大多數。是完善之著作 權擔保權益設定及登記之規定，對以著作權相關權益作為基礎資產之證券，

應至關重要，且可謂將影響整體智財權證券化之發展。故本文以為文化創意 產業發展法第 23 條規定，應規定於著作權法中，並使所有產業及個人之著作 權皆有適用。

末查行政院經濟建設委員會所提出之「動產與債權及智慧財產權擔保法 草案」，可謂我國智慧財產擔保制度之一大創新與突破，非但對於前述專利 權是否可以重複設質等問題有所規定¹⁰⁶，且創設「集合智慧財產權」等許多 新型態之擔保方式，將來立法通過後，相信對於我國智慧財產權籌資方式與 管道之改善，應能有所貢獻。惟關於「以集合智慧財產權作為債務之擔保，

其債務人或擔保人應以法人或依商業登記法辦理商業登記之商業為限」之規 定¹⁰⁷，將使個人創作者及表演者無適用集合智慧財產權制度之機會，觀諸該 條之修正理由亦未對此限制有所著墨。愚意以為此限制似屬多餘且有害集合 智慧財產權擔保制度之使用，似有進一步討論及修正之必要。

總之，授權契約債權移轉予特殊目的機構時，為免除創始機構破產之風 險，對於創始機構所得設定擔保利益的智慧財產權種類與內容，應採取較廣

總之，授權契約債權移轉予特殊目的機構時，為免除創始機構破產之風 險，對於創始機構所得設定擔保利益的智慧財產權種類與內容，應採取較廣