我國專利法發明制度規範

第一款 發明專利之範圍

我國專利法第 21 條，為發明專利定義之規定「發明，指利用自然法則之技 術思想之創作。」，依其意旨，我國專利法所指之發明必須具有技術性(technical character)，即發明解決問題之手段必須為涉及技術領域之技術手段。申請專利之 發明是否具技術性，係該發明是否符合發明定義之判斷標準；申請專利不具技術 性者，如單純之發現、科學原理、單純之資訊揭示、單純之美術創作等，均不符 合發明之定義³¹¹。

而我國專利法關於發明專利之定義，係參考日本專利法之立法例，而日本專 利法則參考自歐洲³¹²，因此，EPC 第 52 條第二項所排除之不予專利項目，如發 現、科學理論、數學方法、美術創作、資訊表達等，雖未見於我國專利法條文中，

但專利審查基準就專利法第 21 條之解釋中，針對非屬發明之類型進行說明：自 然法則本身、單純之發現、違反自然法則者、非利用自然法則者、非技術思想者 (技能、單純之資訊揭示、單純之美術創作)³¹³。事實上已將歐洲專利公約排除項 目，列為不符發明定義之類型。然相異之處在於，我國審查基準並未將電腦軟體、

電腦程式名列為不予專利項目。

誠如先前所述，電腦軟體之本質為數學演算法，我國過去認定其屬演算法實 施方法，僅純粹將自然法則，以指令之方式進行描述，係關於自然法則本身，不 符合發明之定義。後因網路之興起與電子商務之發展，電腦軟體專利相關保護，

逐漸受到重視，加上美國、歐洲、日本等，均針對電腦軟體專利保護，提出相應 之法制規範，我國便於 1998 年，制訂電腦軟體相關發明特定技術領域之審查基 準，再經諸多外國立法例沿革之參考，於 2014 年公布最新修正版本，認為一電 腦軟體相關發明若於執行時產生技術功效，則解決問題之手段整體即具有技術性

314，而得受專利法保護。此並為目前電腦軟體專利採用之主要依據。因此，我國 專利審查基準中，未將電腦軟體相關發明列為專利保護之排除項目。

311 經濟部智慧財產局，第二篇第二章何謂發明，2013 年版，頁 2-2-1。

312 劉國讚、周汝文 (2008)，〈論電腦軟體關聯發明之可專利性─以歐洲專利局審查實務為中心〉，

《智慧財產權月刊》，112 期，頁 5-51。

313 經濟部智慧財產局，同前註 311，頁 2-2-2─2-2-4。

314 經濟部智慧財產局，同前註 71，頁 2-12-1。

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至於人工智慧，其本質亦為數學演算法、數學方法，則未如電腦軟體專利，

具有相關專利審查基準進行說明，且 2003 年以前之舊專利法第 21 條規定，「科 學原理或數學方法」、「遊戲及運動之規則或方法」、「其他必須藉助於人類推理力、

記憶力始能執行之方法或計畫」等項目不受保護，雖後經刪除，但係因上述項目，

均非利用自然法則所為之技術思想創作，本即不應受保護所致。據此，人工智慧 所涉及之數學方法，應屬我國專利法不予保護之客體。

我國專利法，係以授予專利權之方式，鼓勵發明之公開，使公眾得加以利用 並促進社會進步為立法目的，則人工智慧已為新時代科技發展之指標，對人類生 活影響甚深，為使得我國人工智慧相關發明具有更全面、完善之發展，勢有專利 保護之必要，但應如何健全人工智慧之專利保護法制？如何合理化上開無法保護 人工智慧之理由？為當今亟須解決之核心議題，亦為本文撰寫之主要目的。蓋人 工智慧與電腦軟體息息相關，是否可完全套用電腦軟體專利發展之成果？或者應 如同電腦軟體專利發展之模式，參考各國立法例，訂定專屬於人工智慧之審查基 準？又我國人工智慧是否如同歐洲、美國，具有專利標的適格性審查之空間？尚 有待進一步討論與觀察。

第二款 專利標的適格性

我國法中並無特別針對專利標的適格性作說明，然觀察先前歐洲、美國之法 制發展，雖亦無於成文法規中定義何為專利標的適格性，但經由實務解釋專利標 的適格性之應用，逐步建構出其審查基準。蓋專利標的適格性，意同可專利標的、

可專利客體，係指一專利申請人申請之發明具備成為專利標的之資格，而得受有 專利法制保護之地位。基於其指涉之內容，與可專利標的相近，應置於新穎性、

進步性、產業上可利用性、充分揭露要件等專利保護要件前進行審查，因此，即 使其未明文列於我國現行法中，其重要性與審查順序亦應與發明專利範圍等同視 之，則專利標的適格性即為前述新穎性、進步性、產業上可利用性等專利要件審 查之前提，其重要程度不言而喻。

一般而言，發明制度規範中所謂之發明專利範圍、發明定義、何謂發明，即 指可專利標的(patentable subject matter)而言，皆為相同之概念。而可專利標的與 專利標的適格性(patent subject matter eligibility)，均係討論發明專利之保護客體 範圍，但本文認為此二者仍有區別。可專利標的通常於專利法規中有明文定義，

如前述 EPC 第 52 條、35U.S.C.第 101 條，以及我國專利法第 21 條；專利標的適 格性則是針對非直接屬於法定可專利標的之客體，進一步評估其是否具備專利標 的資格之判斷要件，電腦軟體相關發明即為一適例。換言之，專利標的適格性之 出現，主要係為平衡與補足法定發明專利保護客體、可專利標的範圍之明文限制，

故倘一原非屬於可專利標的之發明，具備專利標的適格性，則應將其視為可受專 利保護之可專利標的。

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基於上述專利標的適格性之重要性，加上我國法對於電腦軟體專利保護之沿 革，亦涉及專利標的適格性之相關討論，且於歐洲、美國法制中有諸多學習，則 與電腦軟體本質相似之人工智慧，在未來可期之人工智慧時代裡，是否應如歐洲、

美國法制，針對專利標的適格性之發展為討論？是否得以電腦軟體專利之演變為 借鏡？又或者可援引電腦軟體專利之相關規定？均為現階段值得進一步探究之 核心爭議。

第二項 發明專利之保護要件

依我國專利法第 46 條第一項規定，是否准予發明專利，應審酌之事項包含 發明定義、產業利用性、新穎性、進步性、記載要件等其他要件。其中，發明定 義如前項所述，規定於同法第 21 條；產業利用性、新穎性及進步性，亦於同法 第 22 條第一項、第二項有相關規定；至於，記載要件則規定於同法第 26 條，一 併與明確性要件為說明。基於產業利用性、新穎性、進步性及充分揭露要件之判 斷，與發明專利之保護息息相關，本文擬於以下進一步作介紹。

第一款 產業上可利用性、產業利用性

產業上可利用性又稱為產業利用性，其於我國成文之專利法中，並無太詳細 之解釋，僅於前述專利法第 22 條第一項扼要敘明，申請專利之發明必須於產業 上得以利用，因此，尚須依審查基準進行補充。又根據審查基準，產業可利用性 為發明本質之規定，不須檢索即可判斷，故通常於審查是否具備新穎性及進步性 之前先行判斷，亦即，為專利保護要件之首要判斷。

儘管專利法規定發明必須可供產業上利用，然何為產業利用中所述之「產業」？

專利法並無明文定義。一般認為應以廣義解釋之，因此，該所述「產業」，包含 任何領域中利用自然法則之技術思想而有技術性之活動。此外，關於產業利用性，

審查基準亦有解釋：若申請專利之發明，在產業上得被製造或使用，則認定其可 供產業上利用，具產業利用性；其中，得被製造或使用，指解決問題之技術手段，

於產業上有被製造或使用之可能性，不限於該技術手段已實際被製造或使用。惟 理論上可行，但實際上顯然不能被製造或使用之發明，仍不具產業利用性。³¹⁵ 電腦軟體與人工智慧，為當今高度技術發展之科技，其解決問題之技術手段，

於產業上有被製造或使用之可能，故於產業利用性之爭議不大，基於篇幅與論文 主題之核心目的，本文僅於以下第二節中，介紹電腦軟體相關發明之專利要件時，

簡要對其產業利用性作說明。

315 經濟部智慧財產局，第二篇第三章專利要件，2017 年版(7 月)，頁 2-3-1。

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第二款 新穎性

關於新穎性要件，規定於我國專利法第 22 條第一項「可供產業上利用之發 明，無下列情事之一，得依本法取得發明專利：一、申請前已見於刊物者。二、

申請前已公開實施者。三、申請前已為公眾所知悉者。」蓋專利制度，係授予申 請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發明，並使公眾得利用該發明之制度，倘 一發明於申請前已公開，而能為公眾得知，或以揭露於另一先申請案之發明，則 無授予專利之必要。另有關擬制喪失新穎性之說明「申請專利之發明，與申請在 先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範 圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。」，此為同法第 23 條之規定內 容。

我國新穎性之審查原則為逐項審查及單獨比對，其中「單獨比對」與先前提 及之歐洲、美國概念相同，係指應就申請專利之發明與「單一」先前技術進行單 獨比對，不得就該發明與多份引證文件中之全部或部分技術內容之結合，或一份 引證文件中部分技術內容之結合，或引證文件中之技術內容與其他公開形式(已 公開實施或已為公眾所知悉)之先前技術之結合進行比對³¹⁶。

新穎性為取得專利之其一要件，係指申請專利之發明未構成先前技術之一部

新穎性為取得專利之其一要件，係指申請專利之發明未構成先前技術之一部