手段功能用語、步驟功能用語於說明書的對應關係

從前述可知，智慧財產法院認為手段功能用語和步驟功能用語分別係用 以界定物品專利和方法專利。惟關於此二種用語，是否因分別用以界定物之 請求項與方法請求項而僅得於說明書中分別對應「結構、材料」和「動 作」，且二者不得錯置？最高法院和智慧財產法院則有不同的看法。最高法 院對於智慧財產法院「手段功能用語為物之發明，步驟功能用語為方法發 明」此一見解並無意見，但是卻認為手段功能用語不必然對應說明書之結 構、材料；步驟功能用語亦不必然對應說明書中之動作。因此手段功能用語 於說明書中有對應動作，亦無不可。此見解主要見於捷合數位策略國際有限 公司訴波仕特案中。

捷合數位策略國際有限公司訴波仕特案的專利訴訟共有 6 個判決⁹⁶，而 兩造及法院針對此爭點為討論的判決有智慧財產法院 98 年度民專上字第 19 號判決、最高法院 100 年度台上字第 480 號判決、智慧財產法院 100 年度民 專上更（一）字第 5 號判決和智慧財產法院 101 年度民專上更（二）字第 5 號判決。

本案系爭專利請求項如下：

系爭專利請求項有明確性疑義為請求項範圍第6 項：

「一種利於訂閱者自動設定所欲之廣告模式及廣告類別之儲存媒體，包 含設定廣告模式之功能手段或裝置，以利於訂閱者設定閱讀廣告所欲得到回 饋之方式；設定廣告類別之功能手段或裝置，以利於訂閱者設定所要接收 之廣告類別；產生媒合資訊之功能手段或裝置，以利於產生媒合廣告主與 訂閱者之資訊，並媒合廣告主之廣告傳遞給訂閱者；並知會廣告媒合系統之 功能手段或裝置，以利於訂閱者與廣告媒合系統進行雙向耦合。」

96 前揭註 91。

兩造對於其中「設定廣告模式之功能手段或裝置」、「設定廣告類別之 功能手段或裝置」、「產生媒合資訊之功能手段或裝置」、「知會廣告媒合 系統之功能手段或裝置」等技術特徵，均屬手段功能之用語並無爭執。唯有 爭執之點在於其是否於說明書中撰寫對應此些功能用語之結構及材料？

智慧財產法院於 98 年度民專上字第 19 號判決，法院僅於判決理由中說 明因原告無法證明說明書中有對應手段功能用語所指功能的結構及材料，故 認定其請求項不明確，未就是否有對應之動作為說明⁹⁷。原告因此主張專利 審查基準第 2-9-21 頁載明功能用語的判斷標準為：「該發明所屬技術領域中 具有通常知識者依發明說明的內容不參酌先前技術文獻即能瞭解對應的結 構、材料或動作者。」因此如僅就動作為揭露仍應符合明確性要件，故就此 為上訴理由。

最高法院於 100 年度台上字第 480 號判決中認同上訴人的上訴理由，認 為專利審查基準第 2-9-10 頁及修正前專利法施行細則第 18 條第八項所謂

「請求項中以手段功能用語或步驟功能用語記載者，發明說明中應明確且充 分揭露達成該功能之結構、材料或動作」，對於法條的用語來看，上訴人依 上開規定及專利審查基準，主張手段功能用語請求項之發明說明，僅就結 構、材料或動作三者擇一充分揭露即可，似非全然無據：

「原專利審查基準及現行專利審查基準（下稱現專利審查基準）第 2-9-10 頁均記載『請求項中以手段功能用語或步驟功能用語記載者，發明說明中 應明確且充分揭露達成該功能之結構、材料或動作』，以認定發明說明之記 載是否充分揭露且可據以實施；現專利審查基準第 2-9-21 頁亦記載『對於請 求 項 中 所 載 之 功 能 ， 發 明 說 明 中 明 確 記 載 對 應 的 結 構 、 材 料 或 動 作，……』，前述專利法施行細則第18 條第八項復為相同規定，上訴人依上 開規定及專利審查基準，主張手段功能用語請求項之發明說明，僅就結構、

材料或動作三者擇一充分揭露即可，似非全然無據。果爾，則能否徒以系爭 專利第 6 項技術特徵之手段功能用語請求項，未能於說明書與圖式找到該等

97 智慧財產法院 98 年度民專上字第 19 號判決，四、（三）、1。

手段功能用語對應之『結構及材料』，逕認有違系爭專利核准時之專利法第 71 條第三款規定，亦滋疑問。」⁹⁸

更審時，智慧財產法院於 100 年度民專上更（一）字第 5 號判決，就手 段功能用語及步驟功能用語之區分已詳述如前，即手段功能用語與步驟功能 用語分別界定物之請求項與方法請求項。除此之外，法院進一步闡述手段功 能用語，僅能對應說明書中的「結構、材料」；步驟功能用語則只能對應

「動作」：

「手段功能用語僅能對應於發明說明所揭露之結構與材料：按以手段功 能用語方式撰寫之專利，所謂手段係指『裝置』而言，為一具有物體空間型 態之具體有形物……蓋手段（或裝置）既有一具有物理空間型態之具體有形 物，自不可能對應至不以物理空間型態存在之動作。至於以步驟功能用語方 式撰寫之專利，步驟係不具有物理空間型態之流程……蓋步驟請為不具有物 理空間型態之流程，自不可能對應至具有物理空間型態之具體結構與材料。

此為以『手段、步驟功能』用語撰寫專利邏輯上所必然之現象，且為允以

『手段、步驟功能』用語撰寫專利國家審查專利之通例。⁹⁹」

對於智慧財產法院之判決，原告再一次上訴時並未受到最高法院 101 年 度台上第1673 號判決挑戰，最高法院對此爭點並無做出進一步的判決，但仍 以其他之爭點認為更一審判決不當，廢棄判決，再度發回重審。雖然如此，

在更二審中，智慧財產法院在 101 年度民專上更（二）字第 5 號判決中對系 爭手段功能用語請求項於說明書中仍逐一檢驗是否有對應之結構、材料或動 作，似乎又已接受 100 年度台上字第 480 號判決對於手段功能用語對應問題 的見解¹⁰⁰。

98 最高法院 100 年度台上字第 480 號判決理由第四段。

99 智慧財產法院 100 年度民專上更（一）字第 5 號判決，四、本件爭點與本院判斷、

（一）。

100 智慧財產法院 101 年度民專上更（二）字第 5 號判決，參、一、（四）。