美國法下功能用語與明確性要件之討論

專利申請人在撰寫請求項時，應詳細記載技術本身的物理構成元件或技 術實施步驟的必要程序，但是如此書寫方式並非適合所有的專利請求項。對 某些專利而言，其著重之點在於將不同已知或未知的技術特徵加以互動、結 合，以發揮某個新的功能。其申請專利之價值不在於不同技術特徵之結合或

41 Sanjeev K. Mahanta, Indefiniteness, 54 IDEA 479, 481-82 (2014).

42 Exxon Research & Eng’g Co. v. U.S., 265 F.3d 1371, 1375 (Fed. Cir. 2001).

43 Nautilus, Inc., 134 S. Ct. at 2130.

44 Id. at 2128-29.

45 Id.

46 Id. at 2124.

互動元件本身，而在於結合或互動之後所發揮的功能⁴⁷。

申請人於是發展出以手段功能用語及步驟功能用語界定權利範圍的方 式，以技術特徵所發揮的功能界定，取代以技術特徵本身的物理構件或實施 步驟界定方式。在美國專利法尚未對功能用語有所限制之前，功能用語廣受 專利申請人的歡迎⁴⁸，因為以功能用語撰寫專利得以將大部分可達成該功能 的技術特徵，包含在請求項的文義範圍或均等範圍內⁴⁹。如此，功能用語不 但可以使發明人專有使用其發明技術的權利，還可以透過這種撰寫方式排除 市場所有可能的競爭，因為所有得以達成該功能的產品都將為該專利所涵 蓋⁵⁰。

專利制度使發明人取得一定時間的獨占，以換取對該技術的公開，如此 促進社會整體科技的發展⁵¹，惟使發明人取得合法獨占技術的權利並非專利 促進社會進步的唯一手段。在某一個技術被賦予專利權之後，競爭者可依其 理解的專利權範圍，於範圍之外另行創造出更好（或更壞）的競爭技術，如 此亦達促進科技進步的目的⁵²，而功能用語的氾濫阻礙這種科技的進步。舉 例而言，萊特兄弟對於航空飛行器的技術貢獻，在於他們發明了一種「藉由 旋轉機翼後方零件達成使機身旋轉」的功能，並在旋轉機身時同時操控機身 後方的機舵，以解決機身旋轉的平衡問題。其在當時的請求項中如是寫到：

「手段用以同時移動飛機兩側部位使其與機身水平面及兩側間成不同角度，

使其在大氣中呈現不同角度的傾斜⁵³」，以及「手段用以操控機舵使其在對 面風向時，其接近機身的部分呈現一個角度並提供最低的氣壓抵抗」。此功 能用語之撰寫將所有飛行器的基本操控原理納入專利範圍之中，其中不乏比

47 沈宗倫，前揭註 4。

48 David L. Schwartz, Retroactivity at the Federal Circuit, 89 IND. L.J. 1548, 1558-59 (2014).

49 Mark A. Lemley, Software Patents and the Return of Functional Claiming, 2013 WIS.L.

R^EV. 905, 912 (2013).

50 Id.

51 MUELLER, supra note 1, at 101.

52 Lemley, supra note 49, at 912.

53 U.S. Patent No. 821, 393 claim 7 (filed Mar. 23, 1903).

萊特兄弟所設計之發明更先進者，美國政府只好於1917 年介入，要求萊特兄 弟對所有的航空發明授權⁵⁴。

然而，以此類功能用語撰寫之專利，因享有過度廣大的專利權範圍，終 受到美國聯邦最高法院的關注，美國聯邦最高法院早期著名的專利案件 O’Reilly v. Morse 案⁵⁵中，所審理的專利即係以功能用語界定⁵⁶。本案中發明 人薩繆爾‧摩斯（Samuel F. B. Morse），在為其電報的發明申請專利時，第 8 項請求項中使用了「使用電力以標記或印出可辨識字體的裝置」（“use of [electricity] … for marking or printing intelligible characters”）的用語。惟如此 的撰寫方法使所有應用電力，並能從遠端印出字體的裝置，皆落入請求項的 範圍中，包括發明人尚未擁有的技術。如此排除了發明人以外，所有人對於 相關技術之發明機會；且縱使專利權失效，公眾因請求項和說明書完全沒有 記載這些技術的結構和運作方式，尚須向發明人請教方能完全理解發明的實 質內容，該專利因而無法達到公開發明技術內容的目的，因此美國聯邦最高 法院禁止請求項以這種方式界定⁵⁷。不過，摩斯的發明是以功能用語界定單 一技術發明，而本案中，聯邦最高法院並沒有禁止申請人以功能用語的方式 界定複數技術特徵組合的發明，因此功能描寫複數技術特徵組合之專利便如 雨後春筍般冒出⁵⁸。

然而，1946 年，美國聯邦最高法院於 Halliburton Oil Well Cementing Co.

v. Walker 判決中⁵⁹，一概否定了以功能用語界定單一或複數技術特徵在美國 專 利 法 下 的 適 法 性 。 此 判 決 中 ， 專 利 請 求 項 是 一 個 複 數 技 術 特 徵 組 合

（combination）的發明，為一種在已知技術組合中加入藉由調控聲波的裝置

54 Mark A. Lemley, The Myth of the Sole Inventor, 110 MICH.L.REV. 709, 711-26 (2012).

55 O’Reilly v. Morse, 56 U.S. 62 (1853).

56 M^ARTIN J.A^DELMAN,R^ANDALL R.R^ADER &J^OHN R.T^HOMAS,C^{ASES AND} MATERIALS ON

P^ATENT L^AW 487 (3d ed. 2003).

57 O’Reilly, 56 U.S. at 112-13.

58 A^DELMAN, supra note 56, at 488.

59 Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker, 329 U.S. 1, 9 (1946).

（tuned acoustic means）以分辨聲波（performing the function of a sound filter）的發明，其可以更精確地測量石油井口至石油水平面距離。經法院的 觀察，請求項範圍中，僅說明該調控聲波的裝置係發明不可或缺的一部分，

但從未描述構成該裝置的物理結構。法院認為這種只描述技術特徵能做什 麼，而不是如何組成的撰寫方法，違背了明確性要件所欲達成的三個立法目 的：1.使政府得知其所授予的專利內容為何；2.在專利權期間，取得授權之人 得以瞭解如何製造、建造和使用發明；3.使其他的發明人掌握什麼領域尚未 被發明人的發明所涵蓋，進一步的創新⁶⁰。

但是，此判決在專利律師中造成反彈，最終，美國國會於 1952 年專利 法 修 法 時 將 功 能 用 語 定 入 當 時 的 專 利 法 第 112 條第三項中。雖然延 續 O’Reilly v. Morse 案禁止以功能用語描述單一技術特徵的精神，但對於複數技 術特徵組合專利的部分，則是推翻了 Halliburton Oil Well Cementing Co. v.

Walker 的判決，允許以功能用語為描述⁶¹。至今，該條文已修正為第 112 條 第(f)項。條文內容規定：「複數技術特徵組合──複數技術特徵組合中的 其一個元件得以手段功能用語或是步驟功能用語撰寫以描述執行的功能而 不述及結構、材料或是其他動作，此類請求項範圍在解釋時應包括說明書 中對應的結構、材料、動作與其均等範圍⁶²。」

美國國會於立法時亦將聯邦最高法院於 Halliburton 案中所提出之功能用 語明確性要件疑慮納入考量。為了使功能用語撰寫之專利權利範圍不要過 廣，第 112 條第(f)項的規定仍然對於手段功能用語的請求項範圍做出限縮的 立法。因為雖然複數技術特徵組合的發明「不用述及結構、材料或是其他動 作」，但從「請求項範圍在解釋時應包括說明書中對應的結構、材料、動作 與其均等範圍。」的文字可知，立法者欲以說明書所對應之結構、材料或動 作限縮功能用語的權利範圍。而美國法院對於此立法之意涵，亦做出同樣的

60 Id.

61 P. J. Federico, Commentary on the New Patent Act, 75 J.PAT.&TRADEMARK OFF.SOC’Y

161, 186 (1993).

62 35 U.S.C.A. § 112.

解釋⁶³。

在美國巡迴上訴法院全院聯席審判的In re Donaldson 案中，法院認為第 112 條第(f)項的規定非使申請人免除同條第(b)項「特別指出與清楚主張專利 申請之標的」的義務，因此申請人雖然可以在請求項中以功能用語撰寫特定 技術特徵而不提及材料、結構或動作，針對該以功能用語界定的技術特徵，

在說明書中應有適當的揭露（adequately disclosure）⁶⁴，否則即違反第112 條 第(b)項的明確性要求。

至於功能用語請求項在說明書中應如何適當地揭露該技術特徵？在 Atmel Corp. v. Information Storage Devices, Inc.⁶⁵案中，聯邦巡迴上訴法院闡 明，說明書中是否適當得揭露技術特徵，應以 PHOSITA 的角度觀之，檢驗 說明書中是否有揭露得以達成功能用語所述功能的結構、材料或動作而定。

聯邦巡迴上訴法院並認為，說明書與審查歷史檔案中的特定內容要成為適當 的揭露內容，其與請求項中的功能用語需有清楚的連結（clearly links or asso-ciates），舉例來說，單純的在說明書中以引註的方式引用先前技術，即非有 與功能用語有清楚的連結⁶⁶。之所以有此要求，多個判決⁶⁷皆認為乃因相對 於申請人從第 112 條第(f)項中取得的權利（以功能用語撰寫技術特徵），法 院認為此連結之要求為申請人所應付出之對價（quid pro quo）。這些判決的 見解並使美國專利局為遵循法院的判決，如 PHOSITA 無法從說明書中，找 到對應請求項中以功能用語撰寫之技術特徵的結構、材料或動作，即會依第 112 條的明確性要件相關規定做出不予專利的決定⁶⁸。

從上可知，在審視以功能用語撰寫的專利時，美國法院對於說明書撰寫

63 In re Donaldson Co., 16 F.3d 1189, 1195 (Fed. Cir. 1994).

64 Id.

65 Atmel Corp. v. Information Storage Devices, Inc., 198 F.3d 1374, 1381 (Fed. Cir. 1999).

66 Id. at 1381-82.

67 Med. Instrumentation and Diagnostics Corp. v. Elekta AB, 344 F.3d 1205 (Fed. Cir. 2003).

O.I. Corp. v. Tekmar Co., 115 F.3d 1576, 1583 (Fed. Cir. 1997).

68 MPEP § 2181.2 (c) (8th ed. Rev. 9, Aug. 2012).

對應功能用語的結構、材料或動作，其要求已經超出美國專利法第 112 條第 (a)項對於說明書應可據以實施的規定。因為在美國專利法第 112 條第(a)項的 規定下，書面說明的撰寫程度僅需達到使 PHOSITA，在不需過度實驗下可據 以 實 施 該 專 利 的 程 度 ， 但 以 前 述 美 國 法 院 對 於 功 能 用 語 的 要 求 ， 即 使 PHOSITA 明瞭如何達成該功能而符合第 112 條第(a)項的規定，但無法從說明 書中找出對應該功能的結構、材料或動作，仍不符合第 112 條第(f)項的揭露 要求⁶⁹。

另外，美國法院除了以明確性要件限制功能用語外，在解釋功能用語的 權利範圍時，亦增加兩個限制，進一步限縮功能用語的權利範圍⁷⁰。第一，

功能用語的權利範圍僅及於「專利授予」時，如某一技術非 PHOSITA 於專 利授予時可以預見，即該技術非權利範圍的一部分⁷¹；第二，在解釋「對應 功能用語的結構、材料或動作及其均等物」的範圍時，此「均等」與一般均 等論的解釋不同，其並無一般均等論在「功能、方法、結果」三步測試法中 的「實質相同功能」（function）檢驗⁷²，即僅有達成同一功能之物方得落入 請 求 項 的 權 利 範 圍 之 中 。 另 外 ， 所 謂 的 均 等 係 指 「 結 構 上 的 均 等 」

（structural equivalence），即一技術在物理特徵上須與說明書中的結構、材 料或動作趨於一致方落入權利範圍之中⁷³。如此一來，功能用語中均等的範 圍即比一般均等論的範圍來得更小，有效的限制功能用語請求項的權利範 圍。

69 Aristocrat Techs. Austl. Pty Ltd. v. Int’l Game Tech., 521 F.3d 1328, 1336-37 (Fed. Cir.

69 Aristocrat Techs. Austl. Pty Ltd. v. Int’l Game Tech., 521 F.3d 1328, 1336-37 (Fed. Cir.