前述智慧財產法院98 年度行專訴字第 1 號判決,最高行政法院於 99 年 度判字第 1335 號判決中認為,以 2008 年版的專利審查基準所載的手段功能
31 智慧財產法院 100 年度行專更(一)字第 4 號判決,六、(六)。
用語三要件判斷系爭請求項為手段功能用語違背法令而廢棄判決已如前述。
於更一審時,智慧財產法院 100 年度行專更(一)字第 4 號判決經調查,
發現說明書並無可對應「影音解碼器」與「橋接器」的結構、材料或動 作,但法院仍認為該請求項符合專利法明確性的規定:
「雖檢視系爭專利說明書之發明說明內容,並未能找到對應於該前揭特 定功能(信號轉換處理功能)之結構、材料或動作,然系爭專利申請專利範 圍第 1 項之標的『影音信號傳接處理裝置』乃係一種電子電路裝置,因此系 爭專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其結構為獨立封裝之積 體電路(Integrated Circuit, IC)之電子電路硬體,系爭專利說明書第 7 頁第 6 至10 行亦揭露多種實現信號轉換處理功能之積體電路,故系爭專利之發明所 屬技術領域中具有通常知識者能瞭解系爭專利申請專利範圍第 1 項之『影音 解碼器』及『橋接器』等技術特徵的結構,而對其申請專利範圍不會產生疑 義,是以,系爭專利申請專利範圍第1 項係明確且為發明說明所支持32。」
最高行政法院 101 年度判字第 1007 號判決、智慧財產法院 101 年度行 專訴字第 28 號判決、101 年度行專更(二)字第 3 號判決、最高行政法院 102 年度判字第 355 號判決亦採取同一見解。
此見解在經舉發人上訴後,最高行政法院於 101 年度判字第 1007 號判 決認同智慧財產法院 100 年度行專更(一)字第 4 號判決的看法。除此之 外,最高行政法院後進一步於鄭○案中的 102 年度判字第 355 號判決否認 專利審查基準對於功能用語須於說明書中載明對應的結構、材料或動作為 判斷功能用語請求項是否明確的唯一標準,此見解並為智慧財產法院 101 年度行專更(二)字第3 號判決所採:
「又審查基準所記載以手段功能用語表示時,說明書中應記載對應請求 項中所載之功能的結構或材料,僅係提示以手段功能用語撰寫申請專利範圍 時,因解釋上包含此等內容,故如於發明說明中敘述對應於該功能之結構、
材料或動作及其均等範圍,較能符合專利法所規定之明確及揭露等要件,但
32 同前註。
並非以手段功能用語之方式撰寫時,若未敘述該功能之結構、材料或動作及 其均等範圍等,即謂不符專利法有關明確及揭露要件之規定,而仍應視該記 載對所屬技術領域中之通常知識者是否符合明確或可達充分揭露要件,業如 前述。上訴人主張依據 89 年 7 月 10 日公告之專利審查基準,當請求項中出 現以手段功能用語撰寫之技術特徵,判斷專利法第26 條第 3 項『申請專利範 圍』應明確之標準即為:『必須描述對應於請求項內功能手段之特定結構或 材料』,而與發明說明是否為『發明所屬技術領域中具有通常知識者可瞭解 並據以實施』並無絕對關係一節,非為可採33。」
在認定請求項為手段功能用語且不違反專利法請求項明確性的規定後,
100 年度行更(一)字第 4 號判決於解釋權利範圍時,又認為不論「影音解 碼器」或「橋接器」是否為手段功能用語,權利範圍的解釋並不會因此而不 同:
「系爭專利申請專利範圍第 1 項之『影音解碼器』及『橋接器』等技術 特徵係以手段功能用語表示,因此依93 年 7 月 1 日施行之專利法施行細則第 18 條第 8 項之規定,於解釋系爭專利申請專利範圍第 1 項之申請專利範圍 時,應包含發明說明中所述對應於該前揭特定功能(信號轉換處理功能)之 結構、材料或動作。惟系爭專利說明書之發明說明中,並未能找到對應於該 前揭特定功能(信號轉換處理功能)之結構、材料或動作,因此在認定系爭 專利申請專利範圍第 1 項之『影音解碼器』及『橋接器』等技術特徵係以手 段功能用語表示時,其申請專利範圍之解釋並不會因而限縮申請專利範圍,
系爭專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者仍能瞭解對應前揭特定功能
(信號轉換處理功能)之結構,其範圍乃係指獨立封裝之積體電路之電子電 路硬體。而若認定系爭專利申請專利範圍第 1 項之『影音解碼器』及『橋接 器』等技術特徵非以手段功能用語表示時,由系爭專利申請專利範圍第 1 項 之『影音解碼器』及『橋接器』等記載內容,系爭專利之發明所屬技術領域 中具有通常知識者亦能瞭解用以達成前揭特定功能(信號轉換處理功能)之
33 最高行政法院 102 年度判字第 355 號判決,七、(五)。
『影音解碼器』及『橋接器』等技術特徵,其範圍乃係指獨立封裝之積體電 路之電子電路硬體。是以,系爭專利申請專利範圍第 1 項之『影音解碼器』
及『橋接器』等技術特徵是否認定為手段功能用語,其申請專利範圍之解釋 均相同34。」
此見解於當事人上訴後,為最高行政法院 101 年度判字第 1007 號判決 所採。而智慧財產法院 101 年度行專訴字第 28 號判決、101 年度行專更
(二)字第 3 號判決、最高行政法院 102 年度判字第 355 號判決亦引用並採 納同一見解。
縱上,在楊○案中智慧財產法院與最高行政法院在明確性的見解皆為 一致,綜合鄭○案中最高行政法院於 102 年度判字第 355 號判決對審查基 準之看法可知,法院認為:1.判斷手段功能用語是否符合明確性,應以 PHOSITA 是否理解請求項範圍為標準,不符合審查基準的規範,對於說 明書應載明對應功能用語的結構、材料或動作的要求,不一定不符合專利 法明確性要求的規範;2.在本案的情形,因 PHOSITA 得以理解「影音解 碼器」和「橋接器」的結構和材料,故系爭專利請求項符合明確性的要 求;3.關於權利範圍的解釋,在本請求項之中,因 PHOSITA 望而即可瞭 解其結構、材料,該技術元件是否為手段功能用語,對於請求項範圍不會 有所影響。
手段功能用語是否符合明確性的認定標準,法院以 PHOSITA 是否理解 請求項範圍為標準,判斷是否符合明確性之要求。判決中指出舊專利法施行 細則第18 條第八項規定:「複數技術特徵組合之發明,其申請專利範圍之技 術特徵,得以手段功能用語或步驟功能用語表示且於解釋申請專利範圍時,
應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範 圍35。」僅為規定複數技術特徵組合之發明,其申請專利範圍之技術特徵,
得以手段功能用語或步驟功能用語表示。並於解釋申請專利範圍時,應包含
34 前揭註 31。
35 前揭註 33,七、(三)。
發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍,但是其 並非規定以功能用語表示之請求項,如未包含發明說明中所敘述對應於該 功能之結構、材料或動作,即不符前揭舊專利法第 26 條第三項(現行專 利法第 26 條第三項)有關申請專利範圍應明確之規定。
法院並且認為,而審查基準雖要求以手段功能用語表示技術特徵時,說 明書中應記載對應該功能的結構或材料,但此要求僅係提示以手段功能用語 撰寫申請專利範圍時,解釋上應包含此等內容,故如於發明說明中敘述對應 於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍,較能符合專利法所規定之明確 及揭露等要件,但並非以手段功能用語之方式撰寫時,若未敘述該功能之結 構、材料或動作及其均等範圍等,即謂不符專利法有關明確及揭露要件之規 定。在此解釋下,因臺灣法律並無明文手段功能書寫之技術元件時,須於說 明書中揭露對應之結構、材料或動作,故是否符合明確性要件仍應視該記載 對PHOSITA 而言,是否明確為斷36。
在權利範圍的解釋時,法院認為說明書中的確無對應「影音解碼器」及
「橋接器」的結構、材料,但也因此說明書的內容不會影響請求項的權利範 圍。法院指出:
「系爭專利申請專利範圍第 1 項之標的『影音信號傳接處理裝置』乃係 一種電子電路裝置,因此系爭專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者能 瞭解其結構為獨立封裝之積體電路(Integrated Circuit, IC)之電子電路硬 體」,在此技術領域之下,法院認為縱使在認定「影音解碼器」和「橋接 器」為手段功能用語的情形,此二者「在技術領域中具有通常知識者之瞭解 下為『獨立封裝之積體電路之電子電路硬體』,系爭專利之發明所屬技術領 域中具有通常知識者仍能瞭解對應前揭特定功能(信號轉換處理功能)之結 構」。
法院並認定於此情形,手段功能用語因未於說明書中進一步以結構材料 限縮權利範圍,不論其為手段功能用語或非手段功能用語,並不會使申請專
36 同前註。
利範圍解釋產生差異,亦不會影響系爭專利之專利要件比對。
綜上,智慧財產法院與最高行政法院各判決基本上宣示,只要手段功能 用語請求項在 PHOSITA 能依其知識瞭解手段功能用語所對應之結構、材料 的情形之下,該請求項即為明確,說明書中縱無述明對應該功能的結構、材 料,其是否為手段功能用語對於專利權的解釋將無影響。而此解釋的結果主 要是基於臺灣專利法未強行規定手段功能用語撰寫之形式要件。申請專利範
綜上,智慧財產法院與最高行政法院各判決基本上宣示,只要手段功能 用語請求項在 PHOSITA 能依其知識瞭解手段功能用語所對應之結構、材料 的情形之下,該請求項即為明確,說明書中縱無述明對應該功能的結構、材 料,其是否為手段功能用語對於專利權的解釋將無影響。而此解釋的結果主 要是基於臺灣專利法未強行規定手段功能用語撰寫之形式要件。申請專利範