功能用語請求項明確性之臺灣判決案例研究

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科技法學評論，12 卷 2 期，頁 71（2015）

科法新論

功能用語請求項明確性之

臺灣判決案例研究

郭榮光

*

、江浣翠

**

摘要

我國專利法施行細則第 19 條第四項規定，請求項之技術特徵得以手段功能用語或步驟功能用語撰寫，惟此種以功能取代請求項技術特徵之結構、材料或動作之功能用語撰寫方式，於說明書中應有如何的支持，方能滿足專利法第 26 條第二項的請求項明確性要件，專利法與專利法施行細則均無規定。相較於我國法院判決認為，功能用語請求項與說明書中的內容，以該發明領域具有通常知識者可以理解並可據以實施即為已足，美國法院有不同之處理。在美國法院的解釋下，雖美國專利法第 112 條第(f)項明訂申請人得以功能用語界定專利請求項，但仍不得違反第 112 條第(b)項的請求項明確性義務，即申請人應特別指出與清楚說明其發明，使公眾得以理解其請求項的權利範圍，故美國法院認為縱使申請人得依第 112 條第(f)項以功能用語界定專利，但為符合第 112 條第(b)項的請求項明確性規定，使 PHOSITA 得以瞭解請求項確切的權利範圍，說明書中仍應撰寫對應該功能的結構、材料或動 DOI：10.3966/181130952015121202002 * _{國立交通大學科技法律研究所碩士生；國立臺北大學法律學士。} ** _{國立交通大學科技法律學院助理教授；美國印第安那大學布魯明頓分校法學博士。} 投稿日：2015 年 1 月 12 日；採用日：2015 年 5 月 3 日－71－

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作，以防止專利申請人欲以功能用語將所有得達成該功能的技術納入專利權利範圍，而有害公益。本文認為美國基於防止專利申請人濫用功能用語之撰寫方式，將所有能達成所稱功能之結構、材料或動作納入請求項中而妨害專利之公示效果，要求申請人須於說明書中撰寫對應該功能的結構、材料或動作之解釋，應較符合明確性要件之法理，建議我國未來無論於立法或司法機關，應採納此一見解以解決手段功能用語或步驟功能用語之明確性問題。另外，本文亦主張手段功能用語與步驟功能用語係分別用以撰寫物之發明與方法發明，前者應於說明書中對應有形之結構、材料，後者應於說明書中對應無形之動作、流程，二者不得互換，否則該請求項即不明確。

關鍵詞：手段功能用語、步驟功能用語、功能用語、明確性、充分揭露

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Cite as: 12 TECH.L.REV., Dec. 2015, at 71.

Definiteness of

Means/Steps-Plus-Function Clams—A Cases Study of

Taiwan’s Courts Decisions

Jung-Kuang Kuo

*

, Wan-Tsui Chiang

**

Abstract

Article 19(4) of Taiwan’s Enforcement Rules of the Patent Act permits means-plus-function and steps-means-plus-function claims. However, without reciting the struc-ture, material or acts performing the claimed function, claims may face challenges about the definiteness requirement. One of the related debates is whether the speci-fication should recite the corresponding structure, material or acts of the claimed function. This issue has been brought up both in Taiwan and U.S. jurisdictions. This study compares Taiwan court decisions with the U.S. decisions which touch on the definiteness of means-plus-function and steps-plus-function claims. We find that while the U.S. courts require that the specification has to recite the correspond-ing structure, material or acts of means-plus-function and steps-plus-function claims to satisfy the definiteness requirement, Taiwan courts do not adopt the same standard. This study argues that by requiring specifications disclose the

corre-*

LL.M. candidate, National Chiao Tung University School of Law; LL.B., College of Law, National Taipei University.

*

Assistant Professor, National Chiao Tung University School of Law; S.J.D., Indiana Uni-versity–Maurer School of Law, U.S.A.

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sponding structure, material or acts implementing claimed function to satisfy the definiteness requirement, the standard made by U.S. court decisions limits the metes and bounds of means-plus-function and steps-plus-function claims to a more reasonable extent in order to prevent the abuse of functional claims. This study fur-ther suggests that Taiwan’s legislative and judicial branches of the government should adopt the same standard to prevent future definiteness disputes. Addition-ally, this study contends that means-plus-function can be used for device claims while steps-plus-function can be used for method claims. Due to this distinction, this study concludes that the corresponding disclosure of means-plus-function claims in the specification should be structures or materials which have concrete forms, while the corresponding disclosure of steps-plus-function claims in the specification should be acts which should have no concrete forms.

Keywords: Means-plus-function, Steps-plus-function, Functional Claim,

Definiteness, Full Disclosure

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1. 前言

複數技術特徵組合之發明，在結合數個已知的先前技術，或結合數個新技術，又或者將二者混合組成的情形，各技術特徵所能達成的特定功能，往往是該技術特徵或元件的重點。如果要求專利撰寫人將所有得以達成該功能的結構、材料或動作逐一臚列於請求項中，將大大增加申請專利的成本，亦浪費審查資源。於是，專利申請人發展出以手段及步驟功能用語（以下以「功能用語」簡稱「手段功能用語」及「步驟功能用語」二者）以結構、材料或動作的方式界定請求項方式1。專利權是專有排他的權利，為使該發明所

屬技術領域具有通常知識者（Person Having Ordinary Skill in the Art, PHO-SITA）可以明確預見專利的權利範圍，使其得在權利範圍外得以自由創新或使用技術，專利申請人於撰寫請求項時應明確，以使公眾得以明瞭。為此，美國與臺灣專利法皆明文專利請求項須以明確的方式撰寫，通稱為請求項明確性（definiteness）要件2。請求項是否滿足明確性的要求，美國聯邦最高法院係以合理的確定性（reasonable certainty）為判斷標準3。在此判斷標準下，欲使 PHOSITA 瞭解請求項的範圍，即「究竟什麼技術受專利獨占權保護」，通常須於請求項中明確表明構成發明的結構、材料或動作。惟功能用語請求項中既然無描述發明之結構、材料或動作，說明書應如何搭配撰寫以 1

JANICE M.MUELLER,PATENT LAW 101 (4th ed. 2013).

2

Id. at 81.

3

Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 134 S. Ct. 2120, 2124 (2014). 美國聯邦最高法 院近期於 Nautilus 案中，推翻了美國聯邦巡迴上訴法院對於請求項明確性建立之標 準，以合理的確定性（reasonable certainty）為判斷請求項明確性之標準。依美國聯邦最高法院的解釋，在請求項明確性要件的規制下，專利申請人在撰寫請求項的文字時，請求項的明確的程度雖然因語言本身的限制得享有一定程度的模糊解釋空間，但客觀上仍應使 PHOSITA 搭配專利說明書及審查歷史後，得以確知其專利權範圍。在考量勿使文字上的限制影響申請人的權利時，亦須維護專利公示性，在此二種價值間權衡，以請求項的權利範圍在合理的範圍內，未達此標準時，請求項應不符明確性而不符專利的要件。

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限制權利範圍，使 PHOSITA 瞭解其權利範圍，滿足專利法請求項明確性之要求為功能用語請求項的重要問題。然而，當一技術特徵的重要性在於其所發揮的功能時，得達成該功能之物或方法往往很多，如僅以一種結構、材料或動作界定某技術特徵，他人將很容易在此請求項中所列舉的技術特徵外，以同樣能達成該功能之物或方法做出迴避設計，對於專利權人的保護不免過窄；反之，若要求申請人在請求項中羅列所有能達成該功能之結構、材料或動作，將大大增加申請人及審查機關所需的審查成本。故以功能取代結構、材料或動作的功能用語界定方式於是產生。因而，美國於1952 年專利法修正時，明文承認此種界定方式，爾後則有大量判決補充解釋以充實規範內涵，要求說明書應以對應的結構、材料或動作支持請求項。相較於美國，臺灣除了專利法第26 條第二項要求界定發明的請求項應以簡潔、明確的方式記載並須為說明書所支持以外，並無明定其所允許或不允許的界定方法，而專利法施行細則第19 條第四項，則明文承認得以手段功能用語或步驟功能用語界定複數技術特徵組合之發明，並規定解釋功能用語時，應包含說明書中的結構、材料或動作。至於依施行細則撰寫的功能用語應如何撰寫，方符合母法第26 條第二項關於請求項明確性的要求，甚或手段功能用語和步驟功能用語究竟有什麼不同，專利法與施行細則均無交代。因此，本文分析臺灣於智慧財產法院成立後，最高法院、最高行政法院和智慧財產法院的專利案件判決，探討臺灣法院對功能用語請求項明確性之兩個重要議題所採取的立場。其一，以功能用語撰寫之請求項，於撰寫說明書時，是否在形式上，必須載明與該功能相映之結構、材料或動作，以支持請求項，否則請求項將罹於不明確，從而專利專責機關，應以該請求項不滿足專利法第26 條第二項對請求項應明確之要求，而不予核發專利；法院亦得以該理由，撤銷已核准之專利4？其二，施行細則既然將功能用語區分為「手 4 相關研究，參照簡秀如，「智慧財產法院對於手段功能用語請求項是否欠缺『明確性』之最新判斷」，理律法律雜誌雙月刊，2013 年 3 月號，頁 7（2013），本文論

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段功能用語」或「步驟功能用語」，此二者究竟有何不同。如果肯定以功能用語撰寫請求項時，說明書形式上必須以「結構」、「材料」或「動作」的描述支持請求項以符合明確性之要求，則如以「手段功能用語」表達請求項時，是否在形式上要求必須在說明書中描寫對應的「結構與材料」以特定請求項的範圍，若不描述「結構與材料」而以「動作」形容，則因不滿足形式要件，而欠缺明確性；反之如以「步驟功能用語」表達請求項時，則必須在說明書中詳述對應之「動作」以特定請求項之範圍，若不描述「動作」，而以「結構與材料」形容，亦在形式上欠缺明確性。又或，不論以手段功能用語或步驟功能用語撰寫請求項，只要在說明書中，有出現以「結構」、「材料」或「動作」之形式描述發明，即滿足明確性之要求上，不發生形式要件不備之瑕疵5？本研究於法源法律網法學資料庫，以「手段功能」為關鍵字，搜尋民國 97 年 7 月 1 日至 104 年 1 月 1 日之最高法院、最高行政法院與智慧財產法院所有案由中含有「專利」二字的判決6。在所搜尋到的 70 個判決中，經作者及，智慧財產法院對於以手段功能用語方式撰寫請求項，是否須於說明書中有對應的結構、材料或動作立場並不明確；沈宗倫，「手段功能專利侵害與均等論之適用—評智慧財產法院九十八年度民專上易字第三號判決」，月旦法學雜誌，第 190 期，頁 130（2011），文中提及以功能取代以實際的物理構成元件界定專利對公眾含有隱藏性風險。 5 相關研究，參照王維位，「軟體專利請求項有關手段功能用語之明確性及其法律適用——從智慧財產法院 100 年度民專上更（一）字第 5 號判決出發」，專利師，第 14 期，頁 39-40（2013），本文認為在一般技術領域，手段功能用語應用以界定物之發明，說明書中以「結構、材料」對應之，步驟功能用語用以界定方法發明，說明書中以「步驟」對應或為合理，但在電腦軟體發明中，因軟體專利的特殊性質，似不應明確區分。 6 本文於撰文時之研究範圍原為「97 年 7 月 1 日至 103 年 6 月 30 日之最高法院、最高行政法院與智慧財產法院所有案由中含有『專利』二字的判決中，以手段功能用語為爭點之判決」，經審查人之提醒及建議，本文將研究範圍擴張為 97 年 7 月 1 日至 104 年 1 月 1 日之判決。惟此範圍變更，經審視，新增之判決中並未有對本文產生實質之影響者，合先敘明。

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閱讀篩選，判決中有就「以功能用語撰寫之請求項是否符合明確性要求」為判斷並撰寫理由者，共15 個判決7，從而進行整理研究8。本文於第二部分分析臺灣法關於功能用語的規範，並從中檢視前述二個明確性的問題；於第三部分，本文就法院對功能用語未於說明書中載明所述功能的結構、材料或動作時，是否違反明確性要件之臺灣判決為分析整理，並對照美國法的發展，對臺灣之規範情況與法院見解提出建議；於第四部分，本文就臺灣法院對手段功能用語和步驟功能用語與說明書中「結構」、「材料」、「動作」三者間應如何對應的見解為觀察分析並提出評論；並於第五部分歸納本文之結論。

2. 臺灣專利法及施行細則就功能用語請求項

之規定

臺灣專利法第 26 條第二項僅規定，申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且 7 其中 8 個判決法院對於說明書中應否揭露對應功能用語的結構、材料或動作有論述：智慧財產法院 98 年度行專訴字第 1 號判決、智慧財產法院 100 年度行專更（一）字第 4 號判決、最高行政法院 101 年度判字第 1007 號判決、智慧財產法院 98 年度行專訴字第 41 號判決、智慧財產法院 101 年度行專更（二）字第 3 號判決、智慧財產法院 98 年度行專訴字第 32 號判決、智慧財產法院 101 年度行專訴字第 28 號判決、最高行政法院 102 年度判字第 355 號判決。另有 2 個判決論述手段功能用語與步驟功能用語的區分實益：智慧財產法院 101 年度民專訴字第 113 號判決、智慧財產法院 102 年度民專上字第 35 號判決。最後其中 5 個判決的心證理由討論說明書中的結構、材料或動作與功能用語的對應關係：智慧財產法院 98 年度民專上字第 19 號判決、最高法院 100 年度台上字第 480 號判決、智慧財產法院 100 年度民專上更（一）字第 5 號判決、最高法院 101 年度台上字第 1673 號判決、智慧財產法院 101 年度民專上更（二）字第 5 號判決。 8 判決研究是以智慧財產法院成立以後，直至本文研究開始，智慧財產法院的案件判決，及此些上訴至最高法院與最高行政法院之判決。後經審查人建議本文將研究範圍擴張為 97 年 7 月 1 日至 104 年 1 月 1 日之判決。希能藉此研究，瞭解臺灣法院於智慧財產法院成立後對於本研究問題的見解趨勢。

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必須為說明書所支持9，對於申請人是否得以功能用語撰寫請求項並未規範。在 2004 年專利法施行細則施行以前，僅有審查基準對於功能用語有相關定義的規定10，有論者曾建議應以法律規範之11，惟目前臺灣僅於現行專利法施行細則第 19 條第四項12規定：「複數技術特徵組合之發明，其請求項之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋請求項時，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。」專利法施行細則為依專利法第 158 條授權主管機關訂定的法規命令，依行政程序法第 150 條第一項的規定對外發生法律效果，其效力如同法律13，得對人民的權利義務為規範。然而，專利法施行細則仍僅為專利法授權主管 9 專利法第 26 條第二項規定如下：「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」 10 於 2004 年專利法施行細則施行以前，專利審查基準係於 1998 年 10 月公告之「特定技術領域之電腦軟體相關發明」發明專利審查基準中，將手段功能用語（Means Plus Function Language）與步驟功能用語（Step Plus Function Language）合稱為「功能手段語言」：「所謂功能手段語言（Means or Step Plus Function Language）係針對請求項為組合式元件（elements）之描述方式，在撰寫申請專利範圍時，能夠在不詳述其元件之結構、材料、動作（ acts）之情形下，以一種實現某一特定功能之裝置（means）或步驟（step）的方式來表示之。」而 2004 年之後，2008 年審查基準並新增功能用語之判斷標準。 11 於 1998 年 8 月 4 日中央標準局所舉辦之公聽會，鄭中人教授曾提出：「功能手段語言（Means-Plus-Function Language）要准，則是否須修改法律？」參見 87 年 8 月 29 日經濟部中央標準局致亞洲專利代理人協會中華民國總會文函〔文號：（87）台專字第 129930 號〕；亦可見，徐瑞如，「『電腦軟體相關發明』專利審查基準中之『功能手段語言』在我國運用所造成之疑慮及其解決之道」，智慧財產權月刊，第 12 期，頁 43-52（1999）；李孝揚，「裝置加工能界定方式之解釋方法在我國立法必要性評議」，智慧財產權月刊，第 54 期，頁 20（2003）。 12 此條文首見於 2004 年 4 月 7 日修正發布之專利法施行細則第 18 條第八項，而 2012 年 11 月 9 日發布之條文僅為條項之變更，條文本身並無變動。 13 陳敏，行政法總論，頁 64-66（2007）；司法院釋字第 347 號解釋。

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機關訂定之法規命令14，依司法院大法官釋字第 137 號與第 216 號解釋15，法官依憲法第80 條仍僅需依據法律獨立審判，不受專利法施行細則拘束。而觀察智慧財產法院的實務見解可知，法院並未排斥專利申請人以功能用語撰寫請求項，並認為即使是2004 年專利法施行細則施行以前所申請的專利，亦適用 2004 年後訂定之專利法施行細則第 19 條第四項，得以功能用語撰寫請求項16。故目前功能用語請求項之適法性應暫獲解決。 14 專利法第 26 條第四項規定：「說明書、申請專利範圍、摘要及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。」 15 司法院釋字第 216 號解釋：「法官依據法律獨立審判，憲法第八十條載有明文。各機關依其職掌就有關法規為釋示之行政命令，法官於審判案件時，固可予以引用，但仍得依據法律，表示適當之不同見解，並不受其拘束，本院釋字第一三七號解釋即係本此意旨；司法行政機關所發司法行政上之命令，如涉及審判上之法律見解，僅供法官參考，法官於審判案件時，亦不受其拘束。惟如經法官於裁判上引用者，當事人即得依司法院大法官會議法第四條第一項第二款之規定聲請解釋。」 16 智慧財產法院 98 年度民專上易字第 3 號判決中，法院認定該種用語的請求項界定方法因源自美國專利法，早於 2004 年專利法施行細則施行前即為存在，關於其權利範圍的解釋亦同。此外，法院認為手段功能用語早見於我國 1998 年 10 月 7 日公告之專利審查基準之電腦軟體相關發明第 1-8-25 頁，故國內專利審查人員並不陌生，加上專利法施行細則第 18 條第八項於 2004 年 7 月 1 日施行，亦早於該案系爭專利核准審定日（同年 9 月 7 日），故該案申請專利範圍得適用手段功能用語。參見智慧財產法院 98 年度民專上易字第 3 號判決：「手段功能用語係我國採美國對功能性請求內容之解讀方式，在美國稱之為 Means Plus Function，因係由美國導入，故於 87 年 10 月 7 日公告專利審查基準之電腦軟體相關發明第 1-8-25 頁當時翻譯為功能手段語言，相對在，現行公告之電腦軟體相關發明則稱之手段功能用語，翻譯後雖未完全相同，但實質代表同一意涵，另既自美國導入，且其遠在 1946 年已有手段功能用語之適用，故相關手段功能用語觀念及用法為已知者，對國內專利審查人員並不陌生；再者，前揭 87 年專利審查基準已明白揭示：『該撰寫能夠在不詳述其元件之結構、材料、動作之情形下，以一種實現某一特定功能之裝置……採用功能手段用語方式撰寫時，在審查認定其專利範圍即應對說明書所描述該功能手段相對元件之相關結構、材料或動作一致』，是以手段功能用語之判斷方式包含：不完整之元件結構以及實質有手段（或裝置）用詞，並有功能性之敘述均已敘及，專利審查人員不論從國外相關審查知識或國內審查基準皆有所據，故上訴人訴稱：『實際上於審查系爭專利之申請案時，並無可能適用有關〈手段功能用語〉之相關規定……審查人

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惟專利法施行細則第 19 條第四項之規定，仍有以下幾點不明之處：第一，專利法施行細則未清楚表達，如以功能用語撰寫請求項，在何種情況下，方能滿足專利法第 26 條第二項17明確性要件。例如：第 19 條第四項並未規定說明書中「必須」載明對應該功能之結構、材料或動作。施行細則第 19 條第四項僅表達，於「解釋」請求項時，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。但如果說明書中根本沒有載明相對應的結構材料或動作是否就不符合明確性之要求，非無疑問。第二，專利法施行細則亦未說明「手段功能用語」與「步驟功能用語」有何不同，如有不同，其應如何分別與「結構」、「材料」或「動作」三者對應亦無明確規範。亦即，專利法施行細則未敘明功能用語請求項與說明書應如何撰寫並搭配，方符合專利法第26 條第二項「各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必為說明書所支持」之要求。第三，「手段功能用語」與「步驟功能用語」究竟為何，即應如何判斷一個請求項的界定方法採取了功能用語本身並不清楚。施行細則第 19 條第四項雖然沒有就上述問題為規範，然而，2004 年發布並沿用至今的專利審查基準18第二篇第一章「說明書、申請專利範圍、摘員不可能解釋該技術特徵僅包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍』等理由，殊不足採。」相同見解，參見智慧財產法院 98 年度民專上字第 22 號判決。法院此等援引美國法的作法，並受學者贊同，認同在無法律或習慣的情形下，法院得援引法理為判決基礎，即民法第 1 條：「民事，法律所未規定者，依習慣；無習慣者，依法理。」的規定；王維位，前揭註 5，頁 31；游雅晴，「有關手段功能用語申請專利範圍之法律適用——兼論智慧財產法院 98 年度民專上易字 3 號民事判決」，華人前瞻研究，第 5 卷第 2 期，頁 151（2009）；蔡明誠，外國立法例在立法及法律適用上之運用——以智慧權法為例，司法新聲，第 99 期，頁 8（2011）。 17 專利法第 26 條第二項規定：「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」 18 審視專利審查基準歷年版本，首次提及功能用語係於 1998 年 10 月公告之「特定技術領域之電腦軟體相關發明」發明專利審查基準中，將手段功能用語（Means Plus

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要及圖式」第2-1-35 頁中卻說明：「物之發明通常應以結構或特性界定請求項，方法之發明通常應以步驟界定請求項，惟若某些技術特徵無法以結構、特性或步驟界定，或者以功能界定較為清楚，而且依說明書中明確且充分揭露的實驗或操作，能直接確實驗證該功能時，得以功能界定請求項。請求項中之記載須符合三個要件方為功能用語：1.就撰寫的外觀來說，手段功能用語係用於描述物之請求項中的技術特徵，其用語為『……手段（或裝置）用以（means for）……』，步驟功能用語係用於描述方法請求項中之技術特徵，其用語為『……步驟用以（step for）……』。2.功能用語必須記載該裝置或步驟得達成的特定功能。 3.在功能用語請求項中，不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。」故根據專利審查基準，一個含有功能用語之請求項，以手段功能用語為例，可能的界定方法如下：「一機械組合包含，甲裝置，用以達成 A 功能，和 B 技術特徵，以及乙裝置，用以達成 C 功能。」其中，「甲裝置，用以……」及「乙裝置，用以……」即為功能用語的表達方式。因本請求項為「一機械組合」之描述，為物之請求項，依審查基準，應以手段功能用語表達，形式上應以「……裝置，用以……」呈現，並明確描述甲裝置與乙裝置所能達成的功能。最後，尚須未於請求項中描述能達成此二裝置功能的完整結構、材料或動作，方為一標準以「手段功能用語」撰寫的物之請求項。

Function Language）與步驟功能用語（Step Plus Function Language）合稱為「功能手段語言」：「所謂功能手段語言（Means or Step Plus Function Language）係針對請求項為組合式元件（elements）之描述方式，在撰寫申請專利範圍時，能夠在不詳述其元件之結構、材料、動作（ acts）之情形下，以一種實現某一特定功能之裝置（means）或步驟（step）的方式來表示之。」然而，在此之前，專利申請實務上，行政機關即以此種用語並無違專利法、在電腦軟體專利領域極為普通，且日本、韓國等實務亦無明文規定為理由，容許專利申請人以功能用語撰寫複數技術特徵組合之請求項。關於此實務上之採用情形，參見前揭註 11。爾後，2004 年 7 月 1 日施行之專利法施行細則第 18 條第八項方才正式准許專利申請人在複數技術特徵組合之發明申請案，得以以手段或步驟功能用語撰寫請求項中之技術特徵。

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而針對以功能用語撰寫請求項，說明書與請求項應如何撰寫與搭配，方能符合專利法第26 條第二項的明確性要求，審查基準於第二篇第一章第 2-1-30 頁說明19：「解釋以手段功能用語或步驟功能用語表示之請求項時，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，惟若說明書未記載對應於該功能之結構、材料或動作，或說明書記載之結構、材料或動作之用語過於廣泛，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法由說明書中判斷對應於該功能之結構、材料或動作，會導致請求項不明確。」由是可知，專利法施行細則雖未明示應於說明書中記載對應之結構、材料或動作，但審查基準卻說明，如果未於說明書中記載結構、材料或動作或用語過為廣泛，「該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法由說明書中判斷對應於該功能之結構、材料或動作，會導致請求項不明確。」故以前述機械組合發明為例，其專利說明書中應載明對應於甲裝置及乙裝置所發揮功能的結構、材料，使 PHOSITA 得以瞭解此二手段功能用語之權利範圍，方達請求項明確性之要求。雖然審查基準有較詳細的規定，但其仍為經濟部依其權限或職權，為了規制智慧財產局機關內部專利審查之秩序及運作所訂，對一般專利申請案事件產生非直接對外的法規範效果。又究其內容，為上級解釋專利法規，闡明法規疑義，使行政工作合理化，並統一法律之適用，為解釋法規之行政規則20，法官於審判專利案件時，固可援用，但仍得依據專利法，表示適當之 19 專利法施行細則正式承認功能用語撰寫之專利後，2004 年版之發明專利審查基準總則部分亦修入功能用語之相關規定，除施行細則本身僅有條項之變動而無文字修改之外，專利發明審查基準總則與電腦軟體相關發明審查基準亦歷經多次修改，而觀察其中，各次的修訂無不著重在解決如何避免功能用語請求項包含過廣而不明確之問題。實則，此問題於 1998 年版之電腦軟體審查基準即已提出，1998 年 10 月 7 日生效特定技術領域之電腦軟體相關發明基準第 1-8-25 頁：「如果以其達成該功能之所有可能之裝置或步驟來認定其元件所涵蓋範圍，將可能造成涵蓋所有可能達成該功能之技術手段之發明，甚至包括尚未發明之裝置或步驟，顯然是不恰當的。」 20 陳敏，前揭註 13，頁 542。

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不同見解，並不受其拘束21。故縱使審查基準要求以功能用語撰寫的請求項須於說明書中載明對應之結構、材料或動作；且「結構」、「材料」係用於對應手段功能用語，「動作」係對應於步驟功能用語，法院仍可能有不同的見解。因此，本文將觀察法院對以下功能用語明確性問題的見解：其一，以功能用語撰寫之請求項，於撰寫說明書時，是否在形式上，必須載以相應之結構、材料或動作支持請求項，否則專利專責機關，應以該申請之請求項不滿足專利法第26 條第二項對請求項應明確之要求，而為不予專利之審定；法院亦得以該理由，撤銷已核准之專利？其二，功能用語又可大分為「手段功能用語」或「步驟功能用語」兩種態樣。如果肯定以功能用語撰寫請求項時，說明書形式上必須以「結構」、「材料」或「動作」的描述支持請求項以符合明確性之要求，則「手段功能用語」和「步驟功能用語」與說明書中「結構」、「材料」和「動作」究應如何對應？換言之，如以手段功能用語表達請求項時，是否在形式上必須在說明書中描述對應之「結構與材料」以特定請求項之範圍；若不描述「結構與材料」，而以「動作」形容，是否即因形式要件之不滿足，而無法達到明確性之要求；而如以步驟功能用語表達請求項時，是否必須在說明書中詳述對應之「動作」以特定請求項之範圍，若不描述「動作」，而以「結構與材料」形容，亦在形式上無法滿足明確性。又或，不論以手段功能用語或步驟功能用語表達請求項，只要在說明書中，有出現以「結構」、「材料」或「動作」之方式描述發明，即滿足明確性之要求上，不發生形式要件不備之瑕疵。 21 參見司法院釋字第 216 號解釋：「法官依據法律獨立審判，憲法第八十條載有明文。各機關依其職掌就有關法規為釋示之行政命令，法官於審判案件時，固可予以引用，但仍得依據法律，表示適當之不同見解，並不受其拘束，本院釋字第一三七號解釋即係本此意旨。」

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3. 說明書中是否應載明對應於手段（步驟）

功能用語之結構、材料或動作？

以功能用語撰寫請求項，於撰寫說明書時，是否在形式上必須載以相應之結構、材料或動作支持請求項，又法院在判斷時，是否與專利審查基準之見解同一？即「解釋以手段功能用語或步驟功能用語表示之請求項時，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，惟若說明書未記載對應於該功能之結構、材料或動作，或說明書記載之結構、材料或動作之用語過於廣泛，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法由說明書中判斷對應於該功能之結構、材料或動作，會導致請求項不明確。」由本部分的觀察結果可知，法院採取否定的見解，即以 PHOSITA 得以理解發明內容為已足。本節將以臺灣法院判決對此一議題之立場，對照美國法觀察，最後對於臺灣法院判決進行評論。

3.1. 圓剛科技股份有限公司發明第 I240169 號專利舉發案

3.1.1. 圓剛科技股份有限公司案件整理

圓剛科技股份有限公司所有之發明第 I240169 號專利曾經數次舉發，其中有六個舉發案先後於法院中訴訟，本文依舉發人不同整理如表 122。圓剛科技股份有限公司於2006 年以該公司第 I240169 號專利專利權受侵害為由， 22 本文研究之檢索範圍原設定為 2008 年 7 月 1 日臺灣設立智慧財產法院之後，最高法院、最高行政法院與智慧財產法院判決之專利案件中論及手段功能用語並實質討論明確性問題者，因智慧財產法院成立後，專利案件由智慧財產法院優先管轄，故本文僅檢索智慧財產法院以及其上訴審級法院，最高法院、最高行政法院之判決。依此檢索範圍，表 1 臺北高等行政法院 97 年度訴字第 1309 號判決並未落入設定檢索範圍之內，其上訴審最高行政法院 99 年度判字第 707 號判決亦因未提及手段功能用語之爭點而未落入。惟經審查人建議，為求圓剛科技股份有限公司系列案件介紹之完整，本文仍將其納入研究範圍。

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分別起訴力竑科技股份有限公司，請求 1 億 5,000 萬元23；以及對聰泰科技開發股份有限公司，請求 6,000 萬元24。民事訴訟當事人立竑科技股份有限公司、聰泰科技開發股份有限公司以及其他數個本訴訴外人隨即於智慧財產局對第 I240169 號專利相繼提起六次舉發，並分別依次進入訴訟程序，本文依舉發人以及案別，將所有針對第 I240169 號專利為行政訴訟的案件整理於表125。 23 原告圓剛科技股份有限公司於 2006 年在臺北地方法院起訴被告力竑科技股份有限公司，聲明被告「數位魔卡旗艦版」之數位電視卡產品侵害圓剛科技股份有限公司關於「影音信號傳接處理裝置」之第 I240169 號發明專利權，請求 1 億 5,000 萬元。一審時，臺北地方法院 95 年度智字第 19 號判決認定系爭專利不符進步性，專利有應撤銷事由，原告不得對被告主張專利權而判定原告敗訴。第二審智慧財產法院 98 年度民專上字第 45 號判決以相同理由維持原判決，雖第三審最高法院 100 年度台上字第 2254 號推翻原判決，但亦僅係針對進步性之部分表示意見，因此訴訟的歷程中法院並無手段功能用語或明確性要件之討論。 24 於本案，圓剛科技股份有限公司於 2006 年在臺北地方法院起訴被告聰泰科技開發股份有限公司，聲明被告「Cardbus Hybrid TV-CB 788」之數位電視卡產品侵害原告關於「影音信號傳接處理裝置」之第 I240169 號發明專利權，求償 6,000 萬元。一審時，臺北地方法院 95 年度智字第 40 號判決將系爭發明第 1 請求項中的「影音解碼器」與「橋接器」判定成手段功能用語，因說明書無載明對應該功能用語之結構、材料，故而認定該請求項不明確，因而系爭專利有應撤銷事由，原告不得對被告主張專利權而判決原告敗訴。不過第二審時，智慧財產法院 98 年度民專上字第 42 號判決改以系爭專利無進步性，維持原告敗訴。第三審最高法院 100 年度台上字第 986 號判決則以有無進步性之問題推翻原判決。因此，圓剛科技股份有限公司與聰泰科技開發股份有限公司之民事專利訴訟，除第一審判決外皆未觸及手段功能用語明確性之討論。 25 「力竑科技股份有限公司」舉發案中，最高行政法院已於 2014 年 9 月 29 日以 103 年度判字第 533 號判決廢棄發回智慧財產法院，現由智慧財產法院以 103 年度行專更（三）字第 4 號審理中。而「陳○」之舉發案，智慧財產法院已於 2014 年 10 月 13 日作成 102 年度行專更（一）字第 2 號判決，現由最高行政法院審理中。最高行政法院 103 年度判字第 533 號判決與智慧財產法院 102 年度行專更（一）字第 2 號判決雖未提及手段功能用語爭點，但為求圓剛科技股份有限公司一案的訴訟歷程全貌，故於表 1 中納入。

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表1 圓剛科技股份有限公司發明第 I240169 號專利舉發案舉發案案名是否為手段功能_{用語之判斷} 手段功能用語 _{明確性問題} 97 年度訴字第 1309 號判決 X X 1.聰泰科技開發股份有限公司 99 年度判字第 707 號判決 X X 98 年度行專訴字第 1 號判決 O X 99 年度判字第 1335 號判決 X X 100 年度行專更（一）字第 4 號判決 O O 2.楊○ 101 年度判字第 1007 號判決 O O 98 年度行專訴字第 41 號判決 O X 100 年度判字第 249 號判決 X X 100 年度行專更（一）字第 8 號判決 X X 101 年度判字第 1008 號判決 X X 101 年度行專更（二）字第 3 號判決 O O 3.力竑科技股份有限公司 103 年度判字第 533 號判決 X X 98 年度行專訴字第 32 號判決 O X 4.沈○ 99 年度判字第 1333 號判決 X X 101 年度行專訴字第 12 號判決 X X 102 年度判字第 576 號判決 X X 5.陳○ 102 年度行專更（一）字第 2 號判決 X X 101 年度行專訴字第 28 號判決 O O 6.鄭○ _{102 年度判字第 355 號判決} _O _O O：判決中有論及該爭點 X：判決中無論及該爭點本研究發現，於楊○、力竑科技股份有限公司與沈○舉發案中的一審判決（智慧財產法院 98 年度行專訴字第 1 號判決、智慧財產法院 98 年度行專訴字第41 號判決、智慧財產法院 98 年度行專訴字第 32 號判決），法院對於手段功能用語的處理僅止於「系爭專利請求項是否以手段功能用語表達」，並以兩造未於智慧財產法院提起明確性要件之主張為理由，對於明確性要件無進一步的判斷。於此之後的判決，舉發人始於上訴或再審主張中改變訴訟

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策略，提出與功能用語相關之主張，認為說明書中無對應的結構、材料，從而手段功能用語撰寫之請求項不明確，法院就該爭點為審理的判決有智慧財產法院 100 年度行專更（一）字第 4 號判決、最高行政法院 101 年度判字第 1007 號判決、智慧財產法院 101 年度行專更（二）字第 3 號判決，以及智慧財產法院 101 年度行專訴字第 28 號判決及其上級判決最高行政法院 102 年度判字第 355 號判決26。在觀察此些判決之後，本研究發現各判決對於功能用語之爭點見解趨於一致，故在本文的呈現方式上，將以楊○案的案件歷程為主軸說明各級法院的見解，關於功能用語請求項的判斷以智慧財產法院98 年度行專訴字第 1 號判決說明，而其是否符合明確性的爭點將綜合智慧財產法院 100 年度行專更（一）字第 4 號判決與最高行政法院 101 年度判字第1007 號判決說明。至於鄭○所提出的舉發案件部分，法院判決直接引用楊○案中的最高行政法院101 年度判字第 1007 號判決，本文亦會為相關之說明。

3.1.2. 第 I240169 號發明請求項是否以手段功能用語表達

系爭第I240169 號發明專利之申請專利範圍共計 19 項，其中第 1 項、第 15 項、第 18 項為獨立項，第 2 項至第 14 項為直接或間接依附於第 1 項之附屬項，第16 項、第 17 項為直接依附於第 15 項之附屬項，第 19 項為直接依 26 最高行政法院 101 年度判字第 1008 號判決，與陳○提出的舉發案之智慧財產法院 101 年度行專訴字第 12 號判決、最高行政法院 102 年度判字第 576 號判決、智慧財產法院 102 年度行專更（一）字第 2 號判決，完全無論及手段功能用語；而臺北高等行政法院 97 年度訴字第 1309 號判決雖於判決第五、(5)中提及當事人對於手段功能用語判斷之爭執，但法院以專利法施行細則第 18 條僅為專利法的補充性規定為由，認無審酌之必要，因而並未實質審理手段功能用語的爭點；而最高行政法院 99 年度判字第 1333 號判決係討論前審判決就系爭專利請求項是否使用手段功能用語之爭點是否有判決不備理由一事為討論；最高行政法院 99 年度判字第 1335 號判決雖要求智慧財產法院適用正確的審查基準版本，但並無手段功能用語法律爭點之實質判斷；最高行政法院 100 年度判字第 249 號判決，雖認為手段功能用語的明確性問題應為兩造之爭點之一，但未就此爭點作為實體上之裁判；智慧財產法院 100 年度行專更（一）字第 8 號判決則係因法院認為其他爭點已臻明確而無討論之必要。

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附於第 18 項之附屬項，而有明確性爭執的請求項為獨立項第 1 項、第 15 項與第18 項，其內容如下：專利申請範圍第1 項：「一影音解碼器，用以接收相對應之一類比影像信號及一類比聲音信號，並據以輸出相對應之一第一數位影像信號及一第一數位聲音信號；以及一橋接器，用以接收該第一數位影像信號及該第一數位聲音信號，並分別輸出符合一匯流排介面規格之一第二數位影像信號及一第二數位聲音信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦；其中，該匯流排介面包括PCMCIA 或 CardBus 或 ExpressCard 匯流排介面，且該影音信號傳接處理裝置不作信號壓縮之處理。」

專利申請範圍第15 項：

「一種影音信號傳接處理裝置，包括一橋接器，該橋接器用以接收一第

一數位影音信號，並將該第一數位影音信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位影音信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦，其中該匯流排介面包括PCMCIA 或 CardBus 或 Express Card 匯流排介面，且該影音信號傳接處理裝置不作信號壓縮之處理。」

專利申請範圍第18 項：

「一種影音信號傳接處理裝置，包括一橋接器，該橋接器用以接收一第

一數位廣播信號，並將該第一數位廣播影音信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位廣播信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦，其中該匯流排介面包括PCMCIA 或 CardBus 或 Express Card 匯流排介面，且該影音信號傳接處理裝置不作信號壓縮之處理。」於智慧財產法院 98 年度行專訴字第 1 號判決中，法院認定「影音解碼器」與「橋接器」為手段功能用語。法院參照2008 年專利審查基準「手段功能用語或步驟功能用語」之判斷方式，以專利請求項中之記載是否符合下列三項條件為判斷基礎，倘符合者，即可認為其為手段功能用語或步驟功能用語：1.使用「……手段（或裝置）用以（means for）…… 」或「……步

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驟用以（step for）……」之用語記載技術特徵；2.「……手段（或裝置）用以……」或「……步驟用以……」之用語中必須記載特定功能；3. 「……手段（或裝置）用以……」或「……步驟用以……」之用語中不得記載足以達成該特定功能之「完整結構、材料或動作」。而法院認為「影音解碼器」與「橋接器」相當於「影音解碼器裝置」與「橋接器」裝置，且其後皆連結「用以」，故形式上符合第一要件：「其中『影音解碼器』與『橋接器』雖未有『裝置』一詞，惟與『影音解碼器裝置』與『橋接器裝置』於語意上並無不同，且因前揭手段功能用語實為翻譯自『means for』，故於文字上並非唯一之表達方式，而就其上下文判斷，系爭專利申請專利範圍第 1 項之『影音解碼器』與『橋接器』係使用『裝置用以』之用語來記載其技術特徵，應已符合上揭第1 項條件27。」而此二詞彙在「用以」之後亦皆載明其特定之功能故符合第二要件。最後，法院認定請求項未載明足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作，故將「影音解碼器」與「橋接器」解釋為手段功能用語：「查系爭專利申請專利範圍第 1 項之『影音解碼器』揭示了輸入類比信號並據以產生數位信號，即揭示了類比轉數位之特定功能。又其『橋接器』亦揭示將輸入之數位信號轉換成符合一匯流排介面規格之新數位信號之特定功能描述。從而，系爭專利申請專利範圍第1 項亦符合上揭第 2 項條件28。」對於前述智慧財產法院 98 年度行專訴字第 1 號判決，舉發人即二審的被上訴人於二審主張智慧財產法院認定系爭專利請求項採手段功能用語的判斷有誤。最高行政法院於99 年度判字第 1335 號判決，認定圓剛科技股份有限公司即上訴人於 2005 年核准的專利應適用 2003 年的專利法，其所對應的審查基準應為 2004 年的版本，因此最高行政法院認為原審以 2008 年版的專利審查基準所載的手段功能用語三要件，判斷系爭請求項為手段功能 27 智慧財產法院 98 年度行專訴字第 1 號判決。 28 同前註。

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用語違背法令29：「再按被上訴人所主張之 2006 年版專利審查基準第 5-1-16 頁中段規定：『……參照司法院大法官釋字第 287 號解釋意旨，上述基準係解釋性行政規則，有關更正案之審查基準應自對應之專利法施行之日起有其適用。……』準此，本件系爭專利係於 2005 年 8 月 15 日核准審定，有關判斷系爭專利申請專利範圍是否為手段功能用語，應以系爭專利核准審定時之專利審查基準為依據，且該專利審查基準應自對應之2003 年專利法施行之日起有其適用。惟觀諸原判決第 39 頁至第 41 頁所記載之專利審查基準『第 2-9-18 頁至第 2-9-22 頁』、『第 2-9-20 頁』、『第 2-9-21 頁之第 4.3.2 節』乙節，均係指2008 年版之專利審查基準之內容，原判決據以判斷系爭專利申請專利範圍第 1 項符合該版專利審查基準規定之 3 項條件，而為手段功能用語，尚有違誤30。」最高行政法院援引司法院大法官釋字第 287 號解釋，旨在說明對同一法規條文，先後之釋示不一致時，非謂前釋示當然錯誤，除前釋示確屬違法，致原處分損害人民權益，由主管機關予以變更外，為維持法律秩序之安定，應不受後釋示之影響。而審查基準於2008 年以前未有如何判斷手段功能用語的規定，故智慧財產法院援引2008 年的審查基準為判斷不無疑問。為此智慧財產法院於更一審時，改採援引系爭專利申請時所適用的專利審查基準修正說明為判斷。智慧財產法院復就本案再為智慧財產法院 100 年度行專更（一）字第 4 號判決，此次智慧財產法院援引 2004 年 7 月 1 日施行之專利法施行細則第 18 條第八項的規定及其條文修正說明第九、（三）點：「所謂『手段或步驟功能用語』係針對請求項為組合式元件（elements）之描述方式，在撰寫申請專利範圍時，能夠在不詳述其元件之結構、材料、動作（acts）之情形下，以一種實現某一特定功能之手段（means）或步驟（step）之方式來表示 29 審查基準版本之變化，參見前揭註 10。 30 最高行政法院 99 年度判字第 1335 號判決。

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之。使用此種格式之撰寫方式，將可省略結構、材料、動作所需之複雜說明，大幅簡化申請專利範圍之撰寫，併予說明。」觀察出同2008 年專利審查基準的手段功能用語判斷第二及第三要件，惟此次智慧財產法院並無要求功能用語必須形式上使用「……手段（或裝置）用以（means for）……」或「……步驟用以（step for）……」之用語記載技術特徵：「系爭專利申請專利範圍第 1 項之影音信號傳接處理裝置係由『影音解碼器』及『橋接器』等二個元件所構成，而系爭專利申請專利範圍第 1 項之『影音解碼器』及『橋接器』等元件均未記載其元件之結構。其中『影音解碼器』僅係記載輸入類比影像及聲音信號後，據以產生數位影像及聲音信號，即係實現類比信號轉換為數位信號之特定功能；另『橋接器」僅係記載輸入數位影像及聲音信號後，據以產生相同符合一匯流排介面規格的另一數位影像及聲音信號，即係實現數位信號轉換為特定匯流排介面規格的數位信號之特定功能。二者均係以實現特定功能（信號轉換處理功能）之元件（即影音解碼器及橋接器）之方式來表示，故系爭專利申請專利範圍第 1 項之『影音解碼器』及『橋接器』等技術特徵應認係以手段功能用語表示31。」由是可知，智慧財產法院認為功能用語中必須記載特定功能且須無記載足以達成該特定功能之「完整結構、材料或動作」。智慧財產法院並據此認定系爭專利請求項的「影音解碼器」及「橋接器」為手段功能用語。此見解，原告再次上訴至最高行政法院後，法院於 101 年度判字第 1007 號判決中即無表示反對意見。相同見解另可參照智慧財產法院98 年度行專訴字第 1 號判決、智慧財產法院 98 年度行專訴字第 41 號判決、智慧財產法院98 年度行專訴字第 32 號判決。

3.1.3. 請求項明確性判斷

前述智慧財產法院98 年度行專訴字第 1 號判決，最高行政法院於 99 年度判字第 1335 號判決中認為，以 2008 年版的專利審查基準所載的手段功能 31 智慧財產法院 100 年度行專更（一）字第 4 號判決，六、（六）。

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用語三要件判斷系爭請求項為手段功能用語違背法令而廢棄判決已如前述。於更一審時，智慧財產法院 100 年度行專更（一）字第 4 號判決經調查，發現說明書並無可對應「影音解碼器」與「橋接器」的結構、材料或動作，但法院仍認為該請求項符合專利法明確性的規定：「雖檢視系爭專利說明書之發明說明內容，並未能找到對應於該前揭特定功能（信號轉換處理功能）之結構、材料或動作，然系爭專利申請專利範圍第 1 項之標的『影音信號傳接處理裝置』乃係一種電子電路裝置，因此系爭專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其結構為獨立封裝之積體電路（Integrated Circuit, IC）之電子電路硬體，系爭專利說明書第 7 頁第 6

至10 行亦揭露多種實現信號轉換處理功能之積體電路，故系爭專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解系爭專利申請專利範圍第 1 項之『影音解碼器』及『橋接器』等技術特徵的結構，而對其申請專利範圍不會產生疑義，是以，系爭專利申請專利範圍第1 項係明確且為發明說明所支持32。」最高行政法院 101 年度判字第 1007 號判決、智慧財產法院 101 年度行專訴字第 28 號判決、101 年度行專更（二）字第 3 號判決、最高行政法院 102 年度判字第 355 號判決亦採取同一見解。此見解在經舉發人上訴後，最高行政法院於 101 年度判字第 1007 號判決認同智慧財產法院 100 年度行專更（一）字第 4 號判決的看法。除此之外，最高行政法院後進一步於鄭○案中的 102 年度判字第 355 號判決否認專利審查基準對於功能用語須於說明書中載明對應的結構、材料或動作為判斷功能用語請求項是否明確的唯一標準，此見解並為智慧財產法院 101 年度行專更（二）字第3 號判決所採：「又審查基準所記載以手段功能用語表示時，說明書中應記載對應請求項中所載之功能的結構或材料，僅係提示以手段功能用語撰寫申請專利範圍時，因解釋上包含此等內容，故如於發明說明中敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，較能符合專利法所規定之明確及揭露等要件，但 32 同前註。

(24)

並非以手段功能用語之方式撰寫時，若未敘述該功能之結構、材料或動作及其均等範圍等，即謂不符專利法有關明確及揭露要件之規定，而仍應視該記載對所屬技術領域中之通常知識者是否符合明確或可達充分揭露要件，業如前述。上訴人主張依據 89 年 7 月 10 日公告之專利審查基準，當請求項中出現以手段功能用語撰寫之技術特徵，判斷專利法第26 條第 3 項『申請專利範圍』應明確之標準即為：『必須描述對應於請求項內功能手段之特定結構或材料』，而與發明說明是否為『發明所屬技術領域中具有通常知識者可瞭解並據以實施』並無絕對關係一節，非為可採33。」在認定請求項為手段功能用語且不違反專利法請求項明確性的規定後， 100 年度行更（一）字第 4 號判決於解釋權利範圍時，又認為不論「影音解碼器」或「橋接器」是否為手段功能用語，權利範圍的解釋並不會因此而不同：「系爭專利申請專利範圍第 1 項之『影音解碼器』及『橋接器』等技術特徵係以手段功能用語表示，因此依93 年 7 月 1 日施行之專利法施行細則第 18 條第 8 項之規定，於解釋系爭專利申請專利範圍第 1 項之申請專利範圍時，應包含發明說明中所述對應於該前揭特定功能（信號轉換處理功能）之結構、材料或動作。惟系爭專利說明書之發明說明中，並未能找到對應於該前揭特定功能（信號轉換處理功能）之結構、材料或動作，因此在認定系爭專利申請專利範圍第 1 項之『影音解碼器』及『橋接器』等技術特徵係以手段功能用語表示時，其申請專利範圍之解釋並不會因而限縮申請專利範圍，系爭專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者仍能瞭解對應前揭特定功能（信號轉換處理功能）之結構，其範圍乃係指獨立封裝之積體電路之電子電路硬體。而若認定系爭專利申請專利範圍第 1 項之『影音解碼器』及『橋接器』等技術特徵非以手段功能用語表示時，由系爭專利申請專利範圍第 1 項之『影音解碼器』及『橋接器』等記載內容，系爭專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者亦能瞭解用以達成前揭特定功能（信號轉換處理功能）之 33 最高行政法院 102 年度判字第 355 號判決，七、（五）。

(25)

『影音解碼器』及『橋接器』等技術特徵，其範圍乃係指獨立封裝之積體電路之電子電路硬體。是以，系爭專利申請專利範圍第 1 項之『影音解碼器』及『橋接器』等技術特徵是否認定為手段功能用語，其申請專利範圍之解釋均相同34。」此見解於當事人上訴後，為最高行政法院 101 年度判字第 1007 號判決所採。而智慧財產法院 101 年度行專訴字第 28 號判決、101 年度行專更（二）字第 3 號判決、最高行政法院 102 年度判字第 355 號判決亦引用並採納同一見解。縱上，在楊○案中智慧財產法院與最高行政法院在明確性的見解皆為一致，綜合鄭○案中最高行政法院於 102 年度判字第 355 號判決對審查基準之看法可知，法院認為：1.判斷手段功能用語是否符合明確性，應以 PHOSITA 是否理解請求項範圍為標準，不符合審查基準的規範，對於說明書應載明對應功能用語的結構、材料或動作的要求，不一定不符合專利法明確性要求的規範；2.在本案的情形，因 PHOSITA 得以理解「影音解碼器」和「橋接器」的結構和材料，故系爭專利請求項符合明確性的要求；3.關於權利範圍的解釋，在本請求項之中，因 PHOSITA 望而即可瞭解其結構、材料，該技術元件是否為手段功能用語，對於請求項範圍不會有所影響。手段功能用語是否符合明確性的認定標準，法院以 PHOSITA 是否理解請求項範圍為標準，判斷是否符合明確性之要求。判決中指出舊專利法施行細則第18 條第八項規定：「複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示且於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍35。」僅為規定複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。並於解釋申請專利範圍時，應包含 34 前揭註 31。 35 前揭註 33，七、（三）。

(26)

發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，但是其並非規定以功能用語表示之請求項，如未包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作，即不符前揭舊專利法第 26 條第三項（現行專利法第 26 條第三項）有關申請專利範圍應明確之規定。法院並且認為，而審查基準雖要求以手段功能用語表示技術特徵時，說明書中應記載對應該功能的結構或材料，但此要求僅係提示以手段功能用語撰寫申請專利範圍時，解釋上應包含此等內容，故如於發明說明中敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，較能符合專利法所規定之明確及揭露等要件，但並非以手段功能用語之方式撰寫時，若未敘述該功能之結構、材料或動作及其均等範圍等，即謂不符專利法有關明確及揭露要件之規定。在此解釋下，因臺灣法律並無明文手段功能書寫之技術元件時，須於說明書中揭露對應之結構、材料或動作，故是否符合明確性要件仍應視該記載對PHOSITA 而言，是否明確為斷36。在權利範圍的解釋時，法院認為說明書中的確無對應「影音解碼器」及「橋接器」的結構、材料，但也因此說明書的內容不會影響請求項的權利範圍。法院指出：「系爭專利申請專利範圍第 1 項之標的『影音信號傳接處理裝置』乃係一種電子電路裝置，因此系爭專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其結構為獨立封裝之積體電路（Integrated Circuit, IC）之電子電路硬體」，在此技術領域之下，法院認為縱使在認定「影音解碼器」和「橋接器」為手段功能用語的情形，此二者「在技術領域中具有通常知識者之瞭解下為『獨立封裝之積體電路之電子電路硬體』，系爭專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者仍能瞭解對應前揭特定功能（信號轉換處理功能）之結構」。法院並認定於此情形，手段功能用語因未於說明書中進一步以結構材料限縮權利範圍，不論其為手段功能用語或非手段功能用語，並不會使申請專 36 同前註。

(27)

利範圍解釋產生差異，亦不會影響系爭專利之專利要件比對。綜上，智慧財產法院與最高行政法院各判決基本上宣示，只要手段功能用語請求項在 PHOSITA 能依其知識瞭解手段功能用語所對應之結構、材料的情形之下，該請求項即為明確，說明書中縱無述明對應該功能的結構、材料，其是否為手段功能用語對於專利權的解釋將無影響。而此解釋的結果主要是基於臺灣專利法未強行規定手段功能用語撰寫之形式要件。申請專利範圍被解釋為係以手段功能用語之方式撰寫，亦不代表必須於發明說明中敘述對應該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，僅須達到使 PHOSITA 認其權利範圍明確的程度即可。此見解與美國法院判決之發展不盡相同。

3.2 美國法之發展

3.2.1 美國法之下專利明確性要件

美國專利法於 1870 年修正後，要求專利申請人須於專利中撰寫請求項，並以之定義專利所有人的專利權利範圍。請求項範圍由單句組成，而在專利請求項的範圍內，專利法賦予專利權人享有專有排他製造、使用、販賣、為販賣之邀約或進口專利物品的權利37。惟專利請求項僅是勾勒專利權範圍而已，說明如何製造、使用與最佳實施例等文字則是書寫在書面說明中38。專利請求項之範圍將決定專利權利人得主張的權利範圍大小，其應如何撰寫至關重要。對此，美國專利法第 112 條第(b)項規定：「說明書之總結應以單項或多項請求項特別指出與清楚主張（particularly pointing out and dis-tinctly claiming）申請人所認為之發明標的。」專利律師與美國法院將之稱為專利的「明確性」（Definiteness）要件39。法院在認定請求項是否符合專利

37

MUELLER, supra note 1, at 78.

38

Id. at 78-79.

39

Id. at 82. 35 U.S.C.A. § 112 (2012):

(a) IN GENERAL.—The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact

(28)

法第 112 條第(b)項「特別指出與清楚主張專利申請之標的」時，係採以該發明所屬技術領域具有通常知識者（PHOSITA）為客觀的判斷基準40。對 PHOSITA 來說，請求項應明確至何種程度方屬明確，以往美國聯邦巡迴上訴法院（The U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC），採取極為寬

terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.

(b) CONCLUSION.—The specification shall conclude with one or more claims particu-larly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.

(c) FORM.—A claim may be written in independent or, if the nature of the case admits, in dependent or multiple dependent form.

(d) REFERENCE IN DEPENDENT FORMS.—Subject to subsection (e), a claim in de-pendent form shall contain a reference to a claim previously set forth and then specify a fur-ther limitation of the subject matter claimed. A claim in dependent form shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the claim to which it refers.

(e) REFERENCE IN MULTIPLE DEPENDENT FORM.—A claim in multiple dependent form shall contain a reference, in the alternative only, to more than one claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A multiple depend-ent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependdepend-ent claim. A multiple de-pendent claim shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the par-ticular claim in relation to which it is being considered.

(f) ELEMENT IN CLAIM FOR A COMBINATION.—An element in a claim for a combi-nation may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

40

Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 134 S. Ct. 2120, 2124 (2014); General Elec. Co. v. Wabash Appliance Corp., 304 U.S. 364, 371 (1938); Solomon v. Kimberly-Clark Corp., 216 F.3d 1372, 1373 (Fed. Cir. 2000); Orthokinetics, Inc. v. Safety Travel Chairs, Inc., 806 F.2d 1565,1576 (Fed. Cir. 1986).

(29)

鬆的認定門檻41。自 2001 年起，聯邦巡迴上訴法院認為請求項只要在「可供解釋」（amenable to construction），亦即無「過於模糊」（insolubly am-biguous）時，即符合明確性要件的規定42。然而，美國聯邦最高法院（the Supreme Court of the United States）於 2014 年做出的 Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc. 判決中，認為如依前述聯邦巡迴上訴法院的判斷基準，若請 求項範圍只有在專利訴訟進入法院時方能明確，不符合專利法明確性要件權衡專利權人利益與公共利益的精神43。聯邦最高法院體認到明確性要件判斷標準必須明確清楚，但同時亦承認要絕對精確是不可能的，因為專利法的立法目的本在激勵發明，在考量語言描述本身有其極限，又專利公開發明資訊的對象並非律師或一般公眾，而是 PHOSITA，應允許一定程度的模糊空間44。但另一方面，專利的申請範圍必須足夠精確，從而得以清楚描述所公開的發明，使公眾得以知曉可能的侵權範圍，否則便會出現不確定地帶，讓商業行為或實驗可能誤觸而有成立侵權行為之風險，同時若不存在有意義的明確性要件的判斷方法，將可能誘使專利權人在請求項中加入曖昧模糊解釋的空間45。為了達成此平衡，請求項明確性的標準應為使PHOSITA 能合理的理解權利範圍方為已足46。

3.2.2 美國法下功能用語與明確性要件之討論

專利申請人在撰寫請求項時，應詳細記載技術本身的物理構成元件或技術實施步驟的必要程序，但是如此書寫方式並非適合所有的專利請求項。對某些專利而言，其著重之點在於將不同已知或未知的技術特徵加以互動、結合，以發揮某個新的功能。其申請專利之價值不在於不同技術特徵之結合或 41

Sanjeev K. Mahanta, Indefiniteness, 54 IDEA 479, 481-82 (2014).

42

Exxon Research & Eng’g Co. v. U.S., 265 F.3d 1371, 1375 (Fed. Cir. 2001).

43 Nautilus, Inc., 134 S. Ct. at 2130. 44 Id. at 2128-29. 45 Id. 46 Id. at 2124.

(30)

互動元件本身，而在於結合或互動之後所發揮的功能47。申請人於是發展出以手段功能用語及步驟功能用語界定權利範圍的方式，以技術特徵所發揮的功能界定，取代以技術特徵本身的物理構件或實施步驟界定方式。在美國專利法尚未對功能用語有所限制之前，功能用語廣受專利申請人的歡迎48，因為以功能用語撰寫專利得以將大部分可達成該功能的技術特徵，包含在請求項的文義範圍或均等範圍內49。如此，功能用語不但可以使發明人專有使用其發明技術的權利，還可以透過這種撰寫方式排除市場所有可能的競爭，因為所有得以達成該功能的產品都將為該專利所涵蓋50。專利制度使發明人取得一定時間的獨占，以換取對該技術的公開，如此促進社會整體科技的發展51，惟使發明人取得合法獨占技術的權利並非專利促進社會進步的唯一手段。在某一個技術被賦予專利權之後，競爭者可依其理解的專利權範圍，於範圍之外另行創造出更好（或更壞）的競爭技術，如此亦達促進科技進步的目的52，而功能用語的氾濫阻礙這種科技的進步。舉例而言，萊特兄弟對於航空飛行器的技術貢獻，在於他們發明了一種「藉由旋轉機翼後方零件達成使機身旋轉」的功能，並在旋轉機身時同時操控機身後方的機舵，以解決機身旋轉的平衡問題。其在當時的請求項中如是寫到：「手段用以同時移動飛機兩側部位使其與機身水平面及兩側間成不同角度，使其在大氣中呈現不同角度的傾斜53」，以及「手段用以操控機舵使其在對面風向時，其接近機身的部分呈現一個角度並提供最低的氣壓抵抗」。此功能用語之撰寫將所有飛行器的基本操控原理納入專利範圍之中，其中不乏比 47 沈宗倫，前揭註 4。 48

David L. Schwartz, Retroactivity at the Federal Circuit, 89 IND. L.J. 1548, 1558-59 (2014). 49

Mark A. Lemley, Software Patents and the Return of Functional Claiming, 2013 WIS.L.

REV. 905, 912 (2013).

50

Id.

51

MUELLER, supra note 1, at 101. 52

Lemley, supra note 49, at 912.

53

(31)

萊特兄弟所設計之發明更先進者，美國政府只好於1917 年介入，要求萊特兄弟對所有的航空發明授權54。然而，以此類功能用語撰寫之專利，因享有過度廣大的專利權範圍，終受到美國聯邦最高法院的關注，美國聯邦最高法院早期著名的專利案件 O’Reilly v. Morse 案55中，所審理的專利即係以功能用語界定56。本案中發明人薩繆爾‧摩斯（Samuel F. B. Morse），在為其電報的發明申請專利時，第 8 項請求項中使用了「使用電力以標記或印出可辨識字體的裝置」（“use of [electricity] … for marking or printing intelligible characters”）的用語。惟如此的撰寫方法使所有應用電力，並能從遠端印出字體的裝置，皆落入請求項的範圍中，包括發明人尚未擁有的技術。如此排除了發明人以外，所有人對於相關技術之發明機會；且縱使專利權失效，公眾因請求項和說明書完全沒有記載這些技術的結構和運作方式，尚須向發明人請教方能完全理解發明的實質內容，該專利因而無法達到公開發明技術內容的目的，因此美國聯邦最高法院禁止請求項以這種方式界定57。不過，摩斯的發明是以功能用語界定單一技術發明，而本案中，聯邦最高法院並沒有禁止申請人以功能用語的方式界定複數技術特徵組合的發明，因此功能描寫複數技術特徵組合之專利便如雨後春筍般冒出58。

然而，1946 年，美國聯邦最高法院於 Halliburton Oil Well Cementing Co.

v. Walker 判決中59，一概否定了以功能用語界定單一或複數技術特徵在美國

專利法下的適法性。此判決中，專利請求項是一個複數技術特徵組合（combination）的發明，為一種在已知技術組合中加入藉由調控聲波的裝置

54

Mark A. Lemley, The Myth of the Sole Inventor, 110 MICH.L.REV. 709, 711-26 (2012). 55

O’Reilly v. Morse, 56 U.S. 62 (1853).

56

MARTIN J.ADELMAN,RANDALL R.RADER &JOHN R.THOMAS,CASES AND MATERIALS ON

PATENT LAW 487 (3d ed. 2003).

57

O’Reilly, 56 U.S. at 112-13.

58

ADELMAN, supra note 56, at 488.

59

功能用語請求項明確性之臺灣判決案例研究

科法新論