在 BMC 案以前，法院對於應如何處理方法專利分離式侵權行為並無一致的見 解，BMC 案法院雖建立「指示或控制」原則，仍然產生了許多問題。以下本章將 分為兩部分：第一部分介紹在 BMC 案前，美國法院對於方法專利分離式侵權見解 之發展；第二部分詳細分析 BMC 案，並提出 BMC 案所遺留下的疑問。
3.1 BMC 案前，法院對於方法專利分離式侵權之態度
3.1.1 代理理論（agency theory）： Crowell v. Baker Oil Tools, Inc.
代理理論於 1944 年 Crowell v. Baker Oil Tools, Inc.24一案被提出，法院認為「當 行為人雇用他人之目的為侵權，或藉由獨立締約人製造侵權物品，則該行為人明 顯可能構成侵權行為25」。而在 Mobil Oil Corp. v. W. R. Grace & Co.26案，法院進一 步擴張了代理原則的適用。本案被告實施系爭專利除了最後步驟外的所有步驟，
並將實施後之產品賣給消費者，意圖使消費者實施最後一步驟。法院於本案認為
「被告意圖使消費者代理被告完成專利侵權行為，且明知消費者會迅速且完整的 實施侵權步驟27」，因此被告構成直接侵權。
觀察上開兩案件，法院對於代理理論認定之標準寬鬆不一。在 Crowell 案，
必須被控侵權人與他行為人間存有雇傭或契約關係，始有代理理論的適用；而在 Mobil 案中，消費者在購買產品後，並無任何契約義務實行專利之最後一步驟，但 法院依然認定兩者間存在代理關係。
3.1.2 特定連結原則（some connection）: Faroudja Laboratories, Inc. v. Dwin Electronics, Inc.
另有法院以被控侵權人與行為人間是否存有特定連結認定被控侵權人是否須 負侵權責任。在 Faroudja Laboratories, Inc. v. Dwin Electronics, Inc.28一案中，原告 擁有之方法專利被複數行為人所實施，法院認為此類案件，仍需找出主要侵權人 負直接侵權責任，若主要侵權人僅實施之部分步驟，其餘步驟由他行為人實施，
則主要侵權人與他行為人間若存有「特定連結」關係時，主要侵權人負直接侵權 責任29，他行為人負間接侵權責任。而在考慮行為人間是否存在特定連結時，須把 複數行為人是否「共同去完成（work in concert）所有方法專利步驟30」、各主體間 是否具有「直接接觸」（direct contact）等因素納入考量。
本案後亦有多案件採此判斷方式31，惟法院皆未詳細說明必須達到何種連結才
24 Crowell v. Baker Oil Tools, Inc.,143 F.2d 1003 (9th Cir. 1944).
25 Id. at 1004. “it is obvious that one may infringe a patent if he employ an agent for that purpose or have the offending articles manufactured for him by an independent contractor.”
26 Mobil Oil Corp. v. W. R. Grace & Co., 367 F.Supp. 207(D. Conn. 1973).
27 Id. at 253. “In this respect, defendant, in effect, made each of its customers its agent in completing the infringement step, knowing full well that the infringement step would in fact be promptly and fully completed by those customers.”
28 Faroudja Labs., Inc. v. Dwin Elecs., Inc., No. 97-20010 SW, 1999 WL 111788 (N.D. Cal. 1999).
29 Id. at 5.
30 Id. at 5-6.
31 See. Cordis Corp. v. Medtronic AVE, Inc., 339 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2003).；Hill v. Amazon.com, Inc., No Civ. A. 2:02-CV-186, 2006 WL 151911 (E. D. Tex 2006).
會成立直接侵權，造成解釋空間過大，使得法院在詮釋該原則時寬鬆不一，無確 切的準則32。
3.1.3 參加與結合原則（participation and combined action）: On Demand Machine Corp. v. Ingram Industries, Inc.
在 On Demand Machine Corp. v. Ingram Industries, Inc.33案中聯邦巡迴上訴法院 首度對此議題表示看法，法院認為在複數行為人參與實施方法專利之部分步驟，
經結合後落入專利範圍，則各行為人皆須負共同侵權責任34。
本原則可說是「特定連結」原則之具體展現，相較於特定連結須考慮許多因 素而有標準不一之疑慮，「參加與結合」原則僅需考慮行為人「是否參加實施部分 專利」及「實施步驟之行為經組合後是否落入專利範圍」兩項客觀要件，簡單且 明確許多。此外，該原則與美國專利法所規範的間接侵權客觀要件頗為相似，差 別僅在本原則似乎不要求侵權人主觀上需具侵權意圖。
惟有論者認為「參加與結合」原則判斷標準過於寬鬆35，若將此原則適用於本 文 2.3 所示之 Facebook 案例，由於僅需考慮行為人「是否參加實施部分專利」及
「實施步驟之行為經組合後是否落入專利範圍」兩項客觀要件，將造成無辜按讚 之行為人與有意侵權者共負侵權責任，對無辜的行為人並不公平。此外，「參加與 結合」原則僅為聯邦巡迴上訴法院所提之附隨意見，並未將該原則適用於案件中，
較難從本案中得知法院對此議題之確切態度。
3.2 BMC 案：建立「指示或控制」原則
聯邦巡迴上訴法院於 BMC 案首度對於方法專利之分離式侵權行為明確建立 判斷標準，筆者認為有詳加說明之必要，以下將先介紹本案事實背景，接著評介 各級法院判決，最後提出法院判決所遺留下之疑問。
3.2.1 背景事實
本案原告 BMC Resources（以下簡稱 BMC）擁有兩方法專利，分別為美國專 利第 5,718,298 號專利及第 5,870,456 號專利。專利內容主要為一「不須個人認證 碼之借記交易方法36」（PIN-less Debit Bill Payment，PDBP），該方法專利提供一介 面連結電話按鍵及借記卡網絡，消費者可藉由電話按鍵在該介面上進行即時交易。
此外，該發明還包含互動式語音系統，可幫助消費者依指示輸入驗證碼、帳號密 碼及借記卡號碼等資訊。該專利技術之實施步驟依序為：消費者撥打電話給業者 並利用互動式語音系統進行身分驗證，驗證完畢後輸入付款金額，付款資訊經彙 整後藉由借記網絡傳輸至銀行或金融機構確認客戶帳戶內是否有足夠金額，若足 夠則進行扣款等動作，最後將交易結果回報消費者，完成整個交易動作37。
32 Reza Dokhanchy, Cooperative Infringement: I Get by (Infringement Laws) with a Little Help from My Friends, 26 BERKELY TECH.L.J. 135,148 (2011).
33 On Demand Machine Corp. v. Ingram Industries, Inc., 442 F.3d 1331 ( Fed. Cir. 2006).
34 Id. at 1344
35 Alice Juwon Ahn, Finding Vicarious Liability in U.S. Patent Law: The "Control or Direction"
Standard for Joint Infringement, 24 BERKELY TECH.L.J. 149,157 (2009). See also Long Truong, After BMC resources, inc. V. paymentech, L.p.: Conspiratorial infringement as a means of holding joint infringers liable, 103 Nw. U. L. Rev. 1910, 1913 (2009).
36 借記卡（debit card）交易為一先存款後消費，無透支、授信功能的卡片交易方式。
37 BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373, 1375-77 (Fed. Cir. 2007).
被告 Paymentech 在 2002 年開始將 PDBP 服務引進市場，但其僅實施系爭專利 中「彙整資訊並把資訊傳遞給借記網路業者」之步驟，將資訊傳遞給金融機構及 扣款等步驟則由借記網路、金融機構等其他業者實施。BMC 在發現 Paymentech 提供 PDBP 服務給消費者後，要求 Paymentech 需取得授權才可繼續提供該服務。
Paymentech 拒絕 BMC 之要求，並向聯邦地方法院提起確認不侵權之訴；BMC 則 提起侵權之反訴。法院考量當事人之最終權益地位後，將 BMC 調整為原告，
Paymentech 調整為被告。在本案之中，BMC 主張 Paymentech 的行為已違反美國 專利法第 271 條（a）項及第 271 條（b）項之規定，直接侵害其專利權及誘引他 人侵害專利。
3.2.2 地方法院判決
3.2.2.1 建立「指示或控制」原則
地方法院首先重申 Roberts Dairy Co. v. United States38所表示之見解「在全要件 原則下，單一行為人必須親自實施專利之所有步驟才構成直接侵權39」。但法院亦 注意到侵權人可能巧妙地利用複數行為人分別實施方法專利之一部分來規避直接 侵權責任，此種分離式侵權態樣，必須予以規範40。因此，本案法院所面對的議題 是，假若被控侵權者實施系爭專利之部分步驟，他行為人實施該專利之剩餘步驟，
則被控侵權者與他行為人之間應該存有如何之關連，方才構成直接侵權？
對於此一議題，在本案出現之前並無統一的判斷標準41，地方法院審視了多個 判決先例後，認為在複數行為人實施專利時，被控侵權者與他行為人間必須存有 緊密的關係或聯結，亦即被控侵權者與其他行為人之間必須有代理關係（agency），
或其他行為人必須在被控侵權者的「指示或控制」之下實施方法專利之其他步驟，
被控侵權者才構成直接侵權42。本案由於被告 Paymentech 並未親自實施專利之所 有步驟，原告 BMC 亦無法證明借記網路業者及金融機構是在 Paymentech 的指揮 或控制之下實施專利之其他步驟，因此地方法院判決被告不構成直接侵權43。
3.2.2.2 不採「參加與結合」原則的理由
原告 BMC 主張依聯邦巡迴上訴法院於 On Demand Machine Corp. v. Ingram Indus., Inc.一案對於共同侵權行為的說明，可知法院已改變以往「單一行為人實施 專利之所有步驟始構成直接侵權」之見解，對共同侵權改採「參加與結合原則」， 只要專利侵害由二以上行為人共同參與，而行為結果經組合後落入專利範圍，則 各該行為人即須為該侵權行為連帶負責44。
地方法院認為 BMC 所引用該案文句僅為法官的附帶意見，聯邦巡迴上訴法院 於該案中並未利用該見解判斷侵權，對本案並無拘束力，駁回 BMC 的主張45。
38 Roberts Dairy Co. v. United States, 208 Ct.Cl. 830, 530 F.2d 1342, 1354 (Ct.Cl.1976).
39 Id.
40 BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., Not Reported in F.Supp.2d, 2006 WL 1450480, at 3(N.D.
Tex. 2006).
41 Id.
42 Id. at 4.
43 Id.
44 Id. at 3.
45 Id. at 5.
3.2.2.3 即使採「特定連結原則」，原告亦未侵權
退步言之，縱使採 BMC 所主張之特定連結原則，本案原告 BMC 僅能證明被 告 Paymantech 藉由借記網路傳遞資訊給金融機構，並不能證明金融機構利用接收 到的資訊而進行扣款，被告與金融機構並未共同（work jointly or in concert）侵害 系爭專利，因此。縱採此原則，被告亦不構成侵權46。
3.2.3 聯邦巡迴上訴法院判決
原告 BMC 不服地方法院之判決，向聯邦巡迴上訴法院提起上訴。聯邦巡迴上 訴法院認為，美國專利法第 271 條（a）項之直接侵權為嚴格責任（strict liability），
若過度擴張複數行為人間之關係，可能造成無辜行為人需負直接侵權之不合理結 果。地方法院所建立的「指示或控制」原則，乃源自於傳統侵權法上的「代位責 任」（vicarious liability）；若欲主張代位責任，必須證明被控侵權者有「控制」他 行為人之行為47。代位責任適用於專利法的結果，專利權人必須證明複數行為人之 間具有「指示或控制」關係，始構成直接侵權48。據此，適用「指示或控制」原則 於方法專利分離式侵權，並不會過度擴張複數行為人之範圍，又可規範巧妙分工 以規避侵權責任之複數行為人，故仍維持地方法院的判決，判決被告敗訴。
此外，聯邦巡迴上訴法院亦注意到，在「指示或控制」原則之適用下，可能 造成行為人之間利用類似本案中 Paymentech 與借記網路業者、金融機構之間的獨
此外，聯邦巡迴上訴法院亦注意到，在「指示或控制」原則之適用下，可能 造成行為人之間利用類似本案中 Paymentech 與借記網路業者、金融機構之間的獨