結論 - 方法專利分離式侵權行為之規範與實證分析：以美國Akamai案判決為中心

在聯邦巡迴上訴法院 Akamai II 全院聯席判決所建立的「誘引唯一」原則下，

專利權人只需主張誘引者有「導致」、「勸使」、「鼓勵」或「幫助」侵權行為，誘引者即構成誘引侵權，不必再舉證複數行為人間具「指示或控制」關係，即可獲得賠償。另一方面，欲主張專利法第 271 條（b）項之誘引侵權，必須證明行為人具備「知悉」之主觀要件，無辜行為人可因此免除誘引侵權責任，表面上看來似乎是相當理想之規範方式。然而，這樣的規範模式除有濫訴風除，可能損及科技產業的信賴利益，以及造成損害賠償計算困難等問題外，也與美國法院判決先例及專利法原本原則有所牴觸。

面對諸多對於 Akamai II 判決的批評及質疑，聯邦最高法院於 2014 年年初決定受理本案上訴，並於同年 6 月做成撤銷原判、發回更審之決定。至此，誘引侵權必須以單一行為人構成直接侵權為其課責前提，此一原則已成定論。然而，最高法院在本案中，並未重新審視方法專利分離式實施行為，究應如何認定其侵權責任方屬適法。Akamai 案訴訟進行至今，已經經歷四個實體判決，但是仍未解決本類型實施行為之侵權責任認定問題。在最高法院否定僅以誘引侵權建構其侵權責任的背景下，聯邦巡迴上訴法院之更審判決，勢必回頭審視專利法第 271 條（a）

項應如何適用於方法專利分離式侵權行為，方屬適法得當，其判決結果仍然值得持續關注。

在觀察法院歷來判決、參考學者文獻及質性實證研究後，本文擬對專利權人、

專利代理人及方法專利分離式侵權原則之發展提出以下建議：

(1) 撰寫方法專利應以「單一主體」進行撰寫

為了避免專利被其他複數行為人共同實施而陷入難以主張權利之困境，

專利權人或專利代理人在撰寫方法專利請求項時，宜多加思考語法上的運用，

務必確認請求項的每一步驟皆僅能由單一行為人實施。此外，在撰寫方法專利時，也應多加思考可能的潛在侵權者及各種可能的侵權類型，若能對於侵權者主張直接侵權，在舉證上會較為容易。

(2) 認定是否構成方法專利分離式侵權，應以鬆綁後之「指示或控制」原則作為判斷標準

以「指示或控制」原則作為方法專利分離式侵權的判斷標準符合法體系解釋，也具明確性。惟為避免複數行為人利用合作侵權或聯合經營侵權規避現行法之規定，應將此二種侵權態樣之共同直接侵權納入。本文認為，就方法專利權人之保護，以及目前分離式侵權之實施實況而言，此應屬較為妥當之規範方式。

參考文獻

中文書籍

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中文學位論文

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附件

代號 A 受訪者訪談記錄

訪談者：老師不好意思，今天要佔用您一點時間跟您請教一下關於方法專利分離式侵權行為的一些規範問題。

受訪者：OK。

訪談者：老師我想先請問您對於Akamai案法院建立的「誘引唯一」原則，他跟以往的見解有一些不同，那可以先請教您對於這個見解的看法嗎？

受訪者：就是說後來他們en banc之後改判的標準嗎？

訪談者：對。

受訪者：我覺得其實，嗯…法院有一點在…就是他們一開始就已經走錯方向，所以在做調整。但是實質上面來講，其實他只是把共同侵權改成間接侵權。

那這個我覺得有兩個問題，第一個就是說，對專利權來講不會更有利，

因為如果你有看那個間接侵權的案件的話，最近這幾年案例最高法院有一個案子叫Global-Tech，基本上他把間接侵權的標準改的非常高，就是說

「蓄意」的要求很高，那一般來講就專利權人，你幾乎沒有辦法證明。

所以，原本共同侵權的問題就是說，如果請求項寫壞了他基本上有可能不能主張。所以就Akamai新改的標準的話，第一個、對專利權人並不會更有利，因為，我們知道專利在美國法可以回朔六年，間接侵權除非你有notice給被告，要不然你回朔基本上幾乎是不可能，這是第一個。那第二個就是說，這個間接侵權就像我講的，Global-Tech的標準非常高，所以就算你可以回朔那個個案，回到六年，可是你實際上還要拿到這個 infringement的可能性，就是拿到liability的品質是不高的。所以我覺得，至少，這是個人看法啦，第一個沒有比較有利，那第二個就是說，我覺得共同侵權核心的問題還是在請求項，專利權可以把請求項寫得更好，那基本上你去救它，有救跟沒救沒有什麼太大的意義，因為差別不大。聯邦巡迴上訴法院把「指示或控制」原則改成「誘引唯一」，唯一能夠說的就是說，沒有救的案子可以把它成變成有一點救，有一點救到底對專利權人有多大的幫助我是蠻懷疑的。

訪談者：是，那老師我想請問一下您剛才有提到說，如果請求項一開始就寫壞的話，您認為他就沒有辦法主張權利？

受訪者：依照我的經驗，至少你可以講說80%的個案，甚至我覺得超過80%的個案，

如果請求項寫的更好其實就不會有問題產生。如果寫得好可以完全避掉這樣問題的。那可惜的就是說，當初沒寫好，那最後你要怎麼補救，這難度本來就很高，那所以我想法院其實最初的看法是說，你就是專利權人，你有責任要把請求項寫好，那你寫壞了，法院也不會去救，這是最開始的出發點，所以最開始的出發點被視為有一點嚴格，因為你會發覺一個共同侵權的判例，或是甚至有一些狀況是被告，明明知道會有專利侵害的風險，那他們利用把這個就是一些set切開為兩家或三家公司就可以規避掉侵害的問題。那所以你們會覺得說，就這個判例來講，其實並不是那麼公平，這個就是之後來看。可是我個人覺得就是說，公平不公

平這個如果當初專利權人請求項就寫好的話，就沒有公平不公平的問題。

因為身為專利權人，大概知道說，如果我有五個步驟，這五個步驟都是同一家公司去實施，還是說有可能在某些狀況有好幾家，譬如說你打電話給我，那你可以把它切成說所有的動作都由同一人實施，你撥號，你發出去，你的手機跟基地在溝通。這個你可以寫成單一行為人的請求項，

不需要任何第二人或者第三人來幫助實施。

訪談者：是。

受訪者：可是如果你寫得不好，你說你撥號然後要通過基地台，基地台再發訊號給我，然後我收話，這樣的話就involve至少3個行為人，那這樣你有可能沒辦法證明直接侵害，可是如果你當初請求項有寫好的話自然不會有這樣的問題產生。

訪談者：老師，這個部分大概是如果是寫壞的請求項的處理方式，那有些學者提到說，有一些interactive的請求項，臺灣稱為互動式專利，它的特性是專利特徵就是由複數行為人實施，就是兩個人以上的行為人實施。那如果我們如果仍堅持用「指示或控制」的話，是不是沒有辦法去處理這樣子的侵權態樣？

受訪者：互動式我覺得是一個很主觀的認定，譬如說，我不知道，你可以舉一些互動的例子給我，但是有80%的機會我可以把它改成只需要單一行為人。

譬如說，我想說你上網好了，你上網比如說你上拍賣網，給我一個search term，然後你會覺得是互動就是說你輸入之後他把結果給你，那你根據

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