第二章 侵害利益計算法
第四節 本文見解
國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
28
第四節 本文見解
第一項 舉證責任之分配
修法刪除侵害總銷售額計算法，是否會影響到專利權人所得請求的賠償金 額？於侵權人同樣未就成本與必要費用進行舉證時，實務認為依修正前的專利 法，專利權人得以請求侵權人總銷售金額，修法後，專利權人僅得請求侵權人 銷售侵權物之利益。本文認為，實務見解要求專利權人證明侵權人之必要成本 與費用，似乎是為了符合修法理由的要求，所不得不採取的結論。然而，修法 理由的要求是否妥適，值得深思。
從理論上而言，專利侵權之損害賠償，要求侵權人賠償因侵權行為所得之 利益，即足以剝奪侵權誘因進而嚇阻侵權，倘若將銷售侵權物之全部收入作為 專利權人之損害賠償，將有過度賠償之虞。但在實際運作上，法律制度給予侵 權人不用賠那麼多的機會，卻無法阻止侵權人基於其他考量，做出賠償較多金 額的決定。若侵權人衡量提出與不提出成本費用資料之利弊得失後，選擇負擔 較高的損害賠償金額作為保護其產銷秘密之代價，亦屬侵權人之決定。
因此，專利權人究竟在具體的專利侵權訴訟中得以獲得多少賠償，實際上 取決於侵權人衡量其自身狀況後，決定在訴訟中舉證多少成本費用有關，而非 專利法規定專利權人得請求「侵權人因侵害行為所得利益」，或規定得請求「銷 售侵權物之全部收入」，專利權人就能獲得該等金額之賠償。修法的目的是為了 避免過度賠償專利權人，立意良善，惟似忽略此一目標的達成，尚須侵權人協 力。
實務為了落實修法理由，要求專利權人必須舉證侵權人銷售侵權物之「利 益」，但這可能會造成其他的問題。銷售侵權物之「利益」，可以拆解為銷售侵 權物之「收入」與相關的「成本與必要費用」。收入的金額越高，專利權人所得 請求之賠償金額越高，成本與必要費用越高，對專利權人越不利，故若要求專
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
29
利權人亦應舉證成本與必要費用，似與民事訴訟法第277 條本文之舉證責任分 配法則有違。此外，成本與必要費用屬侵權人之生產機密，專利權人無法取 得，要求專利權人舉證，似亦欠缺合理性。
為了解決成本與必要費用的舉證問題，實務上多半使用財政部所公布之同 業利潤標準計算損害賠償，某種程度也印證了成本費用之資訊，應由侵權人舉 證始為合理。若專利權人主動援用同業利潤標準，法院固得加以參酌，惟若非 法院要求專利權人必須舉證侵權者之「利益」，殊難想像專利權人會自行提出不 利於己之證據。若是由法院主動援引同業利潤標準，似與辯論主義有所違背。
蓋訴訟資料應由當事人主張，法院不應自行斟酌當事人未主張之事實40。 又財政部所公布之同業利潤標準，係為因應營業事業會計帳冊資料不健全 時，得以作為核課基礎之參考，惟其並無法具體反映侵權人從事侵權活動時之 具體成本41。為了避免完全課不到稅並考量稽徵成本，該利潤標準所設定之獲 利率與個別營利事業實際獲利率之偏誤，是一個妥協之下不得不然的產物。若 於處理專利侵權訴訟時廣泛利用系爭標準，例如：允許侵權人以同業利潤標準 替代真實成本與必要費用的提出，將會進一步擴大同業利潤標準偏誤的影響。
蓋侵權人如此選擇，很可能代表同業利潤標準低估實際獲利率，侵權人將因此 賠償低於其實際獲利，進而造成鼓勵侵權之問題。
綜上，本文仍然認同侵害總銷售額計算法有過度賠償專利權人的問題，惟 依循修法理由的說明，就侵權人的成本與必要費用課予專利權人舉證責任，有 違反舉證責任分配法則之疑慮。若進一步以同業利潤標準作為解決方案，可能 會有違反辯論主義、鼓勵侵權的問題。系爭修法固然宣示了不得過度賠償專利
40 最高法院 107 年度台上字第 1201 號民事判決：「按民事訴訟採辯論主義（不干涉主義或提出 主義），除法律別有規定外，不得斟酌當事人未提出之事實，此為辯論主義之當然結果，法院如 就當事人未主張之事實依職權斟酌，即有認作主張之違法。」
最高法院105 年度台上字第 1966 號民事判決：「民事訴訟採辯論主義，故法院判決之範圍及為 判決基礎之訴訟資料，均應以當事人之所聲明及所主張者為限。」
41 李素華，同註 11，頁 1444。
‧
路00 號』內之『PF383F』光阻產品（PHOTORESIST）為下列證據保全：……（三）就相對人 自民國一○二年一月一日起至證據保全執行日止，製造、販賣上開產品所有生產紀錄、生產報
‧
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
32
極少在專利侵權的審理中，成功抗辯不具有侵權之過失。因此，若不調整侵害 利益計算法之法律效果，似不應將過失侵權納入適用的類型，以免造成不合理 的利益衡量結果。
有關侵害利益計算法應如何定性，似較難定性為不當得利。蓋不當得利之 返還範圍，通說及實務見解係採取「客觀說」，而非「主觀說」，故不論從本款 之法律效果或構成要件而論，均與不當得利有間。至於應定性為侵權行為或不 法管理，在確立體系一貫的想法後，可以從構成要件與法律體系出發定性為侵 權行為，則侵害利益計算法應從專利權價值回復的觀點加以調整。亦可從法律 效果加以定性為不法管理，則相關構成要件即有加以限縮之必要。這兩種作法 都能夠符合體系一貫的原則，但究應如何選擇，本文認為應思考侵害利益計算 法之立法目的。
本款係著眼於侵權者之獲利狀態，而非權利人之受害狀態，故專利權人無 須提出機密之產銷資訊，此亦係與專利法第97 條第 1 項第 1 款最大不同之處。
倘若將本法定性為侵權行為，則專利權人仍須證明「受有損害」，形同專利權人 仍須提出自身的產銷資料，證明自身收益在侵權前後的變化，則本款設計讓專 利權人得以不用洩漏自身產銷機密即得主張專利侵權損害賠償之立法目的，將 無由達成。
再者，從法律規範文字之實益而論，將專利法第97 條第 1 項第 2 款定性為 侵權行為，則從專利權價值回復的觀點而言，本款之法律效果應如何修正，遂 成一大問題。倘若是回歸到填補專利權人之所受損害與所失利益，則同條項第 1 款將產生架空第 2 款的問題。蓋依第 2 款計算之金額不得超過所受損害與所 失利益，則既然專利權人仍須證明所受損害與所失利益，且賠償範圍以此為 限，又何必大費周章主張第2 款，於訴訟中就侵權人「因侵害行為所得利益」
之數額為何進行爭論？
最後，有鑑於專利法第97 條第 2 項已定有懲罰性賠償金之規定，侵害利益
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
33
計算法復具有預防、遏止侵權之效果，若將本款定性為侵權行為，於故意侵權 的情況將可能適用侵害利益計算法後，再以此為損害額酌定三倍以下之懲罰性 賠償金，過度賠償除產生違反比例原則之疑慮外，更會對於專利法促進累積創 新之本旨產生衝擊。若將本款定性為不法管理，因懲罰性賠償金係適用於侵權 行為，則依本款所計算之返還金額，將不得再適用懲罰性賠償金之規定，而無 前述疑慮。
綜上，本文認為似可從專利法第97 條第 1 項第 2 款有關法律效果之規定，
將侵害利益計算法定性為不法管理請求權，較能落實立法目的，並避免實務運 作上之困難。立法論上，似可考慮刪除專利法第97 條第 1 項第 2 款，使專利侵 害行為於符合要件時，直接回歸民法第177 條第 2 項處理。
如此一來，專利權人主張侵害利益計算法時，將無須證明「受有損害」，所 得請求返還之範圍，亦不受民法第216 條第 1 項之限制，蓋不法管理之目的本 係剝奪不法管理人經濟上之誘因，而非以填補專利權人之損害為目的。又為落 實此一目的，本款之構成要件應限於「故意侵權」，蓋將法律效果形同不法管理 之侵害利益計算法適用於過失侵權，並無法達成不法管理之立法目的，已如前 述。
然而，由於實務上向來堅守文義解釋，而將侵害利益計算法定性為侵權行 為損害賠償請求權，倘若必須在這個前提下操作侵害利益計算法，如何調整法 律效果使其不要過度偏離專利權減損價值的回復，遂成重點。傳統上，實務多 半僅考慮侵權人產銷侵權物之利益，計算損害賠償數額，惟亦有判決分析專利 對於侵權物的貢獻度，避免過度賠償專利權人。
智慧財產法院108 年度民專訴字第 54 號民事判決中，侵權人主張侵權物除 了系爭專利外，尚包含A、B 二專利，故系爭專利貢獻度至多為百分之 33。惟 法院認為，A、B 二專利之申請日晚於系爭專利之公告日，故系爭專利為該二 專利之先前技術。由於侵權物於握控件上另設有一突出桿，為系爭專利所未揭
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
34
露，此部分雖僅為微小差異，惟系爭專利之貢獻度已然低於100%，進而認為專 利權人主張系爭專利貢獻度為80%，應屬合理。最後將侵權人銷售侵權物之利 益，乘上專利貢獻度，得出專利權人依侵害利益計算法所得請求之賠償金額。
智慧財產法院106 年度民專上字第 30 號民事判決中，法院指出專利權人並 未製造專利物，亦未授權他人，侵權人亦未銷售侵權物，而係組裝後供自己使 用，故法院同意依民事訴訟法第222 條第 2 項酌定損害賠償數額。惟法院亦提
智慧財產法院106 年度民專上字第 30 號民事判決中，法院指出專利權人並 未製造專利物，亦未授權他人，侵權人亦未銷售侵權物，而係組裝後供自己使 用，故法院同意依民事訴訟法第222 條第 2 項酌定損害賠償數額。惟法院亦提