第三章 利潤差額計算法
第三節 責任範圍因果關係
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成對價關係的是發明人公開揭露其發明，而非發明人必須製造或銷售專利物
64。基於專利權之排他權能，要透過何種經濟活動獲取利益以回收研發成本，
專利權人自會探尋市場的指引而做出最佳選擇，法院不應該代替市場要求專利 權人應從事何種經濟活動65。當市場已經指引專利權人以行使排他權的方式最 大化其經濟利益，法院卻以專利權人未產銷專利物為由，認為其僅得主張合理 權利金損害賠償，除了違反充分賠償之誡命外，亦使法院不當取代市場的角 色，不當干涉專利權人選擇如何利用系爭專利之商業決策。
最後，法院指出若要求專利權人必須產銷專利物，始得主張利潤差額損害 賠償，在訴訟中將會導致「反向侵權」(reverse infringement)的問題。申言之，
專利權人在訴訟中將必須證明，其所產銷的產品中有實施系爭被侵害的專利，
侵權人則會試圖證明相反的結論。這除了會使專利訴訟所需花費的時間、金額 大幅提高以外，還會讓訴訟雙方聚焦在非侵權物之上66。綜上，法院認為專利 權人縱以非專利物與侵權物競爭，仍可請求利潤差額損害賠償。
第三節 責任範圍因果關係
專利權人主張利潤差額計算法時，既然係以專利法第96 條第 2 項作為請求 權基礎，自應符合侵權行為法的要件，包括： 責任能力、加害行為須構成文義 侵害或均等侵害、侵害專利權、對專利權人造成損害、具有違法性、故意過 失，以及因果關係67。其中，因果關係的部分可分為「責任成立因果關係」與
「責任範圍因果關係」，前者係指加害行為與權利受侵害之間的因果關係，後者 則係認定某種損害是否導因於權利受侵害68。本文所探討者係專利權人主張利
64 Id. at 949-50.
65 Id. at 950.
66 Id. at 952.
67 最高法院 89 年度台上字第 1754 號民事判決亦指出：專利法第 97 條第 1 項各款僅為損害賠 償計算方法，並非損害賠償原則之例外。故權利人仍應就損害賠償要件加以舉證，始得依本條 項計算損害賠償數額。
68 王澤鑑，侵權行為法，頁 233，2011 年 8 月，再刷。
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潤差額計算法的問題，層次上屬於責任範圍因果關係。
美國判例法就此於Panduit 案建立判準，認為專利權人必須舉證滿足下列四 項要素，始得請求利潤差額損害賠償：專利物的市場需求、欠缺適格69的替代 技術、具有充足的產銷能力、若無專利侵權行為時的預期利益70。若依我國侵 權行為法之要件區分，Panduit 案前三個要素係與責任範圍因果關係有關，第四 個要素則屬專利權人證明其「損害」之層次。故有關第四個要素將於本章第四 節再行討論。
Panduit 案所揭示的四個要素，並非欲主張利潤差額計算法之專利權人，建 立責任範圍因果關係之唯一標準71。美國判例法嗣後並提出「雙占市場測試 法」(two-supplier market test)，亦即專利權人必須舉證：「相關市場僅有兩家市 場競爭者」、專利權人具有充足的產銷能力、若無專利侵權行為時的預期利益
72。由於在界定市場僅有兩家競爭者的過程當中，本即會排除與專利物在價格 或產品性能上差異過大的產品73，故本文認為雙占市場測試法僅係將Panduit 案 之第一要素與第二要素整合為一個要素，兩種方法實質上並無不同。且當個案 中之市場界定結果顯示不只兩家競爭者時，仍需回歸Panduit 案所揭示的四個要 素一一檢驗，故以下仍將逐一介紹該測試法之各個要素。
第一項 專利物之市場需求
針對利潤差額計算法的責任範圍因果關係，所需驗證的問題是：假設專利 侵權行為未發生，則原本購買侵權物的消費者，是否會轉而向專利權人購買專 利物？美國判例法將這個問題細分為三個要素，首先要探討的即為，市場上是
69 本文將判例法中「不構成侵權且可以接受」的替代品(acceptable noninfringing substitutes)，簡 稱為「適格」的替代品。
70 Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, 575 F.2d 1152, 1156 (6th Cir. 1978).
71 Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538, 1545 (Fed. Cir. 1995).
72 State Indus., Inc. v. Mor-Flo Indus., Inc., 883 F.2d 1573, 1578 (Fed. Cir. 1989); Micro Chem., Inc. v.
Lextron, Inc., 318 F.3d 1119, 1124 (Fed. Cir. 2003).
73 Crystal Semiconductor Corp. v. TriTech Microelectronics Int'l, Inc., 246 F.3d 1336, 1356 (Fed. Cir.
2001).
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否存在消費者對於專利物的需求？CAFC 曾認為，專利權人得以透過侵權物銷 售的事實，來證明市場上對於專利物的需求，畢竟侵權物的銷售，代表消費者 有意願購買侵權物，且消費者實際上確實支付該等金額購買74。 然而，這樣的 見解係因該件判決事實，專利物和侵權物的價格相當接近75，CAFC 後來針對不 一樣的個案事實，也做出進一步的說明。
於BIC Leisure Products, Inc. v. Windsurfing Intern., Inc.案（以下稱 BIC 案）
中，侵權人與專利權人都生產風帆衝浪板(sailboard)，但因專利物和侵權物並不 相同，使CAFC 認為專利權人不得以侵權物銷售的事實，證明市場上對於專利 物的需求。從價格方面進行比較，損害賠償期間侵權物的銷售價格區間介於 312 至 407 美元，專利物銷售價格區間則為 571 至 670 美元，兩者超過 250 美 元的價差，相當於侵權物銷售價格的百分之六十至百分之八十76。
此外，專利物和侵權物在生產過程或是銷售通路上亦有所不同。由於本件 侵權物所處的市場並非缺乏彈性，故CAFC 認為，若市場上沒有侵權物，消費 者將會轉移到其他價格區間較接近的競爭者77。由此可知，若專利權人欲以侵 權物銷售的事實，證明消費者對於專利物的市場需求，必須建立在專利物和侵 權物類似的情況下，包括價格相近、產品品質與性能相類似的前提78。
美國判例法持續發展，於WesternGeco L.L.C. v. ION Geophysical
Corporation 案中，CAFC 認為雖然專利權人和侵權人的產品形式上不同，但因 為兩者具有相同的功能，故得出專利權人與侵權人仍居於相互競爭的關係，亦 即得以侵權物的銷售，推論專利物的市場需求。本件專利發明與海上震測 (marine seismic survey)有關，目的是為了要探勘海底的油田和天然氣，專利請求
74 Gyromat Corp. v. Champion Spark Plug Co., 735 F.2d 549, 552 (Fed. Cir. 1984); Kaneka Corp. v.
SKC Kolon PI, Inc., No. EDCV113397JGBRZX, 2017 WL 6343537, at *11 (C.D. Cal. Dec. 8, 2017), aff'd, 757 F. App'x 1013 (Fed. Cir. 2019).
75 See Gyromat, 735 F.2d at 552.
76 BIC Leisure Prod., Inc. v. Windsurfing Int'l, Inc., 1 F.3d 1214, 1218 (Fed. Cir. 1993).
77 Id.
78 Id. at 1218-19.
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項涉及對船隻拖拉的水中受波電纜(streamers)之控制與定位79。由於該等電纜布 滿感測器，若能更精確地掌控電纜的控制與定位，就越能獲得關於海洋地質環 境的精確資料，進而決定妥適的探勘地點80。
專利權人和侵權人都生產了控制該等電纜的裝置，但專利權人利用系爭裝 置為石油公司提供海上震測服務，侵權人則直接銷售該裝置予同樣提供海上震 測服務之專利權人競爭對手81。專利權人認為，若侵權人未曾銷售該等侵權物 予其競爭對手，專利權人將可提供更多的海上震測服務予消費者，故主張利潤 差額損害賠償。侵權人則引用BIC 案，抗辯專利權人銷售的是「海上震測服 務」，侵權人銷售的則是「控制電纜的裝置」，雙方所銷售者不論在價格、產品 特性等皆不相同，非於同一市場內競爭82。
法院不採侵權人主張，認為BIC 案強調的是，專利物和侵權物對於消費者 而言，必須能夠在特定市場裡相互替代(adequate substitutes)83，而非形式上地在 價格、產品特性上進行僵化的比較。本件專利權人所銷售的服務，和侵權人所 銷售的裝置，就海上震測服務的消費者而言，同樣都提供了更精確的海底資 訊，兩者實得相互替代而屬在同一市場中競爭。
值得一提者係，專利權人究應證明「專利物」的市場需求，抑或須進一步 證明「專利特徵」的市場需求？蓋專利權人與侵權人於訴訟中可能對第一要素 提出攻防，例如：侵權人可能主張專利權人雖以侵權物的歷史銷售事實，推論 專利物的市場需求，惟並未證明消費者對於「系爭專利特徵」的需求。倘若消 費者對於系爭專利特徵並無需求，若仍准許專利權人請求利潤差額損害賠償，
是否有過度賠償之疑慮？
於DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.案（以下稱 DePuy
79 WesternGeco L.L.C. v. ION Geophysical Corp., 913 F.3d 1067, 1070 (Fed. Cir. 2019).
80 Id.
81 Id.
82 Id. at 1072.
83 Id. at 1072-73.
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Spine 案）中，所涉及的產品是「脊椎用椎弓骨釘」(pedicle screw)。侵權人主 張專利物與侵權物的主要差別是，前者為上載式設計(top-loading)，後者則為下 載式設計(bottom-loading)，但消費者對於產品的需求，則來自於專利物與侵權 物皆具備的「多軸功能」(polyaxial capability)，專利權人並未證明消費者對於系 爭專利特徵的需求84。
惟CAFC 認為 Panduit 案的文義已明確提及第一要素為「專利物」之市場 需求 (demand for the patented product)，故認為專利權人無須證明消費者對於系 爭專利特徵的需求85。系爭專利特徵是否完全不具重要性，應在第二個要素
「市場上有無適格替代物」的層次進行討論86。申言之，若系爭專利特徵不具 重要性，則市場上理應有其他不包含系爭專利特徵的替代物，此時專利權人因 不符合第二個要素的要求，最終仍無法主張利潤差額損害賠償87。惟若侵權人 主張系爭專利特徵並非消費者購買主因，但市場上亦缺乏適格替代物，則系爭 情事並不會影響到專利權人主張利潤差額損害賠償。
另外，於Kaufman Co., Inc. v. Lantech, Inc.案（以下稱 Kaufman 案）中，一 審法院認為利潤差額損害賠償之責任範圍因果關係並不存在，蓋侵權物消費者 係基於侵權人以合理的價格提供客製化服務與完整的規格，而做出購買決定，
故侵權物消費者並不會轉向專利權人購買。惟本案上訴後，CAFC 採取不同看 法，認為這僅代表消費者較偏好向侵權人購買侵權物，但若無專利侵權行為，
消費者根本沒有侵權物可以選擇，故認為專利權人得請求利潤差額損害賠償
88。
本案雖未直接討論專利權人究應證明專利物之市場需求或專利特徵之市場
84 DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314, 1329-30 (Fed. Cir. 2009).
85 Id. at 1330.
86 Id. at 1331.
87 Steven M. Amundson, Apportionment and the Entire Market Value Rule Have Presented Problems in Practice When Determining the Value of A Patented Invention, 23 TEX.INTELL.PROP.L.J. 1, 5
87 Steven M. Amundson, Apportionment and the Entire Market Value Rule Have Presented Problems in Practice When Determining the Value of A Patented Invention, 23 TEX.INTELL.PROP.L.J. 1, 5