專利侵權損害賠償之研究─以專利權價值回復為中心 - 政大學術集成

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(1)國. 立. 政. 治. 大. 學. 法. 律. 學. 系. 碩. 士. 班. 碩士學位論文. 治. 政專利侵權損害賠償之研究─以專利權價值回復大. 立. ‧ 國. 學. 為中心. A Study on Patent Damages: in terms of Restoration of Patent. ‧. n. al. er. io. sit. y. Nat. Value. Ch. engchi. i Un. v. 指導教授：沈宗倫博士研究生：林彥廷撰. 中華民國. 109 年. 6. 月. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(2) 謝辭撰寫論文的過程，就像在外太空探索下一個地球。時間、燃料、糧食都有限，但當資源用盡時，下一個地球卻不一定會出現。有時候可能選擇繼續勉力探索，有時候可能不得不退而求其次，改探索火星。本篇論文從開始到完成，歷經了很長一段時間，期間有面對未知的徬徨、不知如何下筆的挫折，也有閱讀文獻的充實、突破論點的欣喜，更有最後時刻的奮力一搏。曾經以為無法完成的論文，總算來到撰寫謝辭的時刻，內心相當感動。非常感謝指導教授沈宗倫老師從題目的選擇、大綱的擬定，到各項論點的. 政治大. 討論，都給予非常充分的指導與協助，讓我能夠對專利侵權損害賠償的議題，. 立. 有越來越清晰的了解。求學期間，我也很感謝老師的信賴，讓我擔任研究、教. ‧ 國. 學. 學與行政助理，使我有很多跟老師學習的機會，老師嚴謹的治學態度、滿溢的教學服務熱忱與樂觀的生活態度，一直都是我學習的典範。儘管各項工作十分. ‧. er. io. sit. Nat. 間，都受到老師和師母的熱情款待，讓我倍感溫暖。. y. 繁忙，老師依舊時常關心我的生活狀況，無論是在學、服役或是律師實習期. al. iv n C hengchi U 當寶貴的建議。兩位老師除了非常無私地分享不同理論依據之間的差異，引導 n. 很感謝兩位口試委員王立達老師和陳龍昇老師撥冗閱讀我的論文，給予相. 我更進一步認識我所研究的主題外，也針對我所提出的見解點出論證不夠周全之處，讓我得以努力將本篇論文修改得更加完善。謝謝沈老師給我很大的發揮空間，以及兩位口試委員對於本文諸多個人見解，給予最大的包容。對我而言，這篇論文就像是研究生涯的日記簿，記錄了我在每一個時刻所研究的議題與思考成果。感謝時常與我討論論文的弘綸、幫助我模擬口試的秉衡與宗豪，你們的建議與提問，讓我得以釐清問題並激發許多想法。謝謝一起口試的夥伴祥音，還有特別前來參加口試的珮綾、呈瑋與立漢，你們的支持，讓我有更好的報告表現。 i. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(3) 在政大求學期間，感謝許多很棒的老師，讓我滿載而歸。許政賢老師是我學習法律的啟蒙老師，培養了我學習法律濃厚的興趣與信心，並讓我深刻體會到法律除了邏輯推演外，更富含價值判斷。劉定基老師在我參與模擬法庭辯論比賽過程中，一步一步指導我們搜尋法律見解、撰擬書狀與法庭陳述，並在法學英文課程中，提升我閱讀英文文獻的能力。林俊益老師深入淺出地講解單一性與同一性，清晰的體系圖表與充滿歡樂的授課方式，幫助我順利通過國考的考驗。會計系俞洪昭老師，每周至少連續上課六到七小時的審計學課程，將生活中的新聞事件結合審計學，讓我充分感受到審計與會計的魅力。. 政治大慧芸、膺任、映瑋、俊宏、健君、仁哲、咏欣、叡涵、郁甯學長姊。感謝人生立. 謝謝就讀政大期間，給予我許多幫助的映儒、秉昊、逸儒、禹境、雅琇、. ‧ 國. 學. 路途上的好夥伴，謝謝昱婷、育辰、沂靜、承芳、怡真、宗穎、家欣、逸涵、昱宏、原陞、佳緯、佩均、乃翊、念涵、芷綺、韋佑、庭安、健豪、凱鈞、智. ‧. 瑜、湘寧、楊宗、主恩、世誠、瑞成、立薇、蘊瑋、人豪、文軒、旻睿、燁. Nat. sit. y. 誠、明絜、國耀、宏熠。因為幸運遇見優秀的你們，打開了我的視野，成就了. n. al. er. io. 今天的我。謝謝你們即使工作忙碌，仍不忘關心我的狀況，不定時聚餐見面。. i Un. v. 我也要感謝在法辯認識的許多好朋友們，辯論的過程培養我跳脫既有框架，進. Ch. engchi. 行獨立思考與創意思考的能力，是我在政大非常美好的一段時光。最後，我要感謝我最重要的家人們。謝謝爸爸媽媽一直以來都無條件地支持我，並給予我最大的信心，讓我可以盡情地依照自己的選擇好好發揮。在我國小國中時，媽媽在職進修碩士，兼顧家庭、工作與學業，實在太不容易，我很幸運有您們的支持，才能擁有很充分的時間，不留遺憾地好好完成這篇論文。謝謝三個弟弟妹妹，常常聽我說很多論文的事、和我一起去木柵市場採買、幫我準備熬夜寫論文的餅乾糖果等，也提升我很多寫作的動力。. ii. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(4) 從進入政大開始，這麼多年來能夠全心投入在自己最喜歡的法律領域，並預計在未來繼續從事法律實務工作，是最幸福的事。儘管在研究過程中，有很多自我懷疑的時刻，但寫作論文的過程，除了對專業問題深入研究之外，也是很好的和自己對話的機會。期許自己經過論文的鍛鍊，面對外界的雜音，能夠更清晰地聽見自己內心的聲音，並相信自己的價值，做自己的長期投資人。. 林彥廷. 立. 於政大總圖. 政治大. 2020.07.30. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. iii. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(5) 摘要專利侵權損害賠償制度之良窳，直接影響到專利法欲促進產業發展之終極目標能否達成。倘若賠償不足，將不利於發明誘因之確保，若過度賠償，將會擠壓累積創新的空間。本文參酌我國與美國之學說實務見解，嘗試以「專利權價值回復」作為專利法上三種損害賠償計算方法及排除侵害請求權運用的共通基準。我國實務上，專利權人多半選擇以侵害利益計算法計算損害賠償。實務運作上，常面臨無法得知侵權人成本與必要費用，以及所計算之賠償金額與專利. 政治大探討侵權人成本與必要費用之舉證責任分配。並嘗試跳脫法條文義的機械性適立權價值減損脫鉤的困境。本文於第二章中，先從侵害利益計算法之修法歷程，. ‧ 國. 學. 用，從體系一貫之觀點，點出構成要件或法律效果可能的調整方向。再以成本會計的概念，闡釋實務上決定應扣除成本時，可能產生的誤解。. ‧. 利潤差額計算法，應係用以填補自行實施專利權人之專利權價值減損。由. Nat. sit. y. 於我國實務上較少運用系爭計算方法，本文於第三章中參酌美國判例法，就責. n. al. er. io. 任範圍因果關係之界定，詳細說明相關市場的界定與適格替代技術的意義。就. i Un. v. 損害賠償之計算，亦從經濟學之彈性、成本會計之作業基礎成本制，以及美國. Ch. engchi. 判例法所創之市占率法等面向，進行探討。. 合理權利金法，本文認為係回復以授權作為商業模式之專利權人，所受之專利權價值減損。合理權利金、契約授權金與不當得利返還範圍之間的糾葛，學說見解與實務運作莫衷一是，第四章將先就此等問題予以釐清。進一步，為完善合理權利金法之具體運用，本文亦針對美國判例法上就假設協商法所得參酌資訊範疇的爭議、完全市場價值法則於合理權利金法之適用，以及依類似授權契約認定合理權利金之注意事項等議題進行說明。除了過往的專利侵權損害賠償，為了避免未來的專利侵權，我國實務於構成侵權時向來准許排除侵害請求權。本文於第五章將比較傳統物權與專利權的 iv. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(6) 特性，並透過民法物權編不動產所有權一節的分析，以及美國判例法之視野，從衡平考量的角度與專利權價值回復的觀點，劃出應限縮排除侵害請求權的案例類型。並就該等案例類型，思索以繼續性授權金作為替代方案的可能性與相關計算上的問題。. 關鍵詞：專利侵權、損害賠償、侵害利益計算法、利潤差額計算法、合理權利金法、專利權價值回復、不當得利、排除侵害請求權、純財產權思維、責任思維、繼續性授權金. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. v. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(7) 目錄第一章緒論................................................................................................................ 1 第一節. 研究動機與目的.................................................................................... 1. 第二節. 研究方法................................................................................................ 9. 第三節. 研究架構.............................................................................................. 10. 第二章侵害利益計算法.......................................................................................... 12 第一節. 修法歷程及舉證責任.......................................................................... 12. 第二節. 體系定位與解釋適用.......................................................................... 14. 第一項第二項. 法律定性與規範功能.................................................................. 14. 治政大解釋適用──學說見解 ................................................................ 16 立專利權人是否須受有損害.................................................. 16. 學. ‧ 國. 第一款. 是否限於故意侵權.............................................................. 18. 第三款. 賠償範圍之上限.................................................................. 18. 解釋適用──實務見解 ................................................................ 20. sit. y. Nat. 第三項. ‧. 第二款. 第四節. 本文見解.............................................................................................. 28. er. 應扣除之成本...................................................................................... 25. io. 第三節. al. n. iv n C h.......................................................................... 舉證責任之分配 28 engchi U. 第一項第二項. 體系定位...................................................................................... 31. 第三項. 應扣除之成本.............................................................................. 35. 第三章利潤差額計算法.......................................................................................... 45 第一節. 體系定位.............................................................................................. 45. 第二節. 適用對象.............................................................................................. 46. 第三節. 責任範圍因果關係.............................................................................. 47. 第一項. 專利物之市場需求...................................................................... 48. 第二項. 欠缺適格的替代技術.................................................................. 52 vi. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(8) 第一款. 意義...................................................................................... 52. 第二款. 界定相關市場...................................................................... 53. 第三款. 適格之替代技術.................................................................. 55. 第三項第四節. 專利權人具有充足的產銷能力.................................................. 61. 損害...................................................................................................... 62. 第一項. 概說.............................................................................................. 62. 第二項. 增額銷售之價格.......................................................................... 63. 第一款. 價格之計算基礎.................................................................. 63. 第二款. 價格的抬升.......................................................................... 65. 第三項. 成本之計算.................................................................................. 68 取得攸關之成本資料.......................................................... 68. 第二款. 增額成本.............................................................................. 69. ‧. 第一款. 市占率法...................................................................................... 70. sit. y. Nat. 第五項. 本文見解.............................................................................................. 71. al. 體系定位...................................................................................... 71. iv n C hengchi U 適用對象...................................................................................... 73 n. 第二項. io. 第一項. er. 第五節. 學. ‧ 國. 第四項. 治政大增額銷售量.................................................................................. 66 立. 第三項. 責任範圍因果關係...................................................................... 81. 第四項. 損害.............................................................................................. 86. 第一款. 增額收入.............................................................................. 86. 第二款. 增額成本.............................................................................. 89. 第三款. 市占率法.............................................................................. 91. 第四章合理權利金法.............................................................................................. 96 第一節. 修法歷程.............................................................................................. 97. 第一項. 立法理由...................................................................................... 97 vii. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(9) 第二項第二節. 修法理由...................................................................................... 99. 與不當得利之關聯............................................................................ 100. 第一項. 侵權行為與不當得利之比較.................................................... 100. 第二項. 不當得利之客體........................................................................ 104. 第一款. 實務見解............................................................................ 104. 第二款. 學說見解............................................................................ 112. 第三項. 假設協商法........................................................................................ 116. 第一項第二項. 治政大假設協商時點............................................................................ 121 立直接運用假設協商架構計算.................................................... 123 授權金類型........................................................................ 125. 第二款. 所得參酌資訊範疇............................................................ 126. 第三款. 完全市場價值法則............................................................ 131. ‧. 第一款. sit. y. Nat. 第四項. 以類似授權契約進行調整........................................................ 132. io. al. 本文見解............................................................................................ 138. iv n C h e n g c........................................................ 合理權利金與契約授權金 138 hi U n. 第四節. 學. ‧ 國. 第三項. 與其他方法之比較.................................................................... 116. er. 第三節. 不當得利之返還範圍................................................................ 114. 第一項第二項. 合理權利金與不當得利............................................................ 143. 第三項. 合理權利金法之具體運用........................................................ 153. 第五章未來侵害之損害賠償................................................................................ 169 第一節. 純財產權思維與責任思維................................................................ 169. 第二節. 民法物權與專利權之比較................................................................ 171. 第一項. 理論基礎.................................................................................... 171. 第二項. 公示性之強弱............................................................................ 174. 第三項. 耗竭性之有無............................................................................ 176 viii. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(10) 第三節. 不動產所有權之救濟內容................................................................ 178. 第一項. 利用必要性................................................................................ 178. 第二項. 氣響侵入.................................................................................... 180. 第三項. 越界建築.................................................................................... 181. 第四節. 專利法之排除侵害請求權................................................................ 182. 第一項. 專利法中之責任思維................................................................ 182. 第二項. 我國實務.................................................................................... 184. 第三項. 美國實務.................................................................................... 184 一審法院判決.................................................................... 185. 第一款. 治政大二審法院判決.................................................................... 186 立. 第二款. 三審法院判決.................................................................... 187. 第四款. 小結.................................................................................... 188. 排除侵害請求權之替代方案............................................................ 189. ‧. 第五節. 學. ‧ 國. 第三款. 替代方案之比較........................................................................ 189. 第二項. 繼續性授權金............................................................................ 191. y. sit. er. io. al. 本文見解............................................................................................ 195. iv n C h e n g c........................................................ 不動產所有權規範之分析 195 hi U n. 第六節. Nat. 第一項. 第一項第二項. 專利法之排除侵害請求權........................................................ 199. 第一款. 專利權價值回復之觀點.................................................... 201. 第二款. 衡平原則之考量................................................................ 204. 第三項. 繼續性授權金............................................................................ 210. 第一款. 法源基礎............................................................................ 210. 第二款. 費率計算............................................................................ 213. 第六章結論............................................................................................................ 218 第一節. 體系定位............................................................................................ 219 ix. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(11) 第二節. 具體計算............................................................................................ 221. 第一項. 侵害利益計算法........................................................................ 221. 第二項. 利潤差額計算法........................................................................ 223. 第三項. 合理權利金法............................................................................ 224. 第四項. 不當得利.................................................................................... 226. 第三節. 排除侵害請求權................................................................................ 227. 國內外相關判決........................................................................................................ 229 參考文獻.................................................................................................................... 234. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. x. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(12) 表目錄表（一）合併損益表.................................................................................................. 36 表（二）專利物與潛在替代物之比對...................................................................... 58 表（三）不當得利實務學說見解彙整.................................................................... 145 表（四）責任思維於不動產所有權一節之運用.................................................... 199 表（五）不同專利侵害類型所對應之損害賠償.................................................... 217 表（六）專利權人所得主張之請求權基礎與法律效果........................................ 219. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. xi. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(13) 第一章第一節. 緒論. 研究動機與目的. 專利制度，賦予專利權人一定期間之排他權作為手段，並以促進產業發展為終極目標。如何確保發明的誘因，同時兼顧公共利益的平衡，除了涉及可專利標的之範圍、專利要件解釋之寬嚴，以及專利權效力之限制外，專利損害賠償制度亦扮演非常重要的角色。當第三人未經專利權人同意實施專利權時，倘. 政治大因，專利制度有名無實。相反的，若是給予專利權人過高的賠償金額，或是在立若損害賠償數額不足以回復專利權所減損之價值時，將無法有效確保發明誘. ‧ 國. 學. 不適宜的情況下准許排除侵害請求權，將會擠壓累積創新的空間，過度嚇阻的結果反而無法達成促進產業發展之終極目標。. ‧. 專利權作為一種無體財產權，與傳統物權有所不同。首應區別之觀念，乃. Nat. sit. y. 專利與專利物之不同。專利權所保護者係技術構想，專利物本身並非專利權保. n. al. er. io. 護之標的。實施專利時，基於專利的無體性與無耗竭性，專利權並不會被無權. i Un. v. 占有，並且透過反覆的實施專利，亦可創造出無限的專利物。專利權的無體性. Ch. engchi. 與無耗竭性，使專利侵權損害賠償制度更顯複雜，具體展現在排除侵害請求權所應考慮的衡平因素，以及各種損害賠償計算方法之內涵。專利損害賠償制度，大致上可分為過去侵害與未來侵害的損害賠償。傳統上，前者係以金錢賠償的方式為之，後者則係以排除侵害請求權的方式達成目的。針對過往專利侵害的損害賠償，我國專利法第 97 條第 1 項規定：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：（第 1 款）依民法第二百十六條1之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專. 民法第 216 條：「（第 1 項）損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。（第 2 項）依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可 1 1. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(14) 利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。（第 2 款）依侵害人因侵害行為所得之利益。（第 3 款）依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。」有學者將本條第 1 項第 1 款前段稱為「具體損害計算法」，同款後段稱為「利潤差額計算法」，第 2 款稱為「侵害利益計算法」2，本文採之，第 3 款本文則稱之為合理權利金法。依前揭規定之文義，專利權人得自由選擇一種方法來計算其損害。顯而易見的是，各種計算方法並不相同，在個案中所得出的數額也會有所差異，但在同一個個案中專利權所減損的價值相同，而這四種計算方法也對應到相同的法律要件。如此一來，相同的要件卻對應到強度不一的法律效果，是否對於整個. 治政大民法的體系有所衝擊？用這些計算方法所計算出的賠償金額，如何回復專利權立所發生之價值減損？更重要的問題是，當賠償金額與專利權所減損的價值脫鉤. ‧ 國. 學. 時，不論是賠償不足或是過度賠償，都不利於專利制度的健全發展。. ‧. 就體系上而言，以上四種方法均係專利侵權損害賠償之計算方法，似應適. sit. y. Nat. 用專利權價值回復之觀點。惟若從法律效果觀察，可以發現侵害利益計算法係. io. al. er. 援用了不法管理的法律效果。由於不法管理的法律效果較為強烈，故其亦對應. iv n C hengchi U 到不法管理較嚴格的法律效果，是否妥適，不無疑問。此外，不法管理之制度 n. 到較嚴格的構成要件，侵害利益計算法在侵權行為較寬鬆的構成要件下，對應. 目的，係為徹底剝奪侵權誘因，著重不法管理人因不法管理行為所獲得的經濟上利益，與侵權行為著重權利人所受之損害，兩者並不相同。當侵害利益計算法的構成要件係侵權行為，法律效果卻是不法管理時，在解釋上應如何調和、立法論上應如何修改，值得思考。合理權利金法係於 2011 年增訂，並於 2013 年將損害賠償之計算，從專利權人所得收取的權利金，修正為以合理權利金為基礎計算之。修法目的係為剝. 得預期之利益，視為所失利益。」 2 沈宗倫，專利侵害責任範圍因果關係的合理詮釋與再建構，科技法學評論，8 卷 1 期，頁 6， 2011 年 6 月。 2. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(15) 奪侵權誘因，避免專利權實施者寧可事後賠償，也不願事前取得授權的不當情況3。立法理由並進一步指出，侵害人無須負擔一般被授權人所需負擔的查帳義務，並使專利權人於侵權訴訟中支出訴訟費用、律師費用等額外費用，故以合理權利金法所計算之損害賠償數額，往往高於授權關係下之權利金數額。合理權利金法雖於體系上歸屬於專利侵權損害賠償計算方法，惟從立法理由中可推知，專利權人透過合理權利金法所求得之較高賠償金額，有部分係因侵權人所付出的交易成本較正常授權交易中少，另一部分則係彌補專利權人於訴訟過程中所支付的費用。亦即，合理權利金法似已跳脫回復專利權所減損價值的思維，蓋侵權人少支出的查帳成本，與專利權價值無關，專利權人於訴訟. 治政大中所支出的律師費，於我國並非全面採律師強制代理制度的情況下，亦非一概立得向侵權人請求賠償。. ‧ 國. 學. 當第三人未經專利權人同意，即擅自實施專利時，專利權人所得主張的請. ‧. 求權基礎，除了侵權行為損害賠償請求權外，尚可能可以主張不法管理請求權. sit. y. Nat. 與不當得利返還請求權。侵害利益計算法援用不法管理的法律效果，已如前. io. al. er. 述。又不當得利返還請求權，有關價額的償還，有客觀說與主觀說之不同見. iv n C hengchi U 於不法管理制度、不當得利制度與這兩種方法的關係，亦將進行探討。 n. 解，故其亦可能與合理權利金法以及侵害利益計算法有所關連。因此，本文對. 依循前述說明，可以發現將具體損害計算法、利潤差額計算法、侵害利益計算法與合理權利金法一起歸屬於專利侵權制度，實有內在體系之矛盾。我國實務上對於專利侵權損害賠償之計算，大多係直接依專利權人所主張的計算方法，依循法條文義計算損害賠償金額，較少涉及體系定性上的討論。部分實務則認為專利法第 97 條第 1 項各種計算方法，係屬法定賠償額，與專利權價值之. 2013 年 6 月 11 日專利法第 97 條修正理由：「現行第三款之損害賠償計算方式，係以『相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害』，此等規定恐使侵害行為人無意願先行取得授權，蓋因專利權侵害而以合理權利金法計算之損害賠償數額，同於事前取得授權之權利金數額。」 3 3. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(16) 減損無關。此種見解固然是一種解釋方式，但為何將專利權人所得請求之賠償金額，與專利權所減損之價值加以脫鉤，除了法律規定之外，似仍應具備堅實的理論基礎。倘若欠缺此一理論基礎，恐怕各種計算方法不論是定性或是法律效果面向，都需要加以調整。或有從嚇阻的角度加以立論，以嚇阻的目的正當化過度賠償的結果。惟如此一來，恐怕會過度偏向專利權人一方，未能平衡追求累積創新，是否能達成專利法之目的，不無疑問。且就損害賠償之計算而言，縱然得以嚇阻為由，從事後的角度，正當化個案中的特定賠償金額，卻較難從事前的角度，說明究竟要得出多少賠償數額，始為合理。蓋不論判賠多少金額，似. 治政大乎都可能認為應賠償更高的數額，以達成嚇阻的效果。立. 因此，本文擬從另一種觀點出發。專利權的價值，存在技術價值與市場價. ‧ 國. 學. 值兩個面向，發生專利侵權時，專利權人將無法享有原本應得享有之經濟利. ‧. 益，對專利權的價值產生一定程度的減損，專利侵權損害賠償應僅得就價值減. sit. y. Nat. 損的部分予以回復，方能平衡追求累積創新與研發誘因之確保4。為了達成這個. io. al. er. 平衡，本文嘗試以「專利權價值回復」的觀點，重新檢視各種計算方法，並思. iv n C hengchi U 所謂「專利權價值回復」，與侵權行為法的「損害填補原則」，同樣都強調 n. 考專利權所減損的價值，是否會因專利權人採取不同的商業模式而有所變化。. 不得給予專利權人過度的填補，亦即專利權人不得因專利侵權行為而獲有利益，但兩者仍存在一定的差異。侵權行為法下有關「損害」的認定，傳統上係以「差額說」作為認定標準，必須因侵權行為造成專利權人整體財產應有狀態的減少，方得認定為損害而加以填補。如此一來，當侵權人將專利權人的市場經濟利益加以剝奪時，在某些情況下專利權人將無法請求損害賠償，例如：以授權作為商業模式的專利權人，將無法對侵權人主張合理權利金。. 4. 沈宗倫，我國專利法損害賠償相關規範之回顧與展望──以專利權價值為中心，載：智慧財產法院 10 週年紀念：智慧財產論文集，頁 128-131，2018 年 11 月。 4. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(17) 基於專利權的特性，有關專利侵權案例中「損害」之認定，似應以「專利權價值是否發生減損」作為判斷標準。本文以專利權價值回復的觀點檢視各種損害賠償方法，係希望能充分回復因專利侵權所造成的專利權價值減損，其範圍雖較「差額說」廣泛，但其基本精神仍較貼近損害填補原則，而與嚇阻之觀點不同。由於學說判決仍多半使用「損害」、「損害填補原則」、「填補損害」探討相關議題，故本文介紹相關學說判決時，仍不可避免使用該等詞彙。惟本文所提及專利權人所受之「損害」，其內涵為「專利權價值減損」，與差額說不同。本文所提及之「損害填補原則」、「填補損害」意義上則相當於「專利權價值回. 治政大復」，係回復專利權價值減損的部分，而非填補差額說意義下的損害。立. 除了體系定位的問題外，實務上究竟如何運用各種方法，實際計算出損害. ‧ 國. 學. 賠償金額的過程，更屬值得探討之議題。我國實務面對專利侵權案件，多半以. ‧. 侵害利益計算法計算損害賠償之金額。既謂侵害「利益」計算法，自應扣除產. sit. y. Nat. 銷侵權物相關的成本費用。有關成本費用之舉證責任歸屬，法院可否逕行援用. io. er. 財政部所公布的同業利潤標準，似有疑問。此外，個案中若有關於產銷侵權物. al. v. n. 成本費用之證據資料，則得扣除之範圍為何，部分判決對於直接成本、間接成. i n C U hengchi 本、變動成本、固定成本等名詞之運用，似有誤會。. 雖然專利法第 97 條第 1 項列出不同的計算方法，但我國實務上專利權人較少主張侵害利益計算法以外之計算方法。本文推測或許是因為其他種計算方法究應如何運用，尚須更清楚的指引。由於專利侵權損害賠償對於專利制度促進產業發展之目的影響深遠，故本文認為亦有必要就利潤差額計算法與合理權利金法進行深入探討。利潤差額計算法必須考量若無專利侵權(but-for infringement)時，專利權人實施專利所能獲得之利益，這涉及責任範圍因果關係之界定，亦即專利侵權行為對於專利物的銷售，產生了多少市場替代效果。此外，若無專利侵權，專利 5. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(18) 權人所多銷售的專利物，會以多少成本生產，多少價格銷售，成本、價格與增額銷售量之間的關係如何，則關係到能否順利依利潤差額計算法得出賠償數額。由於系爭計算方法的舉證門檻較高，倘若法院認為，相關證據得以證明市場替代的效果存在，但就利潤差額之確切數額仍有疑義時，究應在利潤差額計算法的架構下酌定損害賠償數額，抑或得援用合理權利金法，亦值思考。我國偶有法院判決以合理權利金法計算專利侵權損害賠償，惟部分判決有時僅直接表示酌定某一金額為當，似不利於訴訟雙方預測可能的訴訟結果。為了讓合理權利金能夠順利運作，提升其可預測性及可操作性，實為當務之急。美國判例法上，衡量合理權利金的方法大致上有三種，分別是 25%法則、分析. 治政大法與假設協商法。而同樣的問題也會出現：不同方法會計算出不同的賠償數立. 額，則哪一種方法最能準確回復專利權所減損的價值，進而完成專利法的目. ‧ 國. 學. 標？. ‧. 其中，假設協商法係源於著名的 Georgia-Pac. Corp. v. U.S. Plywood Corp.案5. sit. y. Nat. （以下稱 Georgia-Pacific 案）。本件判決提出了 15 個因子，供法院計算合理權. io. al. er. 利金時得加以參酌。然而，這麼多因子法院究竟要如何參酌？15 個因子間彼此. iv n C hengchi U 酌 15 個因子以外之其他因素？倘若法院於判決中，只是將 15 個因子加以臚列 n. 的關係為何？法院決定合理權利金時，是否必須參酌全部的因子？或是得否參. 後，直接酌定某一個金額，則合理權利金法似將流於主觀臆測。由法院挑選出數個因子，根據個案事實加以詳論，較能提高預測性，係比較妥適之作法，惟為何挑選某些因子而未挑選其他因子，值得分析檢討。假設性協商架構下，所得參酌的資訊範疇是否限於事前資訊，或是得以考量事後資訊，美國法上有許多討論。此問題的根源，似在於不同見解對於專利的價值為何，有不同的認知，進而對專利權人所能獲得的賠償有不同的看法。. Georgia-Pac. Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970), modified sub nom. Georgia-Pac. Corp. v. U.S. Plywood-Champion Papers, Inc., 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971). 6 5. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(19) 訴訟中，雙方也可能會提出類似的授權契約，供法院參考以決定合理權利金。法院對於參酌類似授權契約所設定的限制，也是對於專利侵權損害賠償所能回復的價值，做一個限制。個案中，判斷哪一些價值與專利價值無關，甚至和專利價值有關的資訊是否都足資參酌，都會影響到合理權利金之計算。至於未來專利侵害的避免，我國專利法第 96 條第 1 項規定：「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。」亦即，我國實務上對於未來專利侵權係以排除侵害請求權之方式避免，只要法院認定專利侵權成立，就會准許排除侵害請求權。此一作法，固然充分確保專利權人之權益，但是否係達成專利法平衡追求累積創新與確保發明誘因的最佳作. 治政大 eBay Inc. v. 法，頗有疑義。特別是 2006 年後，美國聯邦最高法院於立. MercExchange, L.L.C.案6（以下稱 eBay 案）中，確立了法院准駁排除侵害請求. ‧ 國. 學. 權，須基於衡平法原則之四項因素，有關專利侵權未來的救濟不再大量倚賴排. ‧. 除侵害請求權。. sit. y. Nat. 除了從比較法的角度觀察，由於專利權作為一種特別物權，專利法第 96 條. io. al. er. 第 1 項相當於民法第 767 條第 1 項，觀察排除侵害請求權在物權相關規定中的. iv n C hengchi U 再加上專利權與傳統物權相比，具有無體性與無耗竭性之特色，似可針對不同 n. 運用，亦可對專利侵權案件中，排除侵害請求權應如何運用獲得一定的啟發。. 的權利特性，對排除侵害請求權的准駁，進行相對應的調整。應進一步思考者係，倘若法院駁回排除侵害請求權，是否有相對應的替代方案？蓋一律准許排除侵害請求權的做法，雖有過度偏向專利權人之疑慮，但若無更好的替代方案，或許也只能維持原狀。美國判例法於 eBay 案之後，若駁回排除侵害請求權，係以繼續性授權金(ongoing royalty)的方式，作為回復未來專利權價值減損之替代方案7。如此一來，不但可以維護專利權人之權利，亦可. 6 7. eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006). Paice LLC v. Toyota Motor Corp., 504 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2007). 7. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(20) 兼顧侵權人之利益，增進總社會福利。美國判例法大致上係沿用合理權利金之架構，認定繼續性授權金，並有見解認為繼續性授權金之費率可能高於合理權利金之費率，蓋假設協商時點、所得參酌資訊範疇，均與合理權利金有所不同。單純就專利法第 96 條第 1 項之文義而言，似無法得出法院以繼續性授權金取代排除侵害請求權之解釋結果。因此，若要在我國引進繼續性授權金制度作為替代方案，首先要面對的問題就是，是否要全面引進？法源基礎為何？又繼續性授權金的計算方式，係沿用合理權利金之架構，這更加凸顯了研究合理權利金法如何具體運作之重要性。若法院無法妥適決定合理權利金，自亦無法決. 治政大定繼續性授權金，如此一來，恐怕只能繼續採取一律准許排除侵害請求權之作立法。又繼續性授權金與合理權利金都是運用假設協商架構，則兩者有何不同，. ‧ 國. 學. 亦值比較分析。. ‧. 綜上所述，本文將以「專利侵權損害賠償之研究──以專利權價值回復為. sit. y. Nat. 中心」作為論文題目。在架構面上，期盼對各種計算方法作出適當的定性，並. io. er. 就專利侵權案件中專利權人亦可能主張的不法管理請求權、不當得利返還請求. al. iv n C hengchi U 上，將定性後所應適用的指導原則，貫徹到各種計算方法的具體運用，以提升 n. 權與各種計算方法之間的關係，進行釐清，形成一貫的理論基礎。在細節面. 各種計算方法在實務上的可操作性與可預測性。在未來侵權損害賠償方面，嘗試從傳統物權的角度出發，比較專利權與傳統物權的特性，調節未來侵權的損害賠償內容。至於懲罰性賠償金，由於其係以嚇阻為目的，且其重點側重於找出影響酌定倍數的因素，與本文著重以專利權價值回復的觀點檢視各種計算方法，並具體探討各種方法在計算上所遇到的問題，尚屬有別。因此，懲罰性賠償金並不在本文研究範圍。本文期望透過對各種計算方法與排除侵害請求權，進行一定程度的調整，以符合專利法平衡追求累積創新與確保專利權人權益之意旨，進 8. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(21) 而達成促進產業發展之目的。. 第二節. 研究方法. 本文採用的研究方法為文獻分析法、比較研究法與實務研究法。侵害利益計算法係我國實務上最常採用的專利侵權損害賠償計算方法，惟此方法美國法上已不採用，故此部分將先從國內文獻對體系定位的探討出發，並分析國內判決對於侵害利益計算法之運用。由於侵害「利益」計算法必須扣除侵權人之成本費用，此部分將參酌成本會計學書籍輔助說明。. 政治大 Bros. Fibre Works 案（以下稱立 Panduit 案）對於責任範圍因果關係所建立的架構利潤差額計算法於我國實務上較少採用，本文將以 Panduit Corp. v. Stahlin 8. ‧ 國. 學. 為基礎，並參酌其他美國判例法對於各個要素的詮釋，說明此一計算方法在實務上之運用。於計算專利權人之增額銷售時，銷售價格與銷售量之間的互動關. ‧. 係，涉及經濟學上彈性的概念，增額銷售之成本計算則與成本會計學有關，本. Nat. sit. y. 文也會參考經濟學與會計學書籍進行說明。. n. al. er. io. 合理權利金法我國實務上有少數判決採用，而此法為美國法上最常使用之. i Un. v. 專利侵權損害賠償計算方法。本文將參考美國判例法、我國及美國關於合理權. Ch. engchi. 利金法之諸多文獻，說明應如何衡量合理權利金，並就我國實務對於合理權利金法之運用，提出看法。此外，有關合理權利金法與不當得利返還請求權之關係，專利權人所受利益以及返還範圍之探討，本文將透過土地被他人無權占有之我國實務案例，比較觀察專利權被他人擅自實施之不當得利請求，應做如何之調整。未來之專利侵權損害賠償，本文觀察到我國與美國在實務運作上之差異，為了探討何種模式更為妥適，將參酌我國與美國之文獻進行探討。由於專利權. 8. Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978). 9. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(22) 作為一種特別物權，故本文亦分析民法物權編不動產所有權一節相關規定，藉由比較研究的方式，嘗試找出較妥適的未來專利侵權損害賠償內容。至於排除侵害請求權的替代方案，本文借鏡美國法，希望在我國法律體系下，以適合的方式引進繼續性授權金，並就其費率加以說明。. 第三節. 研究架構. 本文共分六章，第一章為緒論，說明研究動機與目的、研究方法與研究架構。專利法的目標是要平衡專利權人的利益與累積創新之公共利益，但專利法. 政治大度賠償或賠償不足的問題。專利法第 96 條第 1 項一概准許排除侵害請求權之作立第 97 條第 1 項所臚列的各種方法，似與專利權所減損的價值脫鉤，可能產生過. ‧ 國. 學. 法，似過度偏向專利權人權利之保障。如此一來，如何達成專利法的立法意旨，不無疑問。從這個問題意識出發，思考各種計算方法的定性、探討各種計. ‧. 算方法應如何具體運用，以及准駁排除侵害請求權之調整方式與替代方案。. Nat. sit. y. 第二章為侵害利益計算法之修法歷程、體系定位與計算上的問題。我國於. n. al. er. io. 2011 年 12 月 21 日修法刪除侵害總銷售額計算法，本章將探討這是否會影響到. i Un. v. 專利權人的舉證責任，以及所得請求之賠償數額。系爭計算方法的體系定位與. Ch. engchi. 所應適用的原理原則，學說實務有許多不同意見，本章就不同的看法進行分析，並就所採納的見解進行體系一貫的解釋適用。計算上，分析國內實務判決對於所應扣除成本之見解，並提出本文看法。第三章為利潤差額計算法之體性定位與適用對象、責任範圍因果關係，以及損害數額之計算。利潤差額計算法所填補者，係專利權人之所受損害，同時也是所失利益，應定性為專利侵權損害賠償制度。然而，專利權所減損的價值，於專利權人採取不同的商業模式時，似存在很大的差異。本章將探討專利權人在不同的商業模式下，理論上所對應的損害賠償計算方法。並將參酌美國判例法，介紹利潤差額計算法在責任範圍因果關係與計算損害之實際運作情 10. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(23) 形。第四章為合理權利金法之立法與修法歷程、與不當得利之關係，以及損害數額之衡量。本文將探討合理權利金高於契約授權金之理由，是否如修法理由所揭示？又不當得利返還請求權，是否係運用合理權利金法進行計算？這兩個問題都涉及到合理權利金法之體系定位與所應適用的指導原則。合理權利金應如何衡量，美國判例法上有多種不同的方法，本文將加以探討，並就所採取的假設協商法詳細分析。第五章為未來侵害之損害賠償，從民法物權編的角度、我國學說之倡議與美國判例法與學說之借鏡、探討純財產權思維與責任思維，何者更適合作為專. 治政大利未來損害賠償之指引方針。我國實務上，倘若不採取一旦構成侵權即准許排立. 除侵害請求權之作法，本章亦就可能採取的替代方案進行分析，並說明本文對. ‧ 國. 學. 於繼續性授權金費率似應與合理權利金費率相同的見解。. ‧. 第六章為結論，將各個章節所提出的問題以及本文所採取的看法，綜合整. sit. y. Nat. 理歸納。我國專利損害賠償制度之實務運作，較倚賴法條文義之操作，本文期. io. al. er. 盼透過對各種不同計算方法背後的意義進行探討，能夠建構出符合專利法意旨. v. n. 之損害賠償制度，並在具體運用上，提升各種計算方法的可操作性與可預測性。. Ch. engchi. i Un. 11. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(24) 第二章. 侵害利益計算法. 本章將對侵害利益計算法的修法歷程、體系定位與適用上的問題進行探討。專利法第 97 條第 1 項第 2 款於 2011 年 12 月 21 日修法時，已將侵害總銷售額計算法刪除，是否改變舉證責任的分配，進而影響到專利權人最終所得請求之金額？體系定位上，本款究竟係以侵權行為或不法管理作為請求權基礎，將會影響到本款應適用的指導原則，進而對本款的解釋適用得出不同的結論。. 第一節. 修法歷程及舉證責任. 治政大 2011 年 12 月 21 日專利法修正，將侵害總銷售額計算法刪除，修法理由指立. 出：「現行規定採總銷售說，明定於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以. ‧ 國. 學. 銷售該項物品全部收入為所得利益。惟依此方式計算損害賠償額，顯然將系爭. ‧. 之專利產品視為獨占該產品市場。然一方面專利並非必然是產品市場之獨占，. sit. y. Nat. 侵權人之所得利益，亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益，非皆屬權. io. er. 利人應得之利益。另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大. al. iv n C hengchi U 爰刪除該款後段，於請求損害賠償時，依實際個案情況衡量計算之。」 n. 時，因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人，其所得之賠償顯有過當之嫌。. 此一修法歷程，是否會影響到專利權人的舉證責任？在修法之前，有學說參酌美國商標法與著作權法之立法模式，認為應將修正前專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段定性為前段之舉證責任規範。亦即，在專利侵權訴訟中，專利權人之舉證責任在於侵權物之總銷售金額，侵權人則應舉證製造、銷售侵權物的過程中，必要成本費用之金額。蓋成本費用之相關資料係在侵權人的控制之下，由侵權人來加以舉證，最符合效率，亦能降低訴訟成本9。且侵權人係違法者，. 9. 沈宗倫，同註 2，頁 11-12。 12. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(25) 使其負扣減之舉證責任亦符衡平10。修法後，另有學說依循民事訴訟法第 277 條本文，當事人就有利於己之事實，應負舉證責任。修正後專利法第 97 條第 1 項第 2 款雖未明定成本與必要費用之舉證責任，但因成本與必要費用的舉證有利於減少侵權人的賠償金額，依民事訴訟法第 277 條本文，仍應由侵權人舉證，其適用結果於修法前後並無不同11。實務上則認為，修法刪除侵害總銷售額計算法，會影響到專利權人舉證責任。智慧財產法院 106 年度民專上易字第 2 號民事判決謂：「由此可知，無論依 99 年專利法或現行專利法規定，均係以侵害專利權所得利益來計算，而該項利. 治政大益並不等於侵權物品之全部收入，仍需扣除成本及必要費用始能作為侵害專利立. 權所得利益，僅在侵權人無法就成本或必要費用舉證時，99 年專利法規定可用. ‧ 國. 學. 銷售物品全部收入作為所得利益，現行法則規定仍需由專利權人舉證證明侵權. ‧. 人侵害之利益為何，不得泛以銷售物品全部收入作為所得利益12。」. sit. y. Nat. 由於與侵權物相關之成本及必要費用，均涉及侵權人之產銷機密，並處於. io. al. er. 侵權人之控制之下。縱然專利權人得在訴訟程序中，依民事訴訟法第 342 條至第 344 條，請求侵權人提出相關文書證據，但於訴訟實務上，侵權人往往不願. n. iv n C hengchi U 提出，其法律效果依同法第 345 條亦相當微弱，僅「法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實。」因此，當侵權人於訴訟中不願提出成本及必要費用之資料時，專利權人被迫引用財政部同業利潤標準以計算侵權人因侵害行為所得利益，或者侵權人直. 許忠信，從德國法之觀點看我國專利權侵害之損害賠償責任，臺北大學法學論叢，61 期，頁 97-98，2007 年 3 月。 11 李素華，專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益法之具體適用：以我國專利法為中心，臺大法學論叢，42 卷 4 期，頁 1441，2013 年 12 月。 12 智慧財產法院 104 年度民專上字第 14 號民事判決亦採類似見解：「專利權人依 92 年專利法第 85 條第 2 款前段規定為請求時，應證明侵權人因其侵權行為所得利益之金額；倘依第 2 款後段規定請求，得容許專利權人無庸詳細計算其淨利數額，僅須證明其銷售之全部收入即可，倘侵權人欲減少其賠償額，則應自行舉證其因侵害行為所支出之成本及必要費用。」 13 10. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(26) 接援引該利潤標準作為與侵權物相關之成本及必要費用，甚至是法院主動援引該利潤標準以計算損害賠償金額13，都是訴訟可能的發展。. 第二節第一項. 體系定位與解釋適用法律定性與規範功能. 侵權行為與不法管理，在民法上為不同之體系，各有不同之規範目的、構成要件與法律效果。專利法第 97 條第 1 項第 2 款，從體系上而言係專利侵權之損害賠償計算方法，惟其金額之計算方式則趨近於不法管理或不當得利返還請. 治政大求權主觀說之返還範圍。因此，探討侵害利益計算法究應定性為侵權行為、不立件之解釋適用，在權利的行使上，時效規定亦有不同。. 學. ‧ 國. 法管理或不當得利，由於不同制度背後的規範目的不同，將會影響相關構成要. ‧. 學說上對於本款之爭論，第一種係定性為侵權行為，並嚴格以填補損害作. sit. y. Nat. 為指引方針；第二種想法仍將本款定性為侵權行為，但認為侵權行為之制度目. io. al. er. 的，除了填補損害之傳統思維外，亦應兼具遏止侵權之功能；第三種想法則認. v. n. 為本款融合了侵權行為損害賠償、不當得利與無因管理，並非單純的侵權行為. i n C U hengchi 損害賠償請求權。以下將詳細介紹上述三種看法。. 第一種看法認為，專利權人於請求損害賠償時，得主張侵害利益計算法，此屬侵權行為損害賠償計算方法，而非不法管理14，亦非不當得利15。此種計算法要求侵害人返還其所得之不法利益，與專利權人之「所失利益」並無必然之對應關係16。專利法係援用不當得利或不法管理之思維，以幫助專利權人計算. 智慧財產法院 106 年度民專上字第 38 號民事判決謂：「職是，上訴人主張因被上訴人侵害系爭專利行為所得之利益計算其損害，本院可參考財政部公布同業利潤標準之毛利率，作為本件計算侵害系爭專利損害賠償之基準。」 14 王澤鑑，債法原理，頁 404，2009 年 9 月，再版。 15 謝銘洋，智慧財產權法，頁 340，2012 年 9 月，3 版。 16 同前註，頁 351。 14 13. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(27) 損害額，惟相關要件之解釋適用，仍應以侵權行為法之原理原則為依歸17。第二種看法認為，專利法於 1986 年將侵害利益計算法納入專利侵權損害賠償計算方法，係參照商標法於 1985 年之修正。從商標法納入侵害利益計算法之修法沿革可知，此法原係用來「推定商標權人之損害」。其後，商標法為了減輕商標權人請求損害賠償之舉證責任，參酌美國商標法第 35 條，直接將侵害利益計算法規定為商標侵權損害賠償計算方法之一，以發揮賠償、嚇阻，以及避免不當得利之功能。因此，侵害利益計算法仍應定性為侵權行為損害賠償請求權 18. 。有學者參酌德國法之發展，認為侵權行為之制度功能不應侷限於填補損. 治政大害，尚應強調預防功能。因此，應盡量剝奪侵害人之獲利，以就侵害所生之財立. 產上不利益為一公平衡量，蓋從經濟的角度進行分析，倘若侵權人之賠償責任. ‧ 國. 學. 與事前取得專利授權之金額相去不遠，將有鼓勵侵權之疑慮。且於專利法除罪. ‧. 化後，民事救濟程序亦可透過侵害利益計算法，發揮預防侵害之功效19。. sit. y. Nat. 亦有學者從侵權人之獲利與專利權人之所受損害間，並不具有精準對應關. io. al. er. 係的角度出發，認為侵害利益計算法並非著眼於填補專利權人之損害，反而較趨近於不法無因管理之制度目的。參酌民法第 177 條第 2 項之立法理由20，應. n. iv n C hengchi U 賦予侵害利益計算法新的規範目的，亦即「不當利得之剝奪」與「侵權行為之遏止」。徹底除去侵權之經濟上誘因，才能有效實現專利法第 96 條第 1 項賦予專利權人之排除侵害請求權21。沈宗倫，同註 2，頁 13。陳龍昇，由最高法院 106 年台上字第 2467 號判決論專利侵權損害賠償與不當得利請求，萬國法律，224 期，頁 52-54，2019 年 4 月。 19 李素華，同註 11，頁 1403-1410。 20 民法第 177 條第 2 項之立法理由：「明知係他人事務，而為自己之利益管理時，管理人並無「為他人管理事務」之意思，原非無因管理。然而，本人依侵權行為或不當得利之規定請求損害賠償或返還利益時，其請求之範圍卻不及於管理人因管理行為所獲致之利益；如此不啻承認管理人得保有不法管理所得之利益，顯與正義有違。因此宜使不法之管理準用適法無因管理之規定，使不法管理所生之利益仍歸諸本人享有，俾能除去經濟上之誘因而減少不法管理之發生，爰增訂第二項。」 21 黃銘傑，「侵害行為所得之利益」計算損害規定之法律定位、功能與適用──評最高法院九十七年度台上字第二二七號判決，月旦法學雜誌，167 期，頁 170-174，2009 年 4 月。 15 17 18. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(28) 第三種看法則認為，侵害利益計算法與不真正無因管理之本人返還請求權相同，其並參酌德國法，認為此種損害賠償計算方法，屬習慣法領域之特別規定，兼考量損害賠償法則、不當得利法則與無因管理法則，並非單純的損害賠償請求權。侵害利益計算法有四個正當化理由，分別是：減輕專利權人舉證成本、降低專利權人侵權查察成本、預防及嚇阻侵權之功能、剝奪侵權誘因22。. 第二項. 解釋適用──學說見解. 以民法第 184 條第 1 項前段而論，典型的侵權行為構成要件為：侵害行為、權利受侵害、有損害之發生、因果關係、違法性、故意過失與責任能力。. 治政大民法第 177 條第 2 項不法管理之構成要件則為：未受委任並無義務、明知為他立人事務、為自己利益管理。兩相比較之後即可發現，前述學說對於侵害利益計. ‧ 國. 學. 算法賦予不同的規範功能，將會使構成要件的解釋上一併產生不同的結果。具. ‧. 體言之：專利權人依侵害利益計算法主張專利侵權損害賠償時，是否須證明受. sit. y. Nat. 有損害？是否限於故意侵權？請求賠償是否以民法第 216 條為限？以及計算應. io. n. al. 第一款. er. 予扣除之成本與必要費用，應採用較寬或較嚴之認定標準？. iv n C專利權人是否須受有損害 hengchi U. 若依第一種看法，將專利法第 97 條第 1 項第 2 款定性為侵權行為損害賠償之一環，亦即以專利法第 96 條第 2 項作為請求權基礎，則專利權人勢必負有證明受有「損害」之舉證責任，蓋侵權行為損害賠償以填補損害為目的，若專利權人未受有損害，則不得請求賠償。惟專利權是否受有損害，與判斷有體物是否受有損害相較，是否有其特殊之處？學者有認為，基於專利權之「無體性」，不能從專利物是否受有物理上之缺陷或其經濟價值是否產生貶損，來認定專利權人是否受有損害，基於專利權之. 22. 許忠信，同註 10，頁 95-96。 16. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(29) 「無耗竭性」，亦不得以專利權人實施專利的權能未受影響，來認定專利權人未受損害23。當專利權受侵害時，專利權人對專利權之讓與、授權或設定質權等經濟活動將受到影響，故應從侵權物在市場流通之事實，來認定專利權人是否受有損害，若第三人未經同意實施專利，通常即可認定專利權人受有損害24。此外，「為販賣之要約」包含民法上「要約」以及「要約之引誘」。學者參酌德國法，認為將「為販賣之要約」列為專利權人之排他範圍係為擴大專利權之保護，惟若侵權人尚未特定交易對象，此時僅對專利權人造成潛在之損害，尚未有現實損害發生，則專利權人僅得主張預防侵害請求權，尚不得主張損害賠償請求權25。至於間接侵權的部分，我國目前係以民法第 185 條共同侵權之. 治政大規定加以處理，必須依附於直接侵權，倘若僅有間接侵權，則專利權人尚無法立請求損害賠償26。. ‧ 國. 學. 採第三種想法之學者評析侵害利益計算法之優點時，認為其係著眼於侵害. ‧. 人擅自實施專利所實際獲得之利益，專利權人若選擇此法計算損害賠償，將無. sit. y. Nat. 須揭露自身之產銷秘密，蓋專利權人毋庸證明若其自身實施專利，是否能獲得. io. al. er. 侵權人實際獲得之利益，亦毋庸證明專利權人自身是否受有損害27。. iv n C hengchi U 款之規範功能係為剝奪不當利得以遏止侵權，故專利權人無須證明受有損害。 n. 另有學者雖將侵害利益計算法定性為侵權行為損害賠償制度，惟其認為本. 又專利權人選擇依侵害利益計算法主張損害賠償之理由，主要是希望保護自身關於獲利能力等產銷秘密，又或者自身並未實施專利而無法證明受有損害，在這樣的情況下，若仍要求專利權人應證明受有損害始得請求賠償，並不合理。若法院仍要求應證明，專利權人可主張受有未收取權利金之損害28。. 李素華，智慧財產侵害之「損害發生」與損害賠償法制建構──從智慧財產法院九十七年度民專訴字第四七號民事判決談起，月旦法學雜誌，263 期，頁 178-180，2017 年 4 月。 24 同前註，頁 180-182。 25 同前註，頁 183。 26 同前註，頁 183-184；李素華，同註 11，頁 1393-1395。 27 許忠信，同註 10，頁 96。 28 黃銘傑，同註 21，頁 178-180。 17 23. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(30) 第二款. 是否限於故意侵權. 有學者認為，解釋論上，專利法第 97 條第 1 項第 2 款之請求權基礎為侵權行為損害賠償請求權，在侵權行為法下主觀上究竟是故意或過失並不會影響賠償內容，則侵害利益計算法作為專利侵權損害賠償之計算方法，自無須就侵權人之主觀要件加以「明知」之要件29。立法論上，亦無須修正專利法使侵害利益計算法僅得適用於故意侵權的情形。蓋本法既然定性為侵權行為損害賠償計算方法，則仍須受因果關係界定賠償範圍，與不法管理得以剝奪侵害人之所有獲利並不相同。既然所得請求賠償之範圍已受有限制，則能避免專利權人受有. 政治大另有學者以侵害利益計算法所具有之預防與遏止功能為立論依據，認為本立. 過度賠償之疑慮，無須再於本款之適用上，增訂侵害人「明知」之要件30。. ‧ 國. 學. 款之規範功能既然不是純粹的填補損害，其適用對象即不應包含過失侵權行為。蓋對專利過失侵權行為課以侵害利益計算法之賠償責任時，除對於預防與. ‧. 遏止侵權的目標無法達成以外，專利權人亦可能受有過度賠償之疑慮。因此，. Nat. sit. y. 解釋上有必要將本款限縮於故意侵權的情況，立法論亦應本此意旨進行修正。. n. al. er. io. 若認為本款之適用對象應包含故意侵權與過失侵權，則應參酌商標法第 71 條第 2 項31，賦予法官酌減損害賠償金額之權限32。. Ch. 第三款. engchi. i Un. v. 賠償範圍之上限. 損害賠償之範圍，依民法第 216 條第 1 項之規定，應以填補債權人所受損害或所失利益為限。惟侵害利益計算法係以「侵害人因侵害行為所得之利益」計算損害賠償，其係著眼於侵權人之獲利，而未於計算過程中考量專利權人之所受損害或所失利益。由於侵害利益計算法之法律定位存在爭議，則法院依此. 29 30 31 32. 李素華，同註 11，頁 1415。同前註。商標法第 71 條第 2 項：「前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。」黃銘傑，同註 21，頁 180-181。 18. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(31) 法所計算出之損害賠償金額，是否應以民法第 216 條第 1 項所揭示之所受損害與所失利益為上限，抑或其屬民法第 216 條第 1 項所謂之「法律另有規定」，則生疑義。有學者參酌德國學說，認為所受損害與所失利益之概念已不合時宜且過於空洞，專利法第 97 條第 1 項關於損害賠償計算方法之規定，除第 1 款前段應以相當因果關係決定外，其他計算方法應屬民法第 216 條第 1 項所謂之「法律另有規定」33。依此見解，當專利權人主張依侵害利益計算法計算損害賠償時，其賠償範圍自不以民法第 216 條第 1 項為上限，法院無須再調查專利權人之所受損害與所失利益為何。. 治政大亦有學者認為，雖然侵害利益計算法屬侵權行為損害賠償請求權，其適用立. 範圍應包含過失侵權，但考量專利權之無體性與無耗竭性，由於專利侵權行為. ‧ 國. 學. 並不會有外在的形貌顯現，亦不會影響到專利權人的實施權能，造成專利權容. ‧. 易被侵權，專利權人卻不易主張權利，故在法律效果上應跳脫損害填補之概. y. sit. io. er. 點34。. Nat. 念，此亦符合侵權行為制度的趨勢，從傳統的損害填補原則走向預防侵權的觀. al. iv n C hengchi U 過度賠償專利權人不利於累積創新，主張侵害利益計算法之損害賠償範圍，仍 n. 另有學者從專利法之目的而論，主張專利權的權利範圍不確定，且為避免. 應以專利權人之所受損害與所失利益為上限。再從體系上觀之，侵害利益計算法雖在損害賠償金額的計算上，援用不法管理所得請求之範圍，但其仍為侵權行為損害賠償，應回歸民法第 216 條第 1 項之原則，倘若專利權人依本款所主張之賠償金額超過其所受損害與所失利益時，法院應「職權縮減」專利權人所得請求之賠償金額35。. 33 34 35. 許忠信，同註 10，頁 91。李素華，同註 23，頁 189。沈宗倫，同註 2，頁 12-13。 19. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(32) 第三項. 解釋適用──實務見解. 有關侵害利益計算法之運作，許多判決於認定個案中構成專利侵權後，均直接依照法條文義計算損害賠償。多半聚焦於相關證據得以認定侵權人因專利侵權行為所獲得之收入若干，以及哪些成本可以扣除，或逕行援用同業利潤標準決定損害賠償金額，較少判決針對本款之定性以及不同的法律定位對於相關要件解釋適用的影響進行討論。由於這些判決係依照法條文字進行文義解釋，故多半可從相關的判決文字中推論侵害利益計算法係屬專利侵權損害賠償。然而，究竟應適用專利權價值. 政治大表示。於指導原則不明確的情況下，法院在個案中也就比較不會去實質調查專立回復原則，抑或是適用嚇阻侵權、剝奪不當利得之法理，判決中多半沒有明確. ‧ 國. 學. 利權人所受損害與所失利益，亦未明確表達專利法第 97 條第 1 項第 2 款是否屬民法第 216 條第 1 項之「法律另有規定」，而是直接依照法條文義，計算侵權人. ‧. 之收入及相關成本與必要費用，作為專利權人所得請求之賠償數額。. Nat. sit. y. 倘若相關立法體系完備、原理原則一貫的情況下，直接依照法條文義進行. n. al. er. io. 操作，或許不致於產生疑義，惟因侵害利益計算法之體系定位較為模糊，即使. i Un. v. 同樣定位為侵權行為，應受何種原理原則指引，學說上亦有爭論，從而本法之. Ch. engchi. 運用，於修法前實有賴法院實務積極表態，以尋求適用上之合理性，否則若完全倚賴文義解釋，將會產生前後矛盾、說理無法一貫之問題。舉例而言，智慧財產法院 107 年度民專上字第 9 號民事判決中，上訴人主張以侵害利益計算法求償，提出出貨單試圖證明被上訴人販賣侵權物之利益，法院因此認為上訴人「實仍已證明有受有損害」，其後由於法院斟酌個案中的相關證據有所不足，故係依民事訴訟法第 222 條第 2 項決定最終之損害額。本件判決雖未就侵害利益計算法之體系定位進行說明，惟從判決認為上訴人「已證明有受有損害」之文字推測，法院應係認為侵害利益計算法應定性為侵權行為損害賠償制度之一環，否則專利權人應無須證明受有損害。然而，就 20. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(33) 專利權人是否受有損害之判斷，未見判決清楚說明何以提出侵權人之出貨單即足以認為專利權人受有損害？侵權人因侵害行為之獲利係屬不法管理應返還之範圍，與侵權行為制度下之損害概念，似有不同。智慧財產法院 106 年度民專上字第 29 號民事判決有關侵害利益計算法損害額之認定，法院要求上訴人提出相關銷售與成本資料。惟因上訴人遲未提出資料，法院依民事訴訟法第 345 條第 1 項，採納被上訴人提出有關上訴人之銷售單據以認定賠償額。系爭判決雖於「（四）侵權行為責任之認定」此一標題下，論斷侵權人具有侵權過失，故似可推論法院認為侵害利益計算法屬侵權行為損害賠償之一環。惟在侵權行為下究應適用專利權價值回復原則，抑或係預防、. 治政大遏止侵權之法理，以及系爭銷售單據所認定的賠償額，與專利權人所受損害之立關連為何，似均未見判決說明。. ‧ 國. 學. 智慧財產法院 107 年度民專上字第 15 號民事判決於認定上訴人具有侵權過. ‧. 失與侵權故意後，關於損害額之認定，即依據當事人所提出之稅務資料，計算. sit. y. Nat. 上訴人所應負擔之損害賠償金額，並未觸及侵害利益計算法之體系與解釋適用. io. al. er. 爭議，僅得從法院認定侵權故意與過失，來推論法院應係將侵害利益計算法定. iv n C hengchi U 物之情形，因而分別被判決認定有侵權過失與侵權故意，侵害利益計算法之賠 n. 性為侵權行為損害賠償制度。本件侵權人於收到存證信函前後，皆有販賣侵權. 償範圍相當於不法管理，何以此種計算方式並非僅適用於侵權人有侵權故意之期間，而係不論過失侵權或故意侵權皆有適用，涉及本法之體系定位，判決似未加以說理。儘管如此，仍有少部分判決討論到侵害利益計算法之體系問題以及相關的解釋適用爭議，包括：專利權人是否須證明受有損害、過失侵權的案例得否適用侵害利益計算法以決定損害賠償數額。舉例來說，智慧財產法院 106 年度民專上更（二）字第 1 號民事判決36即謂：「……職是，修正前專利法第 108 條準. 36. 系爭判決見解主要和同一案件之更一審見解相同（參智慧財產法院 103 年度民專上更（一） 21. DOI:10.6814/NCCU202001282.

(34) 用第 85 條第 1 項第 2 款之立法意旨，是為減輕權利人之舉證責任，倘權利人無法舉證證明其確實所受損害及所失利益時，得依修正前專利法第 85 條第 1 項規定擇一請求計算其損害賠償數額，應屬法定賠償額之立法方式，並非認為得選擇之計算方式，係專利權人實際所受損害或所失利益。」該判決復謂:「修正前專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定，係按侵害人所得利益方法計算損害額，以其為計算對象，權利人無需揭露其專利實施及銷售等業務秘密。本款規定之性質，雖有認與不當得利請求權之利益返還請求相近似，即未經權利人同意或授權而使用他人專利權，侵害人因使用專利權本身而獲利益。惟參諸德國專利法第 139 條第 2 項規定，評估損害賠償時，侵害人因. 治政大侵害專利權所獲得利益，應予以考慮。德國司法實務及通說見解，認為專利權立. 侵害之損害賠償得援用侵害人所得利益方法，係類推適用德國民法第 687 條第. ‧ 國. 學. 2 項之不法無因管理規定，假設侵害人因從事專利侵權行為所獲得之利益為權. ‧. 利人實際所受之損害。此可作為我國修正前專利法第 85 條第 1 項第 2 款之法理. sit. y. Nat. 參考。本款規定固於概念上相近於我國民法第 177 條第 2 項之不法無因管理，. io. al. er. 惟本款規定係專利法另為規定，其基於專利侵權行為之損害賠償請求權而產. v. n. 生，故應係適用不法無因管理之法律效果，是不以侵害人明知為必要，包含過失侵害。……」. Ch. engchi. i Un. 系爭判決審究專利法第 97 條第 1 項第 2 款之內涵後，認為侵害利益計算法本質上為不法無因管理，而非不當得利。但因我國的立法模式緣故，本款仍為侵權行為損害賠償請求權，僅法律效果上援用不法管理。在相關要件的解釋適用上，既然本款為侵權行為損害賠償請求權，自當故意侵權與過失侵權皆得適. 字第 2 號民事判決），雖然更一審與更二審判決已分別被最高法院 106 年度台上字第 323 號民事判決與最高法院 108 年度台上字第 37 號民事判決廢棄，惟最高法院第一次發回之原因係智慧財產法院未詳查侵權人之進貨成本，第二次發回之原因則係智慧財產法院未將沒有侵害專利權產品之銷貨收入予以扣除，致損害額之計算不正確。亦即，更審判決對於侵害利益計算法之體系定位與相關要件之解釋適用，並非最高法院廢棄發回之原因，故本文認為該判決仍具有重要參考價值。 22. DOI:10.6814/NCCU202001282.