解析之標的

如前所述，在法條沒有規定之下，對於有關權利耗盡的各種判例而言，

是否有一定的標準可言，似乎是值得我們來探討的。因此，本文的重點在 於期望藉由例如前面所述各案例之調查，推演出一套權利耗盡判斷邏輯與 判斷流程，並藉由案例之套用該耗盡判斷邏輯，來證明該耗盡判斷的可行 性。

本文所要試著推導的耗盡判斷，主要係根據廣達案的判例所引申的問 題而來。亦即，在廣達案中，有三個重要的議題，其分別為：

第一項：方法專利是否有權利耗盡情事？

第二項：部分元件是否構成專利物品之權利耗盡？

第三項：英特爾販賣給廣達晶片之行為是否已造成專利權耗盡？

其中，就第一項議題而言，雖然先前有一些其他案例主張方法專利無 法適用專利權耗盡原則，進而以默示授權原則來討論。但由於此次最高法 院已定調明顯支持方法亦有耗盡之情形，且可被物品所耗盡，而非還有模 糊或複雜地帶，故不再就其邏輯作一番推導。

就第二項議題而言，對於部分構件是否即完成整體專利（或稱「組合 專利」）之體現，最高法院亦提出了一套相當明確的判決原則，因此，亦 不再就其判斷邏輯作一番驗證。但，雖不就該邏輯作一番驗證，但本文將 於下文中提出一種另類觀點來呼應最高法院之判斷原則，然因時間因素且 屬本文次要重點，故僅在本文提出該觀點，而不再就該觀點而對各種案例 進行實證。

就第三項議題而言，社會各界都認為，最高法院並沒有就授權是否可 以有限制條件一事作出結論，而僅是論定英特爾與 LGE 之間的授權契約，

並沒有限制條件。因此，限制條件是否可以有？以及什麼限制條件不會有 權利耗盡問題？各方對此仍然有疑問，且沒有人曾就各種可能情形就大原 則進行分類。又，從歷年之案例可以得知，授權合約中有限制條件是可以 的，但如何限制才不會落入權利耗盡範圍，則由於個案案情不同，而有莫 衷一是的情形。

曾有學者⁴⁸就各種案例整理出一個有關條件授權如何影響專利耗盡原

48 Supra note 21.

則的判斷流程圖。但，其僅是將有授權範圍者，分成是否在範圍內外；再 將在範圍內者，依是否有附加條件，而分成有耗盡原則之適用，及具爭議 者；而具爭議者，則指出聯邦上訴法院與最高法院之不同見解。亦即，其 認為聯邦上訴法院是允許附加條件來限制耗盡原則之適用的，但最高法院 則不允許。然而，本文認為該流程圖仍沒有表現出全貌，且事實上，事情 亦並非那般明確。

因此，本文就廣達案的第三項議題，對各種案例加以綜合分析，而於 下文中提出一種化繁為簡、根據法理而行、可供判斷合理耗盡範圍的判斷 表，並利用此判斷表，搭配廣達案中對上述前兩項議題的確定判決，整理 出一套判斷權利耗盡與否的綜合判斷流程圖，供各學者先進參考。

4.2 部分構件是否體現組合專利之另類判斷邏輯

首先，先談論「部分構件是否體現組合專利」的另類判斷邏輯，以對 應於本文的第一目的。

就所謂「輔助侵權構成要件」之判斷要件而言，一般來講是大家比較 熟悉的，但是就所謂「部分構件是否體現組合專利的判斷要件」而言，則 不是大眾較為熟悉的。因此設若可以用一個大家比較熟悉的判斷方法，來 解釋一個大家較不熟悉的判斷方法，將可以讓大家易於記得，而便於進行 該較不被熟知之判斷方法的判斷。因此，以下即依此原則而就「部分構件 是否體現組合專利之判斷方法」這一點提出一種既符合法院見解，又加以 簡化的另類判斷邏輯。

4.2.1 廣達案中有關部分構件是否體現組合專利的見解：

依據廣達案之見解，其認為部分元件之買賣亦會導致專利物品有權利 耗盡情事的理由為：

1）唯一的合理及意圖用途為實行該專利(only reasonable and intended use is to practice the patent);

2）因下列兩點而體現了該專利的實質特徵(embody essential features of the patent because);

2-1) 構成該專利的一重要部位，且僅是為了完整地實行該專利（they constitute a material part of the patent and all but completely practice the patent）;

2-2) 實行該專利所還需要的步驟都僅是一般程序或是標準元件的應

用，而這些實行該專利的最終步驟是普通且無發明性的...因為當 與標準組件結合後，實行了所有發明所在之步驟（step necessary to practice the patent is the application of common process or addition of standard parts, final step to practice the patent is common and non-inventive … because they carry out all the inventive processes when combined with standard components.）。

4.2.2 輔助侵權之要件：

依據美國法典第 35 編第 271（c）條（§35 U.S.C. 271(c)），其規定 一元件是否構成間接侵權中之輔助侵權的判定要件有三：

1）構成發明之一重要部位（constituting a material part of the invention）；

2）知道此組件專供或尤適用於使用在該專利之侵權（knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent）；

3）並非一適用於實質非侵權用途的通用構件或商品(not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial non-infringing use)。

4.2.3 廣達案見解與輔助侵權要件之比對：

將「構成輔助侵權之要件」，與廣達案中有關「部分元件是否體現組 合專利的見解」以英文作一比對，將可以獲得一如下表二所示的對應關係：

表二：輔助侵權要件與部分元件體現組合專利之見解間的比較表

-Constituting a material

part of the invention -Constitute a material

part of the patent 理由 2-1 2.明知(意圖)

-Knowing the same to … for use in an infringement of such patent

-Intended use is to

practice the patent, 理由 1 3.用來供侵權

用

be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent

-Only reasonable and intended use is to

practice the patent. 理由 1 4.非可供非侵

權用途之商品

-Not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial non-infringing use

-All but completely practice the patent (DC:

no reasonable

non-infringement use)

理由 2-1 -carry out all the

inventive processes when combined with standard components..

理由 2-2

圖一：部分構件是否體現組合專利之判斷圖

（資料來源：本文製作）

4.3 權利耗盡判斷之綜合推演

以下將進行本文第二目的的推演。根據法定的專利權能，以及案例所 建立的權利耗盡原則，當售出物品的一方是專利權人時，顯然可以將專利 權與權利耗盡間之關係，列表如下表三所示：

表三：專利權人下的權利耗盡關係表 專利權人之

排他權種類 製造 銷售 使用 進口 耗盡方式 專利產品經專利權人首次銷售後

權利耗盡否? 不耗盡 耗盡 耗盡 耗盡（國際耗盡＆國外賣）

/不耗盡（國內耗盡＆國外賣）

其中，因首次販賣原則是指「專利物品一經銷售即失去對該物品的任 何權利，而非對該專利的任何權利」，故依本文之判斷邏輯，首次合法販 售將使專利權人喪失其對已製成專利物品的銷售、使用、以及依耗盡區域 而有不同結果之進口等排他權，但不喪失專利物品之製造排他權，故有上 表之判斷邏輯歸納。

另外，從眾多案例中可知，授權合約是允許設定限制條件的，在不落 入專利濫用，或是不違反反競爭法、不公平交易法、衡平法等規範之下，

允許就製造、銷售、使用、進口等授權行為進行限制。惟，狀況繁雜，似 乎難以一概而論。因此，當售出專利物品的一方是專利被授權人時（不是

Ａ專利之元件 Ａ專利之所有發明特徵 Ｂ專利之元件

專利權人本身），相對於上述表三關係的結果，應可變成如下表四所示：

表四：專利被授權人下的權利耗盡關係表

根據上述表三與表四的不同，以及研讀各種判例的結果，可以將專利 權人、被授權人、以及相對人（專利權人與被授權人以外之他人或買受人）

間，在有經銷售行為下，相對於權利耗盡問題的關係，進一步表示成如下 圖圖二所示：(非被授權人當然未耗盡，未付權利金以及未經銷售亦當然未 耗盡⁴⁹，故不列在此特為討論)

圖二：專利權人與被授權人和第三人間之權利耗盡關係圖

（資料來源：本文製作）

進一步，融合表三、表四、圖二之邏輯，以及案例所揭的各種類型，

經由分析與歸類，本研究得到一達成本文第二目的之如下表表五所示的權 利耗盡判斷之判斷邏輯表，可供以表五作為一種用以判斷專利權是否有權

49 Grip Master Co. Pty. Ltd. v. Gripmaster USA, Inc., 4:2009cv02072 (Texas DC, 2009/7/1)

專利權人之

排他權種類 製造 銷售 使用 進口

耗盡方式 專利產品經被授權人首次銷售後

權利耗盡否? 未耗盡 依各狀況論 依各狀況論 依各狀況論（國際耗盡）

/不耗盡（國內耗盡原則）

專 利 權 人 他 人

銷售=權利耗盡

合乎被授權 範圍之合法 銷售＝耗盡

耗盡

被 授 權 人

不合被授權範 圍之非法銷售

＝末耗盡

授權範圍

利耗盡的思考邏輯架構。

制」、「使用限制」、「進口限制」、以及「限制條件超出專利範圍」等 六種。而「被授權人行為」則包含：符合限制範圍（同範圍）下的「製造」、

「銷售」、「使用」、「進口」，以及「超出限制範圍」等五種。

簡言之，例如在專利物品係由被授權人所販賣之下，若被授權人的被 授權範圍，並沒有被訂定任何限制條件，則其相當於擁有專利權人所能被 豁免的各種權利，亦即擁有製造權、使用權、銷售權、進口權等；換言之，

其各種與專利權相關的行為都因被豁免於受排他之主張，而為「合法」的 行為。此時，判斷邏輯回到表五的上半段，當要論究買受人的行為是否因 為專利權耗盡而免責時，即看左欄之「合法」以及上欄之「各種行為」下 的相對交叉答案。例如，若買受人買了專利物品之後又去賣給別人，對應 於「銷售」欄位，則因被授權人未受到銷售限制，本身即有銷售權，其銷 售為合法，因而專利權「己耗盡」，買受人不用受苛責。以此即可類推其 他縱橫欄位交叉位置的答案。

其中還要特別一提的是該「未經授權/未經銷售」欄位。基本上，專利 物品未經第一次合法銷售，自當權利未耗盡。然而，如同前文之圖二所示，

所謂「首次銷售」之符合，是指賣出人與買受人之間，且係就賣出人所製 專利物品而言。因此，若有一專利物品並非出自合法之賣出人，有可能是 買受人自行產生的，則這種情形是應該屬未經銷售的。又，既然買賣是雙 方關係，則權利之耗盡亦當發生於雙方之間，因此若有另有一第三者享受 了買受人的利益，但並沒有付出買賣對價，如同著作物之家用版與公播版 之差別般，則對於該第三者而言，專利物品應該是被視為未經銷售的，因 而權利未耗盡。另一種情形是系爭他人在未經授權下，進行製造/銷售/使

所謂「首次銷售」之符合，是指賣出人與買受人之間，且係就賣出人所製 專利物品而言。因此，若有一專利物品並非出自合法之賣出人，有可能是 買受人自行產生的，則這種情形是應該屬未經銷售的。又，既然買賣是雙 方關係，則權利之耗盡亦當發生於雙方之間，因此若有另有一第三者享受 了買受人的利益，但並沒有付出買賣對價，如同著作物之家用版與公播版 之差別般，則對於該第三者而言，專利物品應該是被視為未經銷售的，因 而權利未耗盡。另一種情形是系爭他人在未經授權下，進行製造/銷售/使