Adam v. Burke 案

且限定其僅能在波士頓市中心 10 英哩範圍內販售，其之後又將剩餘權利讓 渡給Ａdam。Burke 是一位喪葬業者，Burke 向僅被授權在Ａ地銷售之 L&S 買專利棺材後，攜至Ｂ地使用；被授權在Ｂ地銷售之被授權人 Adam 要求 Burke 停止在Ｂ地使用。此案被判權利耗盡，其用語為「只要物品曾被合法 地製造與銷售，專利權人或受讓人或被授權人不得再基於利益而限制該物 品之使用」⁵²。

5.2.2 依本文所揭判斷邏輯之判斷 第一階段：

因不是方法專利，即直接進行裝置專利之判斷，因物品被裝置專利所 體現為一不爭之事項，系爭產品直接落入專利範圍，故接著要進行是否有 權利耗盡情事之第二階段判斷。

第二階段：

在本案中，系爭事項係屬被授權人銷售行為，非專利權人。因此，先 論被授權人之銷售是否為有權銷售。因為有限制條件，故要看銷售行為是 否同於限制條件，來判定是否為有權銷售。在本案中，因為限制條件是銷 售地，且銷售行為地與授權合約之限制內容相同，亦即係屬合於限制條件 之行為，故權利耗盡。因此，既經有權銷售，則買受人之攜至Ｂ地的使用 行為即不應再受到限制。此判斷結果與案件判決結果相同。因此，本文所 提判斷邏輯可行。

5.2.3 對照本文判斷邏輯表之落點

回應本文前揭表五所示權利耗盡判斷之判斷邏輯表，即落於下述加色 部位，因此相對於系爭行為已權利耗盡。

52 Id. (“we hold that in the class of machines or implements we have described, when they are once lawfully made and sold, there is no restriction on their use to be implied for the benefit of the patentee or his assignees or licensees.”)

5.3 Motion Pictures Patents v. Universal film Mfg.案

5.3.1 案情

此為最高法院判例。如前章節所述。專利權人 Woodville Latham，授 權 Precision Machine Company（(PMC) 製造並銷售電影投影機，但限定其 只能供放映一些含有租給 Motion Pictures Patents 之發明的影片，且要 貼 告 示 牌 在 機 器 上 ， 並 限 定 售 價 。 Seventy-Second Street Amusement Company 向 PMC 買了機器，並租給 Prague Amusement Company。專利過期 後，Universal Film Manufacturing Company 作了兩部含有該發明專利的 影片，給電影投影機租用人 Prague Amusement Company 供其使用在該電影 機上。此時，專利權擁有者 Motion Pictures Patents 控告 Universal Film Manufacturing Company 之行為構成幫助侵權。此案最後被判因權利耗盡而 不侵權。

5.3.2 依本文所揭判斷邏輯之判斷

53 Motion Picture Patents Company v. Universal Film Manufacturing Company, 243 U.S. 502 (1917).

系爭他人行為(專利權人或被授權人之外)

第一階段：

5.4 General Talking Pictures v. Western E.案

5.4.1 案情：

54 General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co., 304 U.S. 175 (1938).

系爭他人行為(專利權人或被授權人之外)

此為最高法院所判，有關“專利授權之使用範圍限制（filed-of-use limitation in patent license）＂的一著名案例。案中，AT&T 授權 Transformer Company 可以製造真空管，但僅能供家庭設備用，並授權另一 家公司製造並銷售真空管，但可供商業用途。GPT 向 Transformer 買得授權 供個人使用的真空管，且知授權限制，但卻拿去供商業用途，Transformer 也知道 GPT 是要拿去供商業用途。AT&T 控告 GTP 及 Transformer，結果判 決專利權未耗盡。

5.4.2 依本文所揭判斷邏輯之判斷 第一階段：

系爭產品直接落入專利範圍，此為不爭之事實，因此，進入第二階段 判定是否有權利耗盡情事。

第二階段：

因本案屬被授權人銷售行為，非專利權人，故接著看其是否有限制條 件。在本案中，有限制條件，且被限制只能將商品賣供個人使用者，亦即 有銷售及使用對象之雙重限制，或是銷售限制。接著看該限制是否在專利 範圍內之產品的限制，因係專利範圍內之產品的限制，因而沒有超出專利 範圍。接著，看行為是否符合被授權限制條件要求，因為案中之被告作為，

有不同於被授權之銷售限制條件，因而，被判定為非法銷售，故專利權未 耗盡。此與判決結果相同，故本文所提判斷邏輯可以適用。

5.4.3 對照本文判斷邏輯表之落點

回應前述表五所示耗盡判斷之判斷邏輯表，因屬被授權人之非法銷 售，相對於他人之使用而言，本案之狀況落入下述加色部位，故權利未耗 盡。

5.4.4 附帶分析

5.5 Mallinckrodt v. Medipart 案

5.5.1 案情

此為 CAFC 判決。原告 Mallinckrodt 製造販賣一種醫療設備的專利產 品，售價 50 美金，並在其上標示「限一次使用」及，「限於單一病患使用」。

醫院使用完該專利產品後，交由被告 Medipart 清理該裝置，替換過濾器並 以紫外線消毒後，以 20 美金提供該醫院使用。原告主張該醫院構成侵權，

Medipart 構成間接侵權。聯邦上訴法院認為使用限制是具有效力的，足以 構成買賣條件，並認為耗盡原則不會讓一個附有條件的銷售變成未附條件 之銷售。因而在專利範圍內，禁止買受人重複使用，是可行旳，故本案未 耗盡，構成侵權。由此看來，上訴法院是認為專利權人可以利用限制條件 來免除權利耗盡的。

5.5.2 依本文所揭判斷邏輯之判斷 第一階段：

在系爭物品是否落入專利範圍這部分沒有爭議。故接著要進行第二階 段，判斷是否有權利耗盡的情事。

第二階段：

本案屬專利權人自身之販售。則依本文判斷邏輯，由於沒有授權範圍，

故不能有限制條件，凡經第一次銷售，即應權利耗盡，喪失對該銷售物品 之所有權利。因此，本案應屬權利耗盡，購買人有任意使用權。

至此，本文所提判斷邏輯看來即與判決結果不同，而有適用上的問題。

然而，還有一點應注意的是，該醫院購買人後續將該物品交由 Medipart 進 行一重整（refurbish），此重整行為應該再被進一步考量才能定奪。

亦即，還應進一步判斷該重整行為，是屬重製／重建(Reconstruction) 行為，或只是修理，若只是修理，則仍耗盡；若是重製，則由於醫院僅有 任意使用權，可以任意使用或再行轉售不算耗盡，但沒有製造權。且 Medipart 並沒有被授予製造權，因而不管醫院是採委託代工的方式，或是 Medipart 買入再賣出的方式，在 Medipart 有取得利潤之下，應屬侵犯專利 權人之製造權，所收取整理費用應屬非合法銷售，相對地，被告的行為，

亦即指再度使用經重整後的專利物品一事，即沒有權利耗盡情事，而有侵 權之行為。

因此，在本案中，如下節所述，因該重整行為屬重製性質，亦即製造，

因而不在權利耗盡範圍內。據此，依本案判斷邏輯，雖不認為其限制條件

55 Mallinckrodt Inc. v. Medipart Inc., 976, F.2d 700 (1992).

合法，但仍是回到未耗盡之結論，由此可證本案之判斷邏輯仍可行。更何

的使用，已經侵犯了具有該可棄式照相機相關之美國專利的 Fuji 家族，亦 即具鏡頭底片盒（LFFP）」⁵⁷，並引用 Jazz Photo Corp. v. ITC 一案⁵⁸， 稱：「Aro Manufacturing 案⁵⁹以及其他最高法院之判決都要求所謂重建是 一種專利物品的第二次創造」。若只是磨床機之刀片更換，其僅是將機器 維持妥善，因而是可允許之修理。在 Cotton-Tie Co. v. Simmons,⁶⁰ 案中，

並稱將舊的東西加新的東西組合在一起，已經不是修理了。

因此，本案之更換過濾器應該已不是修理，而是重製了。據此，將使 原本之有權銷售物品又落入權利未耗盡範圍，而有侵權情事。

5.6 Monsanto v. McFarling 案

5.6.1 案情

本案為上訴法院的判決。原告 Monsanto 擁有基因改造種子的專利，其 授權給不同公司製造專利種子並販賣給農民，且規定在買賣契約中要求買 受人「種子只能被種植一次，且不可留存種子，也不能將留存種子提供給 他人種植」。其中農民 McFarling 在買了種子之後，從收穫中留存了一批 種子，並在下一季種植。原告以違反契約限制條款，告 McFarling 侵權。

上訴法院認為若銷售是「附有限制條件的，並不會耗盡專利權人控制該種 子的權利，且契約中之限制是在專利範圍內。買受人所支付的價格只反映 出專利使用權的價值，原來的種子買賣契約並未授權製造新的種子，且新 的種子並非由專利權人所販賣。因此無法適用專利權耗盡原則。由此可見 上訴法院認同被授權人可以在銷售中附限制條件，不會耗盡權利。但，由 於新種子等同於製造或是未經合法銷售而取得，在非屬授權範圍下，故無 法適用權利耗盡。

5.6.2 依本文所揭判斷邏輯之判斷 第一階段：

系爭物品直接落入專利範圍。

57 Id. (“Use of over forty million refurbished disposable cameras directly infringed Fuji's family of U.S. patents directed to disposable cameras, also known as lens fitted film packages (LFFPs).”)

58 Jazz Photo Corp. v. United States International Trade Commission, 264 F. 3d 1094 (Fed. Cir. 2001),

59 Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336, 342 (1961).

60 Cotton-Tie Co. v. Simmons, 106 U.S. 89, 90-91 (1882).

61 Monsanto v. McFarling, 302 F.3d 1291 (Fed. Cir. 2002).

第二階段：

售者是專利權人自己時又該如何呢？

若此，依本文所述判斷邏輯，因專利權人擁有絕對的權利，在這種情 形之下，形同沒有限制條件，專利權人之銷售都落入權利耗盡範圍。惟，

這時同樣要再看被告是否有重建的行為。依此案情形，因 McFarling 留存 種子的行為，等於是製造新種子的行為，且此新種子並未經合法銷售。因 此，如同上訴法院所認定的，若是專利權人之自行銷售，其限制條約將會 被認為是買賣契約，並非授權製造的契約，因而在原告沒有同意售價包含 新種子，亦沒有授權被告製造新的種子之下，留存種子的行為即相當於製 造種子。依此結果，仍有侵權情事。亦即，專利權人的權利仍應可受到保 護，被告因製造了種子，或是未經合法銷售取得專利產品，而侵犯了原告 的專利排他權。

5.7

Arizona Cartridge Remanufacturers v. Lexmark 案

5.7.1 案情

本案為上訴法院的判決。案中，原告 Lexmark 為一印表機製造商，並 擁有其墨水匣之專利。其為了取得供應墨水匣之優勢，對市場提供兩種價 位的墨水匣，一種是標準產品，並無折扣，但沒有任何限制，消費者可以 任意處置用完的墨水匣；另一種價位的墨水匣則有折扣而較低價，但限制 應配合 Lexmark 之回收，不可自行充填再用，且採取「拆封即同意」之方 式進行告示。法院遵循 Mallinckrodt v. Medipart 上訴法院案判定「耗盡 原則在附有限制條款的銷售下並不適用」的見解，判定 Lexmark 並沒有耗 盡其專利權，被告因而侵權。

5.7.2 依本文所揭判斷邏輯之判斷

第一階段：系爭物品直接落入權利範圍。

第一階段：系爭物品直接落入權利範圍。