3.4 NPE S 在 ITC 訴訟上發展
3.4.2 NPEs 在 ITC 當事人適格性
對於NPEs而言，主要議題是當事人適格問題。此項議題在國會的 1988 年修訂之綜合貿易競爭法案97中有涉及，修訂的法規包括擁有智慧財產權 的事業體不一定要涉及資本投資和勞力，國會刪除了必須有效與經濟上運 作的產業的要件，並允許基礎投資開發包括在工程，研究和開發，與授權 的活動上，雖然事業體呈現很少或沒有傳統性的投資，但可以證明開拓智 慧財產權的活動支出98，模糊化境內產業的實體定義，也包括授權上的支 出。法條如下:
An industry in the United States shall be considered to exist if there is in the United States, with respect to the articles protected by the patent, copy-right, trademark, mask work, or design concerned
(A) significant investment in plant and equipment;
(B) significant employment of labor or capital; or
(C) substantial investment in its exploitation, including engineering, research
97 Omnibus Trade and Competitiveness Act, Pub. L. No. 100-418, § 1342, 102 Stat. 1107, 1212 (1988) (amending § 337 to include licensing as a means of ―substantial investment in [an IP right‘s] exploitation‖).
98 §1337(a)(3)(C); see discussion of Coaxial Cable Connectors, infra Section II.A.3.
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and development, or licensing.99
而在美國FTC的 2011 報告中，對於此定義有不同看法。用法律經濟上 下稱 Coaxial)(337-TA-650)決定，讓專利權人在ITC提出調查時，需要符合 國內產業適格性要求降低。在本案中的原告是在紐約州雪城的PPC Inc，它
100 See FED. TRADE COMM‘N, THE EVOLVING IP MARKETPLACE: ALIGN-ING PATENT NOTICE AND REMEDIES WITH COMPETITION 52 (Mar. 2011), available at http://www.ftc.gov/os/2011/03/110307patentreport.pdf (“When a company commercializes technology that it in-vented independently and later faces a patent assertion, the resulting ex post license provides no direct benefit to consumers, however.”).
101 See generally Commission Op., Coaxial Cable Connectors, Inv. No. 337-TA-650 (ITC Apr. 14, 2010), EDIS Doc. No. 422832 (holding that if litigation expenditures can be linked to the licens-ing of a particular patent at issue, then they may constitute sufficient activity to meet the “li-censing” prong of § 337(a)(3)(C)).
102 Section 337(a)(3)(c) states, in relevant part, that a domestic “industry in the United States shall be considered to exist if there is in the United States, with respect to the articles protected by the patent, copyright, trademark, mask work or design concerned... substantial investment in its exploitation, including engineering, research and development, or licensing.”
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權活動能滿足國內產業適格性時，只應提供給授權者是真正的“促進採用 其專利技術”，不只是用法定排它權利來設法賺錢。ITC是一個特殊的司法 機構，目的在致力於保護國內產業，採用授權的標準不應擴大到，專利權 本身沒有作任何實現，只是尋求提取別人的現有產品基礎上特許授權使用 費103。在1988 年國會修改了關稅法條款，其目標是為ITC給專利權持有人 執行專利權時“肯認採用與擴大使用該技術。”NPEs並不符合此項精神
“僅是起訴已經在實行該專利他人，是一種試圖阻止或附加費用的行為，
並不是擴展它，這種訴訟反而試圖鼓勵不採用該技術的另一面”104。 而另一方面，Tessera 公司認為，國會授權ITC對於IP保護，應保護美 國發明人的智慧財產的權利。ITC應利用其權力來當“創新組職”的代表，
包括“大學、研究機構、小型企業和個人發明者”。何謂“授權”的門檻，
Tessera 公司的律師表示，的確是一個低門檻的標準，允許各種類型的組 織來到ITC主張。在根據授權活動中，許多ITC行政法法官已經允許Tessera 公司來證明它滿足了國內產業的要求。而那些法官對於所有授權活動的投 資給予同等重視，包括Tessera 公司支付給專利律師的金額105。
委員會結論是訴訟活動（包括專利侵權訴訟），可滿足“國內產業”要 求，如果訴狀可以證明，這些活動都涉及授權和相關系爭專利，可以證明 為相關連的訴訟成本。委員會採取逐案將審查方式來確認 NPEs 訴狀，在 關於授權活動是否建立國會所欲達成專利的開拓(exploitation)上。
因為這樣標準太過寬鬆，在七月份委員會對此爭議再度作出相關檢 視，在先鋒案(Pioneer)106案中，先鋒公司曾主張專利開拓上的基本投資，
原告藉由專利授權的投資尋求滿足國內行業適格時，必須證明根據
§337(a)(3)(C)下符合三個門檻要求：（1）在授權投資須聯結到”開拓”，意 思為開拓在所主張專利上的投資。（2）投資需涉及授權活動（3）任何聲 稱投資是發生在國內，也就是說，它必須發生在美國。只有在確認哪些原
103 Submission of Cisco Systems, Inc., Google, Inc., and Verizon Communications Inc. in Response to the Commission's December 14, 2009 Notice to Review-in-Part a Final Determination Finding a Violation of Section 337.
104 Submission of Samsung, Hewlett-Packard, Dell, ASUS, and Transcend in Response to the Commission's December 14, 2009 Notice to Review in Part a Final Determination Finding a Vio-lation of Section 337.
105 Submission of Tessera, Inc. In Response to Commission's Questions Regarding the Domestic In-dustry Requirement of Section 337(a)(3)(C) (2010).
106 In Multimedia Display and Navigation Devices and Systems (ITC Inv. No. 337-TA-694).
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告的投資落入這些要件後，ITC將評估原告被認可的投資是否符合法條所要 求”實質性(substantial)”條件。
a. 所主張專利間的連結
基於337(a)(3)(C)所稱的專利，對於整體專利組合的授權活動須證明連 結到國內產業，因為先鋒的授權活動包含所主張專利與非主張專利，一個 關鍵的問題，在於要求授權活動與所主張專利之間連結強度。當原告授權 活動與投資牽涉到一群專利或專利組合，訴狀必須提供證據來展示所主張 專利與原告的授權活動及投資之間的關聯程度，委員會建議可以考慮下列 因素（1）專利組合有多少數量專利，（2）所主張專利對於專利組合相對 價值的貢獻（3）所主張專利在授權討論、談判與任何產生授權協議上顯 著的程度，（4）所主張專利包含技術範圍對應到專利組合所包含技術範圍。
專利的相對價值與重要性顯示，可以反映這些活動與所主張專利間連 結的強度。例如，（1）曾經在授權談判中討論（2）之前有訴訟成功紀錄
（3）關聯到業界標準（4）是基礎或領先專利等方式。證據顯示所主張專 利是在美國實施或被侵權，相較於其他專利在專利組合中是相對高的價 值。有些 NPEs 主張專利組合在授權活動中對於潛在被授權人更具有吸引 力與成本效益。委員不認同此看法，委員會指出沒有法規或立法紀錄顯示，
國會本意是要求委員會給於專利組合，在關於授權投資上許可。
b. 關連到授權上
近來委員會在
Coaxial Cable Connectors 結論中，也要求原告活動關於到
授權。例如，證據或許顯示為了分析其他家公司產品是可能關連到授權，但也可能發生轉向訴訟為了尋求禁制令，所以訴訟支出不能完全關聯到授 權上。
c. 關連到美國
這是最重要明顯的要求，委員會分析著眼在事實上是否授權活動發生 在美國，包括美國人的雇用與美國資源的利用在授權活動上。
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d. 是否投資是實質性
此外還授權投資是否有“實質性”，委員會並沒有改變現有先例，但 提供一些彈性的解釋。委員會指出是否有實質性決定於原告的行業與規 模。其他有關決定是否授權投資有實質性的因素包括（1）其他類型”開 拓”存在，如研究、開發或應用。（2）授權相關配套活動的存在，如確保 遵守授權協議，並提供被授權人培訓或技術支援。（3）是否原告的授權活 動仍在持續進行（4）是否原告的授權活動是那些法條的立法緣由所認同 的。
依據這些結論，先鋒缺乏成立國內產業要件的原因。首先，內部法務 在授權活動和所主張專利之間有”弱化”關係，主要原因是在一個龐大的 專利組合中缺乏所主張專利有關價值或重要性的證據。二、先鋒的主要授 權協議是一個全球化的性質，從而表明所主張專利和先鋒努力達成協議之 間微弱的連結。三、委員會對於先鋒在外部律師的支出上減少有意見，部 分是因為這些工作與訴訟有關。四、身為“國際大公司”先鋒對於構成實 質性投資上和支出的活動太侷限其資源。五、先鋒沒有證據的提出具有執 行授權相關在美國的附屬活動，如授權附屬協議或設計援助。最後，由於 先鋒公司的授權活動是“利益驅動”而不是“國會所鼓勵為生產導向的授 權活動來創造產業”。
所以專利授權活動中，要證明所主張專利在專利組合中，具有實質性，
包括授權活動的類型，藉以鼓勵實際發明的應用或將專利技術導入市場，
或以其他方式培育相關的智慧財產，來符合337 條款所規定國內產業適格 性問題。所以對於Acacia 而言，他們沒有相對應研發單位或組織，目前都 是利益驅動的授權活動，所以Acacia 目前在 ITC 訴訟上並不活躍。
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