i
國立交通大學
管理學院科技法律學程
碩士論文
專 利 事 業 體 Acacia Research Corporation 的 專 利
指 標 及 訴 訟 之 實 證 分 析
The Empirical Study of Acacia Research Corporation,
A Non Practicing Entity, Focused on its Patent
Port-folio and Patent Litigation Strategies
研 究 生 ： 黃 守 萬
指 導 教 授 ： 劉 尚 志 教 授
ii
專利事業體 Acacia Research Corporation 的專利指標及訴訟之 實證分析
The Empirical Study of Acacia Research Corporation, A Non Practicing Entity, Focused on its Patent Portfolio and Patent
Litigation Strategies
研究生：黃守萬 Student： Shou-Wan Huang
指導教授：劉尚志 Advisor： Shang-Jyh Liu
國立交通大學 管理學院科技法律學程
碩士論文
A Thesis
Submitted to Institute of Technology Law College of Management
National Chiao Tung University
in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Laws
in
Technology Law
Jan 2012
Hsinchu, Taiwan, Republic of China
i
專利事業體 Acacia Research Corporation 的專利指標及訴訟之 實證分析 研究生：黃守萬 指導教授：劉尚志 國立交通大學管理學院科技法律學程 摘 要 專利蟑螂或專利事業體近年來迅速成為美國專利訴訟上熱門的議題， 科技業深受此新型態專利經營模式所困擾。這些專利事業體最具代表性的
是Acacia Research Cooperation，主要從事以收購專利、授權專利與實施專
利權為主要業務，利用大量的授權談判與專利訴訟，來獲取收益。本文以 Acacia 為主要研究對象，利用實證方式分析其擁有專利組合特質，分析其 訴訟行為策略。專利事業體在美國國際貿易委員會的調查案件中，有轉趨 活躍的趨勢。本研究發現Acacia 在專利組合特質上優於其他專利事業體， 更勝於營運公司，專利主要布局在電子技術領域、包含數位資料處理，通 訊協定、數位廣播、語音通訊等，此外還有關於商業與金融管理。在Acacia 訴訟行為分析上，Acacia 利用附屬公司或子公司發動專利訴訟，主要目標 都是具有規模且指標性公司。在選擇訴訟法院上，Acacia 主要選擇是德州 東區聯邦地方法院，以及對專利權人有利的法院。Acacia 採取多位共同被 告在單一訴訟中，來提高談判的籌碼。Acacia 的案件和解或撤銷天數約在 一年左右。從 2006 年開始，專利事業體在 ITC 案件逐漸攀升，對於專利 事業體是否符合國內產業適格性有相關探討。而國內廠商對於專利事業體 有哪些因應之道？被 NPEs 認定可能為侵權者時，就要主動提起確認之 訴。加強不侵權抗辯能提供更強的防禦與談判優勢。企業需建立專業的智 權團隊來經營專利，建立專利訴訟資料庫，加強對專利事業體資訊收集。 關鍵字：專利事業體、專利指標、專利訴訟、美國國際貿易委員會、 Acacia
ii
The Empirical Study of Acacia Research Corporation, A
Non Practicing Entity, Focused on its Patent Portfolio
and Patent Litigation Strategies
Student: Shou-Wan Huang Advisor: Shang-Jyh Liu
Institute of Technology Law National Chiao Tung University Abstract
Patent trolls or non-practicing entities (“NPE”) have rapidly become a hot topic in U.S patent litigation over the recent years. The technology in-dustry has been deeply troubled by this new type of patent business model. The most well-known representative of NPEs is Acacia Research Coopera-tion (“Acacia”). Acacia acquires, licenses, and enforces patented technology rights as its main business, making its revenues through large numbers of patent licensing negotiations and patent litigations. This paper uses Acacia is as the main subject of research, applying the empirical approach in ana-lyzing the quality of Acacia’s patent portfolio and its patent litigation strate-gies. The study found that Acacia’s patent portfolio quality is superior to other NPEs, and often exceeding the quality of patent portfolios owned by operating companies. Acacia’s patent portfolio scope focuses mainly on the electronics industry, ranging from digital data processing, protocol, digital ra-dio, and digital communications. In addition to patents related to the elec-tronics industry, Acacia’s patent portfolio also expands to the areas of busi-ness and financial management. Analysis of Acacia’s litigation strategy find that Acacia uses its affiliates or subsidiaries to launch patent litigation against large companies as its major targets. Texas Eastern Federal District Court has long been favored by Acacia as the main choice of venue for litiga-tion or other venues that have ruled in favor of the patent holder. Acacia of-ten takes on multiple defendants in a single suit to increase its bargaining power for negotiations and cases usually end in settlement or withdrawal in about a year. Cases brought by NPEs before the International Trade
Com-iii
mission (“ITC”) have also increased in recent years, gradually rising since 2006. This paper also discusses the topic of whether NPEs satisfy the do-mestic industry requirement in the United States (“US”). How do Taiwan domestic manufacturers deal with patent infringement claims against NPEs? Once these domestic manufacturers are identified as infringers by NPEs they will usually take the initiative to file for summary judgment. Enhancing the non-infringement argument provides more strength to the negotiation and defense of the case. It is important that manufacturers build a professional intellectual property team to develop its patent portfolio. Establishing a pa-tent index and papa-tent litigation database to collect information will enhance knowledge of NPEs so that manufacturers maybe more prepared for litiga-tion with NPEs.
iv 誌 謝 六年前一個偶然機會讓我再度窺探學術的殿堂，當時我對專利懵懵懂 懂，感謝科法所劉尚志教授的教導，開拓理工背景的我一個新視野，技術 發展固然重要，但沒有保護下無法讓創新持續延續下去。之後有幸再度拾 起書本，進入科法所這個大家庭。在劉老師的指導下，不論課程、論文指 導或研討會，學習如何科技與法律間跨界思考，並兼具實務與管理之經驗， 讓我終生受益。 感謝所上所有老師的指導與教誨，從基礎法學、智慧財產法、專利法、 英美法等。林美惠老師，師承傳統法學又兼具西方法學素養。洪瑞章老師 具有專利實務的資深資歷與那份學習執著。王立達老師溫文儒雅，對於公 法有深入研究。林志潔老師巾幗不讓鬚眉，生動方式教授刑事訴訟法，那 份追求法律公平正義的熱情。林三元老師幽默風趣，改變我對法律人刻板 印象。許美麗老師那份教學熱誠，雖然白天要忙於案件，但晚上還是神采 奕奕的教學。感謝所上所有曾經一起上課同學，彼此鼓勵加油打氣，在碩 班學弟妹，看到那份熱情與衝勁。在專班同學，看到不同領域專業人士， 對法律不同的視野與觀點。 感謝我任職公司所有相處的同事們，在我求學期間，互相鼓勵、打氣 與討論功課，並給於我在工作上的協助，讓我得以兼顧工作與學業，並學 以致用。 感謝我的家人的支持，從小雖然家境不好，父母一直努力辛苦賺錢， 讓我無後顧之憂，一路順利完成學業。尤其是我父親，在這我撰寫論文期 間，他已重病在床，還不時掛念我的學業。還有我女友一路鼓勵我完成學 業。 最後中興大學的陸大榮教授在我口試時，非常仔細審視我的論文，提 供寶貴建議與意見。
v 目 錄 摘 要 ... I ABSTRACT ... II 誌 謝 ... IV 目 錄 ... V 表目錄 ... VII 圖目錄 ... VIII 一、緒論 ... 1 1.1 研究背景與動機 ... 1 1.1.1 Acacia 簡介 ... 2 1.1.2 Round Rock 簡介 ... 3 1.2 相關研究與本文研究目的 ... 5 1.2.1 專利特質與專利訴訟 ... 5 1.2.2 專利損害賠償 ... 5 1.2.3 禁制令的救濟 ... 6 1.2.4 ITC 行政救濟 ... 7 二、研究方法與範圍 ... 10 2.1 資料來源 ... 10 2.1.1 專利資料來源 ... 10 2.1.2 訴訟資料來源 ... 11 2.2 研究範圍 ... 11 2.3 研究方法 ... 12 2.3.1 專利分析指標說明 ... 12 2.3.2 訴訟案件分析方法 ... 16 三、研究結果 ... 18 3.1NPES專利分析指標比較 ... 18 3.2ACACIA專利組合策略 ... 20
vi 3.2.1 專利技術領域分類 ... 20 3.2.2 專利分析指標比較 ... 22 3.2.3 專利組合發展趨勢與財務分析 ... 24 3.2.4 Round Rock 專利組合分析 ... 25 3.3ACACIA訴訟案件的評析 ... 27 3.3.1 原告公司分析 ... 28 3.3.2 被告企業分析 ... 30 3.3.3 共同被告數量統計趨勢... 32 3.3.4 訴訟案件管轄法院 ... 34 3.3.5 訴訟程序分析 ... 37 3.3.6 訴訟費用支出分析 ... 38 3.3.7 損害賠償金分析 ... 39 3.3.8 專利移轉與訴訟關係 ... 40 3.4NPES在 ITC 訴訟上發展 ... 43 3.4.1 NPEs 在 ITC 發展的趨勢 ... 43 3.4.2 NPEs 在 ITC 當事人適格性 ... 45 四、結論、對策與探討 ... 50 4.1 結論 ... 50 4.2 對策 ... 51 4.3 展望 ... 52 參考文獻 ... 54 附錄 1 ... 58
vii 表目錄 表格 1NPES、營運企業與 ACACIA專利分析指標比較表 ... 18 表格 2ACACIA訴訟專利技術領域分類碼 ... 21 表格 3ACACIA非訴訟專利技術領域分類碼 ... 21 表格 4IPC 主部分類碼代號表 ... 22 表格 5ACACIA專利分析指標比較表 ... 22 表格 6ACACIA年度專利組合與營收統計表 ... 25 表格 7ROUND ROCK專利組合技術領域分類 ... 25 表格 8ROUND ROCK專利分析指標比較表 ... 26 表格 9ROUND ROCK專利分析指標比較表 ... 26 表格 10ACACIA訴訟案中原告發動訴訟次數統計 ... 29 表格 112007-2010 年被 ACACIA控告專利訴訟的前十大企業 ... 31 表格 12ACACIA提起專利訴訟的管轄法院 ... 36 表格 13ACACIA在訴訟上年度支出 ... 39
viii 圖目錄 圖表 1ACACIA 非訴訟專利 IPC 主部分類統計圖 ... 22 圖表 22006.01-2011.06 被控侵權公司規模與訴訟次數 ... 31 圖表 3SAMSUNG專利轉移到其他公司 ... 32 圖表 4ACACIA訴訟案件中平均被告數 ... 34 圖表 5 美國 2011 年提出專利訴訟案統計表 ... 34 圖表 6ACACIA提起專利訴訟的管轄法院 ... 37 圖表 7ACACIA 訴訟案件達成和解天數的統計 ... 38 圖表 8ACACIA 訴訟案件撤銷天數的統計 ... 38 圖表 9US6,289,238 專利權轉移紀錄 ... 41 圖表 10US6,765,838 專利權轉移紀錄 ... 42
圖表 11ACACIA PATENT ACQUISITION公司註冊地址 ... 43
圖表 12ITC 歷年調查案件與原告類型趨勢 ... 44
圖表 13ITC 歷年調查案件與被訴國家趨勢 ... 44
圖表 14 在 ITC 訴訟的前十大 NPES專利權人 ... 45
圖表 15APPLE 轉移專利到 DIGITUDE INNOVATIONS LLC ... 53
1
一、緒論
1.1 研究背景與動機
發明人在創新研發後，為了讓技術流通，必須公開分享此發明，經由 申請與審查，政府給予發明人二十年的專利權保護。專利權為一種智慧財 產權屬無實體財產權。但要把發明轉化成商品或服務，需要投入大量人力、 金錢與時間。為了活絡技術發展，技術授權成為一種新型商業模式。而這 種模式展現長期投資機會的吸引力，尤其在高科技產業創造可觀的價值。 美國在2010 年國際貿易，關於服務類別的授權金與權利金有 720 億美元 貿易順差1，替美國帶入可觀的外匯收入。 近年來美國專利訴訟案蓬勃發展，由美國聯邦巡迴法院與最高法院確 立許多著名的專利法案例，確立專利權的價值，進而促進專利市場交易的 發展與活絡化，這項發展對於企業有不同的影響。首先、知識技術密集型 公司，例如IBM、Apple等，利用專利權鞏固在資本化市場的龍頭地位。其 次、對於以專利經營為主的事業體，從2001 年NTP v. RIM案2，小型公司 NTP從這訴訟案中獲得鉅額的授權金，這案例具有相當大的鼓勵作用，聲 稱這對個人與小型單位創新研發會有相當的經濟上挹注。反之大公司大肆 撻伐這些以專利經營為主的事業體行為，讓產品與服務附加不少的成本， 點燃這場營運企業與專利事業體（以下稱NPEs）間戰火。 這些NPEs 以不同的形態存在，有獨立發明人、小型公司、學術單位與 研究機構等。主要是不從事將自己發明轉變成為產品或服務，或以其他方 式向市場銷售的產品或服務獲取衍生收入。而 NPEs 尋求主要收益來自專 利權的實施，利用法律給於專利的權利，獲取願意被授權廠商的權利金。 制度上最讓人詬病的地方，談判的雙方是處於不對等狀態。簡單而言如果 一個事業體不從事銷售產品或服務，它不會受到反訴，讓對手公司在大多 數專利訴訟糾紛中缺乏最重要反擊機會。 目前國內廠商也面對NPEs的挑戰與威脅。對於台灣廠商而言，長期以1 U.S. Export Fact Sheet Dec. 2010, INT’L TRADE ADMIN. (Feb. 11, 2011),
http://trade.gov/press/press-releases/2011/export-factsheet-February2011-021111.pdf.
2 代工為主要經營模式，在專利經營上一直落後先進國家，甚至在亞洲四小 龍中亦敬陪末座。面臨到這新興的經濟帝國主義，以專利為武器，以法院 為戰場，侵權訴訟為戰爭手段。目前主要受NPEs威脅的國內廠商，包括宏 達電與宏碁等著名企業3。 當面對這挑戰與威脅時，要先了解對手的營運策略與實力為主要的課
題。本文想針對最著名且在股票市場上市之 NPE—Acacia Research
Cor-poration（以下稱 Acacia）—作相關研究與探討，研究其專利組合經營與
專利訴訟策略，希望從中找到一些因應之策。而Round Rock Research LLC
（以下稱Round Rock）為近來新興熱門的 NPE，它的專利經營策略不同以
往，與Acacia 是完全不同的經營模式，藉此來分析比較兩者的差異性，而 這差異性是否提供國內廠商在專利經營上參考？ 1.1.1 Acacia 簡介 根據PatentFreedom網站上統計，目前全世界NPEs有超過三百八十家， 從1985 年，這些NPEs與 5 千家營運公司參與了 4 千件訴訟4，而且這些 專利事業體各自發展模式都不完全相同。Acacia 原以技術研發起家，以網 路傳輸行動視訊與音樂為主。Acacia成立之初，總部設在位於加州一個豪 華的商場，Acacia當時有 3 名工程師、3 名律師，副總裁負責專利收購， 13 人職員要求具有煉金術般能力可將專利權利變成黃金。工程師不從事研 發或製造產品，他們只負責評估專利。律師不寫專利，他們只思考如何授 權和訴訟。Acacia成為世界上唯一的公開上市公司但不生產任何產品，主 要是收購和授權專利，利用訴訟為競爭的武器，是此商業模式的創新者且 最活躍於專利訴訟的NPE5。
Acacia Technologies Group是Acacia 的附屬公司，在那斯達克(NASDAQ)
以(ACTG) 掛牌上市的公開發行公司，在 2010 年 11 月市值大約 9 億 3 千
5 百萬美元，以收購專利、授權專利與實施專利權為主要業務。Acacia 利 用附屬公司與個人發明者、學校、研究機構和資源有限的中小型企業成為 合作夥伴，對於那些大公司使用從未授權專利技術所產生收益，利用授權
3 Most Pursued Companies, Patent Freedom, (Jan 1, 2011),
https://www.patentfreedom.com/research.html.
4 See supra note at 3.
3 談判與訴訟來協助專利權人來實施專利權，讓大公司付出合理的授權金， 進而與合作夥伴分享收益。Acacia 已經完成了 450 個授權協議，從 170 個 專利組合中獲得超過4.2 億授權金收入，Acacia 與它的附屬公司在美國聯 邦地區法院提起超過200 個專利訴訟。所以它是個研究 NPEs 很好的範本， 它的商業模式與策略是值得深入研究與探討的，包括在那些技術領域佈 局，專利組合的評價、訴訟行為的策略等。 1.1.2 Round Rock 簡介
而Round Rock 近來受到台灣公司關注，2010 年 10 月 1 日Round Rock
向宏達電(HTC) 提出侵權告訴 6，指出宏達電侵犯其數項技術專利，其中
涵蓋了手機記憶體晶片技術、影像晶片、螢幕散熱技術以及其他智慧型手
機的相關技術7。2011 年 10 月 14 日Round Rock 於美國德拉威爾地區法
院提起關於電腦零組件之訴訟8，控告Dell9、Acer10及Asus11三家廠商侵犯
其專利權。
Round Rock Research LLC 公司創辦人 John Desmarais具有化工與法
律雙學位，曾經在擁有1500 律師的柯克蘭和埃利斯(Kirkland & Ellis)事務
所 12擔任專業律師，在 15 年期間曾代理一些世界上擁有大量專利的公司 訴訟。當在芝加哥的柯克蘭和埃利斯事務所時，Desmarais 建立了專利訴 訟案件的聲譽，幫大公司的專利訴訟案件獲得數百萬元至數億美元的賠 償。最著名的案件，他贏得了在2007 年阿爾卡特-朗訊對微軟 15.2 億美元 裁決13，是當時最大的專利賠償金判決 14，現在他整裝待發，準備屠殺他
6 Round Rock Research LLC. v. HTC Corporation et. Al, No. 1:10-cv-00840-UNA (Del. filed Oct. 1,
2010).
7 Round Rock Research LLC. v. HTC Corporation et. al. patent lawsuit, PRIORSMART
http://news.priorsmart.com/round-rock-research-v-htc-l3fc/ (last visited, Aug. 4, 2011).
8 Round Rock Research LLC v. ASUSTek Computer Inc. et. al. patent lawsuit, PRIORSMART,
http://news.priorsmart.com/round-rock-research-v-asustek-computer-l4xX/ (last visited, Nov.
16, 2011).
9 Round Rock Research LLC v. Dell Inc. 1:11-cv-00976-UNA (D. Del., Filed on Oct. 14, 2011). 10 Round Rock Research LLC. v. Acer Inc. et. al., 1:11-cv-00977-UNA ( D. Del., Filed on Oct. 14,
2011).
11 Round Rock Research LLC v. ASUSTek Computer Inc. et. al. 1:11-cv-00978-UNA (D. Del., Filed
on Oct. 14, 2011).
12 Kirkland & Ellis LLP > Home, http://www.kirkland.com/ (last visited, Aug. 4, 2011). 13 Lucent Technologies Inc. v. Gateway Inc., 470 F.Supp.2d 1180 (S.D.Cal., 2007).
14 Microsoft faces $1.5bn MP3 payout, BBC News (Feb. 22, 2007, 21:25 GMT),
4 曾經辯護過的公司15。 2009 年 12 月自美國最大的電腦記憶體製造商美光 (Micron) 購買 4500 項專利組合16，專利技術包含：電池及電力、CMOS影像感測器、電 腦相關、記憶體相關、微處理器、作業系統軟體、半導體封裝與製程、以 及電信通訊等，自立門戶積極投入專利授權業務，成立新專利控股公司 Round Rock。
他不只為了Round Rock事業打拼，2011 年又回到老本行，Desmarais
則是代表Easyweb Innovations這間紐約公司，向Facebook提起訴訟17。而 這Easyweb Innovations也是典型的NPEs，這專利授權公司也於 2011 年 9 月，向另一位社交巨頭Twitter發起類似的訴訟18，宣稱當前社交界的雙雄， 允許用戶張貼訊息在網路上，並讓搜尋引擎得以抓取這些內容的行為，侵 犯了5 項Easyweb Innovations所擁有的專利，但是服務的哪些機制觸犯了 專利，目前尚不清楚19。 Round Rock 宣稱目前專利組合的授權對象包括蘋果電腦、索尼、三 星、美光、國際商業機器、諾基亞、以及宏達電20，除了一般授權談判外，
它採取拍賣授權協議，在ICAP Ocean Tomo是專利交易經紀商兼全球首創的
專利權拍賣商宣布21，該公司在2011 年 3 月 31 日在紐約市舉行的 2011 年春季專利拍賣會上售出了Round Rock的不起訴授權契約。該契約以3850 萬美元出售(包括買家佣金)，是首份在拍賣會上出售此類契約。所以Round Rock專利經營模式完全不同於Acacia，要了解這新型態的模式，可以先從 了解相關專利組合，進而比對雙方異同。
15 JNEWS: Desmarais, Desmarais, John [MC1985] Round Rock Research LLC, his new patent-holding
company, JASPER JOTTINGS (June 1, 2010), http://bit.ly/uYhAbr.
16: Grégoire Marino, More news on the Micron patent sale: what is really happening behind the
cur-tains?, IP finance (June 1, 2010),
http://ipfinance.blogspot.com/2010/06/more-news-on-micron-patent-what-is.html.
17 Easyweb Innovations, LLC v. Facebook, Inc. 2:11-cv-05121-JFB-ETB, (E.D.N.Y., Filed on Oct. 20,
2011).
18 Easyweb Innovations, LLC v. Twitter, Inc. 2:11-cv-04550, (E.D.N.Y., Filed on September 19,
2011)
19 Robin Wauters: Troll Targets Facebook, Twitter In Patent Infringement Lawsuits, TechCrunch,
(October 26, 2011 ), http://goo.gl/InfVk
20 Round Rock Research licensees, http://www.roundrockresearch.com/lic.html (last visited, July.
26, 2011).
21 Available IP Portfolios, ICAP Patent Brokerage, http://icappatentbrokerage.com/forsale (last
5
1.2 相關研究與本文研究目的
1.2.1 專利特質與專利訴訟 這些被貼上專利蟑螂標籤的公司，通常被批評利用空泛與軟弱的專利 到處授權收取超額的權利金，或對於營運企業點燃專利訴訟的戰火。然在 Shrestha22的研究中證明NPEs所擁有訴訟的專利特質優於營運企業的訴訟 專利特質，但沒有進一步分析比較NPEs擁有專利組合中，訴訟與非訴訟的 差異性為何？他們是如何經營專利組合？專利來源為何？這優勢專利品質 反映在專利訴訟上，他發現NPEs在專利訴訟的勝訴率，對照大公司相互間 專利訴訟的勝訴率上並沒有明顯差異，而且專利訴訟的管轄法院並沒有特 別集中於對專利權人有利的聯邦地區法院，但無法解釋社會上對NPEs濫訴 的觀感。 對於訴訟行為的探討，每件專利爭議上都很獨特，專利訴訟就如同現 在國際上各國爭端的型態，有完全不同的類型。有大國對大國的制衡，有 小蝦米對大鯨魚的戰爭，然而在高科技業界正在上演這樣的戲碼。由 Colleen教授的 2009 論文中提到，將此訴訟型態類型化，他分析從 2000 年到2008 年所有專利訴訟案件，雖然被NPEs歸咎成為整個專利系統的亂 源，但他分析結果NPEs在高科技業界的訴訟案件只佔 17%，如果考慮到 反訴的確認之訴的話，則提升到 28%，以計算被告數目來看，從 22%提 升到 36%。以技術領域範圍來看，NPEs利用硬體相關專利訴訟佔 26%， 是商業方法專利的三倍(9%)23。此外在研究這些大公司訴訟行為時，發現 大部分採取防禦性專利組合，但這種策略並不能阻斷專利訴訟的發生。 1.2.2 專利損害賠償 在Mattthews, Jr. 在 2009 中文章討論關於專利訴訟中專利權人能擁有 補償或禁制令的範圍，取決專利權人是否有具體商業化實施該技術24，他22 Sannu K. Shrestha, Trolls or Market-Makers? An Empirical Analysis of Nonpracticing Entities, 110
COLUM. L. Rev. 114 (2010). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1534282.
23 Colleen V. Chien, Of Trolls, Davids, Goliaths, and Kings: Narratives and Evidence in the Litigation
of High-Tech Patents, 87 N.C.L. REV. 1571 (2009). Available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=1396319.
24 Robert A. Matthews, Jr, The Restricted Scope of Patent Infringement Remedies, Available to
6 討論在不同型態的NPEs所獲得補償範圍是否有所差別？分別討論單純授 權專利不從事商業上製造或研發任何技術的NPEs。由營運企業成立專利控 股的子公司。此外還有商業性或學術性研究機構所附屬專利控股公司，把 研發成果對於營運企業授權，由這些授權收益提供機構運作或研發的支出。 美國專利法中對於損害賠償的計算基於35 U.S.C §284，基於衡平原則 下充分地補償專利權人所受損失。一般而言，專利權人提出利益損失基於 侵權行為所造成的結果，如果專利權人無法提出所失利益，則可以尋求基 於合理授權金上的回復。聯邦法院也解釋，一般而言專利權人如果沒有進 行銷售產品，定義上他們不會有所失利益25。所以NPEs不進行製造或銷售 產品，他們不能請求商業上所失利益，基本上只能請求合理的授權金。 NPEs會嘗試用別的方法來主張所失利益，會利用某些關係連結來證明 所失利益，例如，營運公司會成立專利控股的子公司，而這子公司會主張 回復母公司所失的利益，在目前案例發展法院拒絕採用這樣主張，例如在
Poly-America, L.P. v. GSE Lining Tech., Inc.26聯邦法院解釋依據公司法，關係
企業必須為分別的法人，必須承擔本身利益與損失，不應享受其他關係企 業下的利益。明確地指出專利控股公司，不能只是因為專利權人與營運企 業間的連接關係存在，把母公司的利潤損失當成本身損失。除非這關係是 基於專屬授權的關係，此時才能主張所失利益。的確在聯邦法律規定所有
被專屬授權者必須一同參加專利侵權訴訟。聯邦法院在Mars, Inc. v. Coin
Acceptors, Inc.再度確認此看法27，對於非專屬被授權者不能請求回復所失 利益，甚至非專屬被授權者是專利權人的附屬公司。但唯一有可能討論空 間在於非專屬授權協議下，授權金的收入是基於被授權者銷售上，採用按 期支付之權利金（running royalty）。如果侵權者造成被授權者營收減少， 而間接導致專利權人的授權金收入減少下，是有討論的空間。 1.2.3 禁制令的救濟 而近年來，美國聯邦巡迴法院對於專利權人做些權衡調整，在eBay Inc
25 Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538, 1548 (Fed. Cir. 1995) (en banc). 26 383 F.3d 1303, 1311 (Fed. Cir. 2004).
27 Jeff Gritton, » Mars, Inc. v. Coin Acceptors, Inc. JOLT Digest, Harvard Journal of Law & Technology
(June 9, 2008 at 14:37),
7 v. MercExchange, LLC.28案中，美國聯邦最高法院做出終審判決，認為即使 陪審團認定專利侵權成立，法官並無一定要依原告請求核發永久禁制令的 義務。美國聯邦最高法院法官Thomas有兩項裁定，第一、永久禁制令的四 項衡平準則也適用於依據專利法時之爭議發生時。第二、如果永久禁制令 不核發將能確定，專利擁有者不會承受不可挽回的傷害，當專利權人有意 願授權其專利，且在實施專利上缺乏商業活動。對於許多NPEs而言無法得 到禁制令最大的罩門，在於無法證明將承受不可回復的傷害。 當專利權人失敗表示由直接競爭對手繼續侵權活動將會對專利權人造 成不可彌補的損害，法院會拒絕永久禁制令。因為法院發現當專利權人願 意以授權金來交換授權，則表示任何對專利權的侵權行為可以用金錢來適
度補償。可以從Paice LLC v. Toyota Motor Corp29案，法院自從發現專利權
人曾表示願意授權給侵權者，所以法院拒絕發給禁制令。聯邦法院對於如 果核發專利權人禁制令來成為額外談判的籌碼觀點，認為這是排它權的自 然結果，且對於沒有意願在市場與潛在侵權者競爭的專利權人並非為合適 的救濟。 1.2.4 ITC 行政救濟 在eBay案後，地區法院已經沒有給予NPEs永久禁止令。相反地，法院 給予有製造或銷售產品的專利權人超過40 個永久禁止令30。對於NPEs唯 一可能方式，NPEs必須證明當繼續侵權的結果，專利控股公司的授權方案 將遭受無法彌補的傷害。也許NPEs可以作為顯示繼續侵權結果導致專利控 股公司作為一個合法的專利授權的聲譽遭受損害，讓潛在的被授權人拒絕 考慮有可能被滋擾的專利授權。 所以目前在美國的聯邦法院系統對NPEs相對不利之下，進而轉到另一 個行政救濟系統，美國國際貿易委員會(以下簡稱“ITC”)。專利權人尋求進 口管制，可以向聯邦地區法院依據美國專利法31禁止侵權產品進口，或者
28 eBay Inc v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).
29 No. 2:04-CV-211-DF, 2006 WL 2385139, at *5-*6 (E.D. Tex. Aug. 16, 2006), aff’d in part, vacated
in part, 504 F.3d 1293, 1314-15 (Fed. Cir. 2007).
30 Robert A. Matthews, JR., ANNOTATED PATENT DIGEST § 30:2 (2008), APD § 32:162 Granting
Permanent Injunction or Reversing Denial Thereof (collecting cases).
31 35 U.S.C. § 283 (2006) (authorizing the federal courts to grant injunctions to prevent the
8 依據美國關稅法32，可以在華盛頓特區向ITC提出告訴，請求立案調查，依 據調查結果可能獲得進口排除令，可以防止侵權物品進入美國國內。 美國國際貿易委員會是一個獨立的聯邦機構，負責準司法調查不公平 貿易，包括進口傾銷和侵犯智慧財產權。該委員會的任務是：（1）其職權 範圍內以公平和客觀的態度執行美國貿易救濟法律，（2）提供總統、美國 貿易代表與國會，獨立分析、訊息和對於關稅、國際貿易、美國的競爭力 事物的協助，（3）維持美國的統一關稅表（HTS）33。 美國國際貿易委員會關於專利案件之處理，係源自於1930 年關稅法案 (Tariff Act)34，保障美國國內勞工與促進國內產業，1974 年修訂貿易法案 賦予ITC有最後決定權，不再只有對總統的建議權，1979 年再修訂貿易法
案 35，以及 1988 年修訂之綜合貿易競爭法案(Omnibus Trade and
Com-petitiveness Act)，對於自外國進口至美國之產品，賦予美國廠商向ITC提出 排除令之聲請，ITC亦有權自行建立案件，針對特定之廠商，進行調查程序。 而NPEs是否可以到ITC主張專利權受到侵害，請求排除令的救濟，是值得 探討的議題。 本文的問題包含： 1. 對於 NPEs 最大的批評來自他們獲取空泛且弱勢的專利來進行沒有 意義或理由的訴訟，Shrestha 提出 NPEs 的專利分析指標優於營運 公司，而Acacia 為 NPEs 的領先者，其所擁有的專利組合是否更具 有優勢？Acacia 如何經營其專利組合？是否盲目在專利市場收購專 利？ 2. NPEs 這些無所依據的專利訴訟不只淹沒整個專利訴訟系統，且讓 營運企業花上時間與資源來防禦這些訴訟，則進而提高營運成本。 Acacia 是否濫用司法系統？在訴訟策略上有那些特徵？Acacia 是否
32 Smoot-Hawley Tariff Act, ch. 497, § 337, 46 Stat. 590, 703–04 (current version at 19 U.S.C. §
1337 (2006))
33 USITC - About the United States International Trade Commission
http://www.usitc.gov/press_room/mission_statement.htm (last viewed, Dec. 31, 2011)
34 Tariff Act of 1930, 46 Stat. 590. The purpose of the act was “[t]o provide revenue, to regulate
commerce with foreign countries, to encourage the industries of the United States, to protect American labor, and for other purposes.” Id.
35 The Trade Agreements Act of 1979 added Title VII to the Tariff Act of 1930. See Pub. L. No.
96-39, 93 Stat. 144, 150–201 (1979) (codified as amended in scattered sections of 19 U.S.C. but mainly at §§ 1671–1677 (2006)).
9 也透過行政程序ITC 來做為訴訟策略？ 3. 面對這些 NPEs，營運企業是否要採取更積極的專利經營方式來面 對NPEs 的威脅？ 本文的目的包含： 1. 掌握 Acacia 的專利經營與專利訴訟策略。 2. 哪些產業會受到 Acacia 專利訴訟的衝擊。 3. 面對 Acacia 國內產業有哪些因應之道。
10
二、研究方法與範圍
2.1 資料來源
如想知道某公司所擁有全部專利組合，一般而言，可以透過美國專利
局的網站，利用關於專利權轉讓查詢系統(USPTO Assignments on the
Web)36，能查到大部分權利人所公開登記的專利，但前提要知道權利人在 美國專利局所登錄的名稱。而一般NPEs公司名稱在公開資訊已不容易獲 得，例如NTP告黑莓機(RIM)的案子37中，NTP就沒有成立任何官方網站。 Acacia成立為數眾多的子公司或附屬公司，這些公司名稱有些可以從Acacia 在SEC所申報的財報上 38，可以得到相關資訊，但要完全掌握這些公司名 稱是相當困難，要能夠掌握到公司名稱才能進一步查詢到所擁有專利組 合，雖然可以從新聞、訴訟案件、網路搜尋可以逐步拼湊大部分資訊，如 需要完整資訊，則需要透過專業資訊提供商，來查詢更加完整的資訊，目 前PatentFreedom39有提供相關付費資料的服務。所以本研究範圍會依據 PatentFreedom所提供關於Acacia與Round Rock所有相關資訊，包括公司簡 介、已知附屬公司與子公司、新聞與文章、訴訟歷史紀錄、訴訟文件與專 利組合為主，利用這些資料加以統計分析歸納資訊。 2.1.1 專利資料來源 1. PatentFreedom 網站提供關於 NPEs 活動，技術領域，人員背景，資金 來源與持有專利數量與明細，來幫助營運企業更有效地評估與處理 NPEs 相關議題，進而能減少 NPEs 所造成具體威脅。 2. 湯姆森創新(以下稱Thomson Innovation)40是一個單一且整合性解決方 案，結合智慧財產權、科技文獻、商業數據和新聞，伴隨一個強大的
36 USPTO Assignments on the Web, U.S PATENT & TRADMARK OFFICE,
http://assignments.uspto.gov/assignments/q?db=pat (last visited, July. 18, 2011).
37 Research In Motion and NTP Sign Definitive Settlement Agreement to End Litigation, RIM (Mar. 3,
2006), available at http://press.rim.com/release.jsp?id=981.
38 EDGAR Search Results, U.S SEC. & EXCH. COMM’N, http://goo.gl/p4xVh (last visited, July. 18,
2011).
39 PatentFreedom, https://www.patentfreedom.com/ (last visited, July. 18, 2011).
11 分析、協作和警示工具的平台，所以利用Thomson Innovation平台可以 有系統化收集與分析專利分析指標。 3. 美國專利局專利查詢系統41，本系統可以提供所有專利資訊，此外還提 供專利權轉讓查詢系統，可以用來追蹤專利權轉讓狀態，找出真正擁 有專利權人。 2.1.2 訴訟資料來源 1. Justia.com42網站可以提供相關訴訟案件基本查詢，可以獲得案件起訴 時間、原告、報告、管轄法院等基本資料。 2. HOOVERS43網站可以提供公司的基本資訊，包括：經營者，營業項目、 營業登記地、年度營收資料等。 3. 美國國際貿易委員會的官方網站，提供所進行專利侵權調查案件，利 用337 條款調查的歷史紀錄資料庫，提供 337 條款調查摘要，包括指 控不法行為的類型、記名當事人、何種智慧財產權起訴（如專利和註 冊商標）、特定調查時程資訊、和最後調查結果。 4. Google.com 可以提供 NPEs 廣泛的背景資料查詢，包括是否有官方網 站、新聞、博客等相關訊息來進一步確認NPEs 資訊的正確性。
2.2 研究範圍
在Allison 教授研究中44，認為專利價值是可以透過訴訟程序，協助專 利權人實現專利授權，進而獲得利益，故訴訟專利即是有價值的專利。本 文探討的NPEs以Acacia Technology為主，探討包含本身、子公司與附屬公 司所擁有的專利組合，一共有533 件美國專利，其中有包含 182 件經過訴 訟的專利。為了對照其他主要NPEs，本文選擇Round Rock，因為它採用大 數量的專利組合，而Round Rock的專利組合可由新聞得知45，主要從美光41 Search for Patents, U.S. PATENT. & TRADEMARK OFFICE,
http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp (last visited, Dec. 20, 2011).
42 Advanced Search Options, JUSTIA DOCKETS & FILINGS,
http://dockets.justia.com/advanced_search.py (last visited, July. 18, 2011).
43 Business solutions from Hoovers, Hoovers, http://www.hoovers.com/ (last visited, July. 18,
2011)
44 John R. Allison et al., Extreme Value or Trolls on Top? The Characteristics of the Most Litigated
Patents, 158 U. PA. L. REV. 1 (2009), Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1407796.
12 獲得約 4200 件專利，但經由美國專利局的專利權轉讓查詢系統，查尋後 登記約有3200 件專利，其中包含 22 件有訴訟紀錄的專利。 本文所探討專利侵權案件只針對 Acacia 從 2006 年 1 月到 2011 年 6 月的案件，統計起來共有210 件聯邦地方法院專利訴訟案件，案件統計原 告約有128 家，被告共 860 家。 本文所探討 ITC 部分，因為 ITC 訴訟案件相對少數，所以擴大收集區 間，收集2000 年 1 月到 2011 年 6 月關於 337 條款調查案件，收集關於 專利侵權調查案件資訊，共有323 件。
2.3 研究方法
專利訴訟時需要對專利作相關評價，包括專利有效性、權利範圍等， 到最後侵權確立後如何確認賠償金額，所以每個訴訟案件的專利很難有客 觀的方式做相關評價。比較客觀的方式，回到發明本身，採用目前學術界 所認可實證方法，利用量化來分析整體趨勢46，去探討發明本身在技術演 進中具有何種地位？劉尚志博士提出的專利質量定義-專利被引證數與獨 立項字數，利用文字探勘(text mining)方式，針對一技術領域，找出針對 目標公司產品在法律層面上權力範圍涵蓋最大的專利群47。所以本文採用 相似的研究方法，進而探討Acacia所擁有的專利組合，來歸納這些組合的 相關分析指標。 對於訴訟案件分析，以量化方式來歸納訴訟案子的相關要素，從這些 要素分析整理出Acacia 的訴訟策略。 2.3.1 專利分析指標說明 一份專利書可以提供相當多的資訊，而這些資訊可以加以科學化的統 計分析，來進一步獲得這個發明對於產業界相關影響程度。公開專利說明 書上，包含專利書首頁與專利本文。專利書首頁提供了專利基本資料，包 括發明人、專利權人、申請日、獲權日期，美國專利分類號，國際專利分Approximately 4,200 Patents and Pending Applications, PR NEWSIRE (Mar. 8, 2011),
http://goo.gl/YsVH4.
46 羅清俊，社會科學研究方法：打開天窗說量化 (第二版)，頁 42 (2010)。
47 楊格權，高科技廠商專利策略與專利佈局---以半導體封裝業為例，交通大學管理學院研究所
13 類號等資訊。而專利本文中，包含專利說明書、圖示、專利範圍請求項等 相關發明說明與例示。 為什麼專利的價值是很重要的？經濟學家早就認知到，所有的專利並 不是平等的，有些專利比其它更有價值48。要探討某項發明是否屬於領先 或創新的技術領域發明，如要真正準確地評估專利的價值需要深入個別專 利的法律和技術評價，但對於大量的專利組合，我們必須提出一些客觀的 指標來評量。在經濟方面的論文中，基於客觀的與可以公開獲的資訊下， 提出不同面相的專利評價49，在本文中用以下的量測指標。 2.3.1.1 專利技術領域分類(IPC)： 研究發明包括人類所有活動，而這些活動如何類型化，便要透過國際 通用分類規則，目前美國採用美國專利分類與國際專利分類，而主流是 WIPO所制定國際專利分類方法(International Patent Classification以下稱
IPC)50，提供了發明與新型專利依據他們所在不同的技術領域下一個階層 化系統分類。發明與新型專利依據不同的技術領域，使用獨立的語言符號 訂定了階層式系統化分類。本文中利用其中前四碼分類方式，包括主部 (section)、主類(class)與次類(subclass)來做基本類別分類，如採用美國專 利分類號，相對應IPC分類可以從此查詢51。 G ………… Section (A, B,... H) G06……… Class (任意兩位數字) G06F…… Subclass (任意字母) 2.3.1.2 專利被援引的次數（Forward Cites）： 每個專利申請時至少會包含一個先有技術(prior art)，揭露專利申請人
48 NATIONAL RESEARCH COUNCIL, PATENTS IN THE KNOWLEDGE BASED ECONOMY 8
(Wes-ley M. Cohen & Stephen A. Merrill eds., 2003) (“Value distribution of patents is highly skewed.”)
49 ADAM B. JAFFE ET AL, PATENTS, CITATIONS, AND INNOVATIONS: A WINDOW ON THE
KNOWLEDGE ECONOMY 52 (2005). (“We find that measures of the overall importance of in-novations, of generality of research outcomes, and of reliance on scientific sources discriminate well between more and less basic innovations.”).
50 International Patent Classification (IPC), WORLD INTELL. PROP. ORG.,
http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/ (last visited, July. 22, 2011).
51 USPC-to-IPC Reverse Concordance, U.S PATENT & TRADMARK OFFICE http://goo.gl/ejCiP (last
14 依照何種技術下而創新發明。當作先前技術的專利經常被引用，那經常被 引用的專利很可能更重要或價值。例如在電燈的例子，我們可以預料到愛 迪生的核心燈泡技術專利，會比相關燈泡發明，例如外型、接頭會更經常 被引用到，因為以後任何燈泡的發明不得不基於愛迪生的核心專利。因此， 經濟學家們發現了受到被援引次數表示專利的價值52。被援引的次數是一 個簡單的累計式次數，但是可能會引起兩種誤解。首先，越舊的專利越能 比新的專利更會被援引，因為他們已公開的一段較長的時間。因此，計算 平均每年引用數，使我們衡量專利的重要性和影響力降低時間的偏差因 素。其次，一些專利發明人或許會使用任何援引他們先前發明專利的方式， 來增加被援引的次數，除去這些自我引用(Self Cites) 的數量能夠更客觀地 衡量這項專利分析指標。 2.3.1.3 援引專利所涵蓋的技術種類數量、普遍性（Generality）53： 如果後續援引專利屬於一個廣泛的技術類別，那麼該專利可能帶來了 各種領域的衝擊。被許多不同領域之後引用的專利，比僅僅被同一領域的 在後專利引用的專利具有更好的普遍應用性。相反地，如果只在同一個專 利技術類別援引該專利，那麼該專利很可能是一種狹窄或次要的發明。例 如，一個電晶體的專利技術，後續發明應用到液晶電視、LED 或太陽能技 術，所以可能會有更多的應用，代表更有其價值。因此援引專利所涵蓋的 技術種類數量越多代表該專利越有價值。 2.3.1.4 參考先前技術所涵蓋的技術種類數量、原創性（Originality）： 同樣地，由一個特定的專利引用先前技術所代表的技術種類數量，可 以提供一個的專利價值指標。來自多個不同技術的組合構思創造出的發 明，比那些在同一技術上做改進的發明更具有原創性。一個專利借鑒了各 種廣泛的技術種類，很可能代表了廣泛的技術進展，而專利援引於一個單
52 Manuel Trajtenberg, A Penny for Your Quotes: Patent Citations and the Value of Innovations, 21
RAND J. ECON., no.1, 1990 at 172, 184 (“Patent citations may be indicative of the value of inno-vations.”)
53 Bronwyn H. Hall et al., The NBER Patent Citations Data File: Lessons, Insights and Methodological
Tools 25-26 (Nat'l Bureau of Econ. Research, Working Paper No. 8498, 2001), available at
http://www.nber.org/papers/w8498 (discussing use of number of citations as relative
15 一的技術類別之先前專利可能代表一項適用性較窄的發明。雖然經濟學家 使用赫芬達爾 - 赫希曼指數(Herfindahl-Hirschman Index)54計算的通用性 和獨創性，本文採用簡單數量計數上，統計參考先前技術的專利所涵蓋的 不同IPC類別的數量。 2.3.1.5 專利範圍請求項的數量 (Number of Claims)： 專利範圍請求項定義其範圍和劃定技術領域，在意義上來說，類似界 定地界的範圍。數量多的專利範圍可能表示專利是有價值，但專利申請人 可能在起草專利範圍時，採用較寬廣範圍來取代數個範圍較窄的專利範圍 請求項。這裡的價值，是指對於專利權人的價值。專利申請時因涉及專利 商標局和律師費用，美國專利局基本申請只包含 20 個請求項 (3 個獨立 項，17 個附屬項)，添加額外專利範圍請求項是昂貴的，只有在專利有其 價值時，專利申請人才願意支付這些額外費用55。 2.3.1.6 專利權轉移次數 (Patent Assignment)56： 就像許多其他形式的財產，如房子，汽車等，一旦成為所有者的財產， 有登記所有權的義務。專利為無實體財產權，專利權人有權把專利權轉讓 給他人，專利也必須據專利法35 U.S.C. §26157之規定，於購買三個月內向 美國專利局提出轉讓登記。可能如同動產或不動產一般，在市場上流通與 交易的物品，應具有相當的價值。所以從交易次數而言，可能表示市場對 此物品關注的程度。 54 赫芬達爾—赫希曼指數，簡稱赫芬達爾指數，是一種測量產業集中度的綜合指數。它是指一 個行業中各市場競爭主體所占行業總收入或總資產百分比的平方和，用來計量市場份額的變 化，即市場中廠商規模的離散度。
55 The minimum fee is $330.00 for a regular applicant and $165.00 for a small entity applicant.
See Current Fee Schedule, U.S. Pat. & Trademark office,
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee2009september15.htm (listing patent
ap-plication fees). (last visited, Jun. 22, 2011).
56 陳東郁，半導體元件訴訟專利之專利評價的實證研究，交通大學管理學院研究所科技法律組
碩士論文，頁17(2011)。
57 35 U.S.C. §261 Ownership; assignment. - Patent Laws. “An assignment, grant, or conveyance
shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage.”
16 2.3.1.7 專利家族 (Patent Family)58： 美國專利受到請求項相關限制，會要求分割成方法、結構、裝置等不 同態樣的專利，以及聲請不同權力範圍的延續案。所謂的專利家族包括兩 種，一種為狹義定義，其一為廣義定義。狹義定義為一件專利在不同國家 申請的集合，因為專利是屬地主義，之後判斷該相關技術或是產品可能製 造與行銷到其他國家，而想要取得該技術在該國的專利權利，因此便前往 該國申請專利。因此，相同專利發明內容，在不同國家申請的組合即稱為 狹義專利家族。廣義定義為一件專利後續衍生的不同申請案，包括分割案 （Division）、連續案（Continuation）與部分連續案（Continuation in Part, CIP）等。也就是同一技術發明揭露後，後續所衍生的不同的權利範圍請求 項，因此同一技術創造後續所衍生其他發明，再加上相關專利在其他國家 所申請的專利組合，即是廣義的專利家族。本文研究的專利家族採取廣義
定義，是依據WIPO定義INPADOC (International Patent Documentation
Center)59所收集的資料庫內，做相關數量統計。 2.3.2 訴訟案件分析方法 為了研究Acacia 訴訟行為，用實證方式，收集相關訴訟案件，採用量 化手法，來分析案件發生的數量、被告公司的類型、管轄法院的分布、訴 訟專利的種類、分析案件的發展、與何種方式結束。 2.3.2.1 被告的類型： 被告的類型是一直受到關注的地方，每次討論到NPEs時，不平的聲音 都來自大公司的批評，而被告次數與公司規模是否有關係？在分類企業規 模類型化時，在美國小型企業管理局，依據不同行業有各自定義範圍60。 所以無法把各種行業一起進行類型化，本文以在Hoovers查詢相關被告公 司的財報資料，查詢2010 年的年度收益，從順序變數來分析Acacia是否利 58 關於專利家族 （patent family）, 國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心網站, http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/pclass006.htm (最後點閱時間：2011 年11 月8 日)。
59 EPO - Patent families, EUR. PAT. OFF.,
http://www.epo.org/searching/essentials/patent-families.html (last visited, July. 23, 2011).
60 See SBA. GOV., Summary of Size Standards by Industry,
17 用專利訴訟來針對特定對象進而獲取超額的賠償金或授權金？ 2.3.2.2 管轄法院： 美國專利案件屬於聯邦管轄，專利權人可以在符合最小接觸原則下， 選擇對自己訴訟程序有利的法院。哪些聯邦地方法院是專利權人所偏好？ 哪些法院對專利權人相對友好？所以探討Acacia是否利用法院管轄選擇策 略，來進一步獲取超額的賠償金或授權金？ 2.3.2.3 技術領域： 從被告公司的類型可以得知，那些產業較會受到Acacia 威脅。但要類 型化並不是很好做區隔，利用分析訴訟專利的技術領域上，可以間接推論 哪些產業為Acacia 所偏好的目標，藉由此分析可以對未來整個訴訟發展， 哪些產業需要加以提防與準備？ 2.3.2.4 訴訟費用： NPEs 以發動專利訴訟為主要談判武器，而這項武器成本相當龐大，如 何有效利用資源，包括共同被告的數量、訴訟成本的支出等資訊，能更有 效從資源分配的觀點來探討其訴訟的行為。 2.3.2.5 案件程序發展： 訴訟案件的程序策略是一項值得觀察的重點，因為專利訴訟案件時間 長，重點是整個訴訟費用相當龐大，對於Acacia 在專利訴訟案件上如何進 行程序上的策略，將會成為被告如何攻防的重點。
18
三、研究結果
3.1 NPEs 專利分析指標比較
表格 1 NPEs、營運企業與Acacia專利分析指標比較表61 Litigated Patents Litigated Peer PatentsNPE Patents Acacia
Pa-tents
Z-test
(731) (300) (287) (181)
Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D Z
Number of Cita-tions Received 15.8 26.5 21.6 32.5 36.0 50.9 71.9 142. 3 3.27 Number of Cita-tions by year 1.9 2.9 2.6 3.7 3.6 4.2 4.9 9.8 1.69 Originality 4.5 4.4 4.8 4.6 6.9 7.6 6.1 4.8 -1.40 Generality 3.1 3.4 3.9 3.8 6.6 5.7 9 7.1 3.84 Number of Claims 23.5 23.7 25.7 23.2 41.0 59.9 27.3 25.4 -3.42 本文參照Shrestha的論文中研究關於NPEs與營運企業所擁有訴訟專利 的分析指標比較，其中51 家NPEs所擁有共 287 件專利，而隨機選取 500 家營運公司相互間專利訴訟案中731 件專利為一群組。為了更精準對應到 NPEs相同技術領域比較，731 件專利再過濾到 300 件專利為另一群組。該 論文研究發現各項專利分析指標，NPEs所擁有專利多優於營運公司。本文 是針對Acacia做實證研究，Shrestha論文在NPEs選擇上是由新聞上與訴訟 案件為主，包含各種類型的NPEs，對照本文所收集Acacia附屬公司名冊比 對後 62，其中有 4 家歸屬於Acacia旗下，因為無法獲取原始資料，無法把 其中Shrestha論文的NPEs區隔開來。因Acacia是在訴訟上最活躍的NPEs， 本文想探討在這專利分析指標上，單一NPE的Acacia是否更優於營運公
61 See Sannu K, supra note 22, at 151. 62 附錄 1.
19 司，甚至其他NPEs。本文收集Acacia本身與附屬公司所擁有全部專利，取 出有訴訟過的專利為實驗組，其分析結果請參照表格 1。 3.1.1.1 專利被援引的次數 目前專利被援引的次數，廣泛地被認為可客觀評價專利價值的方法， 因為這是第三人所引用或參考的次數，具有相當參考指標。從表格 1 中發 現，Acacia 的被援引次數相較於其他 NPEs 有一倍的差異，而相較營運企 業這差異就會大到四倍之遙。但在標準差上為 142.3，推論可能因素為， Acacia 在專利佈局上，收購不同的技術領域專利，造成數量上差異，其中 一篇在1995 年關於網路瀏覽器的專利，被援引次數達到 1 千 3 百次。如 果去除時間效應，以每年平均引用數來比較，經過 z-test 後，在 p＝0.05
顯著水準下發現Acacia 與其他 NPEs 沒有明顯差異，可以推論 Acacia 擁有
比較早期與領先的專利技術，但去除年份效應後，與其他的 NPEs 的被援 引的次數接近。進一步推論Acacia 可能在市場尋找專利組合時，會以在技 術濫觴之期為主要目標，這樣在專利訴訟中，對於專利有效性抗辯時，比 較容易佔據上有利的位置，可是相對的專利有效期間會被壓縮。 3.1.1.2 援引專利所涵蓋的技術類別數量 Acacia 的專利組合優於其他 NPEs 的專利組合，平均超過兩種技術領域 類別，更勝於營運企業的訴訟專利。這可以呼應到前項推論，在技術濫觴 之期的技術，有可能演進到不同類型的應用，人類的科技發展是持續演進 發展，一些基礎的研究可能在數年、或十數年後才會有商業應用。對台灣 而言，我們還是極度缺乏基礎研究發展，我們一直停留技術改良階段，間 接造成在專利經營上，常得到很局限的專利權範圍，無法應用到未來技術 上，所以在專利訴訟戰場無法產生足以對抗的武器。 3.1.1.3 參考先前技術所涵蓋的技術類別數量 經過z-test 後，在 p＝0.05 顯著水準下發現沒有明顯差異，所以 Acacia 的專利組合與其他 NPEs 的 Originality 沒有明顯差異，但優於營運企業的 專利組合。本文推論Acacia 所擁有專利組合大部分來自獨立發明人，小型 公司或獨立研究機構，他們在研發時間點，應該會在新型態技術濫觴期，
20 可能會參考不同的技術領域，來研發新型技術。 3.1.1.4 專利範圍請求項的數量 Acacia與其他NPEs專利組合中請求項數量有明顯差異，Acacia遠低於其 他NPEs，但接近營運企業的數量。因專利請求項數量有 20 項的基本限制， 藉此可以推論發明人願意花更多成本去經營與撰寫專利，來獲取更好更多 的權利範圍。但Acacia專利來源為獨立發明人，小型公司或獨立研究機構， 可能這些機構基於成本考慮，把專利請求項維持在 20 項左右，這也符合 目前專利申請的趨勢，請求項數目有逐年下降的趨勢63。
3.2 Acacia 專利組合策略
3.2.1 專利技術領域分類 專利是把技術發明公開與法律化，而為了方便後來的發明人，可以有 效率搜尋到相關技術領域，所以專利局加以類型化。我們可從這些類型化 資料，了解到NPEs對於那些技術領域是感到興趣，進而可以了解專利佈局 的概況與趨勢。本文分別統計Acacia的訴訟專利與非訴訟專利組合，來分 析哪種技術領域是目前專利訴訟主要的戰場，請參閱表格 2 訴訟專利的 IPC分類，前五大都是電子技術領域相關、包括數位資料處理，通訊協定、 數位廣播、語音通訊等。此外還有G06Q關於商業與金融管理，這符合目前 NPEs不只在科技界攻城掠地，觸角已伸向金融、保險業64。這些不外乎全 世界最熱門且最大產值的產業，目的可以獲得可觀的授權金。而非訴訟專 利的IPC分類，請參閱表格 3 除了通訊產業相關外、還有半導體產業有關 的H01L分類碼，這一類對於國內龐大的半導體產業未來可能是一大威脅， 在其他領域上Acacia都有佈局，請參閱圖表 1 與表格 4，不同技術領域觸 角相當廣泛，正如官方網站提到擁有超過180 個專利組合65。63 White Irseal, Decreasing Patent Claim Counts - Patent Law Blog (Patently-O), White Isreal (June
18, 2011), http://goo.gl/te9z2.
64 Defending Business Method Troll Attacks, LAW360 (May 25, 2011) http://goo.gl/cjYJN.
65 ACACIA RESEARCH CORPORATION, http://www.acaciaresearch.com/aboutus_main.htm (last
21
表格 2 Acacia 訴訟專利技術領域分類碼
Technical
Class Class Description
No. of
Patents Percentage
G06F Electric Digital Data Processing 61 19%
H04N Pictorial Communication, e.g. Television 43 13%
G06Q
Data Processing Systems or Methods, Specially Adapted for Administrative, Commercial, Financial, Managerial, Super-visory or Forecasting Purposes
24 8%
H04L Transmission of Digital Information, e.g. Telegraphic
Com-munication 18 6% H04H Broadcast Communication 12 4% Other 161 50% Total 319 100% 表格 3 Acacia 非訴訟專利技術領域分類碼 Technical
Class Class Description
No. of Patents
Percent-age
H04N Pictorial Communication, e.g. Television 65 10%
G06F Electric Digital Data Processing 46 7%
H04H Broadcast Communication 31 5%
H04L Transmission Of Digital Information, E.G. Telegraphic
Com-munication 20 3%
H01L Semiconductor Devices; Electric Solid State Devices Not
Oth-erwise Provided For 20 3%
Other 457 72%
22 0 10 20 30 40 50 60 A B C D G H 數量 Section 非訴訟專利的IPC分布統計 圖表1 Acacia 非訴訟專利 IPC 主部分類統計圖 表格 4 IPC主部分類碼代號表66 A 人類生活所必需 B 執行操作、運輸 C 化學、冶金 D 紡織、造紙 E 固定建築 F 機械工程，照明，供熱、武器、爆破 G 物理 H 電學 3.2.2 專利分析指標比較 表格 5 Acacia 專利分析指標比較表 Non litigated Patents (351) litigated Patents (182) P value Differ-ence Mean S.D Mean S.D
Number of Citations Received 23.8 39.7 72 142.4 0 Yes Number of Citations by Year 1.6 2.3 5.0 9.8 0 Yes Originality 5.7 5.9 6.1 4.8 0.04 Yes Generality 5.1 4.4 9.0 7.1 0 Yes
23
Number of Claims 20.8 15.9 27.4 25.4 0 Yes Assignment Counts 2.1 1.9 2.8 2.4 0 Yes Family Counts 16.3 25.7 15.5 23.1 0.12 No 由上述的 IPC 分類看出目前在專利組合布局，在訴訟與非訴訟專利有 不同技術領域，而這差別是否可以由專利分析指標上可以看出差異。依據 PatentFreedom 中統計至 2010 年底，Acacia 有 533 件專利，其中有訴訟 過的專利有351 件，非訴訟專利有 182 件，Acacia 採取小型化的專利組合 經營策略，從數目上而言，訴訟與非訴訟為2：1，從未見有公司擁有這麼 強有力的專利組合。 在專利被援引的次數方面，Acacia 有訴訟專利比非訴訟專利的被援引 次數超過三倍，在去除年份效應後，次數仍有三倍的差異。所以Acacia 在 選擇哪些專利會用在訴訟上，在這項指標上可以當一個有效的參考，援引 次數高代表此項技術廣泛被應用，相對潛在侵權者可能會比較多。但對應 到營運公司的訴訟專利，Acacia 的非訴訟專利也相當接近次數，所以即使 非訴訟專利也不是盲目在市場收購而來。在援引專利所涵蓋的技術種類數 量、參考先前技術所涵蓋的技術類別數量與專利範圍請求項的數量，在0.05 顯著水準下，訴訟與非訴訟有明顯差異，而這些數值越大代表越有價值， 故訴訟專利優於非訴訟專利。 從專利交易次數而言，可能表示市場對此專利關注程度，本文想從交 易次數，了解Acacia 專利可能的來源。本文利用專利權轉移次數的檢定， 在0.05 顯著水準下，Acacia 的專利組合中訴訟與非訴訟專利有明顯差異， 但平均次數都是約兩到三次。而NPEs 的專利取得模式，時常由破產公司、 小型公司、小型研究機構或獨立發明人手中來收集。從Acacia 的營運宗旨 就是協助發明人可以獲得利益，可推論Acacia 主要尋找專利標的，大部分 可能都還沒到市場交易過，雖然這對專利交易成本會相對降低，但要在這 眾多專利組合中，挑到好專利，需要一套有效且快速評估方法。 此外專利家族資訊可應用於許多場所，例如因為專利為屬地主義，專 利家族可用於瞭解特定公司潛在布局市場。其次專利家族資訊也可用於了 解一個專利的價值，因為專利的申請與維護費用極高，因此若不是重要專 利，企業也不會花費鉅額金錢進行全球佈局。專利家族對該專利的價值影
24 響巨大，因為當進行專利權授權與買賣時，若是該專利佈局狀態已經遍及 各國，那麼對該技術有興趣的公司多半願意付出較高金額購進行授權或購 買。在 0.05 顯著水準下，發現在 Acacia 的專利組合中有訴訟與非訴訟專 利沒有明顯差異，以數值來看平均專利家族有 15 件，代表這些專利權人 願意花這麼多成本來建構這個專利組合。所以這項指標可以在評論專利價 值時，可以作為一項有效的參考。 3.2.3 專利組合發展趨勢與財務分析 對於 NPEs 而言來獲取這些專利組合不外乎是來產生收益，而 Acacia 的商業模式的推論依據以下方式進行： 1. 公司從合作夥伴獲得的專利，然後成立對應專利組合的附屬公司。 2. Acacia 準備與整理授權的專利組合（例如，審查合約、定義技術領 域、尋找市場可能被授權者），一般而言要花上18 個月。 3. 公司推出具體的營收專利組合授權方案。 4. 公司會週期性來確保專利組合授權協議，必要時利用訴訟來逼迫對 手上談判桌。 從Acacia在SEC上的公開資料就揭露此商業模式的運作方式，持續從那 些願意與我他們合作的技術性公司，大學和研究中心，讓Acacia接手其專 利技術與授權的事宜。從表格 6 中的每年專利組合獲取數目中，可以推論 未來每年還會有超過30 件以上的成長。此外從Renesas的策略聯盟上67， 因Renesas 擁有超過 40,000 件專利，這對貢獻專利組合的未來也會有相當 助益。如果假設能從其中大約80%獲得專利組合，在 18 個月後將能成為 獲得利益的組合，這也反映到當年達成授權方案與歷年累積授權方案都有 50%的成長性，每年能達成授權協議超過 100 件，成長率超過 20%。綜觀 而言，能有持續專利組合建立才能確保未來預估30%的高收益成長。
67 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION, Renesas Electronics And Acacia Research Enter Into
Strategic Patent Licensing Alliance,
25
表格 6 Acacia 年度專利組合與營收統計表
$ in millions
2006 2007 2008 2009 2010
Patent Portfolios Acquired 31 20 30 36 Patent Portfolios (Accumulated) 57 88 108 138 171 % Growth (y/y) 54% 23% 28% 24% Portfolios generating Initial Revenue 7 8 20 12 31 Licensing Programs (Accumulated) 20 28 48 60 91 % Revenue generating 32% 44% 43% 53% Revenue-Generating Programs
(Intra period) 21 20 30 58 % Revenue generating (Intra period) 75% 42% 50% 64% New licensing agreements 83 117 117 221 Licensing Agreements (Accumulated) 540 623 740 961 % Growth (y/y) 15% 19% 30% Total Revenue 34.8 52.6 48.2 67.3 131.8 % Growth (y/y) 51% -8% 40% 96% 3.2.4 Round Rock 專利組合分析 表格 7 Round Rock 專利組合技術領域分類 Technical
Class Class Description
No. of
Pa-tents Percentage
H01L
Semiconductor Devices; Electric Solid State Devices Not
Otherwise Provided For 1110 23% G11C Static Stores 1000 20% G06F Electric Digital Data Processing 700 14% H05K
Printed Circuits; Casings Or Constructional Details Of
Electric Apparatus 182 4% H04L
Transmission of Digital Information, e.g. Telegraphic
Communication 174 4%
26
Total 4887 100%
本文選擇Round Rock與Acacia來做對比，Round Rock 是新興的NPEs，
它以收購大公司的專利組合為主，而Acacia以小型化專利組合為主，這是 不同的專利經營策略。最明顯的是數量級上的差異，Round Rock擁有五倍 以上的專利數目。而回歸專利品質上，不同模式是否存在差異？Round Rock的專利組合主要來源是美光，在表格 7 依據IPC分類，它的主要專利 集中在半導體、記憶體與數位資料處理分類。所以目前與Round Rock達成 授權協議的公司為半導體相關的公司如蘋果電腦、索尼、三星、美光、國 際商業機器等68。Round Rock擁有的專利超過三千件，但有訴訟過專利只 占22 件。在專利分析指標比較下，訴訟專利都優於非訴訟專利。 表格 8 Round Rock 專利分析指標比較表 Non litigated Patents (3230) litigated Pa-tents (22) P value Difference with Acacia Mean S.D Mean S.D
Number of Citations Received 21.8 41.3 77.8 92 0.03 Yes Number of Citations by Year 2.2 3.5 5.4 5.3 0.52 No Originality 6.8 6.9 13.8 12.6 0 Yes Generality 4.0 3.5 10.6 6.3 0.06 No Number of Claims 25.5 19.1 28.6 14.8 0.25 No Assignment counts 1.5 1.6 3.1 1.8 0.45 No Family Counts 12.4 18.1 24.5 36.9 0 Yes
表格 9 Round Rock 專利分析指標比較表 首先對照表格 5 與表格 9，利用 Z test，在 0.05 顯著水準下，來檢定 是否有明顯差異存在？在專利被援引的次數發現兩者雖有差異，但P 接近 0.03 水準，在去除年份效應後兩者差異就不顯著，所以在這項指標，兩家 不相上下，所以他們專利被援引的次數水準相較其他 NPEs 與營運企業都 有相當的優勢。
27 在專利範圍請求項的數量，兩者差異並不顯著，所以在原先美光申請 專利案時，平均還是會超過專利局所設定的 20 個請求項標準的限制。在 專利權轉移次數上，兩者差異並不顯著，對於Round Rock 而言，因為之 前美光是營運企業，它的專利應大部分自己產出，反映在非訴訟專利上看 到專利移轉次數平均不到兩次，所以大部分的專利並沒有進入市場交易。
在專利家族上，兩者就有明顯差異，Round Rock 的訴訟專利家族比 Acacia
多了 10 個，推論是美光主要產品是電腦記憶體，而這項產品會行銷到全 世界，所以在專利佈局上，如果是重要專利發明，應會採取大量國家的申 請案提出，以及不同權力範圍請求的分割或延續案申請。 在援引專利所涵蓋的技術種類數量，兩者差異並不顯著，在參考先前 技術所涵蓋的技術類別數量，兩者就有明顯差異，Round Rock 在援引先前 技術的類別數目比Acacia 的訴訟專利有一倍的差距，如要探討此差距，需 要再深入個別專利做一一比對。 雖然Round Rock有龐大的專利數量，僅少量的有訴訟過專利，但對比 Acacia兩者的訴訟專利後，雖然發現經營策略有所不同，雙方的專利品質 相當接近，整體品質比其他營運企業上均具有相當優勢。目前到今年六月 為止只有發動過2 次訴訟，推論Round Rock採用數量上的優勢，回到以往 大公司的IP授權部門的模式，先以授權談判為主，逼迫對手早日達成授權， 先不輕易發動訴訟，一旦要發起訴訟程序，手邊還是有相當不錯的專利當 作武器69。更甚者，Round Rock採用不起訴授權契約拍賣方式，可以更輕 易來達成獲取大量授權金。提供包含特定的專利組合，一份契約能提供高 科技企業能有效操作與選擇，無需在談判時面對授權者時，需要擔心如何 展現籌碼與進行方式，不管直接或間接，能先避免潛在性專利侵權索賠， 減少損害賠償或律師費的支出70。
3.3 Acacia 訴訟案件的評析
專利訴訟一直以來提供專利權人保護與獲利的途徑，而NPEs 就利用此 69施學浩，專利經營方法與訴訟策略-以台灣半導體和電子產業為實證研究，交通大學管理學院 研究所科技法律組碩士論文，頁44(2010)。70 ICAP OCEAN TOMO LLC | Round Rock Research LLC to Offer at Auction Four 'Covenants not to
Sue' Covering Its Portfolio of Approximately 4,200 Patents and Pending Applications
