從比較商標理論及實務探討公示著名商標案件之必要性與方法
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(2) 2. 政大法學評論. 第一一七期. 一、降低不確定性與風險. 二、「著名商標及相關表徵案件彙. 二、提高商標法適用的透明性與一. 編」線上資料庫的規劃. 致性. 設計原則 案件篩選原則. 伍、事後彙整並公示著名商標案件的 方法. 陸、結 論. 一、建立線上資料庫彙整並公示著 名商標案件. −270−.
(3) 從比較商標理論及實務探討公示 著名商標案件之必要性與方法. 九十九年十月. 摘. 3. 要. 日本、俄羅斯、烏克蘭、中國大陸、芬蘭、捷克等國家接受申 請、認定並公告或單純公示著名商標，亦有學說倡議附和。其實踐 與學說主張可以分為二大類型：事前申請認定著名商標與事後彙整 公示著名商標。然而事前申請認定需要耗費大量時間及成本，若沒 有充分反映審查成本的申請規費及充裕的審查人力配套，只是徒增 煩擾。就算有此配套，被認定的著名商標短期內勢必無法達到與市 場實情相對應的數量，難以提升法律安定性；長期雖然可能達到與 市場實情相對應的著名商標數量，但是需要不斷審查。此外，有法 律效力的著名商標名錄容易與市場脫節，延長已不再著名商標的壽 命，抑制新商標產生。相形之下，事後彙整公示著名商標案件相對 簡易，若設計得當，能夠降低不確定性與風險、提升商標法適用透 明性與一致性。故本文建議智慧局建立「著名商標及相關表徵案件 彙編」線上資料庫，謀求公共利益與著名商標權人私益的平衡。該 資料庫以資訊充分、集中、使用者主導以及具時效性為設計原則， 收錄直接及間接認定著名商標之案件，並以個別商標為收錄單位。 關鍵詞： 著名商標、知名商標、馳名商標、防護商標、著名商標名錄、巴黎 公約、減損、線上資料庫、公示. −271−.
(4) 4. 政大法學評論. 第一一七期. 壹、前. 言. 巴 黎公 約在 一九 二五 年以 第六 條之 一引 進著 名商 標（ wellknown）保護的制度：在尋求保護的會員國已經著名但是尚未註冊 的商標，其權利人可以禁止他人註冊有混淆之虞商標指定使用在相 同或類似商品（不包括服務）。世界貿易組織TRIPS協定第十六條 第二及三項進一步將巴黎公約之保護範圍擴張及於服務與不類似商 品。因此，世界各國商標法廣泛使用著名商標一詞。然而因為巴黎 公約與TRIPS協定並沒有定義何謂著名商標，所以各國所規定的著 名商標都未必同義1。 不過近年來各國卻是有志一同不斷強化著名商標保護，從著名 就可以作為一種發生完整商標權及保護之事由，到著名商標可以對 抗減損（dilution）、甚至減損之虞 2，再到可以援用競爭法防止不 當比較廣告攀附著名商標 3。沿著強化著名商標保護路徑前進，國 際間有少數國家接受申請、認定並公告或單純公示著名商標。美國 商標法及歐盟的商標制度，未設有著名商標名錄。但根據我們的研 究，日本（包括民間團體AIPPI Japan）、俄羅斯、烏克蘭、中國大 陸、芬蘭、捷克有此措施，也有少數學者與之應和（以美國Lars 1 2 3. DANIEL GERVAIS, THE TRIPS AGREEMENT－DRAFTING HISTORY. AND. ANALYSIS 2,. 160 (3d ed. 2008). 例如美國2006年商標減損修正法改採「減損之虞」，即著名商標權利人在其商 標有被減損之虞的情形，就可以申請禁制令。 例 如 歐 盟 2006/114 號 指 令 （ DIRECTIVE 2006/114/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising (codified version)）第4條第4款禁止比較廣告 （discredit or denigrate the trade marks, trade names, other distinguishing marks, goods, services, activities or circumstances of a competitor.）損及競爭者商標、營 業名稱、區別標示、商品、服務、活動或情況之信用（discredit）或損害其名 譽（denigrate）。. −272−.
(5) 從比較商標理論及實務探討公示 著名商標案件之必要性與方法. 九十九年十月. 5. Smith教授為代表）。各國實踐與Smith教授倡議之作法可以分為事 前申請認定制與事後彙整並公示二大類型，其各有何利弊？我國有 無必要採行某種公示著名商標的作法？如果答案是肯定的，則應該 如何設計？這些問題引發本文研究的動機。必須敘明在先的是，關 於俄羅斯、烏克蘭、芬蘭、捷克的文獻，無論在國內、外均非常少 見，因此有時不得不仰賴其主管機關官方網站提供的英文資料。. 貳、事前申請認定制著名商標名錄 事前申請認定制就是由權利人提出申請，再由受理機關或單位 審查系爭商標是否為著名，並加以匯集公告。事前申請認定制著名 商標名錄可以分為有法律效力及沒有法律效力兩種，日本特許廳、 俄羅斯、烏克蘭及中國大陸認定公告著名商標有法律效力，AIPPI Japan及芬蘭專利及註冊局之名錄則沒有法律效力。. 一、有法律效力 日本——特許廳公告准許註冊防護商標之著名商標 日本於一八九九年成為巴黎公約會員國，於一九九五年加入 WTO，其商標法與不正競爭防止法均對著名商標提供保護 4。自一 九五九年起，日本商標法增加防護商標制度（defensive marks，日 本幾乎是目前僅有設防護標章的國家），其第六十四條允許已註冊 之著名商標權人在原來註冊指定的或類似的商品或服務之外，將其 著名商標申請註冊為以防護混淆之虞為目的（而不是實際使用）的. 4. Klaus Hinkelmann, Gewerblicher Rechtsschutz in Japan, 2. Aufl., Carl Heymanns Verlag, 2008, Rn. 504.. −273−.
(6) 6. 政大法學評論. 第一一七期. 商標，以防止產生混淆之虞5。 日本特許廳若認定系爭商標為著名商標，則會准許該申請，並 公告該著名商標。日本特許廳認定的著名商標在一九八二年達到高 峰，有五百十三個之多 6。目前日本特許廳總共認定九百五十五個 著名商標，並將之公告（有英文版及日文版）在其網址，公告的內 容為序號、著名商標名稱、商標日文英譯（transliteration）、註冊 號及商標圖樣7。 俄羅斯——聯邦著名商標名錄提供無限期保護 俄羅斯繼承蘇維埃取得巴黎公約會員國的資格，目前正申請加 入WTO當中 8。俄羅斯一九九二年第一部的商標法對於著名商標有 提供某種保護，但是並沒有使用「著名商標」一詞。俄羅斯在一九 九八年之前並沒有可認定著名商標的有權機關，一九九八年三月發 布「一九九八年建立俄羅斯專利商標局最高專利委員審議會第三六 七號行政命令」（the Decree of the Government of the RF No. 367 March 1998 “On the Formation of Supreme Patent Chamber of Russian Agency for Patents and Trademarks”），設立最高專利委員會，才賦 予其依據俄羅斯加入的國際條約認定著名商標的權利9。. 5. 6. 7 8 9. Zahra Bahraini, A Comparative Study on Japanese Trademark Protection System with Iranian Trademark Protection System 35 (2003), available at http://www.jpo. go.jp/torikumi_e/kokusai_e/asia_ip_e/pdf/wipo/2002_iran.pdf (last visited: 2009.03.19). Christopher Heath, The Protection of Well-Known Marks in Japan, in CHRISTOPHER HEATH, THE P ROTECTION OF WELL-KNOWN MARKS IN ASIA 83 (Kung-Chung Liu eds., 2000). http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl (last visited: 2009.03.19). Eugene Arievich & Janet Hoffman, Russian Federation, in MOSTERT, FAMOUS AND WELL-KNOWN MARKS 4-295 (2007). “The Protection of Well-Known Trademarks in the Russian Federation,” available at. −274−.
(7) 從比較商標理論及實務探討公示 著名商標案件之必要性與方法. 九十九年十月. 7. 俄羅斯專利商標局（二○○四年四月二十一日起英文名稱改為 Federal Service For Intellectual Property, Patents and Trademarks, Rospatent） 在 二 ○ ○ ○ 年 制 訂 「 認 定 俄 羅 斯 聯 邦 著 名 商 標 規 則 」 （the Rules for Recognizing a Trademark as Well-Known in the Russian Federation），規定由該局「最高專利審議委員會」（Board of the Supreme Patent Chamber）主管著名商標之認定。申請人必須指 明商標在俄羅斯成為著名的日期，以及提供標章為著名的證據，包 括標章首先使用於俄羅斯的日期、商品銷售的區域、標章使用的程 度（包括銷售量與金額、製造商的市場地位），列出該標章被認定 為著名的其他國家，廣告費用，反應於年度財務報表的標章價值， 以及消費者調查。標章被認定為著名之後，即載入俄羅斯聯邦著名 商標名錄（List of Well-known Trademarks in the Russian Federation），其中項目包括：標章權利人名稱、註冊日期、標章被認定 為著名之日期、被認定為著名的商品或服務10。 俄羅斯二○○二年修正「商標、服務標章及商品產地標示法」 （Law of the Russian Federation on Trademarks, Service Marks, and Appellations of Origin of Goods）時，增列關於保護著名商標之規 定。該法第十九條之二規定，著名商標的法律保護依據「專利爭議 委員會」（Board on Patent Disputes，由「最高專利審議委員會」 更名而來）的認定（第一項）。專利爭議委員會主管專利、商標、. http://www.apec.org/apec/documents_reports/intellectual_property_rights_experts_ group/2004.MedialibDownload.v1.html?url=/etc/medialib/apec_media_library/downloa ds/committees/cti/ipeg/mtg/2004/word.Par.0022.File.v1.1(last visited: 2009.03.19). 10 “Russia—Rules Adopted for the Recognition of Well-Known Trademarks,” available at http://www.ladas.com/bulletins/2002/0202bulletin/RussiaWellKnownTrademarks.h tml (last visited: 2009.03.19).. −275−.
(8) 8. 政大法學評論. 第一一七期. 著作權等智慧財產權的行政爭議事項11。被該委員會認定為著名商 標之後，Rospatent即應將之載入俄羅斯聯邦著名商標名錄（第二 項），並應在登載一個月內發給「著名商標證書」（certificate for a well-known trademark）（第三項）。著名商標之相關資料並應公 告於Rospatent公報（第四項）。著名商標之保護為無限期（an indefinite period）（第五項）12。 申請認定著名商標的程序是獨立於其他爭議或侵害訴訟的程 序，必須由利害關係人請求，專利爭議委員會始可認定商標為著 名。商標被認為著名後，除可用於核駁第三人之註冊、評定他人之 商標註冊為無效、禁止第三人足以構成混淆之虞的使用，若該商標 為已經註冊商標，則其保護範圍可及於與其指定使用商品不類似商 品（第十九條之一第二項）13。俄羅斯著名商標名錄目前共有七十 三件著名商標14。其公告的內容有：註冊日期、認定著名之日期、 決定內容、公告日期、申請人及其地址、著名商標、指定商品或服 務等。 烏克蘭——一旦被認定為著名，十年有效 烏克蘭在智慧財產保護的領域可以說是後進國家，分別於一九 九一年及二○○八年才成為巴黎公約及WTO的會員國，因此在二 ○○三年商標法（the Law on Protection of Rights in Trademarks and. 11 12. 關於該 委員 會 之職掌 ，可 參 見其組織章程，available at http://www.fips.ru/ ruptoru/ust_pp.htm (last visited: 2009.03.19). Law of the Russian Federation #3520-1 on Trademarks, Service Marks, and Appel-. lations of Origin of Goods, art. 19-2, available at http://www.fips.ru/ruptoen2/law/ tm.htm (last visited: 2009.03.19). 13 “Russia—Rules Adopted for the Recognition of Well-Known Trademarks,” id. 14. http://www.fips.ru (last visited: 2009.03.19).. −276−.
(9) 從比較商標理論及實務探討公示 著名商標案件之必要性與方法. 九十九年十月. 9. Service Marks）第二十五條首次始引進認定著名標章的制度。根據 該條規定，教育及科技部下轄國家智慧財產局（the State Department of Intellectual Property）再議委員會（the Appellate Chamber） 與法院均有認定著名標章的職權（第一項）。向國家智慧財產局再 議委員會申請認定著名商標時，商標所有人必須填具表格，繳交費 用（第二項）；烏克蘭居民繳交1,500烏克蘭幣，非烏克蘭居民繳 交620歐元。再議委員會於認定時，考慮下列因素：商標之著名程 度、使用期間、使用數量、廣告量、在其他國家的註冊、成功主張 權利的例子、是否在其他國家被認為著名商標 15 。對於再議委員 會的決定不服之當事人，於收到決定後兩個月內，得向法院提起上 訴16。 經上述程序被承認為著名的商標，即使未在烏克蘭註冊，亦給 予與註冊的商標相同的保護；此外，著名商標享有跨類的保護，亦 即若此商標被他人在其他商品或服務類別使用，而有混淆誤導消費 者之虞，著名商標權人亦得防止其註冊或使用 17 。被認定為著名 者，在商標保護的十年內均有效。烏克蘭著名商標清單目前共列出. 15. State Department of Intellectual Property (Ukraine), “How to Recognize a Trade-. mark to be Well-Known in Ukraine?”, available at http://ip.ua/en/ip/trademarks/ well_known_marks/index.html (last visited: 2009.03.19). 16 State Department of Intellectual Property (Ukraine), “How to Recognize a Trademark to be Well-Known in Ukraine?”; “How to Apply to Court for the Protection of Intellectual Property Rights?”, available at http://www.ip.ua/applying_court_index. html (last visited: 2009.03.19). 17 Julia Semeniy, “Trademarks in Ukraine,” available at http://www.ukrainianlawfirms. com/areas/Trademarks; “On the Regulations for the Board of Appeals,” available at http://sdip.gov.ua/eng/about/appeal/reg/?print=yes; “Amendments to Ukrainian Trademark Act Now in Force,” available at http://www.konnov.com/file/1170714489561/ 18-20.pdf (last visited: 2009.03.19).. −277−.
(10) 10 政大法學評論. 第一一七期. 三十二筆著名商標18。其公告的內容包括著名商標、權利人、權利 人所屬之國籍、再議委員會決定之日期、智慧局認定之日期與文 號、系爭商標成為著名之日期、國際商品分類、商品及服務。 中國大陸——商標主管機關認定有一般推定效力，法院認定僅有 個案效力 中 國 大 陸 將 巴 黎 公 約 「 well-known marks 」 譯 為 「 馳 名 商 19. 標」 。中國大陸在一九八二年制訂商標法，其中並沒有關於馳名 商標保護的規定。在一九八五年三月加入巴黎公約後，中國大陸學 界及政府均認為可以直接援引巴黎公約第六條之一的規定，以「行 政個案保護」的方式保護外國馳名商標，或是駁回與外國馳名商標 相同近似之後商標的申請，或是准許欠缺商標要件的外國馳名商標 註冊商標 20 。隨著經濟起飛，中國大陸民間盛行各種馳名商標選 拔，國家工商行政管理總局擔心流失認定「馳名」商標的權力，所 以在一九九六年八月十四日頒布「馳名商標認定和管理暫行規 定」，授予商標局「行政批量認定」馳名商標的獨占權力，由其主 動且終局認定馳名商標21。 中國大陸趕在二○○二年加入WTO之前，於二○○一年十二 月第一次在商標法第十三條明確規定馳名商標的法律地位：「就相 18 19 20. 21. http://www.ukrpatent.org/cgi-bin/searchWKM/dict (last visited: 2009.03.19). 黃暉，馳名商標和著名商標的法律保護，頁46以下，2001年。王蓮峰，商標法 學，頁158以下，2007年。 Peter Feng, Protection of Well-Known Marks in China, in CHRISTOPHER HEATH, THE PROTECTION OF WELL-KNOWN MARKS IN ASIA 31-32 (Kung-Chung Liu eds., 2000). 劉春田，馳名商標的形成和發展，發表在中共最高人民法院知識產權審判庭及 華東政法大學知識產權學院主辦「馳名商標法律保護研討會」，2008年9月7-8 日（上海）。 Feng, id. at 34-35.. −278−.
(11) 從比較商標理論及實務探討公示 著名商標案件之必要性與方法. 九十九年十月. 11. 同或者類似商品申請註冊的商標是複製、模仿或者翻譯他人未在中 國註冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予註冊並禁止使用」； 「就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、模仿、或者 翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標 註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用」。從此，中 國大陸是以「雙軌個案被動認定」的方式——亦即採取行政、司法 並行的雙軌模式——保護馳名商標。 商標主管機關認定的時機與效力. 依據商標法實施條例第五條：「依照商標法和本條例的規定， 在商標註冊、商標評審過程中產生爭議時，有關當事人認為其商標 構成馳名商標的，可以相應向商標局或者商標評審委員會請求認定 馳名商標，駁回違反商標法第十三條規定的商標註冊申請或者撤銷 違反商標法第十三條規定的商標註冊。有關當事人提出申請時，應 當提交其商標構成馳名商標的證據材料。」二○○三年六月一日施 行的「馳名商標認定和保護規定」（上述「馳名商標認定和管理暫 行規定」同時廢止）確定採用「個案認定」與「被動認定」的原 則22，授予行政機關——商標局、商標評審委員會（商標局與商標 評審委員會是在國家工商行政管理總局之下的平行單位）——認定 馳名商標之權。由商標局認定者，包括在商標異議案件及商標管理 工作中認定。於商標異議程序中認定，是指對於經初步審定及公告 的商標，認為有違反中國大陸商標法第十三條的情事，而於提出異 議時申請認定馳名商標。於商標管理工作中認定，是向案件發生地 之地方工商管理部門提出禁止使用的書面請求，受案機關認為屬於 商標法第十三條的情況，而報送商標局23。當事人認為他人已註冊 22 23. 李軍，論馳名商標的司法認定，安徽大學碩士論文，頁12-13，2007年。 安青虎，馳名商標和中國的馳名商標保護制度，中華商標，10期，頁35，2005年. −279−.
(12) 12 政大法學評論. 第一一七期. 商標違反商標法第十三條，而向商標評審委員會提出撤銷註冊的請 求時，得請求商標評審委員會在商標爭議案件中認定馳名商標。對 商標評審委員會的認定不服，得上訴到北京市中級人民法院24。依 據「馳名商標認定和保護規定」第九條，若未被認定為馳名商標， 則自認定結果作出之日起一年內，當事人不得以同一商標就相同事 實和理由再次提出認定請求。反之，依據「馳名商標認定和保護規 定」第十二條，當事人要求依據商標法第十三條對其商標予以保護 時，可以提供該商標曾被我國有關主管機關作為馳名商標予以保護 的記錄（第一項）。所受理的案件與已被作為馳名商標予以保護的 案件的保護範圍基本相同，且對方當事人對該商標馳名無異議，或 者雖有異議，但不能提供該商標不馳名的證據材料的，受理案件的 工商行政管理部門可以依據該保護記錄的結論，對案件作出裁定或 者處理（第二項）。但是，如果所受理的案件與已被作為馳名商標 予以保護的案件的保護範圍不同，或者對方當事人對該商標馳名有 異議，且提供該商標不馳名的證據材料的，應當由商標局或者商標 評審委員會對該馳名商標材料重新進行審查並作出認定（第三 項）。 中國商標局每半年在其官方網站「中國商標網」公告商標局於 商標管理或異議案件、以及商標審理委員會於爭議案件所認定的馳 名商標。以二○○八上半年公告為例，商標評審委員會認定的馳名 商標共五十九件。同時期，商標局認定的馳名商標，在商標異議案 件共三十三件，在商標管理案件共一百三十六件。中國商標局公告 馳名商標時，僅公告序 號 、 商 標 註 冊 人 ／ 所 有 人 類 別 及 使 用 商. 24. 10月。 安青虎，同前註，頁33。商標法第32條第2項：「當事人對商標評審委員會的 裁定不服的，可以自收到通知之日起三十日內向人民法院起訴。」. −280−.
(13) 從比較商標理論及實務探討公示 著名商標案件之必要性與方法. 九十九年十月. 13. 品 ／ 服 務 ， 完全不提該商標被認定為馳名的具體案件及相關資 料，容易產生弊端，詳見下文馳名商標的濫用與異化。 法院認定的時機與效力. 依據二○○一年「最高人民法院關於審理涉及計算機網絡域名 民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋」第六條25，以及二○○二 年「最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的 解釋」第二十二條第一款，人民法院可作馳名商標認定的案件，包 括網域名稱糾紛案件及商標糾紛案件。各地區法院，只要在中級以 上，即具有認定馳名商標的權限（目前共有四百餘個中級法院及指 定基層法院具有商標民事審理權）。人民法院依據下列二原則認定 馳名商標26：被動認定原則：法院不主動依職權認定商標是否馳 名，必須當事人認為其馳名商標權益受損而請求保護時，法院才能 加以認定27；案情需要原則：即該案件的商標爭議必須對商標是 否馳名作出認定，此亦即「最高人民法院關於審理商標民事糾紛案 件適用法律若干問題的解釋 」 第二十二條所謂的「案件的具體情 況」，通常為涉及商標跨類保護、惡意註冊他人商標為域名、註冊 商標與企業名稱衝突等三情況28。馳名商標的認定為「個案有效原 則」，僅涉及個案事實，對個案產生效力，對第三人及其他案件不. 25. 26 27. 28. 最高人民法院關於審理涉及計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的 解釋第6條：「人民法院審理域名案件，根據當事人的請求以及案件的具體情 況，可以對涉及的註冊商標是否馳名依法作出認定。」 李軍，同註22，頁16-17。 最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋第22條第1 項：「 人民 法 院在審 理商 標糾紛案件中，根據當事人的請求和案件的具體情 況，可以對涉及的註冊商標是否馳名依法作出認定。」 林廣海、鄭燕輝，廣東省司法認定馳名商標的調查與思考，中華商標，10期， 頁5-6，2007年10月。. −281−.
(14) 14 政大法學評論. 第一一七期. 必然會有影響29。 自二○○一年開始到二○○七年底為止，全中國大陸有權審理 商標民事案件的法院，共認定了二百多件馳名商標。令人不安的 是，近年法院認定馳名標章的數量快速增加，而且出現在偏遠的西 藏與青海，最高人民法院為了使馳名標章保護制度不被濫用，於二 ○○六年十一月建立馳名商標「備案」制度，要求各高級法院，將 一審、二審涉及馳名商標認定的案件之法律文書，報送最高人民法 院知識產權審判庭備案30；最高人民法院並且擬發布馳名商標認定 原則與標準的司法解釋，但迄今仍停留在研議的階段31。 「泛著名」商標認定制度. 中國大陸各省市地方政府普遍有自行認定當地「著名」商標的 做法，可稱為「泛著名」商標認定制度。 「著名」商標認定制度 依據「馳名商標認定和保護辦法」第六條規定，地方工商管理 部門並無認定馳名商標之權。在認定馳名商標的過程中，地方工商 管理部門僅具有收受馳名商標申請、對當事人提出的證據資料作初 步審查、報送商標局的職權。然而中國大陸各省市地方政府卻普遍 29. 30 31. 中國最高人民法院副院長曹建明表示，為防止馳名商標制度被濫用，最高人民 法院要求法院對事實嚴加把關，制裁有意造假或串通的，而且馳名商標認定不 寫入判決書主文，也不以調解書認定馳名商標，見2008年2月19日文匯報「最 高法院：不得濫用馳名商標保護制度」，available at http://news.wenweipo.com/ 2008/02/19/IN0802190139.htm (last visited: 2009.03.19). 中國 最 高人 民 法院 ， 關於 建 立馳名商標司法認定備案制度的通知， 2006年 11 月。 「馳名商標司法認定管轄法院將相對集中」，中華商標，頁39，2007年11月； 「2008年最高法院知識產權審判庭工作要點：四大方面、十五個要點」（2008 年1月3日），available at http://www.well-knownmark.com/xinwenjiaodian/ xinweijiaodian/200801/252.html (last visited: 2009.03.19).. −282−.
(15) 從比較商標理論及實務探討公示 著名商標案件之必要性與方法. 九十九年十月. 15. 有自行認定當地的「著名」商標的作法，雖然商標法中並無「著 名」商標此一概念。「著名」商標是「介於普通註冊商標與馳名商 標之間的保護」。 「著名」商標是在事前、無糾紛之時認定，採取每年整批認定 的方式，因此認定都是由各省市工商行政管理機關為之，不涉及司 法機關。有學者指出「由於認定機關每年均會對『著名』商標進行 批量認定，這使得（……）申請認定『著名』商標已不再是或主要 不是出於特別保護其商標的需要，相反，這種認定更像是一種帶有 評獎性質的廣告宣傳活動。」而且，「著名」商標一被認定，通常 即具有三年的有效期間，這與商標的「馳名」應該是一種變動的市 場狀態亦不相符32。 申請人首先向地方工商管理局提出申請，由地方工商管理局進 行初審，若認為符合條件者，則轉送省（市）級工商管理局。省 （市）級工商管理局可能組成專門的委員會來審理「著名」商標， 例如，上海市由「上海市『著名』商標認定委員會」負責審查。若 省（市）級工商管理局審查通過，則予以公告，如上海市定期發行 「上海市馳名商標保護名錄」。 以上海市為例，申請「著名」商標的條件為：商標須使用達三 年；具有較高信譽、較高市場占有率、較高附加值；使用區域大； 商品質量優良，且能長時期保持穩定；商標所有人有較強的「商標 意識」——指注重商標的使用、管理與保護 33。上海市二○○八年 公告一百八十四件「上海市『著名』商標」34。. 32 33 34. 徐聰穎，著名商標的法律保護，中華商標，9期，頁35，2007年9月。 上海市著名商標認定與保護暫行辦法第3、9條；北京市著名商標認定和保護辦 法第5條亦為類似規定。 http://www.sgs.gov.cn/sgs/v1/shangbiao/shangbiao12.htm (last visited: 2009.03.19).. −283−.
(16) 16 政大法學評論. 第一一七期. 其他「著名」商標認定制度 除了前述全國性馳名商標及省市著名商標，還有各地市知名 （著名）商標、各縣市知名商標、有關省市知名商號、中國名牌產 品、中國世界名牌產品及各省市地方名牌產品，令人眼花撩亂，既 破壞商標作為全國通用標示的基本原則，也是地方山頭保護主義產 物。 馳名商標的濫用與異化. 馳名商標在中國大陸已產生嚴重濫用與異化的問題，商標局在 網站上公告馳名商標時，完全沒有提到該商標是在何種案件中被認 定為馳名，以致讀者在瀏覽時會誤認為該等商標被一般、廣泛的認 為是馳名，這也給予其權利人極大的誘因將被個案認定的馳名商標 做不實誇大宣傳，也就是故意掩飾個案認定原本的侷限性，將其商 標強調是「中國馳名商標」而大肆廣告。搖身一變為「中國馳名商 標」是有多重「好處」的：有助於產品的銷售；使該商標成為 一種強勢商標，可以要求工商主管單位加強保護力度；創造並持 有「中國馳名商標」的企業容易被政府認定為優良企業，而加以表 揚、獎助，甚至給予政治利益（成為進入政界的敲門磚）。相對 的，中國大陸各級政府亦非常熱衷扶植設籍在其區域之企業取得 「中國馳名商標」，因為可以作為其治理之政績，成為學者口中的 「政府泡沫化政績的亮點指標」 35 。再加上許多以協助業者取得 「中國馳名商標」為宗旨的中介團體從旁推波助瀾，在中國大陸形 成一股全民瘋狂追求中國馳名商標的熱潮，對於商標局形成無比的 道德風險與政治壓力，因而造成認定的馳名商標總數至二○○八年. 35. 陶鑫良，泛馳名商標認定的誤區與迷津，發表在中共最高人民法院知識產權審 判庭及華東政法大學知識產權學院主辦「馳名商標法律保護研討會」，2008年 9月7-8日（上海）。. −284−.
(17) 從比較商標理論及實務探討公示 著名商標案件之必要性與方法. 九十九年十月. 17. 七月底為止已經達到大約一千二百三十四件，而在二○○七年至二 ○○八年七月短短的十八個月中間就認定四百二十七件，使得中國 大陸看起來像是超英趕美的商標強權國家36。 人民法院在司法個案判決中認定的馳名商標也同樣遭到業者的 濫用，除了上述的不實廣告之外，更嚴重的是甚至出現了「個別商 標權利人、法官、律師、被訴侵權人聯合起來，為認定馳名商標而 明裡打官司暗地裡分配利益的情形」、「藉助司法權力之手，將本 不出名的商標打成『馳名商標』37」。這或許可以說明法院認定的 馳名商標數量為何會從一九九六年至二○○三年的六件，大幅增加 為二○○四年一百五十三件、二○○五年一百八十五件、二○○六 年一百八十件。為防止馳名商標制度被濫用，最高人民法院要求法 院對事實嚴加把關，制裁有意造假或串通的，而且馳名商標認定不 寫入判決書主文，也不以調解書認定馳名商標38。 Smith教授建議具有推定效力的著名商標名錄 美國法中並無著名商標名錄，但有學者提出增設著名商標之註 冊制度。美國Louisville大學法學院Lars Smith教授主張，考慮到著 名商標在美國要求極高的知名度，享有的保護是可以涵蓋所有四十 五類商品及服務（不受到指定商品及服務之限制），因此應該由專 利商標局（USPTO）設置並維持「著名商標註冊簿」（Fame Register），與主要註冊簿（Principal Register）及補充註冊簿（Sup-. 36 37. 陶鑫良，同前註。 鄧忠華，規範 馳名商標司法 認定的法律思考——以馳名商標司法認定的 「 異 化 」 現象為視角，法律適用，12期，頁17，2007年12月。. 38. 2008 年 2 月 19 日 文 匯 報 「 最 高 法 院 ： 不 得 濫 用 馳 名 商 標 保 護 制 度 」 報 導 ， available at http://news.wenweipo.com/2008/02/19/IN0802190139.htm (last visited: 2009.03.19).. −285−.
(18) 18 政大法學評論. 第一一七期. plemental Register）分別。著名商標註冊簿的主要功能在於推定收 錄其中的商標具有著名度，免除權利人必須一再舉證的負擔，權利 人只需提出註冊證明，法院就可以推定其商標為著名，而必須由被 告以充分證據證明該商標自始或不再是著名39。其次，權利人必須 先提出申請、證明其商標為著名並在著名商標註冊簿取得註冊，才 能主張反減損法的保障40，以便提升交易安全。 依據Smith教授的設計，凡是認為其商標已達於著名程度之 人，不論是否已取得主要註冊簿或補充註冊簿之註冊，都可以向專 利商標局提出申請41，並負擔證明著名的義務。專利商標局若肯定 系爭商標為著名，就將之公告供各界審視，任何利害關係人都可以 提出異議。若公告後無人異議，該案就自動送「商標審議委員會」 （Trademark Trial and Appeal Board）審議42，須經其再度確認，才 能登錄於著名商標名錄。一旦登錄，就自申請日起可獲得全國性的 保護，期間與一般商標同為十年，可以申請展延43。若認為著名商 標名錄中的商標不是或不再是著名，則可申請撤銷登錄44。. 二、無法律效力 芬蘭——智財主管機關在商標註冊簿之外作成知名商標名錄 芬蘭先後在一九二一年及一九九五年成為巴黎公約及WTO會 員國。在二○○六年芬蘭專利及註冊局（The National Board of 39 40 41 42 43 44. Lars Smith, Implementing a Registration System for Famous Trademarks, 93 TRADEMARK R EPORTER 1147 (2003). Id. at 1152. Id. at 1125-26. Id. at 1137-38. Id. at 1150. Id. at 1140.. −286−.
(19) 從比較商標理論及實務探討公示 著名商標案件之必要性與方法. 九十九年十月. 19. Patents and Registration of Finland, NBPR）著名商標在芬蘭保護研 究委員會，建議NBPR設立並維持「知名商標」（trademarks with a reputation）特別清單，以便散布關於知名商標的資訊，並於發生 爭議時有助證據的提出 45。NBPR在二○○七年六月六日決定在商 標註冊簿之外，設立「芬蘭知名商標名錄」，為需要知名商標資訊 的工商業、代理人及所有其他利害關係人提供資訊，同時發揮預防 商標爭議的功能。NBPR自二○○七年八月十五日起接受申請將商 標列入知名商標名錄46。 知名商標的要件. 知 名商標的 觀念是依 據歐盟的 商標立法 以及歐洲 法院的判 47. 決 。NBPR以商標鎖定的目標團體（target group）使用該商標之 產品或服務來衡量其知名度，審查時會考慮所有相關的因素，例如 必須在芬蘭相當的（substantial）地理範圍內具有知名度，系爭商 標必須為目標團體中的一定部分（considerable part）所知悉。申請 登入知名商標名錄時，若未指定目標團體，則NBPR會以全體芬蘭 人 為 目 標 團 體 48 。 申 請 人 必 須 提 出 關 於 知 名 度 的 證 據 ， 實 務 上 NBPR只接受由中立機構所作的完整市場調查（包括調查方法的說 明）49。 45 46. TUULIMARJA MYLLYMÄKI, LIST. OF. TRADEMARKS. WITH A. R EPUTATION. IN. FINLAND,. IPR INFO 41 (2008). NBPR, Receipt of applications for entry into the List of trademarks with a Reputa-. tion began on 15 August 2007, available at http://www.prh.fi/print/en/uutiset/775. html (last visited: 2009.03.18). 47 歐盟商標法為了折衷荷比盧商標法及其他成員國在同類商品之外對高知名度標 章賦予 不同 保 護，而 創設 知 名商標，其知名度之要求低於著名商標，見劉孔 中，著名標章及相關表徵保護之研究，頁22以下，2002年。 48 49. MYLLYMÄKI, supra note 45. Id. at 42.. −287−.
(20) 20 政大法學評論. 第一一七期. 知名商標名錄之性質與效力. 知名商標名錄只是NBPR提供的一項額外資訊服務，並不是具 有法律效力的行政處分，因此不可對NBPR的決定向法院或獨立司 法機關提起救濟。任何人不滿NBPR關於列入知名商標名錄或自該 名 錄 除 去 之 申 請 者 ， 均 可 向 NBPR 申 請 「 再 審 查 」 （ reexamination），或是當有新情況發生時，重新提出申請。 此項名錄的效力是，NBPR在審查商標時若發現申請中之後商 標與該名錄中之知名商標有近似混淆之虞，則會主動通知兩造當事 人，不論其指定使用之商標或服務類別是否相同或近似。該項名錄 並 不 當 然 （ ex officio ） 是 相 對 不 得 註 冊 的 事 由 （ a relative obstacle），知名的前商標權人可以決定是否對後註冊商標提出異 議；異議程序的結果也不會當然改變名錄中的資訊。 知名商標名錄雖然不是正式的官方作為，沒有法律效力，但是 在法院的商標案件中仍然可能具有影響力，例如可作為證據的一部 分50。此外，知名商標名錄在實務上可能會無形中擴大知名商標在 芬蘭實際保護範圍的效應，例如中小企業可能會因為無能力承擔商 標爭訟的財務風險，而在看到知名商標名錄時就會撤回其申請——儘 管系爭商標之間並沒有明顯的法律衝突、甚至不太可能有法律衝突。 51. 無論如何，知名商標名錄是其權利人行銷其品牌的實用工具 。 申請列入知名商標名錄之程序及費用. 凡是認為自己的商標是符合商標法第六條第二項規定的知名商 標者，均可向NBPR提出申請將之列入知名商標名錄。申請人於申 請時需繳交1,700歐元，於NBPR決定將之列入知名商標名錄時，需. 50 51. MIA P AKARINEN, THE GREAT REPUTATION. OF. FINLAND, IPR I NFO 43 (2008). Id. at 44.. −288−. YOUR BRAND CAN B E REGISTERED. IN.
(21) 從比較商標理論及實務探討公示 著名商標案件之必要性與方法. 九十九年十月. 21. 再繳納800歐元。反之，認為知名商標名錄中之商標不符合或不再 符合商標法第六條第二項之規定者，則可申請NBPR將之除去，但 是需繳交500歐元的費用。列入名錄之期間為五年，五年屆滿可申 請展延，但是必須提出關於知名度的證據並繳交2,500歐元52。 目前實務. 知名商標名錄能否發揮作用，取決於數個因素。例如著名商標 權人是如何積極（甚至激烈）地保護其權利，以及NBPR在決定是 否將申請商標列入知名商標名錄時有多麼精確及嚴格，因此需要過 幾年，才能確定此項名錄的實際功效 53。目前為止，NBPR共接到 七十四件申請（二○○七年不到四個月有五十三件，二○○八年只 收到十七件，二○○九年至三月十八日止只收到四件），僅認可二 十五件知名商標（都是二○○七年提出申請之案件），其餘申請案 均尚在處理中。知名商標名錄公告的項目為：申請案號、商標名 稱、被認可列於名冊之日期、商標權人及其他資訊。 AIPPI Japan——民間智財團體作成著名商標名錄 日本特許廳設有防護商標之公告，除此之外，國際智慧財產保 護協會（Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, AIPPI）日本分會（AIPPI Japan）編纂及出版著名商 標名錄，已行之有年，為著名商標公示方法之一個顯著例子。 AIPPI Japan自一九七○年開始依據問卷調查編輯日本著名商標名錄 （Famous Trademarks in Japan），並將之出版、分發給各國政府機 關、國際組織、與智慧財產權有關的民間團體等。AIPPI Japan於一 九九八年出版第二版日本著名商標名錄，二○○四年出版第三版日. 52 53. NBPR, supra note 46. PAKARINEN, supra note 50.. −289−.
(22) 22 政大法學評論. 第一一七期. 本著名商標名錄，第三版共認定二千一百九十五個著名商標。至目 前為止，AIPPI Japan尚無意編輯第四版日本著名商標名錄，故也不 接受收錄申請54。 該名錄第三版序言表示，基於在第二版出版之後有更多公司要 求將其商標包含於該名錄之中，而且該名錄逐漸被名錄內的商標權 利人用作證明其為著名的證據。此名錄出版的宗旨是，希望能繼續 被各國法律界人士或商標使用者所廣泛採用，以及促進公眾對日本 著名商標的認知55。 申請收錄於日本著名商標名錄時，每位申請人必須繳納3萬元 日幣，其商標被收錄該名錄者，每件需另外繳納5,000元日幣56。其 收錄的條件如下：商標必須由日本籍之自然人或企業所有、在日本 特許廳有註冊或申請註冊之中，並附具書面證據——包括商標在日 本國內及外國實際使用，以及因使用而獲得消費者及（或）商人公 知的證據。可提出的資料包括產品型錄、公司背景、銷售成果（產 量、銷售量、市占率等）、銷售期間、廣告規模、外銷狀況、在外 國的商標註冊、防護標商之存在、認知商標為著名的法院判決等。 著名商標的認定由日本著名商標選定委員會（Trademark Selection Committee for Famous Trademarks in Japan）為之。該委員會 共十一名成員，包含專利師（共計五位）、學術界（一位）以及由 智慧財產相關團體推薦的相關產業代表 57 54 55. 、 58. 。AIPPI Japan編製的. 依據日本專利師Keiko Kawakami（IKEUCHI, Sato & Partner Patent Attorneys） 2008年8月19日回覆本文作者之電子郵件。 AIPPI JAPAN, FAMOUS TRADEMARKS. IN. J APAN （日 本有名 商標集）7-8 (3d ed.. 2004). 56 依據日本專利師Keiko Kawakami（IKEUCHI , Sato & Partner Patent Attorneys） 2008年8月19日回覆本文作者之電子郵件。 57. 日 本 著 名 商 標 選 定 委 員 會 成 員 名 單 為 ： 主 席 ： KIMURA、 Saburo（ 專 利 師 ，. −290−.
(23) 從比較商標理論及實務探討公示 著名商標案件之必要性與方法. 九十九年十月. 23. 日本著名商標名錄，因為限制只有日本籍自然人或企業才能提出申 請，所以被外國學者批評為不科學、歧視外國商標59。然AIPPI Japan編纂著名商標名錄之作法由來已久，亦已發揮一定的影響力， 其選輯方法及條件仍然值得予以參考。. 三、利弊分析 有法律效力的事前申請認定制著名商標名錄或公示具備下列優 點：在其有效期間內有更高的法律安定性，又可以避免因為著名商 標必須個案認定，導致常被侵害的權利人需要一再證明其商標為著 名的，構成其在商標及商譽維護上相當的負擔60。無法律效力的事 前申請認定制著名商標名錄或公示，則沒有此等優點，因為不能免 除權利人在事後個案中的舉證責任，故對於權利人並沒有太大實 益。AIPPI Japan以私人團體作著名商標名錄或公示，明顯欠缺標準. 58. 59 60. Kimura, Sasaki and Partners）；成員：HIROSE、Fumihiko（專利師，日本專利 師 協 會 ／ HIROSE International Patent & Trademark） ； FUJIKURA、 Daisaku （ 專 利 師 ， 日 本 專 利 師 協 會 ／ NAKAMURA & PARTNERS ） ； KISHITA 、 Hiroshi（日本智慧財產權協會／Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd）；SUZUKI、 Takashi（日本智慧財產權協會／Toppan Printing Co., Ltd）；OIZUMI、Naoto （日本食品專利中心／Kikkoman Corporation）；GORYODA、Kiichiro（日本 食品專利中心／Q.P. Corporation）；OSHIMOTO、Yasuhiko（專利師，日本商 標協會／Oshimoto Patent and Trademark Offic）、IIZUKA, Tetsuro（日本商標 協會／Brandy International Inc.）；KUDO、Kanji（專利師／Soei Patent & Law Firm）及KUBO、Tsugizo（教授／Faculty of Law, Economics & Humanities, 鹿 兒島大學Kagoshima University），AIPPI Japan, supra note 55. at 9. 依據日本專利師Keiko Kawakami（IKEUCHI , Sato & Partner Patent Attorneys） 2008年8月19日回覆本文作者之電子郵件，Trademark Selection Committee for Famous Trademarks in Japan就是該名錄第9頁所列出之編輯委員（Editing Committee）。 Heath, supra note 6, at 73-74. Smith, supra note 39, at 1119.. −291−.
(24) 24 政大法學評論. 第一一七期. 作業程序、不夠透明、週期不定，能有多少推定（其中收錄之商標 為著名）或參考的事實作用，頗令人懷疑。芬蘭NBPR耗費可觀心 力認定知名商標，但是卻只能主動通知相關當事人，而不得在其審 核、評定商標時考量該等知名商標，難脫精神分裂之譏，因此導致 芬蘭申請納入知名商標名錄的案件不多，甚至有逐年減少的趨勢。 然而不論有無法律效力，事前申請認定著名商標均需要耗費時 間及成本，若沒有充分反映審查成本的申請規費及充裕的審查人力 配套，只是徒增煩擾。就算有此配套，被認定的著名商標短期內勢 必無法達到與市場實情相對應的數量，從而難以企望達到提升法律 安定性的目的；長期雖然可能達到與市場實情相對應的著名商標數 量，但是又面臨需要展延的問題（俄羅斯永久保護著名商標的作法 備受質疑），以及不斷重新審查的工作負擔。 此外，有法律效力著名商標名錄或公示更容易與瞬息萬變的市 場情況脫節，徒然延長已不再著名商標的壽命，抑制新的商標產 生；也很可能會成為獨立的爭議標的，導致商標主管機關及法院需 要為登錄或公示與撤銷登錄或公示耗費可觀心力，得不償失。捷克 二○○四年起放棄此種作法（詳見下文參），可以為殷鑑。因此， 歐美商標法先進國家都沒有採取事前申請認定制著名商標名錄及公 示，歐洲商標協會（European Communities Trade Mark Association）在二○○五年「著名商標特別名錄意見書」（ECTA’s Position paper on the creation of a special register for well-known trade marks）對著名商標特別名錄也是持保留的態度 61 ，國際商標協會 (International Trademark Association, INTA) 理事會二○○五年十一 月三日「著名商標名錄」（Well-Known Mark Registries）決議則是. 61. http://www.ecta.org/com6_pp.php (last visited: 2009.03.19).. −292−.
(25) 從比較商標理論及實務探討公示 著名商標案件之必要性與方法. 九十九年十月. 25. 避免對著名商標名錄採取立場62。. 參、由智財主管機關事後彙整並公示著名商標 另一種著名商標公示的方式是事後彙整型，也就是將過去一定 期間內被認定為著名的商標或認定著名商標的案件整理與公示，提 供各界參考，由其自行依據時間的遠近、個案的情況等因素，判斷 其中提及的商標是否仍為著名。事後彙整並公示著名商標的智財主 管機關，可以捷克為例。捷克分別於一九九三年及一九九五年成為 巴黎公約及WTO會員國，其一九八八年商標法原本設有法律效力 的著名商標名錄，但是二○○四年修法時廢除此項制度（但第五十 二條第九項過渡條款使已被宣告著名之商標繼續有效）。依據現行 商標法，捷克工業財產局只有在權利人提起的商標異議（第七條第 一項第三、四款）或宣告無效（invalidity）程序（第三十二條第三 項），才能認定著名商標。 捷克工業財產局將認定的著名商標公告於該局網站線上資料 庫，稱為著名商標名錄（List of Well-Known Trademarks）63，但是 該局在網頁上特別說明，該名錄之效力僅是「提供資訊的摘要」 62. http://www.inta.org (last visited: 2009.03.19). 不過該決議建議各國建立著名商標 名錄時，應維持權利的明確性、適用WIPO保護著名商標條款（WIPO Provision for the Protection of Well-Known Marks）的原則，並採取下列措施：公告著名 商標登記簿的目的與效益、公告審查機關認定著名商標之標準與程序、公告著. 63. 名商標登記之效力為10年並可申請展延、善意第三者可隨時對著名商標登記簿 之登記提出異議並請求刪除、應在法律中明確規定被納入著名商標登記簿固然 有助於商標權利之主張，但是被納入著名商標登記簿並不是商標權利主張之前 提；未被納入著名商標登記簿，亦不可從而得出不利的推論（例如不是著名商 標）等。 http://isdvapl.upv.cz/servlet/page? _pageid=233&_dad=portal30&_schema =PORTAL30 (last visited: 2009.03.18).. −293−.
(26) 26 政大法學評論. 第一一七期. （informative summary），其中商標是「依據相關程序認定為著 名，效力僅及於該案件，並不免除商標權人在其他異議或宣告無效 案件中的舉證責任」64。捷克工業財產局公告之「著名商標名錄」 包含商標名稱、註冊號碼、認定案件號碼、附註（即適用條文的條 號）、圖樣。目前共有三百零三筆著名商標65。 此種著名商標公示相對簡易，不需要花費太多成本或配套措 施，比較務實。其目的是提供資訊，而不是提供法律安定性，因此 也就談不上欠缺法律安定性。. 肆、事後彙整並公示著名商標案件的必要性 事前申請認定制，不論有無法律效力，耗費甚大，卻弊大於 利，因此我國並沒有必要採行。相較之下，事後彙整著名商標案件 並公示，應該是值得我國智慧局考慮採取的作法，建議採行，其詳 細理由如下：. 一、降低不確定性與風險 畢竟不是每個商標都像可口可樂般著名66，而且因為我國實務. 64. Ignacio Lazaro, “The Newcomers: National Trademark Protection in the New Euro-. pean Union Countries,” available at http://www.petosevic.com/resources/articles/ 2007/07/000085; Industrial Property Office (Czech), “Industrial Property Information Databases on Internet,” available at http://isdvapl.upb.cz; Summary of Czech Legislation−Czech Trademark Legislation: Trademark Act of 2004, available at http://zeinerlaw.cz/summary.htm (last visited: 2009.03.19). 65 http://isdvapl.upv.cz (last visited: 2009.03.19)，此項名錄並不包括依據1988年商 66. 標法宣告的著名商標。 Smith, supra note 39, at 1115-16.. −294−.
(27) 從比較商標理論及實務探討公示 著名商標案件之必要性與方法. 九十九年十月. 27. 及學說67均對於著名商標知名度之要求不是太高（無庸達到美國商 標法要求普遍為全國國民知悉之程度）68，所以著名商標的數量應 該會越來越多，其中不乏知名度不高或知名度限於小眾團體的商 標。事實上，本文作者曾受智慧局委託從事「著名商標名錄及案例 評析」研究，過濾二○○三年至二○○八年六月間（五年半）最高 法院、最高行政法院、台北高等行政法院、高等法院、地方法院、 公平交易委員會、智慧局、台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理機 構（資策會科法中心及台北市律師公會）涉及著名商標的各種案 件，彙整出約三千餘筆著名商標，扣除重覆的商標後，還有大約九 百七十餘件著名商標69，其中例如Webber等，相信對很多消費者而 言可能都不熟悉。. 其次，許多關於證明系爭商標是否為著名的資料是掌握在權利 人手中（例如其廣告行銷之費用及期間），後商標申請人、律師與 專利師無從得知。因此如果沒有檢索系統的協助，著名商標會成為 商標實務上最不確定的因素與最大的風險。這種不確定性與風險非 常不利於商標及市場競爭。 67 68. 劉孔中，同註47，頁171以下。 美 國 商 標 法 權 威 教 授 McCarthy 認 為 需 被 美 國 一 般 大 眾 75% 認 知 ， 見 THOMAS. MCCARTHY, M CCARTHY ON T RADEMARKS AND U NFAIR C OMPETITION § 24:106 (4th ed. 2008). 69 劉孔中、王敏銓，著名商標名錄及案例評析，智慧局97年度委託研究，教材系 列234，2008年。. −295−.
(28) 28 政大法學評論. 第一一七期. 二、提高商標法適用的透明性與一致性 我國認定著名商標的重心可以說是智慧局，因為其大部分的核 駁審定書、異議審定書、評定書均詳述認定為著名之理由，而且智 慧局一旦作成認定，在後續的爭訟實務上很少被法院推翻。因此， 如果能夠將智慧局認定的著名商標及其理由加以彙整公告，可提升 在智慧局層面適用商標法的透明性與一致性，事前防範商標爭議發 生。如果進一步能夠將所有機關或單位認定之著名商標及其理由加 以彙整公告（包括各法院、公平會、台灣網路資訊中心網域名稱爭 議處理機構），將更可以提升商標法適用的整體透明性，減輕法院 在發生商標爭議後事實認定及論證的負擔，並對各單位在認定著名 商標時形成壓力，使其重視說明認定的理由。. 伍、事後彙整並公示著名商標案件的方法 綜合以上所述，事後彙整並公示著名商標案件，是有其合目的 性與必要性，故本文建議智慧局建立線上資料庫彙整並公示著名商 標案件。. 一、建立線上資料庫彙整並公示著名商標案件 為避免產生誤導，資料庫不宜使用「著名商標錄」、「著名商 標彙編」、「著名商標清單」等名稱，因為會使讀者產生以為凡是 收錄在其中的商標「就是」著名商標的錯誤認知。故建議採取中性 的名稱：「著名商標及相關表徵案件彙編」，並清楚告知外界：並 不當然能從此「著名商標及相關表徵案件彙編」得出某商標「就 是」著名商標的結論，其商標權人亦無法免除在系爭個案證明該商 標為著名的負擔。反之，沒有被收錄在「著名商標及相關表徵案件 彙編」之商標，亦無法得出其一定不是著名的結論。 −296−.
(29) 從比較商標理論及實務探討公示 著名商標案件之必要性與方法. 九十九年十月. 29. 以下本文所作之建議，仍係從各國制度綜合比較之後，截取長 處並試圖減少制度之缺點而得，並非僅基於一國之制度而得。在定 性上，是建議可設置一種匯整有權認定機關的認定的資料庫。為一 種提供資訊的之服務，並非創設一種法律制度。由於資訊的有系統 提供將增加適用法律之透明性，使法院於認定時有其他機關之認定 可參酌，並且亦促使各機關於認定時著重說理之充分，故有提升裁 判或認定之品質的功能。. 二、「著名商標及相關表徵案件彙編」線上資料庫的規劃 線上資料庫如果要能發揮充分告知的功能，使一般大眾便於、 樂於使用，需要在設計原則、案件篩選原則以及更新機制等方面有 妥善的規劃。 設計原則 線上資料庫的設計原則應該是：資訊充分、集中、使用者主導 以及具時效性。 資訊充分. 上述各國所公布的資訊都不算豐富，僅能達到初步公示之效 果，而且容易產生類似中國大陸前述濫用與異化的流弊。為使得著 名商標的認定保持個案認定的性質，而不被誤認為是一般、概括認 定，故有必要一併公布認定著名商標案件的相關資訊。本文建議應 該提供充分資料，包括著名商標、商品或服務、著名商標權人（含 國籍）、日期、文號、認定機關、案件性質、法條、認定理由。此 外，應該使得使用者可以透過點選連結的方式，閱覽系爭決定的完 整內容，以便自行確認資料庫所檢附的理由是否無誤。 集. 中. 前述各國作法都是公告各認定著名商標之機關及單位的案件，. −297−.
(30) 30 政大法學評論. 第一一七期. 並沒有將其他機關認定之案件一併公告。然而提供一個集中的資料 庫便於民眾查詢，是符合現代行政作為應盡可能提供充分資訊要求 的便民作法。故建議將各單位及機關認定著名商標之案件集中在此 資料庫，使用者不需要再查詢或連結到其他資料庫，滿足資訊時代 「一站購足」（one stop shopping）的需要。 使用者主導. 資訊充分且集中的線上資料庫，下一步應該賦予使用者使主導 性，例如使其可利用試算軟體（例如Microsoft Office Excel），自 行設定檢索的變數。此外，更重要的是，在軟體的設計上應該在每 次檢索後提醒使用者：其必須再自行判定系爭商標是否在系爭特定 個案仍然是著名商標。 時效性. 著名商標的認定是有其時效性，因此將歷年所有被認定為著名 商標的案件全部收錄雖然在技術上是可行的，但是卻可能因為將早 已被人們遺忘的商標列在其中，而傳遞錯誤訊息，或是使相關大眾 誤以為其仍為著名商標，或是給予其權利人及其繼受人不當引用的 機會，因此建議只選取過去特定期間的案件資料。基於商標的保護 期間為十年以及市場變化快速（「海角七號」是如何快速成名？） 的考慮，建議以商標保護期間的一半為期，也就是蒐集過去五年的 案件資料。 案件篩選原則 包括直接及間接認定著名商標之案件. 商標法案件以直接或間接認定著名商標之案件為限。所謂間接 認定是指雖然並未就系爭商標是否為著名直接加以認定，但是因為 適用之條文包含有著名商標此一構成要件，故仍隱含就系爭商標是 否為著名的間接認定。至於認定為不是著名商標之案件，則不包. −298−.
(31) 從比較商標理論及實務探討公示 著名商標案件之必要性與方法. 九十九年十月. 31. 括。公平法案件以直接或間接認定「相關事業或消費者普遍認知之 表徵」之案件為限。至於被認定為不是「相關事業或消費者普遍認 知之表徵」之案件，則不包括。網域名稱爭議案件則以直接或間接 認定「著名商標」、「相關事業或消費者普遍認知之表徵」者為 限。 以個別商標為收錄單位並重複收錄. 同一商標若因不同案件（指定使用商品或服務種類不同、被不 同業者侵害、侵害狀態不同）被多次認定為著名商標，則該等案件 應該還是一律加以收納，以反應真實。同一案件若涉及多項著名商 標，其彼此間可能無關聯（常見於商標仿冒案件），也可能是系列 商標（例如日商新力電腦娛樂股份有限公司之PlayStation、PSX、 PS II等），建議仍然是個別收錄排列，以利讀者檢索。. 陸、結. 論. 在完善著名商標保護制度的過程中，除了不斷依據國際潮流及 社會發展需要修正商標法以外，從智慧財產權法應該謀求公共利益 與私人利益平衡的角度而言，社會各界期待商標主管機關的是能夠 提供降低不確定性與風險、提高商標法適用透明性與一致性的配套 措施。本文比較國外不同的實踐及學說並分析其利弊後，建議智慧 局建立「著名商標及相關表徵案件彙編」線上資料庫，以資訊充 分、集中、使用者主導以及具時效性為設計原則，收錄直接及間接 認定著名商標之案件，並以個別商標為收錄單位。若運作得宜， 「著名商標及相關表徵案件彙編」線上資料庫有機會成為國際商標 社群的領先作法。. −299−.
(32) 32 政大法學評論. 第一一七期. 參考文獻 一、中. 文. 王蓮峰，商標法學，2007。 安青虎，馳名商標和中國的馳名商標保護制度，中華商標，10期，頁3337，2005。 李軍，論馳名商標的司法認定，安徽大學碩士論文，2007。 林廣海、鄭燕輝，廣東省司法認定馳名商標的調查與思考，中華商標，10 期，頁4-10，2007。 徐聰穎，著名商標的法律保護，中華商標，9期，頁33-35，2007。 陶鑫良，泛馳名商標認定的誤區與迷津，發表在中共最高人民法院知識產權 審判庭及華東政法大學知識產權學院主辦「馳名商標法律保護研討會」， 2008。 黃暉，馳名商標和著名商標的法律保護，2001。 劉孔中，著名標章及相關表徵保護之研究，2002。 劉孔中、王敏銓，著名商標名錄及案例評析，2008。 劉春田，馳名商標的形成和發展，發表在中共最高人民法院知識產權審判庭 及華東政法大學知識產權學院主辦「馳名商標法律保護研討會」，2008。 鄧忠華，規範馳名商標司法認定的法律思考——以馳名商標司法認定的「異 化」現象為視角，法律適用，12期，頁17，2007。 馳名商標司法認定管轄法院將相對集中，中華商標，11期，頁39，2007。. 二、外. 文. AIPPI JAPAN, FAMOUS TRADEMARKS IN JAPAN (3d ed. 2004). Arievich, Eugene & Hoffman, Janet, Russian Federation, in MOSTERT, FAMOUS AND WELL-KNOWN MARKS (2007).. Feng, Peter, Protection of Well-Known Marks in China, in CHRISTOPHER HEATH, THE PROTECTION OF WELL-KNOWN MARKS IN ASIA (Kung-Chung Liu eds., 2000).. −300−.
(33) 從比較商標理論及實務探討公示 著名商標案件之必要性與方法. 九十九年十月. 33. GERVAIS, DANIEL, THE TRIPS AGREEMENT－DRAFTING HISTORY AND ANALYSIS (3d ed. 2008). Heath, Christopher, The Protection of Well-Known Marks in Japan, in CHRISTOPHER. HEATH, THE PROTECTION OF WELL-KNOWN MARKS IN ASIA (Kung-Chung. Liu eds., 2000). Hinkelmann, Klaus, Gewerblicher Rechtsschutz in Japan, 2. Aufl., Carl Heymanns Verlag, 2008. MCCARTHY, THOMAS, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION (4th ed. 2008). MYLLYMÄKI, TUULIMARJA, LIST. OF. TRADEMARKS. WITH A. REPUTATION. IN. FIN-. LAND, IPR INFO (2008).. PAKARINEN, MIA, THE GREAT REPUTATION OF YOUR BRAND CAN BE REGISTERED IN FINLAND, IPR INFO (2008).. Smith, Lars, Implementing a Registration System for Famous Trademarks, 93 TRADEMARK REPORTER (2003).. −301−.
(34) 34 政大法學評論. 第一一七期. On the Necessity and Modality of Well-Known Marks Listings Kung-Chun Liu *. Eric Wang * *. Abstract The continual strengthening of the protection for well-known marks has been one of the features of international trademark development in the post-TRIPS era. Now in many countries, well-known marks can be granted full trademark right and protection merely from the fact that they are well-known; well-known marks can also be protected against dilution or even the likelihood thereof, and against comparative advertising that is discrediting or denigrating. However, for market latecomers seeking a new trademark, there is no clear way to determine if a particular mark is well known. Without this certainty the applicant cannot calculate the risk of his or her trademark application being rejected and the risk of infringing upon or diluting a well-known mark. Therefore, various jurisdictions establish different ways of listing well-known marks. The variant listing methods have had divergent effects. This paper examines the various practices of listing well-known marks and points out how listings can be misused. It will then evaluate *. Research Fellow/Professor, Institutum Iurisprudentiae, Academia Sinica/Institute of. Law for Science and Technology, National Tsing Hua University; Graduate Institute of Intellectual Property, National Chengchi University. ** Associate Professor, Institute of Technology Law, National Chiao Tung University. Received: April 1, 2009; accepted: September 29, 2009. −302−.
(35) 從比較商標理論及實務探討公示 著名商標案件之必要性與方法. 九十九年十月. 35. the pros and cons of different models of listing well-known marks. With the aim of maximizing the use and minimizing the misuse of listings, this paper concludes by advocating the creation of a centralized on-line database of cases pertaining to well-known marks recognized in the past five years. Keywords: Well-Known Marks, Famous Marks, (Well-Known Mark) Registry, Ex-ante Approval Listing, Ex-post Inductive Listing, Paris Convention, Dilution, Misuse. −303−.
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