第四章 商標善意先使用權及立法例
第三節 商標先使用權保護之立法例
我國及日本等國在賦予商標註冊權之同時，也在保護商標善意先 使用人之權利上作出一定程度的法律保護。美國則在使用取得制度的 基礎上進一步強化商標先使用人的保護。日本與我國則在原有的註冊 制度基礎上肯定了商標善意先使用原則，本文特別舉出各國就商標善 意先使用之行為保護現況，透過案例解析說明如下：
第一項 我國及中國大陸 一、我國
我國商標法主要以採取「註冊主義」為主，亦即商標申請人必須 經由註冊方能取得商標權137。然就我國商標法制之發展來看，「註冊 主義」遠從 1904 之商標註冊試辦章程第 6 條，乃以最先之商標准其 註冊，又轉變至 1923 年在北京頒行之商標法第 3 條前段明定，應准
137 陳文吟，商標法論，頁 43 至 44，三民書局，2012 年 9 月；林洲富，善意先使用商標之要件 與性質，頁 33，月旦法學教室，134 期，2013 年 11 月。
73
74
者，不受商標權之效力所及，不成立商標之侵權。
二、中國大陸
中國大陸現行商標法中，與商標法先使用權保護相關的規定，主 要揭示在第 9、13、31、41 條文中，其中第 9 條明文，規定申請註冊 的商標，應當有顯著特徵，便於識別，並不得與他人先取得的合法權 利相衝突。商標註冊人有權標明“註冊商標”或者註冊標記。
而第 13 條第 2 項規定，就相同或者類似商品申請註冊的商標是 複製、摹仿或者翻譯他人未在中國註冊的馳名商標，容易導致混淆 的，不予註冊並禁止使用。
第 32 條規定，申請商標註冊不得損害他人現有在先權利，也不 得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標。
第 44 條規定，已經註冊的商標，違反本法第 10 條、第 11 條、
第 12 條規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊 的，由商標局宣告該註冊商標無效；其他單位或者個人可以請求商標 評審委員會宣告該註冊商標無效。
分析以上規定各條款可知，中國大陸現行商標法對於商標在先使 用權的保護仍然有限，原因在於商標先使用之權利相當模糊，他人在 先取得合法權利，看似以總括式的方式對商標先使用權利進行保護性 規定，但是未對先取得的合法權利究指為何及作任何的解釋?
商標經先使用行為所能獲得之權益，有何特徵及其範圍均未做出 具體規範，相同的問題，皆出現在上述各條款文義中，先使用權利無 法確認，導致保護對象不夠具體，自然無法將法律適用於實務，結果 可想而知，在先權利保護的規定形同虛設。
尤其第 31 條規定，「不得以不正當手段搶先註冊，他人已經使用 並有一定影響的商標」，這條款強調保護已經使用並有一定影響的商 標，條文中之「一定影響」在未有明確解釋的情況下作何解釋？倘若 未達一定影響之商標是否就不適用該條款、不被保護呢？待商標達至
75
一定影響或知名度，商標使用人極可能遭受搶註而受到侵害，對商標 先使用人有失公允。
對先使用權之保護，中國大陸現時實務上看法，可自下述相關案 例評析中，了解其現況：
案例事實，原告王軍經營的杜家雞飯店於 2003 年 10 月經商標局 註冊了楷體「杜家雞」文字商標，使用於服務項目第 43 類，商標註 冊有效期限 2003 年 10 月 21 日至 2013 年 10 月 20 日止。雖原告註冊
「杜家雞」商標，卻未在武漢地區使用該商標，被告張仁才從 1999 年開始在武漢市經營餐館，以「正宗杜家雞專賣」為招牌，並於 2003 年 1 月 1 以「杜家雞專賣小吃」的名義向稅務部門申請稅務登記，
且同年 2 月 27 日以「杜家雞專賣」字號向武漢市工商局申請個體工 商戶開業登記，此後被告張仁才即在武漢江岸區從事餐飲服務。隨 即，原告王軍即向武漢市江岸區人民法院提起商標侵權糾紛案件，原 告王軍訴稱被告張仁才未經商標所有權人同意，擅自在相同餐館服務 上使用「杜家雞」註冊商標，其行為構成商標侵權，請求法院判令被 告停止其商標侵權行為，並賠償其損失。
法院認為被告張仁才在經營「杜家雞專賣小吃」的過程中，未經 原告許可，在相同服務上使用與原告註冊的「杜家雞」商標相同的標 識，侵犯了原告的註冊商標專用權，判決被告應立即停止使用「杜家 雞」文字，並賠償損失143。
本文認為，該訴訟案屬於一起典型的商標善意先使用之使用行為 與註冊商標權發生衝突的案件，案件的爭點在於對先使用商標之行為 是否應給予保護，善意先使用商標之行為可否作為侵權的抗辯理由。
在奉行商標註冊主義之中國大陸，因商標法對此規定，各界的觀點也 不盡相同，且由中國大陸之商標相關法律觀察，對善意先使用商標之 行為尚無明確之法條規定可阻卻違法，雖被告已先使用該系爭商標
「杜家雞」，法院判決仍判被告應停止使用該「杜家雞」註冊商標，
由此顯見，商標善意先使用之制度在大陸地區，不論在法規面或實務 面，皆未見其成熟，仍有討論修法之空間。
143 参阅湖北省武汉市江岸区人民法院（2010）岸知民初字第 70 号民事判决书。
76
第二項 美國
美國是實行商標權以「使用主義」取得制度的典型國家之一，
蘭哈姆法施行以后，美國通過建立一系列判例的方式，肯定了未註冊 商標的先使用人在商標註冊人申請日之前已經確立使用的地區範圍 內，享有優先於註冊人之權利，以下所述之案例，表明美國先使用的 商標所有人獲得更廣泛的權利保護，例如，從「日本華特克公司告劉 佳喜及美國華特克公司案」144中，了解到美國法院在衡量註冊商標權 與商標先使用權產生衝突時，如何保護商標先使用人之權益；又從「克 拉克公司告哈特蘭有限公司案」145中，得知商標轉讓與先使用原則在 轉讓後之權利歸屬有何不同，相信在案例說明下更能對美國就商標先 使用權保護有更深的體會，亦值得我國在未來修法上之參酌。
一、案例事實與法律見解
(一) Watec Co.,Ltd.v.Liu & Watec Company America(2005)案146 華特克(Watec Co. Ltd.)是一家生產小型監控攝影機的日本公司 (下稱日本華特克公司)，自 1987 年起便在日本使用「WATEC」和「WAT」
的商標銷售小型監控攝影機。於 1988 年到 1999 年間，日本華特克公 司透過日本機械貿易公司將該項產品出口到世界各地，包括美國國內 等地。
在進入美國市場之初，日本華特克公司所採取的行銷策略是先送 後賣，先向潛在的客戶贈送了大量印有「WATEC」和「WAT」商標的監 控攝影機樣品和產品說明書，藉以取得客戶的認同。同時，日本華特 克公司也積極參加在美國舉辦的各種產品展銷會，向美國消費者展示 印有「WATEC」和「WAT」商標的監控攝影機。日本華特克公司在美國 的促銷活動，到 1990 年前後初見成效，開始陸續收到一些客戶的訂 單。
1990 年 6 月，日本華特克公司為了擴大在美國的銷售業務，決 定專門設立一個美國銷售部。在日本機械貿易公司的推薦下，華特克 公司決定與一位名叫劉佳喜(Chia C. Liu)的美國商人合作成立美國
144 賴清陽 、冷耀世，美國商標案利解析，頁 156，五南圖書出版公司，2008 年 2 月。
145 同前註，頁 172。
146 WATEC CO LTD v. Genwac Inc., a New York Corporation, Counter-defendant-Appellee.
77
華特克公司，作為日本華特克公司產品在美國、墨西哥和拉丁美洲市 場的獨家經銷商，而美國華特克公司由劉佳喜擔任總裁。
根據雙方的口頭協議，日本華特克公司向美國華特克公司挹注初 期資金，並供應監控攝影機產品。日本華特克公司擁有美國華特克公 司 51%的股份，劉佳喜個人則擁有 49%的股份，同時，日本華特克公 司口頭同意美國華特克公司和劉佳喜在產品銷售中使用「WATEC」和
「WAT」的商標。儘管這些條款沒有訴諸筆墨，雙方實際上已經達成 了商標授權的口頭協議，按照美國各州的法律，這種口頭協議具有法 律效力。
此後，美國華特克公司和劉佳喜在商業活動中一直稱自己是日本 華特克公司的代理商。美國華特克公司所印製的廣告，則明確表示
「WATEC」和「WAT」是「日本華特克公司」的商標。在 1992 年和 1993 年，美國華特克公司向美國專利與商標局分別註冊了「WATEC」和「WAT」
的商標。1995 年，劉佳喜和日本華特克公司達成書面協議，劉佳喜 從日本華特克公司購得美國華特克公司 51%的股份，成為美國華特克 公司的唯一股東。不過，雙方的書面協議對於美國華特克公司使用
「WATEC」和「WAT」商標的事隻字未提。美國華特克公司繼續使用
「WATEC」和「WAT」商標銷售日本華特克公司的產品。
1998 年以前，美國華特克公司只銷售日本華特克公司的產品。
這種狀況自 1998 年起開始改變。美國華特克公司雖然繼續使用
「WATEC」和「WAT」商標，卻開始銷售其他公司生產的小型監控攝影 機。日本華特克公司得知消息後，向美國華特克公司和劉佳喜提出抗 議，指責這種行為違反了雙方的銷售協議和商標授權協議。
日本華特克公司要求美國華特克公司和劉佳喜立即停止以
「WATEC」和「WAT」的商標銷售其他公司生產的小型監控攝影機。美 國華特克公司對這一要求置之不理。日本華特克公司隨之停止向美國 華特克公司供貨，並另起爐灶，成立了一家新的華特克產品專銷公司。
2000 年 3 月，日本華特克公司正式向聯邦法院提起訴訟，指控 美國華特克公司和劉佳喜商標侵權和違反合約。美國華特克公司則反
78
訴日本華特克公司侵害了其合法註冊的商標「WATEC」和「WAT」。
由上述案例顯示爭點為 1、「WATEC」和「WAT」商標究屬美國華
由上述案例顯示爭點為 1、「WATEC」和「WAT」商標究屬美國華