地方法院案件與基準線之比較

在對後 Seagate 案之 CAFC 判決進行如上之觀察及整理後，我們可以利用上述結 論作為基準事實模式（benchmark fact pattern），來再次分析看看於後 Seagate 地方法 院的案件事實中（即前揭計量分析中所整理出來的 21 個案件），以客觀輕忽標準決定 故意侵權議題之陪審團，其決議是否能夠反映 CAFC 對於客觀輕忽標準的理解及闡 釋；如前所述，於此地方法院的案件事實中與被告是否取得法律意見書之揭示，將會 是此番檢視的重點。如先前段落的計量分析結果所示，截至 2009 年 8 月 20 日為止，

於本文分析樣本範圍內在新的 Seagate 客觀輕忽標準下，由陪審團做出故意侵權與否之 決議的案件共有 21 件，其中所有 18 件陪審團均達到有故意侵權的結論；而於這 18 個 有故意侵權決議中，共有 11 個案件被告要求地方法院法官於 JMOL 動議中重新考慮陪 審團的決議，其中有 9 個案件法官維持陪審團原來的決議而下達有故意侵權的判決，

至於另外兩個案件法官則是不同意陪審團的決議，因而最後改下達無故意侵權的判 決。

在這些案件中，特別值得仔細檢視而可為一著例的是 TGIP v. AT&T Corp.¹⁴⁷一 案。本案專利之技術係與電話預付卡有關，原告 TGIP 以其兩篇專利控告被告 AT&T 侵犯其專利權，於 2009 年 9 月本案進入陪審團審判（jury trial），陪審團一面倒地認 為原告有理由，決議兩篇專利有效且被告侵犯（包括故意侵權）原告之專利權，並且 不同意被告之訴訟懈怠及衡平禁反言（equitable estoppel）的防禦理由。於陪審團審判 後之地院程序中，被告針對上述所有爭點均提出 JMOL 動議，請求法官推翻陪審團的 決議，對被告為有利之判決。結果地院法官判決同意被告於未侵權議題上及無故意侵

145 See Crockett, supra note 8, at 1079 (suggesting that after Seagate, even advice from designers, engineers, business personnel may serve as a defense of willful infringement). See also Christopher C. Bolten, In re Seagate Tech., L.L.C.: Is the Objective Recklessness Standard a Practical Change? 49 Jurimetrics J. 73, 88.

146 See Peter E. Heuser et al., If You’re Going to Do It, Do It Right, 69-APR Or. St. B. Bull. 38, 39.

147 TGIP v. AT&T Corp., 527 F.Supp.2d 561 (E.D. Tex. 2007).

權議題上的理由，而於此二爭點上推翻了陪審團的決議；至於其他爭點（包括專利無 效、訴訟懈怠、衡平禁反言）法官則認為陪審團決議並無不妥，故做出不利於被告的 判決。¹⁴⁸

現在我們將目光集中在本案中有關故意侵權此一爭點之相關案件事實上；從證 據中可以看出，被告曾經得到其外部律師所提供的法律意見書，該意見書中達到了系 爭專利係屬無效、以及被告系統並未侵犯系爭專利權的結論，而被告亦仰賴此一法律 意見書所達到的結論做出決策。再者，於被告 AT&T 之另一外部律師發送予原告 TGIP 之前身 CPI 這家公司的信函中，亦可清楚看出被告曾向原告之前身公司表明其相信系 爭專利為無效專利、以及被告系統並未侵權的立場；有更甚者，被告此一信函中甚至 列舉了其認為能使系爭專利無效的先前技術、以及其認為何以其系統並未侵權之技術 上理由。而 CPI 在收到此一信函後，很明顯地即決定放棄其侵權主張。¹⁴⁹

從以上所揭露的該案事實，我們可以看出，由於被告 AT&T 在得知系爭專利的 存在之後確實透過取得律師之法律意見書來進行積極的調查，以確保其電話預付卡系 統不致侵犯有效之專利權（雖然從地院判決記錄中，被告是否即時取得法律意見書這 一點並不明瞭）；而且該法律意見書是由外部律師所提供，而非由內部律師提供，理 論上其應更具客觀中立性；再者該法律意見書中達到了專利無效以及被控系統不侵權 兩方面的結論，其理由可謂完備；最後，被告係仰賴這份法律意見書，作為其商業決 策的依據。則與先前作為基準事實模式之各個 CAFC 案件事實相比較，我們可以很確 定地說，TGIP 案中與故意侵權相關的案件事實，是屬於 CAFC 在 Seagate 案之後新的 客觀輕忽故意侵權判斷標準下，會做出沒有故意侵權判決之典型案件事實，即被告已 善意地對系爭專利及其被控系統做了積極調查，包括取得律師所提供的法律意見書，

並依其意見作為商業決策的依據，即不應被認為有無視於侵犯有效專利權之客觀高度 可能性，仍為侵權行為。

再一次我們從本案陪審團所做出的決議、以及後續地院法官所為推翻陪審團決 議之判決中，可以清楚觀察到由一般人士所組成之陪審團及具備法律專業素養的法 官，對於新的客觀輕忽法律標準（或是說對於新舊標準之間之差異性），其敏感度的 顯著差距。於陪審團審判中，雖然證據明確顯示被告確實採取了積極作為來設法避免 輕忽地做出侵權行為，但是陪審團似乎對此視而不見地，仍然達到了有故意侵權的決 議；反觀法官的後續判決，雖然此判決距 Seagate 案 CAFC 改變故意侵權法律標準的時 間點不過兩個月，法官實則並沒有太多進一步指示或具體事實模式可資遵從，但是其 仍然有辦法依照其對於法律紀律的深刻認識，做出與 CAFC 後續判決標準相符的論理 及結論。¹⁵⁰據此，不僅從前述之計量分析中可以看出，則從對上訴法院判決具體判斷 標準與個案案件事實進行比較的過程中，本文同樣可以觀察到，陪審團的決議不見得 能夠有效反映故意侵權法律標準之更替。

另外值得在前述 CAFC 判決標準下詳細探討的是 Funai Electric v. Daewoo

Electronics¹⁵¹一案。本案在經過一場歷時 15 天的陪審團審判後，陪審團最後達到被告

Daewoo 惡意侵害原告 Funai 的三篇專利，而於陪審團審判後之地院程序中，被告提起

148 Id. at 567-68.

149 Id. at 578-79.

150 Id. at 579.

151 Funai Electric Co., Ltd. v. Daewoo Electronics Corp., 593 F.Supp.2d 1088 (N.D. Cal. 2009).

JMOL 動議要求法院將陪審團的故意侵權決議推翻，改判其無故意侵權；而原告則提 起 動 議 ， 要 求 法 院 依 陪 審 團 的 故 意 侵 權 決 議 判 處 被 告 加 重 損 害 賠 償 （ enhanced damages）。¹⁵²

原告 Funai 於 2003 年 4 月間寄送了一封警告信函，通知被告 Daewoo 其 VCR 相 關產品有侵犯原告數篇專利之嫌，並且於同年 6 月間再次寄送了詳細的專利技術對照 表（claim chart）予被告，明確指出原告是如何認定被告 VCR 產品侵犯原告專利。在 收到原告的通知之後，被告最初並未尋求外部專利律師的法律意見，而是要求其公司 內部的員工著手進行內部調查，以判斷其 VCR 產品是否確實侵犯了原告的專利權，惟 負責此項工作的被告公司員工並非專精於美國專利法的專家。於 2003 年 9 月間，被告 依照其員工之報告中所達到的結論，回覆原告主張其相信其 VCR 產品並未侵犯原告其 中一篇專利，且該篇專利因先前技術而無效；另主張其 VCR 產品雖雖侵犯原告另一篇 專利，但該篇專利亦因先前技術而無效；最後，被告表示其仍在針對原告之第三篇專 利之有效性持續進行調查，但並未表明侵權或無效與否。在原告的堅持下，被告始尋 求了外部律師的法律意見，然而不似原告要求其尋找適合對美國專利法提供法律意見 之事務所，被告決定僅尋求一家未經美國專利法訓練之韓國事務所之法律意見。被告 後續雖再尋求了美國律師的法律意見，但是那已是本案起訴後之事，且被告亦僅就其 中兩篇專利取得法律意見。最後，被告證人證稱其於做出繼續販售被控侵權產品之決 策時，並沒有參考上述任何一份法律意見。¹⁵³

在如前所述之 CAFC 判決要旨中，對於被告來說要證明其行為並未達到 Seagate 案中之客觀輕忽故意侵權標準，最重要的關鍵即在於被告必須證明其在得知原告之專 利後有積極地進行善意的專利侵權調查（good faith investigation），以判斷其被控產品 是否侵犯了有效的專利範圍；而在這個調查的過程當中，取得合格的律師法律意見 書、且被告確實參考其中法律意見作為其決策之依據，已成為很重要的判斷因素；於 此被告之侵權調查及其仰賴法律意見是否出於善意才是最終判斷標準，至於提供該法 律意見者係屬內部人員或外部律師、該法律意見僅是草擬或是正式出具、是書面還是 口頭、只討論到不侵權或專利無效或兩者兼有，均不能成為決定性的因素。由此標準 觀之，則 Funai 案中被告 Daewoo 在得知原告專利之存在之後的行為，似可認為遊走邊 界之事實案例；被告在得知原告專利後的三個月內，即已於內部形成未侵權及/或專利 無效的法律見解 ，且其更於後續再取得外部專務所的法律意見，實不可謂其調查行動 不屬積極；至於其內部人員及後續所延攬的外部事務所，雖均非經過美國專利法訓練 的「專家」，但似亦不應斷以此單一因素即認其所出具之法律意見毫無參考價值，若 於實際檢視該法律意見之內涵及相關人員之證詞後，能夠證明其分析在美國專利法的 標準下均屬合理的話，仍應認其調查行為係出自善意。被告 Daewoo 最關鍵的敗筆應屬 其公司證人竟作證其於為商業上決策時完全沒有參考任何一份法律意見；取得了法律 意見卻完全不予採納及參考，實在難以自圓其說，謂其調查出自善意而其行為不致輕 忽。地院法官最終同意了陪審團的故意侵權決議，¹⁵⁴顯然即以上述論點認被告之行為 已滿足客觀輕忽的標準；然而法官很顯然地也同意本案事實模式屬於貼近邊界的情 形，被告的行為並未構成足夠的可責性，以致他在考量各項 Read 因素（包括善意調

在如前所述之 CAFC 判決要旨中，對於被告來說要證明其行為並未達到 Seagate 案中之客觀輕忽故意侵權標準，最重要的關鍵即在於被告必須證明其在得知原告之專 利後有積極地進行善意的專利侵權調查（good faith investigation），以判斷其被控產品 是否侵犯了有效的專利範圍；而在這個調查的過程當中，取得合格的律師法律意見 書、且被告確實參考其中法律意見作為其決策之依據，已成為很重要的判斷因素；於 此被告之侵權調查及其仰賴法律意見是否出於善意才是最終判斷標準，至於提供該法 律意見者係屬內部人員或外部律師、該法律意見僅是草擬或是正式出具、是書面還是 口頭、只討論到不侵權或專利無效或兩者兼有，均不能成為決定性的因素。由此標準 觀之，則 Funai 案中被告 Daewoo 在得知原告專利之存在之後的行為，似可認為遊走邊 界之事實案例；被告在得知原告專利後的三個月內，即已於內部形成未侵權及/或專利 無效的法律見解 ，且其更於後續再取得外部專務所的法律意見，實不可謂其調查行動 不屬積極；至於其內部人員及後續所延攬的外部事務所，雖均非經過美國專利法訓練 的「專家」，但似亦不應斷以此單一因素即認其所出具之法律意見毫無參考價值，若 於實際檢視該法律意見之內涵及相關人員之證詞後，能夠證明其分析在美國專利法的 標準下均屬合理的話，仍應認其調查行為係出自善意。被告 Daewoo 最關鍵的敗筆應屬 其公司證人竟作證其於為商業上決策時完全沒有參考任何一份法律意見；取得了法律 意見卻完全不予採納及參考，實在難以自圓其說，謂其調查出自善意而其行為不致輕 忽。地院法官最終同意了陪審團的故意侵權決議，¹⁵⁴顯然即以上述論點認被告之行為 已滿足客觀輕忽的標準；然而法官很顯然地也同意本案事實模式屬於貼近邊界的情 形，被告的行為並未構成足夠的可責性，以致他在考量各項 Read 因素（包括善意調