一、 背景說明
1.2 故意侵權是加重損害賠償的態樣之一
在聯邦巡迴上訴法院（the Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）於 1982 年成立並建立統一的專利法管轄權之前，曾探討加重損害賠償議題而成為日後重 要法源依據的主要案件之一係第七巡迴上訴法院的 Union Carbide Corp. v. Graver Tank
& Manufacturing Co.17一案。18於此案中，第七巡迴上訴法院首先以被告在避免侵犯原 告之專利權的過程當中仰賴了律師意見（advice of counsel），推翻了地方法院判處原
8 Ryan Crockett, Balancing Burdens for Accused Infringers: How In re Seagate Got It Right, 58 DePaul Law.
1047, 1049.
9 Scott Bloebaum, Past the Tipping Point: Reforming the Role of Willfulness in the Federal Circuit’s Doctrine of Enhanced Damages for Patent Infringement, 9 N.C. J. L. & Tech. 139, 142.
10 Id.
11 Id.
12 Id. at 142-43.
13 Id. at 143.
14 Id.
15 35 U.S.C. §284 (“[T]he court may increase the damages up to three times the amount found or assessed.”).
16 Bloebaum, supra note 9, at 146.
17 Union Carbide Corp. v. Graver Tank & Manufacturing Co., 282 F.2d 653 (7th Cir. 1960).
18 Bloebaum, supra note 9, at 147.
告故意侵權的決定；19接下來，第七巡迴上訴法院更決定地方法院在判處加重損害賠償 時未明確基於故意侵權之理由是不適當的，上訴法院表示「惟有以有意識的及故意的 侵權行為（conscious and willful infringement）作為基礎的情形下，始得於補償性的
（compensatory）損害賠償之外另外加諸懲罰性的（exemplary and punitive）損害賠 償」。20在此第七巡迴上訴法院闡明了幾個要點：首先，§284 的加重損害賠償其係屬 懲罰性質者，而非補償性質；其次，故意侵權行為是決定加重損害賠償的必要條件，
亦即只有在有故意侵權行為發生的情形下，法院始得處以加重損害賠償；最後，由律 師所提供的法律意見可以作為專利故意侵權的抗辯事由。Graver Tank 一案後來成為故 意侵權作為加重損害賠償之必要條件的主要法源基礎。美國最高法院不久之後亦於 Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.案中首次宣示了專利故意侵權行為人負擔懲 罰性損害賠償的可能性；最高法院言明除了諸如禁制令（injunction）或實際上的損害 賠償（damages actually suffered）之外，若發生有故意（willful）或是惡意（bad-faith）
侵權行為的情形，原告更可依法尋求懲罰性的或說是加重的損害賠償。21
在聯邦巡迴上訴法院於 1982 年成立之後，該法院首次處理加重損害賠償議題的 數 個 案 件 其 中 之 一 即 Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co. 一 案 。22於 Underwater 案中，上訴法院表示當一個可能侵權者得到他人專利權之實際通知（actual notice）之後，其即產生了一個積極注意義務（affirmative duty to exercise due care），
去判斷其是否確實侵權；23而法院更進一步表示若未能符合此一積極注意義務，即足以 構成故意侵權行為。24據此，上訴法院以被告 Morrison-Knudsen 未能及時尋求合格律師 的法律意見，因此有未能符合其積極義務而構成故意無視他人專利權之行為（willful disregard of the patents），最後判定地方法院之三倍加重損害賠償判決是合理的。25 CAFC 亦於 Beatrice Foods Co. v. New England Printing & Lithographing Co.一案26 中闡釋了加重損害賠償與故意侵權之間的關係。27於 Beatrice 案中，上訴法院表示加重 損害賠償的決定必須是以故意侵權或是存有惡意（bad faith）的前提下才能成立；28上 訴法院亦表達了他們擔心若是加重損害賠償被用於「補償」的目的上而非僅是「懲 罰」的目的，原告將很有可能選擇在被告未能保存被控產品之完整銷售記錄時，逕行 利用尋求加重損害賠償
的方式來取得補償，而不積極尋求發現真實。29正如 CAFC 的 Gajarsa 法官於 In re Seagate 案之協同意見書中所言，諸如 Underwater 案及 Beatrice 案中所陳述者，即充分 顯現出 CAFC 歷年法律發展中認定「故意侵權行為」是決定加重損害賠償之「必要條 件」的主流見解，因為主流見解認為加重損害賠償之目的應以懲罰為主。30
19 Graver Tank, 282 F.2d at 663.
20 Id. at 675.
21 Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476, at 508 (1964).
22 Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co., 717 F.2d 1380 (Fed. Cir. 1983).
23 Id. at 1389.
24 Id. at 1390.
25 Id.
26 Beatrice Foods Co. v. New England Printing & Lithographing Co., 923 F.2d 1576 (Fed. Cir. 1991).
27 Bloebaum, supra note 9, at 148.
28 Beatrice Foods, 923 F.2d at 1578.
29 Id. at 1580.
30 In re Seagate Tech., L.L.C., 497 F.3d 1360, 1384 (Fed. Cir. 2007).
雖然 CAFC 的主流見解如上所述認為故意侵權是加重損害賠償的必要條件，但 是在 CAFC 的過去判決當中仍有一系列的案子主張故意侵權並非必要，而僅是加重損 害賠償的諸多樣態之一（也就是說，是「充分條件」的一種）。這類案件中有認為§
284 的加重損害賠償之目的至少有一部份是為了補償原告的損失，而非僅為了懲罰原告 的故意或惡意行為。31例如在 Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.一案32中，CAFC 認為在專利 侵權中「故意（willfulness）」的概念並不是非零即壹、而是程度問題，侵犯專利權人 的法定權利可能是在不知（unknowing）、意外（accidental）、蓄意（deliberate）、或 是輕忽（reckless）等心理狀態下所發生的；因此，法院在評估專利侵權的賠償額度 時，故意侵權實係反映了侵權行為的可責性（culpability）程度，而法院應參酌「故意 侵權」以及特定案件中的其他考量來做出決定。不論是否有發生故意侵權行為，法院 均有權限可以決定侵權行為人的可責性決定，而故意侵權與否，也不過是法院可以用 來判定可責性程度的指標之一。有更甚者不論可責性與否或其程度如何，法院均應權 衡一切衡平考量（equitable concerns）來決定應如何補償勝訴一方之損失。因此，於本 案中之法官所採取的態度係綜合考量侵權人的可責性及衡平原則，來決定加重損害賠 償的額度，而在此看法中加重損害賠償顯然同時含有「補償」及「懲罰」的性質在其 中。33
除了上述 Rite-Hite 案中之論述外，CAFC 亦於其他案子中表達了其他非主流見 解。34例如於 SRI International, Inc. v. Advanced Technology Laboratories, Inc.一案35中，
CAFC 首先將故意侵權定義為一種「可以用來」評量加重損害賠償程度之概念；36上訴 法院亦表示加重損害賠償此一救濟途徑不僅有懲罰及嚇阻的作用，其更有衡平原告及 被告之間利害關係的用途。37又如於 King Instruments Corp. v. Perego 一案38中，CAFC 表示當賠償賠償係奠基於合理授權金（reasonable royalty）時，過去曾有數個案件肯認 了在這種情形下有可能會發生對原告的補償不適當或不足的問題，因此當原告有難以 證明直接及可預見之損害賠償額（direct and foreseeable damages）的情形發生時，法院 應有判處加重損害賠償至超過合理賠償金之裁量空間。39
綜上所述，我們可以觀察到自從 CAFC 成立以來，其對於故意侵權行為究意是§
284 之加重損害賠償的必要條件（necessary condition）還是僅只是充分條件（sufficient condition）之一，一直存在有相互矛盾的見解，而此矛盾在某種程度上則是反映了不同 學派及法官對於加重損害賠償的政策目的究竟是補償性質（compensatory）還是懲罰性 質（punitive），亦存在有分歧的看法。40然而不論上述分歧的結論如何抑或是其矛盾 是否得到化解，有一件事情是確定的，亦即證明存在有故意侵權行為已成為欲請求法 官判處§284 下之加重損害賠償時，原告最常使用的訴訟策略。正因為如此，要如何證 明專利故意侵權以及應如何有效對故意侵權的指控進行防禦，也就成為原告及被告在 訴訟戰場上的兵家必爭之地。
31 Bloebaum, supra note 9, at 148.
32 Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 819 F.2d 1120 (Fed. Cir. 1987).
33 Id. at 1125-26.
34 Bloebaum, supra note 9, at 149-50.
35 SRI International, Inc. v. Advanced Technology Laboratories, Inc., 127 F.3d 1462 (Fed. Cir. 1997).
36 Id. at 1464.
37 Id. at 1468.
38 King Instruments Corp. v. Perego, 65 F.3d 941 (Fed. Cir. 1995).
39 Id. at 951 n.6.
40 Bloebaum, supra note 9, at 150. See also Crockett, supra note 8, at 1052-53.
至於當法院決定被告確實有故意侵權情事之後，法官作為其行使加重損害賠償 之裁量權的依據者，則是以 CAFC 在 Read Corp. v. Portec, Inc.一案41中所列示之九項 Read 因素（Read Factors）之綜合考量來決定；這九項考量因素分別為：(1)侵權人是否 刻意抄襲（deliberately copied）他人之想法或設計；(2)在得知他人之專利權時，侵權 人是否對專利的範圍進行調查並且就專利有效性或侵權與否形成了善意確信（good-faith belief）；(3)侵權人於訴訟中作為一造的行止；(4)被告的規模及財務狀況；(5)系 爭 案 件 是 否 屬 於 勝 負 難 分 的 情 形 （ closeness of the case ） ； (6) 被 告 不 當 行 為
（misconduct）的期間有多長；(7)被告是否有任何補救措施（remedial action）；(8)被 告之所以造成損害的動機（motivation for harm）為何；以及(9)被告是否意圖隱匿其不 當行為。CAFC 並闡明於專利案件中考量這些因素係與其他民事侵權行為法領域相 符。42