一、 背景說明
1.5 CAFC 試圖平衡被告所面臨之兩難
自從 2004 年以來，CAFC 即數次嚐試從不同的角度切入，希望能夠平衡專利訴 訟中被告經常面臨之上述兩難，亦即必須在放棄特權及故意侵權之間做出取捨。CAFC 的首次嚐試是在 Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp.一案65當 中所做出。本案中被告 Dana 表示其雖然曾經就原告 Knorr-Bremse 的專利權徵詢過美國 及歐洲律師的法律意見，但是卻不於訴訟中揭露這些律師意見而選擇維持其通訊保密 特權；據此，地方法院則依據 CAFC 過去判例，認為被告明明曾經取得律師意見卻選 擇不將其揭露此一事實，具有不利於被告之推論（adverse inference），從而衡諸包括 此一不利暗示之全盤情狀（the totality of the circumstances），地方法院判處被告有故意 侵權行為。66例如於 Kloster Speedsteel AB v. Crucible Inc.一案67中 CAFC 首次表示，若 侵權人從未主張其於得到專利權人之警告時或訴訟開始前有取得律師意見，則上述事 實將可導出侵權若非根本不曾取得律師意見、或是其雖已取得但是該律師意見認定其 有侵權事實的結論。68從此所謂的「不利推論」原則即告成立，並於 Fromson v.
western Litho Plate & Supply Co.一案69中得到再次確認。70
雖然以上「不利推論」原則的發展重心並不是在律師客戶關係（attorney-client relationship）上，而是著重於被控侵權是對法律之不尊重（disrespect of law），但是無 可諱言地在落實此一原則的過程中，卻經常對律師客戶關係造成不當的負擔；71因此，
CAFC 藉由這個全院聯席（en banc）的機會，將上述「不利推論」原則廢除。首先，
CAFC 認為當被告主張通訊保密特權或工作成果免於揭露特權時，事實認定者（trier of fact）不應對於故意侵權與否做出不利於被告之推論；CAFC 認為「不利推論」會在專 利案件中造成與律師之間的通訊有被揭露的風險，而此一風險終將導致律師及客戶間 之充分溝通、以及開放而互信的律師客戶關係所能帶來的公共利益受到侵犯，故此一 不利推論實不適合繼續存在。72同樣地，CAFC 亦認為當被告從未取得任何律師意見
63 Id. at 164-65. See also Christopher Ryan Lanks, In re Seagate: Effects and Future Development of Willful Patent Infringement, 111 W. Va. L. Rev. 607, 616.
64 Seagate, 497 F.3d.
65 Knorr-Bremse, 383 F.3d.
66 Id. at 1342.
67 Kloster Speedsteel AB v. Crucible Inc., 793 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1986).
68 Id. at 1580.
69 Fromson v. Western Litho Plate & Supply Co., 853 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1988).
70 Knorr-Bremse, 383 F.3d at 1343.
71 Id.
72 See, Id. at 1344-45.
時，亦不應對於故意侵權與否做出不利於被告之推論。73至此，過去曾為 CAFC 所適用 為法律之「不利推論」原則，即在 Knorr-Bremse 案中被推翻。但是雖然不利推論原則 已 被 推 翻 ， CAFC 仍 然 強 調 就 算 被 告 對 於 侵 權 的 指 控 能 夠 提 出 實 體 上 的 防 禦
（substantial defense），也不必然足以在其未曾取得律師意見的情形下，證明其並無故 意侵權情事；證明故意侵權與否應依據全盤情狀（the totality of the circumstances），任 何單一證據均僅是事實認定者所應參酌的因素之一，因此 CAFC 不願意在此設下任何 必然原則（per se rule）。74
1.5.2 In re EchoStar 案
接下來 CAFC 於 In re EchoStar Communications Corp.一案75中，進一步嚐試釐清 當專利訴訟之被告針對故意侵權的指控主張律師法律意見之防禦方法時，其所放棄之 通訊保密特權及工作成果免於揭露特權的範圍為何。於本案中，原告 TiVo 控告被告 EchoStar 侵犯其專利權，並主張 EchoStar 有故意侵權情事。作為故意侵權之防禦方 法，被告主張其於得知原告之專利後及訴訟開始之前仰賴了其內部律師（in-house counsel ）的法 律 意 見 ；惟被告於訴訟開始之後，另外亦取得 了 外部 律 師（ outside counsel）Merchant & Gould 的法律意見，但是卻選擇不以此外部法律意見作為故意侵 權之防禦方法，以期能維持與此外部律師相關的特權保護。但是原告卻尋求取得與該 外部律師相關之通訊及文件內容，並對於所應揭露的程度及範圍多所爭執。76
CAFC 首先認為當被告選擇依靠其內部律師的法律意見來作為故意侵權的防禦 方法時，其即已放棄了與同一議題（subject matter）有關之「任何」律師客戶通訊內容 的通訊保密特權，而此即包括與前述外部律師 Merchant & Gould 之通訊；77關於放棄通 訊保密特權之範圍為何，傳統來說其放棄範圍即包括與同一議題相關之所有其他通訊
（all other communications relating to the same subject matter）。78雖然被告 EchoStar 爭 執由內部工程師及內部律師所進行的內部調查與後續由外部律師所提供的法律意見實 屬完全不同的議題，但是 CAFC 不能認同這樣的論點。CAFC 認為不論律師是由客戶 所雇用的員工、抑或是由外部合約所挻攬，其所提供之意見或建議就是律師法律意 見；使用內部律師意見雖有可能影響其防禦的強度，但是卻不會影響其意見之法律本 質。79
其次，CAFC 進一步將與律師法律意見防禦有關的工作成果分成三種類型，並 分別分析免於揭露特權的放棄範圍是否及於這三種類型之工作成果；這三種工作成果 分別為：(1)包含有律師及客戶之間與特定案件議題有關之通訊內容的文件，例如傳統 的法律意見信（opinion letter）；(2)分析法律、事實、訴訟策略等之文件，其反映了律 師的心智印象（mental impression）但卻未曾被提供予客戶；(3)論及律師及客戶之間與 特定案件議題有關之通訊內容的文件，但是該文件本身卻未曾被包含在與客戶之通訊 當中。80關於第(1)類工作成果，由於當被告使用律師意見防禦時即已放棄包括所有律
73 Id. at 1345.
74 Id. at 1347.
75 In re EchoStar Communications Corp., 448 F.3d 1294 (Fed. Cir. 2006).
76 Id. at 1297.
77 Id. at 1299.
78 Id. (citing Fort James Corp. v. Solo Cup Co., 412 F.3d 1340, 1349 (Fed. Cir. 2005)).
79 Id.
80 Id. at 1302.
師 及 客 戶 之 間 之 通 訊 保 密 特 權 ， 包 括 諸 如 意 見 信 及 備 忘 錄 在 內 之 任 何 文 件 通 訊
（documentary communications），故其即包括於特權放棄範圍之內。81
關於第(2)類工作成果，CAFC 強調免於揭露特權的放棄範圍，只能延伸至足以 讓法院得知「侵權人之心智狀態」（infringer’s state of mind）的程度；只有被控侵權人 所知所信者始能作為法院判斷侵權人是否故意之依據，而非那些律師可能有所準備但 是卻從不曾傳達予其客戶得知的資訊。82CAFC 進一步解釋，於當前情形中，放棄特權 的政策目的是在於避免被告一方面揭露對其有利之律師意見作為「矛」、另一方面卻 針對不利之意見主張特權保密以為「盾」，因此只要工作成果免於揭露原則會導致上 述效果的範圍內，特權均應被放棄。83依照聯邦民事訴訟法第 26(b)(3)條中規定，所謂
「意見」工作成果應以最高等級保護其機密性。透過放棄通訊保密特權，諸如律師意 見信等之通訊文件（即實際上被通訊告知予客戶者）將成為不受特權保護之事實證 據；然而那些從不曾被通訊傳達之律師法律意見及心智印象則不具有如是之事實性格
（factual characteristics），故不應落入棄權的範圍當中。84簡言之，CAFC 在此特別強 調律師工作成果中能夠用來作為判斷侵權人本身（即客戶）所知所信之部份、以及僅 能用來了解律師之訴訟策略或心智印象內涵之部份，兩者之間之區別；已透過通訊告 知侵權人之法律意見屬於前者，包括在放棄特權的範圍之內，而未曾透過通訊告知侵 權人之律師所備文件或心智印象則屬於後者，其應屬於最應受到保護之「意見」工作 成果而不被包括在放棄特權的範圍之內。
至於第(3)類工作成果，CAFC 認為其係落在前述第(1)類及第(2)類工作成果之 間；有的時候律師的檔案中會有一些文件引用或描述了律師及客戶之間之通訊，但是 該等文件本身卻不曾被提供給客戶。CAFC 認為這種文件是可以在證據發現程序中揭 露予對造的，因為其可以協助兩造雙方決定被傳達予客戶之通訊性質為何、以及避免 律師及客戶間之通訊被有意或無意地隱匿起來，不讓法院知道。85然而，CAFC 亦強調 前述這種文件當中有可能會包含有部份第(2)類工作成果，即不曾傳達予客戶得知之法 律分析；在這樣的情形中，兩造雙方應對此等文件進行特別處理，將不應放棄特權的 部份遮去（redaction）後再揭露該文件，而地方法院在有必要的時候亦應先進行秘密審 查（review in camera），以決定文件性質。86
如上所述，在 EchoStar 中，CAFC 一方面確認了通訊保密特權的放棄範圍應延 伸至與同一議題相關之「所有」律師通訊內容，如果前後有複數組律師就同一議題均 曾與客戶有過通訊，則這些律師之通訊內容均必須予以揭露；另一方面 CAFC 則將律 師工作成果分成三種類型，並明確界定未曾傳達予客戶之律師工作成果即不應被涵蓋 於特權放棄的範圍當中。然而，CAFC 在此案中所表達的意見，卻對後續地方法院的 判決造成了意見分歧及混淆；亦即當 CAFC 表示通訊保密特權的放棄範圍及於「所
81 Id.
82 Id. at 1303.
83 Id.
84 Id. at 1303-04.
85 Id. at 1304.
86 Id.
有」律師通訊內容時，究竟是否亦包含客戶與其訴訟律師（trial counsel）之間之通訊 內容？87