基準線事實模式之建立

在針對聯邦地方法院的判決進行計量分析，並且得到上述結論，即由於地院法 官對於法律標準的提高十分敏感，造成整體而言達到故意侵權判決的比例較 Seagate 案 之前顯著地下降，但是如果僅就陪審團所做之故意侵權決定來看，其比例不降反升，

顯示陪審團於做決定時無法有效反映法律標準的改變，而造成對於被告明顯的不公平 現象。本文接下來則再透過對於 Seagate 案之後 CAFC 對於專利故意侵權採用新的法律 標準所下達的判決，進行評析，透過作為美國專利案件統一上訴見解的聯邦巡迴上訴 法院，其對於新的「客觀輕忽」故意侵權法律標準所做出之闡釋以及涵攝過程，試圖 找出特定的事實模式，似可作為分析地方法院陪審團所為故意侵權決定是否反映新的 法律標準之基準線（benchmark） 、以及供今後法律實務界於執業時之參考。

自從 Seagate 案於 2007 年 8 月 20 日下達判決、將專利故意侵權的法律標準從

「注意義務」標準提高為「客觀輕忽」標準以來，截至 2009 年 8 月 20 日為止，CAFC 總共於 7 個案件中針對專利故意侵權此一法律爭點下達了判決。在這 7 個案件中，先 從統計數字觀之，其中有 5 個案件在地方法院進行了陪審團審判（jury trial），而這 5 個案件中有 4 個案件的陪審團均於舊的注意義務標準下達到了有故意侵權的決定（這 是由於地方法院在進行審判時，Seagate 案尚未判決）；而在這 5 個案件中，有 1 件地 方法院於審判後程序中（即 JMOL）將陪審團的故意侵權決定翻轉，改判無故意侵 權，又有另 1 件地方法院則直接以 JMOL 判處無故意侵權。至於上述 7 個案件中之其 餘 2 案則並未進行陪審團審判，而由法官下達無故意侵權之判決，其一為法官審判

（bench trial ），另一則為直接對兩造雙方之動議為判決（order on motion）。待這 7 個案件上訴至 CAFC 之後，上訴法院均依照新的客觀輕忽標準重新檢視地方法院之故 意侵權（或是無故意侵權）的決定，其中有 5 個案件 CAFC 認為在新的標準下並無故 意侵權之情事；有 1 個案件法院認為在新的標準下陪審團有可能達到不同的結論，故 將之發回地院更審；而只有 1 個案件法院維持地院之故意侵權決定。因此，從統計數 據上來看，聯邦巡迴上訴法院的判決結果再次反映了新的客觀輕忽法律標準，確實具 有很高的門檻（7 件上訴案件中僅 1 件達到有故意侵權之結論，比例為 14.3%），這樣 的結果是可以預期的，畢竟 CAFC 當初變更故意侵權的法律標準，其目的就是在提高 證明故意侵權的門檻，則其於後續判決中自然會反映此一門檻之提高，亦即，故意侵 權判決的數量較少。

而在進一步分析 CAFC 在新的客觀輕忽法律標準下，維持原來的無故意侵權判 決（或推翻原來的故意侵權判決）其所持理由中，最引人注目的即在於若被告曾尋求 律師的法律意見（opinion of counsel）（不論是內部律師或是外部律師）來判斷系爭專 利是否會對被控侵權產品造成威脅（不論是達到專利無效的結論還是產品未侵權的結 論），並於取得此種法律意見之後始進行其商業行為的話，CAFC 幾乎是一致地認為 被告在這樣的情形下即不會有客觀輕忽的情事發生。

例如於 Finisar Corp. v. DirecTV Group¹¹⁷一案中，於地方法院之程序中陪審團及 法官依照舊的法律標準，均認為被告的行為構成故意侵權，地院法官特別指出，雖然 被告有取得不侵權法律意見（opinion of counsel on non-infringement），但是卻沒有取 得專利無效法律意見（opinion of counsel on invalidity），並認為此係被告有故意侵權之 佐證之一；然而 CAFC 在新的法律標準下不能同意此一論點，CAFC 指出，只有當 i) 被告既侵犯系爭專利的權利、ii) 且同時該專利亦屬有效，系爭專利才會構成被控產品 的問題，因此，只要法律意見書中陳明被控產品未侵犯專利權或是系爭專利無效二者 任一，其即構成一份有效的法律意見，而足以作為被告並未為客觀輕忽行為之明證。

118此外，原告亦爭辯被告其實早在 1997 年時即已知道此一專利的存在，卻遲至 2004 年 即 原 告 寄 發 警 告 信 函 的 一 年 之 後 才 取 得 律 師 的 法 律 意 見 ， 這 種 刻 意 延 遲

（stonewalling）足證其故意侵權的行徑；然而 CAFC 基於原告於其反駁訴訟懈怠

（laches）時宣稱其自身亦是遲至 2003 年末始得知其對於被告有所主張，則本於禁反 言原則（doctrine of judicial estoppel），原告不得在其自身都無法確知其專利權有被侵 犯的情形存在時，卻主張被告已有刻意延遲取得法律意見之情事發生，故 CAFC 認為 原告不能證明被告有故意侵權的情形發生。¹¹⁹

又如於 Cohesive Technologies v. Waters Corp.¹²⁰一案中，其係與一種高效能液體 層析（chromatography）方法有關，麻州地方法院將本案中的法律爭點分成兩個審判程 序來進行，其中與技術面相關的專利侵權議題與專利無效議題，係透過陪審團審判

（jury trial）來決定，至於其餘非技術面諸如不正當行為（inequitable conduct）與故意 侵權等議題，則係透過法官審判（bench trial）來決定；也就是說，本案中為分割審判

（bifurcated trial）的情形。於本案中，系爭專利的請求項中之一個要件「剛性粒子」

（”rigid particle”）的定義成為訴訟的重要爭點，被告主張該專利的審查記錄顯示原告 已將「聚合體粒子」（polymeric particle）排除於請求項之剛性粒子以外，而其被控流 程中所觀察到的粒子並非剛性粒子，因為其會於受到一定程度之壓力時產生破裂的現 象；然而陪審團及地院法官並不採納被告的論點，因此判定被告流程侵犯原告之專 利。¹²¹至於故意侵權議題，由於被告在得知原告專利的存在之後，即於內部進行了相 關的實驗測試，並且在被控產品實際開始製造及販售之前召開了一次內部會議（與會 包括內部律師及科學家），於會中科學家展示了實驗結果，最後與會人員一致同意，

由於被控產品中之聚合體粒子並非剛性粒子，故並無侵權疑慮；據此，地院法官認為 被告於得知專利之存在後所進行的調查係屬善意避免侵權的努力，因此在 Seagate 案新 的客觀輕忽標準之下，被告行為並不構成故意侵權情事。雖然原告辯稱被告的調查是 有缺陷的，因為其對於「剛性粒子」一詞之解讀並不正確，但是法官認為只要依照專

117 Finisar Corp. v. DirecTV Group Inc., 523 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2008).

118 Id. at 1339.

119 Id.

120 Cohesive Technologies v. Waters Corp., 526 F.Supp.2d 84 (D. Mass. 2007).

121 Id. at 89-95.

利說明書及審查記錄觀之，被告對於請求項要件的範圍解讀不失合理（reasonable），

即不可斷言被告有客觀輕忽的情形產生；原告亦主張被告所據以決策的調查及法律意 見僅由內部律師（in-house counsel）所為（被告後續雖有取得外部律師意見，但是那是 在起訴之後，故外部律師意見並不構成其決定製造銷售之依據），只取得內部律師意 見有構成客觀輕忽之虞，這個論點亦不為法官所接受，法官強調法律意見是否由外部 律師抑或是內部律師所提供並非決定性的因素，有否故意侵權實則取決於形成該法律 意見的過程中被告行為是否出自善意（in good faith）。¹²²在上訴審中，CAFC 同意地 方法院法官的見解，CAFC 的判決中特別強調，雖然當初被告所賴以達到不侵權法律 意見的請求項要件解讀方式最終並不為地方法院及 CAFC 所採納，但是依照說明書之 揭露及審查記錄的內容觀之，該解讀卻不可謂其不具有合理性；因此，被告的行為並 不構成客觀輕忽標準下的故意侵權。¹²³

於 Lexicon Medical v. Northgate Technologies¹²⁴一案中，在陪審團下達其決議認定 被告之產品侵犯原告專利權之後，且在地院法官下達其禁制令禁止被告繼續販售其產 品之前，被告 Northgate 決定出清其剩餘被控侵權產品之所有庫存，而被告之所這樣 做，其係仰賴其律師所給予的口頭法律意見，表示雖然陪審團決議被告有侵權情事，

被控侵權產品仍然沒有侵犯系爭請求項。原告據此提起動議，要求地院法官判處被告 有故意侵權情事，但是法官不同意原告的主張，達到被告並無故意侵權的結論，僅判 予原告相關之損害賠償及律師費。CAFC 同意地院法官的判決；具體來說，CAFC 表示 被告依據其律師之口頭法律意見所為之出清庫存行為，並不構成客觀輕忽的故意侵 權，尤其當我們觀察案件的後續發展時，被告律師所出具的法律意見更顯有理由，因 為於上訴審 CAFC 的確基於其所下達之新的請求項解讀（claim construction），將地方 法院的侵權判決撒銷並將侵權議題發回地院更審。¹²⁵

而於 Innogenetics v. Abbott Laboratories¹²⁶一案中，雖然 CAFC 之判決理由書中僅 以檢視證據後並未發現被告產品何處有「高度侵權可能性之風險」（at risk of an objectively high likelihood of infringement），維持地方法院無故意侵權的判決；¹²⁷但是 若檢視地方法院的判決記錄，則可發現被告在得知系爭專利的存在之後（經由專利權 人的告知），曾經雇用外部律師提供了一份專利無效法律意見，雖然這份法律意見在 當時並未正式完成，也沒有包括不侵權分析，但是被告仍然依照該意見書中的分析，

達到了專利無效的結論，並據此決定該專利並不構成威脅，而拒絕了專利權人之授權 邀約並繼續其產品的製造銷售。¹²⁸地方法院的法官依據上述事實，認為被告已善意地

（in good faith）盡到其注意義務，而在舊的法律標準下推翻了陪審團的故意侵權決 定。¹²⁹由此，我們可以合理地推斷，CAFC 認為同一事實情狀，亦無法滿足客觀輕忽

（in good faith）盡到其注意義務，而在舊的法律標準下推翻了陪審團的故意侵權決 定。¹²⁹由此，我們可以合理地推斷，CAFC 認為同一事實情狀，亦無法滿足客觀輕忽