一、 背景說明
1.6 突如其來的標準改變： In re Seagate
由於 EchoStar 一案對於特權放棄範圍是否及於與訴訟律師之間之通訊內容這一 點，未能明確敘明，導致於此案判決之後，原告律師開始於被告提出律師法律意見防 禦時積極嚐試將特權放棄範圍延伸至訴訟律師之通訊內容，而各個地方法院也開始做 出了見解不一的後續判決。88就在這樣的發展之下，逐漸蘊釀出了 In re Seagate 一案89 的事實背景，CAFC 最終選擇於 Seagate 案中再次釐清特權放棄的範圍為何；然而除此 之外，CAFC 更一舉推翻了自從 Underwater 案以來的故意侵權判斷標準，而改以所謂 的「客觀輕忽（objective recklessness）」標準，作為故意侵權的決定門檻。
於 Seagate 案中， 原告 Convolve, Inc.及 MIT 即企圖利用 EchoStar 案中 CAFC 略嫌糢糊的教導，再次擴張特權放棄的範圍；即使被告 Seagate 所仰賴的律師法律意見 是由與訴訟律師完全獨立的另一位律師所提供，原告仍然主張當被告使用該律師法律 意見作為故意侵權的防禦方法時，其特權放棄的範圍應該延伸至訴訟律師的通訊內 容，而南紐約州聯邦地方法院的法官同意了原告的主張。為了保護其訴訟策略之秘密 性，被告向 CAFC 提出了書面訓令（writ of mandamus），希望 CAFC 能夠推翻此一攸 關其訴訟利益的決定；面對被告的要求，CAFC 不僅同意接受此一要求，甚至自發地
（sua sponte）以全院聯席（en banc）的方式表達意見。90
關於特權放棄範圍是否延伸至訴訟律師之通訊內容這一點，CAFC 認為答案是 否定的。上訴法院強調由於訴訟律師與意見律師（opinion counsel）的功能顯著不同，
因此棄權範圍不應延伸至訴訟律師身上。意見律師係提供用來作出經充分告知之商業 決策（informed business decision）所需的客觀評估（objective assessment）；而訴訟律 師 則 是 聚 焦 於 訴 訟 策 略 以 及 如 何 將 案 件 以 最 有 利 的 取 徑 呈 現 予 法 庭 上 之 決 定 者
（judicial decision maker），且訴訟律師必須參與對抗程序（adversarial process）。正 因為這兩種法律意見如此根本上的差異，訴訟律師及意見律師之特權並不構成傳統上 須以廣泛之棄權範圍來克服
的「矛」「盾」情狀。91
CAFC 進一步說明，由於一般情形下，故意侵權與否僅與侵權人之訴訟前行為
（prelitigation conduct）有關，故基於此一理由亦可導出棄權範圍不應延伸至訴訟律師 的結論。當專利權人提告時，其對於其故意侵權之指控即應已有一善意基礎（good faith basis），因此於最初之訴狀中有關故意侵權的主張必然完全是基於被告侵權人提 告前之行為所為。相對地，如果被控侵權人在提告後之行為有輕忽的情形發生時，專 利權人自可利用暫時禁制令（preliminary injunction）之手段來作為訴後故意侵權行為 之救濟管道。CAFC 更表明，若專利權人從不曾試圖以暫時禁制令的方式來阻止被控
87 Charles S. Barquist, The Impact of Recent Federal Circuit Decisions on Strategies for Defending Claims of Willful Infringement: Opinion Letters, Representation Issues and the Scope of the Waiver of Privilege, 910 PLI/Pat 1087, 1101-05.
88 Id.
89 In re Seagate, 497 F.3d.
90 Id. at 1366-67.
91 Id. at 1373.
侵權人之行為，他就不應該只因為侵權人之訴後行為而獲得加重損害賠償；同樣地，
如果專利權人試圖取得暫時禁制令但卻失敗了，那此侵權行為即很有可能不致輕忽的 程度。92因為故意侵權與否主要應以訴前行為作為判斷基礎，故訴訟律師之通訊內容
（均訴後所為）即無納入棄權範圍內而須予揭露的必要。總的來說，CAFC 雖然不認 為這是一絕對的規則，法院仍應依照每一特定案件事實做出放棄特權範圍之決定，但 是從原則觀之，CAFC 確實認為當被告提出律師法律意見之防禦方法且揭露意見律師 之法律意見時，其棄權範圍應不及於訴訟律師之通訊內容。93同樣地，CAFC 亦確認了 在此情形下對於律師工作成果之棄權範圍，不應及於訴訟律師之工作成果。94
然而除了釐清上述關於特權放棄範圍的問題之外，CAFC 更針對一更為根本的 問題做出了重要的決定：即決定專利故意侵權之法律標準，不應再以過去之「注意義 務」標準觀之，而應回歸到普通法傳統之「客觀輕忽」標準。首先，上訴法院強調
「故意（willful）」一詞並非專利法後所特有，而是在民事領域中早有約定成俗之概 念。舉例來說，其他巡迴上訴法院即採納了「輕忽（recklessness）」的標準來決定是 否加重著作權侵權（copyright infringement）之法定損害賠償額（statutory damages）。
95而最高法院也曾針對成文法民事責任中之懲罰性損害賠償（punitive damages）討論過
「故意」的意義，其分別於牽涉公平信用報告法（Fair Credit Reporting Act）及公平勞 工標準法（Fair Labor Standards Act）之案件中，同樣認可於民事概念中「故意」係包 含輕忽行為；而且最高法院更強調這樣的定義實與普通法（common law）上的使用一 致，亦即將對法律之輕忽無視行為（actions in reckless disregard of law）視為故意違法
（willful violation）。96
然而，相較於前述傳統的判斷標準，Underwater 案中所確立之「注意義務
（ duty of care ） 」 標 準 卻 為 故 意 侵 權 設 下 了 較 低 的 門 檻 ， 反 而 與 「 過 失
（negligence）」之概念較為相近，未能與民事領域中對於「故意」之一般理解相符。
97因此，CAFC 很明確地於本案中推翻 Underwater 案所設下之標準，而改判如欲證明允 許加重損害賠償之故意侵權，至少需要證明「客觀輕忽（objective recklessness）」之 存在。CAFC 更進一步表示，由於積極注意義務此一標準已不再適用，今後也將不再 有尋求律師法律意見之積極義務。98
至於實際上在新的標準下要證明故意侵權的操作原則，CAFC 提出一種「兩階 段 測 試 」 ： 首 先 ， 專 利 權 人 必 須 以 清 楚 而 具 說 服 力 之 證 據 （ clear and convincing evidence）證明侵權人在行事時無視於其行為會侵犯一有效之專利權的客觀高度可能性
（objectively high likelihood）；99而此一客觀判斷無關乎被控侵權人之心理狀態（state of mind）。其次，一旦滿足上述客觀門檻，專利權人亦須證明被控侵權人已知或明顯
92 Id. at 1374.
93 Id. at 1374-75.
94 See Id. at 1375-76.
95 But see Justin P. Huddleson, Objectively Reckless: A Semi-Empirical Evaluation of In re Seagate, 15 B.U. J.
Sci. & Tech. L. 102, 122-23 (viewing as flaw of Seagate’s reliance on the enhanced damages provision of copyright law).
96 Id. at 1370-71.
97 See Lanks, supra note 63, at 613-15.
98 Id. at 1371.
99 Id. (“a patentee must show by clear and convincing evidence that the infringer acted despite an objectively high likelihood that its actions constituted infringement of a valid patent”).
可得而知上述客觀定義之風險。100也就是說，CAFC 所定下之兩階段測式包含有第一 階段之客觀測試及第二階段之主觀測試。101
最後，CAFC 特別說明，雖然本案中地方法院不曾針對故意侵權（甚至是專利 侵權本身）做出任何判決，但是上訴法院並不認為其利用此一機會重新檢視其故意侵 權之標準有任何不妥；因為在本案中最終的爭議是證據發現程序的適當範圍（proper scope of discovery），而適當的故意侵權法律標準無疑將會影響與系爭議題有關的證據 關聯性、以及更重要的，證據發現程序的適當範圍。102
如上所述，CAFC 利用 Seagate 這個案子調整了 Underwater 案所界定的廣泛棄權 範圍；103更重要的是，Seagate 案推翻了數十年來專利法領域一直沿用之故意侵權判斷 標準，並且重新強調今後被告不再有取得律師法律意見之積極義務。論者多謂由於新 的「客觀輕忽」標準較過去之「注意義務」標準的證明門檻提高，故今後原告要證明 專利故意侵權將更為困難。104
100 Id. (“the patentee must also demonstrate that this objectively-defined risk … was either known or so obvious that it should have been known to the accused infringer”).
101 See James Juo, A Matter of Opinion – A Competent Patent Opinion Can Provide an Effective Defense against a Charge of Willful Infringement, 32-AUG L.A. Law. 36, 38 (noting that an opinion of counsel should only be relevant with regard to the subjective second prong of the test).
102 Id. at 1371-72.
103 See John N. Maher et al., Closing the Willful Infringement Floodgates: the Effects of In re Seagate Both Inside and Outside the Generic Pharmaceutical Litigation Arena, 18 DePaul J. Art, Tech. & Intell. Prop. L. 255, 283-85.
104 Crockett, supra note 8, at 1080.