實務建議

(6)沒有絕對最佳的解釋申請專利範圍方法論存在：

從案件內指標分布中可以觀察到，方法論以及決定性證據來源指標即 便是在同一個案例中，都各自有三成以及五成的案件數，複數個申請專利 範圍解釋指標結果並不統一。而更弔詭的是，在上下級審判決兼指標轉換 的結果比例中顯示，有超過四成因申請專利範圍解釋改變而導致結果改變 的案件中，方法論以及決定性證據來源指標並未轉換。故若假設申請專利 範圍真有絕對正確的方法存在，為何將近一半遭到推翻的申請專利範圍解 釋的兩種指標都沒有轉換的情形？

語言本身的複雜度、事實認定的忽略與上述實證結果的數據證明了我 們沒有辦法在現存的體制以及前案累積的原則之中，找到一統的方法論。

而前述提及的 C2 綜合指標，雖然是較為符合邏輯的作法，但是在面對不 同種類、不同品質的專利說明書下，未必歸類於其他的綜合指標案例就是 「錯誤」的作法。所以對於目前 Phillips 案後的案件內，對 Phillips 案 的各自表述引用的情形、同一個案件也未必會有相同的指標、甚至從上訴 審與地院審指標轉換的結果發現，即使是沒有指標的轉換，也就是解釋申 請專利範圍方法以及決定性證據來源都相同的狀況，仍舊會有推翻的情形 發生等種種混亂的情況，實在並不令人意外。於是下一節，我們提出近程 的建議，從實證結果之中萃取出的一些經驗，來給予撰寫專利以及專利訴 訟的原被雙方，一些降低風險做法。

第五節 實務建議

申請專利範圍為這場遊戲的名字 (The name of the game is Claim.)」

--1990 年法官 Giles S. Rich 如是說，但是在 Phillips 案後，似乎轉變 成為了—專利全文為這場遊戲的名字(The name of the game is entire patent.)。從上述實證得到的結果，可以發現在 Phillips 案後的聯邦巡 迴上訴法院案件中，無論是何種決定性證據來源的指標、無論適用哪一種 方法論，最後一定還是要回歸內部證據。而此內部證據之中，已經不再只 有著重於申請專利範圍文字本身而已，專利說明書的內容，常與申請專利 範圍文字交互參照解釋，從摘要、發明背景、實施例、引註文獻、申請專 利歷史，都大量的以明示或暗示以解釋申請專利範圍。以下將整理出一些 趨勢，藉此提示在撰寫專利以及在法庭上主張申請專利範圍之時，必須注 意的事項。

第一項 Phillips 案後解釋申請專利範圍趨勢

從上實證的案例之中，可以歸納出可能出現狹窄或者寬廣的申請專利 範圍解釋兩種矛盾的情況以及法院如何使用字典—這個在 Phillips 案中被熱烈討論的外部證據。

(1)可能出現狹窄解釋申請專利範圍之情況：

a.專利說明書未支持的意思，不得以字典等外部證據任意擴張於申請 專利範圍：

代表案例為 2005 年的Nystrom案件¹⁶⁰，系爭用語「板」(board)，

上訴審在第二次審判中說明，從專利說明書以及申請專利歷史文件 中，可以看出此「板」必須為木造，雖然申請專利範圍文字本身沒 有提到此限制，但是在專利說明書中都意指「板」為ㄧ種木造材料，

且通篇如此適用從發明背景的描述到實施例中都一致如此，此外，

申請專利文件中原告也有放棄木頭以外材料的相關描述。故法院在 解讀Phillips案後認為，在專利說明書中並無法找到說明的部分即 無法支持申請專利範圍，否則會違反了專利文件的對社會大眾公示 效力，所以不得任意以字典等外部證據來擴大申請專利範圍。

b.專利說明書中默示形成限制申請專利範圍情狀：

1.在全體專利之中，一致的適用某用語之意：

160 Nystrom v. Trex Company, 424 F.3d 1136 (Fed. Cir. 2005).

代表案例為 2005 年的Ocean Innovations案¹⁶¹，本案在解釋

「漂浮單位」(floatation units)時，在摘要、最佳實施例以及 所有提及漂浮單位的專利說明書部份，都將中空(hollow)與漂浮 單位連用，所以一直不停的反覆適用，足以理解漂浮單位結構是 中空的。又如上述提到的Nystrom案，也是本類代表案件。

2.最佳實施例在專利說明書中被稱作發明：

代表案例 2005 年的IP Innovation Inc. v. Archer案件¹⁶²， 此案是關於一個影像處理專利，系爭用語為「一系列互相關聯的 圖 片 都 含 有 程 式 」 (program embedded in said series of interrelated pictures.)，而此系爭用語是否限制每一張圖都必 須含有自己的「程式碼」(command code)；法院參照專利說明書，

發現只有一組實施例，而此實施例就是描述每一個圖片都含有自 己的程式碼，且不斷的稱呼此實施例(the embodiment)為此發明 (the invention)，故解其整體之意，的確申請專利範圍就是指涉 此實施例，所以此限制成立

3.專利說明書中對結構的描述本身排除了他結構的可能：

代表案件可現於 2006 年的DSU Med. Corp. v. JMS Co., Ltd.

案件中¹⁶³，系爭專利為一個針筒安全防護設計，避免使用者被針 頭戳到，而系爭點在於「可滑動的覆蓋」(slidably enclosing)，

在專利說明書中對其的描述為「覆蓋是為了鎖住離開於病人的身 體後的針頭於護罩中」(for locking a needle in a shielded position as the needle is removed form a patient)，所以對 其結構的解釋無法延伸於針頭與覆蓋裝置分離的設計。又如 2006 年的On Demand Machine案¹⁶⁴，其中系爭用語「紙張」 (paper pages)，由於專利權人在專利說明書中提到，影印紙張的設備是 工廠化的(factory setting)，且影印出來的紙張是堆疊式的 (stack of paper text pages)，所以從說明書中描述紙張的影印 過程，就可以理解申請專利範圍並不及於對於個人化紙張影印的 動作，因工廠化的製備對紙張本身的大小是有限制的。

4.與前案作區隔，強調專利好處：

161 Ocean Innovations Inc. v. Archer, 145 Fed. Appx 366 (Fed. Cir. 2005).

162 IP Innovation LLC., v. Ecollege Com., 156 Fed. Appx 317 (Fed. Cir 2005).

163 DSU Med. Corp. v. JMS Co., 471 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006).

164 On Demand Machine Coporation v. Ingram Industrial Inc., 441 F.3d 1331 (Fed. Cir. 2006).

在專利說明書的背景之中，此類描述相當常見，故在許多的 案例之中，強調專利好處與前案作區隔的語句，常被解讀為絕對 不包含前案的「任何可能」設計。代表案例又可現於 Nystrom 案，

其中板子被解讀成必須由木頭做成，有一部份原因也是因為在專 利說明書中專利權人不斷的強調該專利的好處就是使用了木頭材 料而達到減輕刮損等語，並且強調此優點非木製板而不能享有。

這同時也可衍伸出在訴訟當中，被告可以主張疑似侵權的產品並 無法達到系爭專利所強調的好處。

5.特意的貶損某種技術或解決方案：

代表案例如 2006 的 Honeywell 案，系爭用語為「燃料系統零 件」(fuel system component)，在專利說明書中出現了不斷的強 調碳纖維的缺點，故法院認為從專利說明書之中可以看出專利權 人傾向於人造纖維的意欲比碳纖維大很多，故就造成了明示放棄 碳纖維於申請專利範圍中。

6.專利說明書引註文獻之中對系爭用語的說明：

代表案件例如 2006 年的Aquatex案¹⁶⁵，關於「纖維棉絮」

(fiberfill)一詞，雙方為了究竟是不是一定要是人造爭論不 已，其中在解讀專利說明書之時，也有引用所引註的參考文獻 (incorporated by reference)提到纖維棉絮時都是指涉人造纖 維棉絮；又如 2006 的LG Electronics案、Cook Biotech案等，

都有將引註的文獻中的限制用語納入解釋申請專利範圍的參 考。但是到目前為止，引註文獻都只限於法定引註的參考文獻(有 註明Incorporated by reference)¹⁶⁶，此用語是特別註明在專利 細則之中，至於其他在申請專利過程之中專利權人為了盡到揭露 義務而提呈的IDS(Information Disclosure statements)，還沒 有發現法院引述IDS中的語句來限制申請專利範圍。

165 AquaTex Industries v. Techniche Solutions, 419 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2005).

166 See 37 CFR 1.57. (“Subject to the conditions and requirements of this paragraph, if all or a portion of the specification or drawing(s) is inadvertently omitted from an application, but the application contains a claim under §1.55 for priority of a prior-filed foreign application, or a claim under §1.78 for the benefit of a prior0filed provisional, nonprovisional, or international application, that was present on the filing date of the application, and the inadvertently omitted portion of the specification drawing(s) is completely contained in the prior-filed applications, the claim under §1.55 or §1.78 shall also be considered an incorporation by reference of the prior0filed application as to the inadvertently omitted portion of the specification or drawing(s)…..Express a clear intent to incorporate by reference by using the root words “incorporated by reference” and clearly identify the referenced patent, application, or publication….”).

7.狹窄的實施例且缺乏其他廣泛性的描述：

代表案例如同上述的 Aquatex 案，所有的實施例都是描述「人 造纖維」，再加上難以找到其他廣泛性的描述。

專利說明書的暗示，通常並不單獨成立，例如狹窄的實施例 且缺乏其他廣泛的描述，常與在發明背景說大力的強調該專利 的好處且與前案作區隔、或者是出現刻意貶損其他技術等互相搭 配等默示限制一同出現，形成更強烈的狹窄化申請專利範圍結果。

c.申請專利歷史文件明示放棄：

申請專利歷史文件在地位上被歸類於內部證據，雖然在 Phillips 案中有提及因為申請專利歷史文件並非專利權人最後

獲得的申請專利範圍所以跟專利說明書與申請專利範圍文字本 身的證據強度有落差，但是在多數的案例之中，不管是適用何種 方法論的案子，常都會檢查申請專利歷史文件之中是否有作修正 的動作，是否修正、刪減的部份與系爭用語相關聯。且申請專利 歷史文件中的更動，不僅在申請專利範圍解釋的時候可以拿來主 張限縮申請專利範圍，其後在判斷侵權與否的均等論上，其禁反 言的效力更是強大。且值得注意的是，關連案的申請專利歷史文 件，特別是與系爭專利具有相同專利說明書內文的子母案件之限 制用語，也常會被引用。

例如2007年的John B. Adrain v. Superchips, Inc.案¹⁶⁷， 該案引用1999年Elkay Mfg. Co. v. Ebco Mfg. Co.案¹⁶⁸中提到的 原則，同一個家族中的專利，母案的申請專利歷史文件會對於子 案形成相同的申請專利範圍限制效果¹⁶⁹。該案中的系爭點「車子 的改良」(an improvement of a vehicle)是在其關聯案的答辯過 程中，由原本的「裝置的改良」(an improvement of an apparatus) 修改而成，修改的原因是為了要克服前案Marino，且在答辯理由

例如2007年的John B. Adrain v. Superchips, Inc.案¹⁶⁷， 該案引用1999年Elkay Mfg. Co. v. Ebco Mfg. Co.案¹⁶⁸中提到的 原則，同一個家族中的專利，母案的申請專利歷史文件會對於子 案形成相同的申請專利範圍限制效果¹⁶⁹。該案中的系爭點「車子 的改良」(an improvement of a vehicle)是在其關聯案的答辯過 程中，由原本的「裝置的改良」(an improvement of an apparatus) 修改而成，修改的原因是為了要克服前案Marino，且在答辯理由