第一節 研究背景
「 申 請 專 利 範 圍 為 這 場 遊 戲 的 名 字1(The name of the game is Claim)」--1990年法官Giles S. Rich一語道出了申請專利範圍(claim) 對於專利權2主張的重要性，其不僅藉著文字界定技術被法律保障的範圍 而 具 有 定 義 功 能 (definition function) ， 建 立 專 利 技 術 的 權 利 疆 界 (metes and bounds)，同時也藉著其公開的特性，對社會大眾達到公示功 能(public notice function)，形成一種認知與信賴；另一方面伴隨著權 利而來則是背後龐大的經濟價值，專利權的利用與交易甚至訴訟，已然為 現今商業戰場上常用的策略之一，申請專利範圍之文字可謂一字千金。
既專利權本身乃抽象概念存在，以文字符號表達而界定3，則解釋申 請專利範圍(claim construction)實為了解無形專利權之重要程序；尤其 在專利訴訟之中，判斷一產品或方法是否構成專利侵害或者是專利是否有 效，第一個步驟就是解釋、界定系爭專利的申請專利範圍4，但解釋申請 專利範圍程序，卻有著本質上、技術上、與爭議的屬性之種種不確定性，
為專利法上現今仍搖擺的一塊領域。
本 質 上 ， 以 文 字 來 傳 達 技 術 概 念 本 身 就 有 著 相 當 大 的 困 難 ， 在 Autogiro Co.of America v. United States中法官曾做了以下貼切的描 述：「文字是表達涵義的符號，但是文字不像數學公式，一份文件的措詞 通常只能以大概的準確性表達其含義，少有例外…一項發明的文字肖像
1 Giles S. Rich, Extent of Protection and Interpretation of Claims – American Perspectives, 21 Int’l Rev. Indus. Prop. & Copyright L. 497, 499 (1990).
2 35 U.S.C. § 271(a). 此權利包含排除他人在美國製造、使用、販賣之要約或販賣獲准專利之發
明，進口獲准專利之產品或由獲准專利方法所製造的產品、或出口零件以供組合。(This right includes the ability to exclude others from making, using, offering to sell, or selling a patented invention in the United States, importing a patented product or a product made by a patented process, or exporting the components for assembly.)。本文將 Claim 一詞統一翻譯為「申請專利範圍」，包含
兩個涵義，一方面意指「申請專利範圍文字本身」，另一方面也意指「專利權範圍」。唯台灣專利
法中第五十六條第三項：「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專
利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。」，將 Claim 一詞拆解成「申請專利範圍文字本身」以及
其後解讀出的「專利權範圍」，本文在使用上則將兩詞合一。
3 鄭中人，論專利權性質(上)(下)，司法週刊第八八七、八八八期，民國八十七年七月二十二、
二十九日，第三版。
4 Carroll Touch, Inc. v. Electro Mech. Sys., Inc., 15 F.3d 1573, 1576 (Fed.Cir.1993). (“Determining infringement generally requires two steps. “First, the claim must be properly construed to determine its scope and meaning. Second, the claim as properly construed must be compared to the accused device or process”.)
(verbal portrayal)通常是為了滿足專利法的要求而在是後撰寫出來 通常涵義(ordinary meaning)為主」(claim ordinary meaning-based) 方法以及「以專利說明書為主」(specification-based)之方法8。 而解釋申請專利範圍議題的屬性，從究竟為法律問題或事實問題或是 介於事實與法律問題的模糊地帶，自然衍伸至到底該由誰來執行解釋的動 作，並伴隨著上訴審理標準的妥適與否問題，一直是長久以來法院爭執不 休的議題；雖然從1996年的Markman9最高法院案件到2002年的Cybor10巡迴 上訴法院(CAFC)11全院審理案件，闡明目前此議題是交由法官解釋並且上 訴審理標準為重新審理(De novo)，但聯邦巡迴上訴法院對於此議題高於 平均的推翻與發回機率、以及上訴審理標準為重新審理的作法，都是美國
5 United States v. Johnson, 221 U.S. 488, 496 (1911) (“the meaning of a sentence is to be felt rather than to be proved”).
6 Senmed, Inc. v. Richard-Allan Med. Indus., Inc., 888 F.2d 815, 819 (F3d. cir. 1989).(“Lawyers may create a dispute about any word.”)
7 說明書應以「特別指出與確實地請求申請人視為發明標的一或更多申請專利範圍」為結論，參
見 35 U.S.C. §112，雖然法條中敘明申請專利範圍(claim)為說明書(specification)的結論部分，但 事實上說明書(specification)通常可以單獨意旨專利文件中除申請專利範圍(claim)以外的文字描 述(written description)部分，本文採此用法。
8 See Ehab M. Samuel, Phillips v. AWH Corp., INC.: A Baffling Claimconstruction Methodology, 16 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. at 523 (2006), R. Polk Wagner & Lee Petherbridge, Is the Federal Circuit Succeeding? An Empirical Assessment of Judicail Performance, 152 U. Pa. L. Rev.
1105 (2004).
9 Markman v. Westview Instruments, Inc.,116 S.Ct. 1384 (S. Ct.1996).
10 Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc., 138 F.3d 1448 (Fed. Cir, 1998).
11 The United States of Appeals for Federal Circuit，為美國專利案件的二審專屬管轄法院，常簡稱 為 CAFC。
專利界人們討論不斷的話題。
於是到了2005年，美國聯邦巡迴上訴法院在Phillips v. AWH案12做了 全院重新審理，試圖解決解釋申請專利範圍於技術上與屬性上等長久以來 的疑惑，而2005年後此案件也被後案相當大量的所引用。
有鑑於解釋申請專利範圍之重要性，但卻為專利法中相當不確定的一 個領域，本論文將以 Phillips 案作為中心，不僅向前理解此議題在美國 專利法上的歷史發展，更重要的是向後觀察在此案後，解釋申請專利範圍 在前述提及的衝突議題上，有著如何的後續發展。
第二節 研究動機與目的
本文的三大目的如下:
1. 闡明 Phillips 案中，美國聯邦巡迴上訴法院對目前存在許多衝突的解 釋申請專利範圍議題之見解。
2. 觀察在 Phillips 案之後，美國巡迴上訴法院案件對解釋申請專利範圍 的方法論態度，提出本文認為之較合適方法論，並藉此實證之結果整 理目前解釋申請專利範圍趨勢以及提供撰寫專利必須注意之事項與在 專利訴訟之中雙方可以主張的論點。
3. 討論 Phillips 案中未竟的議題—美國聯邦巡迴上訴法院對於解釋申 請專利範圍的上訴審理標準，並提供本文建議應採之上訴審理標準。
第三節 研究範圍與方法
我國相較於美國的專利法發展，歷史較短，在解釋申請專利範圍的方 法與原則上多既受美國等國外之實務與學說，且在判決中真正清楚的解釋 申請專利範圍的案件並不多。故本文研究範圍以美國聯邦法院(美國聯邦 巡迴上訴法院與美國聯邦最高法院)的專利案件為主，藉著研究美國的判 決發展過程，來討論解釋申請專利範圍領域中多面向的衝突問題，並提出 建言。
以Phillips案為中心向前理解美國在解釋申請專利範圍之發展脈 絡，採用歷史考察法以及案例研究法，深入剖析Phillips以及其他指標案
12 Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc). 本文中將以 Phillips 案簡稱之。
件之理論；向後觀察Phillips案後發展，則採用實證分析法，收集Phillips 案後於 2005 年中至 2007 年中引用Phillips並對解釋申請專利範圍重新審 理之案件13，建立資料庫14，量化分析共 70 件的美國聯邦巡迴上訴法院案 件解釋申請專利範圍之方法論以及決定性證據來源，並對時間以及法官因 素作二維展開分析。最後延續實證研究之結果以及利用文獻分析法，歸納 各派對上訴審理標準之見解以及相關案件中法官之看法，評析Phillips 案中未竟之議題。
第四節 研究限制
本文之實證研究法有以下幾點研究限制:
1. 量化分析資料庫並未包含所有Phillips案後的聯邦巡迴上訴法院的案 件15，故無法以單純計算推翻解釋申請專利範圍機率來討論判決結果，
否則結果將會失真。
2. 量化分析的標的為美國聯邦巡迴上訴法院判決內容，但內容本身並未 能完全反映解釋申請專利範圍的決策過程16，可能只是強化法官判決最 後結果之部分原因17、或是受到律師訴訟策略影響。
3. 量化分析中解釋申請專利範圍方法與證據來源指標的評斷，為筆者主 觀的判斷過程，故此實證結果可謂為一相對結果，而非絕對客觀的數 據。
第五節 論文架構
包含本章緒論，本論文共分為六章。
本論文第二章主要介紹 Phillips v. AWH 一案之前，美國聯邦法院解 釋申請專利範圍的演化過程，以四個指標案為中心，整理申請專利範圍的
13 於 Westlaw 資料庫系統做檢索，檢索關鍵字:“415 F.3d 1303”& “de novo” & DA(AFT 7/13/2005 &
BEF 13/7/2007)。
14 採用 Microsoft Office Access 軟體做案件之資料庫編輯管理，以便做檢索查詢以及統計分析。
15 參見註 13，此些案件包含了 precedential (可供後案引用的案件(citable) 或 non-precedential case(不可供後案引用的案件，但最近美國聯邦最高法院修改了此規定(原為 Fed. Cir. R. 47.6(b)規 定)，從 2007 年一月起，此類案件改為也可供後案引用)，但不包含 Rule 36 summary affirmances case (聯邦巡迴上訴法院讚成一審判決但不發表意見，參見 Fed. Cir. R. 36)。
16本文認為，要完整觀察法官的決策過程，必須詳讀從一審到二審所有法院的判決與命令，以及
雙方的訴狀，才能理解巡迴上訴法院聚焦爭議與做出判決的決策過程。
17 See Richard A. Posner, What Do Judges and Justics Maximize? (The Same Thing Everyone Else Does), 3 Sup. Ct. Econ. Rev. 1, 23-30 (1993). (描述法官的動機意向可以影響判決的走向。)
解釋原則、證據位階、以及上訴審理標準建立之發展。此外點出了在 Phillips 案前存在的兩大難題：(1)因解釋原則的互相矛盾而產生以專利 說明書為主(specification-based method)以及以申請專利範圍通常涵 義為主(claim ordinary meaning-based method)兩大解釋申請專利範圍 的方法論；(2)解釋申請專利範圍究竟是事實問題還是法律問題，上訴審 理標準應該為何？
本論文第三章，深入剖析 Phillips v. AWH 從一審到巡迴上訴法院全 院審理判決以及法院之友的意見。分析 Phillips 案中，對於上述兩大難 題之回應，以及觀察來自各方的法律之友意見書對於解釋申請專利範圍方 法論的態度。
本論文第四章，為本論文主要核心，回應前述的第一難題，實證研究 Phillips 案後兩年間，引用 Phillips 案並且對解釋申請專利範圍作重新 審理的聯邦巡迴上訴法院案件，如何利用 Phillips 一案來面對方法論的 難題。以方法論與決定性證據來源設計兩大指標，以系爭用語為單位，統 計各指標的分布比例，以其更精確的反應法院在解釋申請專利範圍處理態 度，並分析在 Phillips 案後之最新趨勢以及評析本文認為較適方法論；
此外，以案件為單位，統計具有複數個系爭用語的案件中，指標分布情形，
並且比較上訴審與地院之間，指標是否有劇烈的轉換情形，以分析解釋申 請專利範圍的高發回率與指標分布或轉換之間的關聯性。
本論文第五章，為本論文的另一核心，回應前述的第二難題，討論 Phillips 案中未竟的上訴審理標準議題。從解釋申請專利範圍的法律與 事實問題談起，藉由分析前案、比對其他專利議題(如專利有效性)以及解
本論文第五章，為本論文的另一核心，回應前述的第二難題，討論 Phillips 案中未竟的上訴審理標準議題。從解釋申請專利範圍的法律與 事實問題談起，藉由分析前案、比對其他專利議題(如專利有效性)以及解