判決評析

Phillips 一案，雖然法院收到多達 36 份的法院之友意見書，可說是 眾所矚目的一役，但無疑結局是令失眾人望的，聯邦巡迴上訴法院拋出的 七大議題，法院明確給予指示的部分，本文認為只有關於「解釋申請範圍 除非窮盡所有方法，否則不得往維持專利有效性方向解釋」以及「一個實 施例並不必然限縮申請專利範圍」結果較為確定，但法院仍非給予絕對確 定的答案，例如後者，法院就表明了仍有各案認定專利說明書的整體是否 有限縮申請專利範圍意欲的空間。

關於最重大的兩個議題，解釋申請專利範圍的兩大分歧方法論以及上 訴審理制度，法院很保守的以舊瓶新裝以及沉默無言來回應。就方法論上 的解讀，多重述 MarkmanⅠ案後的種種案子所建立之原則，肯認內外部證 據因可信性差異而呈現不同的位階關係，但在解讀的先後順序上則是強調 沒有一定的準則，應隨各案決定；其中一線肯認前例中適用以專利說明書 優先(specificaiton-based)方法，認為參照專利說明書為解釋申請專利 範圍重要步驟；但另一線卻也不反對以申請專利範圍通常涵義優先(claim ordinary meaning-based)方法，肯認 CCS Fitness 案中，在專利說明書 中專利權人可作自己的字典編纂者或者是明示放棄某些範圍，來推翻通常 涵義所構成的假設。本文認為，從 Phillips 一案的字裡行間實在無法看 出法院有明確的指出應該適用什麼方法論，且也並非因為提及外部證據的 可信性低於內部證據就直接得以推論法院欲採專利說明書優先方法，因即 使案中對 Texas Digital 一案提出強烈的批評，本文以為那只是要平衡 Texas Digital 中對字典地位的不當提升，因此些強化字典客觀優點等意 見，甚至撼動了內部證據的重要性，故在本案中被推翻，此外，上訴法院 對於擋板ㄧ詞的解釋，基本上也是採用申請專利範圍通常涵義優先的方法 論來做解讀，法院接受了雙方參照字典提出的擋板通常涵義，另外再加入 申請專利範圍文字字面上可得而之的通常涵義，來對擋板做解讀，而並非 直接參照專利說明書的部分直接解釋。

No magic rule—要確立一套方法論所面臨的難度並非此案首見，即 使是在 Vitronics 案中，強烈的表達若參酌內部證據已足就不用再參照 外部證據等意見，都不排除外部證據幫助法院了解習知技藝等資訊的可 能；又在 Texas Digital 案件中，雖然法院表達對字典的高度依賴，但是 另外也說明，當內部證據(專利說明書)強烈的表達自我編纂字典功能或明 示放棄，從字典來的通常涵義也應隨之推翻。從上述兩案可以見得，法院 都沒有而且事實上也無法確立方法論的困難，自然，在 Phillips 案也是 延續前案的態度，明確的指出沒有一定的方法，應要視個案來權衡各種證

據的輕重，同時法官 Rader 也在全院審理決定的協同意見中，表達應加入 解讀，若真有確定的方法論存在，是否可以視個案而改變？由此也可以看 出，若真的確立了方法論，也仍舊會有後續衍伸的適用問題，甚至，協同 意見書中法官 Lourie 在肯認多數意見法院對於方法論的描述後，認為一 審基本上對於擋板的解釋並沒有違反多數意見所闡述的原則，而表達不應 發回地院重新解釋的意見，故由此可以預見就算有確定的方法論，各家解 讀系爭用語，甚至巡迴上訴法院的法官之間，還是會有意見分歧的可能。

至少目前此兩種方法論是否有擇其一或納其雙軌限制而適用的必要性以 及確立後是否真的可以解決目前解釋申請專利範圍結果不穩定，發回率高 的狀況，本文認為，亦是值得深思之問題。

本文基本上認同(應說是理解)Phillips 案的難處，也認為其實兩種 分歧的方法論，就像是「可選擇現金或刷卡的不同付帳方式」，兩種方法 彼此並不互斥，會隨著各案專利說明書的描述情況不一、爭執用語性質不 盡相同等眾多的變動因素來做不同的適用乃為自然之事，法官 Mayer 在反 對意見中認為統一方法論之所以不可能的因素在於法院忽視了法律問題 底下的事實問題，本文認為兩者的關係不一定如此直接，但是彈性方法論 的存在卻是必要的，且從巡迴上訴法院法官對專利領域的專業度上論之，

何以經過了 20 多年區區十幾位法官之間的看法竟如此的無法統一，實亦 為奇事一樁。故所謂解釋申請專利範圍之方法論，不存在著絕對最佳解，

只有相對合適方法。

關於上訴審理標準之議題，很可惜多數意見並不討論，但從協同意見 書以及反對意見書中，表達尊重一審對解釋申請專利範圍的判斷依然蓬勃 的存在著：法官 Mayer，從 MarkmanⅠ到本案，一直表達一貫堅定的立場，

認為解釋申請專利範圍必定逃不了對事實的發現，而非單純的法律問題；

法官 Newman 跟隨著 Mayer，從 MarkmanⅠ到本案也有類似的主張；而協同 意見中的法官 Lourie，雖然並未在前述歷史案件中以協同意見或者是反 對意見發聲過，但藉由本案，也提出了尊重一審之意；其他從 MarkmanⅠ 與 Cybor 案件中，曾以保守或激進態度支持應尊重一審或認為上訴審理標 準應該徹底改變的還計有法官 Bryson、Plager、以及 Rader。越來越多法 官有此傾向，似乎預見了下一次對於上訴審理標準議題的重新討論，且本 文認為，就 Phillips 案子明確的指出對於方法論適用的彈性，更強化並 且正當了不同的方法論的適用，如此一來，不確定性以及欠缺一致性的解 釋申請專利範圍情況仍舊會繼續維持甚至加劇，故上訴審理標準的重新討 論更具急迫性。

本文對上訴審理標準基本上肯認法官Mayer的見解，認為解釋申請專

利範圍中實在難脫事實認定的色彩，而其提出的以明顯錯誤做為上訴審理 標準，實為一個可以加以考慮的選擇，硬將解釋申請專利範圍歸類為純法 律問題，則為一種自欺欺人的態度。¹¹¹本文將於第五章深入討論此議題。

111 Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d at 1335. (“Eloquent words can mask much mischief. The court’s opinion today is akin to rearranging the deck chairs on the Titanic—the orchestra is playing as if nothing is amiss, but the ship is still heading for Davey Jones’ locker.”).

第四章 Phillips v. AWH Corp.案後美國巡迴上訴法院判決解釋申請 專利範圍方法之實證研究

第一節 實證相關研究回顧

回顧前人實證研究研究足跡，可以發現從 1996 年聯邦最高法院 MarkmanⅡ之後，陸續就有學者紛紛展開關於解釋申請專利範圍的實證研 究，基本上這些研究可以分作下列兩類。

第一類為蒐集客觀數據以觀察聯邦法院解讀申請專利範圍結果，例如 在 2001 年Chu所發表的文章中¹¹²，該文章蒐集了從 1998 年 1 月 1 日到 2000 年 4 月 30 日聯邦巡迴上訴法院的共 502 個判決，從解釋申請專利範圍的 上訴推翻率、上訴判決種類(即席判決或陪審團審判或依法判決等)、上訴 案件議題(侵權議題或有效性或其他議題)、各巡迴上訴法院法官推翻率、

各地院遭推翻比例、以及手段功能用語是否與其他一般用語有推翻比例上 的不同，其中可以發現，巡迴上訴法院對於申請專利範圍做修改推翻的比 例在Cybor案後逐漸上升，系爭用語整體的推翻率為 47.3%¹¹³，在 44%的案 件中至少會推翻一個申請專利範圍的解釋，而有 29.6%的案子因為申請專 利範圍的改變而結果改變，另外，不同的地院或者是不同的上訴審法官對 於案件的推翻維持與否沒有顯著的影響，但是上訴判決的種類與議題會有 影響，其中推翻即席判決(summary judgment)中以及在上訴審中爭執專利 侵權議題，較容易有解釋申請專利範圍變動的判決。

又例如在 2005 年，現任巡迴上訴法院法官Moore之文章¹¹⁴，該文章蒐 集了MarkmanⅡ案後到 2003 年間共 1100 個上訴到巡迴上訴法院的申請專 利範圍系爭用語，分布於 651 個案子中，本文特別論述了在所有上訴的案 件中，可以分為可引述為前案的(precedential)、不可引述為前案的案子 (non-precedential)、以及Rule 36 Affirmance¹¹⁵三種案件，並且點出計 算推翻率的盲點，該文指出，計算推翻率應該包含Rule 36 Affirmance 案件否則整體推翻率會過高，其所計算出來的整體申請專利範圍系爭用語 的推翻率為 34.5%、有 37.5%的案件至少會有一個系爭用語申請專利範圍

112 See Christian a. Chu, Empirical Analysis of the Federal Circuit’s Claim Construction Trends, 16 Berkeley Tech. L.J. 1075(2001).

113 不包含 Rule 36 Affirmance 的整體推翻率為 47.3%，若包含則為 36.6%。

114 See Kimberly A. Moore, Markman Eight Years Later: Is Claim Construction More Predictable?, 9 Lewis & Clark Law Review (2005).

115 上訴審不發表意見，直接維持地院的判決。

改變，其中 29.7%的案子的最終結果會因此改變，此外Moore也對重新審 理的上訴審理標準提出批評，認為申請專利範圍的解釋帶有事實的色彩。

第二類則為主觀上分析巡迴上訴法院在解讀申請專利範圍的方法 論，例如Nard教授所採用的實用語法(pragmatic textualism)論/超語法 論(hypertexuaism)¹¹⁶，實用語法可以容許外部證據來幫助解讀整體專利 文件，所以事實判斷的部分，上訴審應給予地院尊重；超語法則偏重於從 專利文件內部解讀申請專利範圍真意，站在解讀文件的角度則上訴審對地 院可以重新審理；隨後Wagner教授認為Nard教授分法的立意雖好，但是有 著不易判斷的問題，故緊咬著解釋申請專利範圍原則中：「專利說明書不 得限制申請專利範圍以及解釋申請專利範圍須參照專利說明書」兩種衝突 的 原 則 ， 提 出 更 容 易 判 斷 的 程 序 方 法 論 (Procedural)/ 整 體 方 法 論 (Holistic)¹¹⁷。

其將解釋申請專利範圍的方法，分為以申請專利範圍通常涵義為中心 的程序方法論以及較無一定步驟的整體方法論；在 1996 年 4 月 23 號到

其將解釋申請專利範圍的方法，分為以申請專利範圍通常涵義為中心 的程序方法論以及較無一定步驟的整體方法論；在 1996 年 4 月 23 號到