第四章 Phillips v. AWH Corp.案後美國上訴巡迴法院判決解釋申請專利範
第三節 實證研究結果
最後將兩種指標做交叉分析，就兩種指標組合而成的八種情況分 布，理解兩者之間的互動關係，才能真正理解釋申請專利範圍的整體 過程以致結果，並且觀察指標的變動，對於判決結果影響之關係。
此外，除了對兩種指標與其交叉組合作橫向分析，更對法官以及 時間因子做縱向觀察，研究是否有特定法官有特定的方法論以及各指 標是否隨著時間波動。
另外，橫向分析之中，也比較包含手段功能用語或者是沒有包含 手段功能用語的結果，因手段功能用語之用法特殊，故特需分開觀察。
第三項 實證研究限制
本實證研究有以下限制：
(1)未包含所有 Phillips 後兩年間的聯邦巡迴上訴法院案件，故本文不以 單純計算推翻率來討論趨勢，而是較著重於主觀上的指標分析。
(2)主觀分析會有一定的人為變數因子，不論是「方法論」或者是「決定 性證據來源」指標，結果都是相對性的；在可靠性的部分，結果是經 過筆者多次前後比對檢查，在判斷一個案件的兩種指標平均費時 1 小 時，統計與修正時間另計。
(3)主觀分析的標的為美國聯邦巡迴上訴法院判決內容，但內容本身並未 能完全反映解釋申請專利範圍的決策過程，可能只是強化法官判決最 後結果之部分原因122、或是受到律師訴訟策略影響，本文認為，要完 整觀察法官的決策過程，必須詳讀從一審到二審所有法院的判決與命 令，以及雙方的訴狀，才能理解巡迴上訴法院聚焦爭議與做出判決的 決策過程。
第三節 實證研究結果 第一項 客觀基礎分析結果
(1)基礎統計資料：
122 參見前註 17。
表一 基礎統計資料表
基礎統計資料如上表一，其中手段功能用語因地位特殊，故分項羅 列，而扣除手段功能用語後案件總數為 66 件，此四件被扣除的判決為單 純 「只」有手段功能用語作申請專利範圍解釋，故並不代表剩下 66 件 中都不包含手段功能用語的解釋申請專利範圍。
法官統計資料如上表二，其中可以看出 2005 年中至 2007 年中，本 文蒐集的資料中，以法官 Lourie、Rader、Linn、Prost、Schall、Michel、
Gajarsa、Newman 活動力最強，後續的法官特性分析，會針對此 8 人做 特別傾向分析。
(2)客觀基礎分析結果：
1.Claim Construction 變動/維持率 (by Claim Term)：
Claim Constrution維持/變動比率(不含手段功能用語)
Claim construction變
動數目, 43, Claim 38%
construction維 持數目, 69,
62%
圖一 Claim construction 維持/變動比率(不含手段功能用語)(by claim term)
Claim Construction維持/變動比率 (含手段功能用語)
Claim construction變
動數目, 49, 39%
Claim construction維
持數目, 78, 61%
圖二 Claim construction 維持/變動比率(含手段功能用語)(by claim term)
含入手段功能用語，使整體Claim construction變動(推翻)比 例上升比例不大123，推翻比例在 38~39% 之間，與同樣不計入Rule 36 Affirmance 的 Chu 之 數 據 比 較 ， Phillips 案 後 整 體 的 Claim construction推翻率約低於 2000 年前十個百分點。
2. .Claim Construction 變動/維持率 (by Case)：
Claim Construction維持/變動比率 (不含手段功能用語)
最少一個 Claim construction變 動案件數, 26, 全部Claim 39%
construction維 持案件數, 40,
61%
圖三 Claim construction 維持/變動比率(不含手段功能用語)(by case) Claim Construction維持/變動比率 (含手段功能用語)
最少一個 Claim construction變 動案件數, 29,
41%
全部Claim construction維 持案件數, 41,
59%
圖四 Claim construction 維持/變動比率(含手段功能用語)(by case)
以 案 件 數 作 為 計 算 基 礎 ， 可 以 看 到 最 少 一 個 Claim construction 結果有變動的案件，比例上較以系爭用語數目為計 算基礎稍高了 1~2%。比起 Chu 的 44%的比例，仍是略低，
3.判決結果與 Claim construction 變動之關係：
123本資料庫中 15 個手段功能系爭用語，共計有六個 Claim constructions 結果變動。
維持判決, 33, 48%
推翻/撤銷判 決 , 15, 21%
混合判決, 22, 31%
圖五 判決結果比例 (by case)
因為Claim construction 而改變判決 結果, 26,
70%
非因Claim construction 而改變判決 結果, 11,
30%
圖六 因 Claim construction 改變而影響判決結果比例 (by case)
在 70 件案件中，只有 48%被上訴審法院全部維持，而 52%中的 案件都至少有一項以上的結果變動。在此 52%的結果變動案件之
中，又有 70%是因為 Claim construction 結果的變動而改變判決結 果。
(4)小結：
從此第一部份的客觀基礎分析可以確立解釋申請專利範圍在專利 案件中持續有很大的影響力，是否改變侵權與否或者是有效與否等的 決定，多半操縱於重新解釋申請專利範圍。另一方面，在解釋申請專 利範圍的推翻比例上，相較於 2000 年前的數據，下降了約 10 個百分 點，但本文並不評論推翻率的是否因此真的往下降，因本文研究資料 庫中的母數還不做足以做此推斷。
第二項 方法論主觀分析結果
以申請專利範圍解釋用語為計算單位，統計共計 127 個系爭用語中，
方法論指標的分布比例，並且加入時間與法官因素，展開分析。
(1)方法論指標比例分布結果：
Specification-Based/Claim Ordinary Meaning-Based 指標分布比 例(by claim term)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
含手段功能用語 不含手段功能用語
Claim Ordinary Meaning-Based Specification-Based
51% 57%
49%
43%
圖七 兩種方法論指標分布比例(by claim term)
(2)方法論指標比例分布結果—加入時間因子：
Specification-Based/Claim Ordinary Meaning-Based 指標分布比例(by claim term)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
第一年/含手段功能用語 第一年/不含手段功能用語 第二年/含手段功能用語 第二年/不含手段功能用語
Claim Ordinary Meaning-Based
Specification-Based
48% 51%
57% 66%
52% 49% 43%
34%
圖八 加入時間因素之兩種方法論分布比例(by claim term)
(3)方法論指標比例分布結果—法官傾向：
各法官適用方法論指標比例
48.3 48.6 53.8 48.3 50.0 46.5 45.0 55.6 51.7 51.4 46.2 51.7 50.0 53.5 55.0 44.4
0.0 查數據為 63%)，不排除有受到 Phillips 案影響的可能，因 Phillips 案中強烈的抨擊字典的證據地位，但也有可能受到近年來專利界有不
推知，以申請專利範圍通常涵義優先方法論，呈現上揚走勢，又從另 一個角度來看，在Phillips案剛發生時，以申請專利範圍通常涵義為 優先方法有突降趨勢，但隨後又恢復到約百分之六十左右比例。
在八位法官的方法論傾向分析上，並沒有出現特別極端的比例分 布，但可以看出的是，法官 Linn 與 Newman 相對來說較偏向適用以專 利說明書優先方法，而法官 Gajarsa 則偏向適用以申請專利範圍通常 涵義優先方法；此結果與學者 Wanger 有較大的不同是在於法官 Linn 的傾向，因在 Wanger 文中三位較為傾向適用程序方法論(約等同於在 此的以申請專利範圍通常涵義優先方法)之法官，法官 Linn 即為其中 一位，不同的原因可能有二：(1)本文是以申請專利範圍系爭用語數來 計算比例，而 Wagner 是以案件為基數觀察；(2)法官 Linn 確實有傾向 上的轉變；不過法官 Newman 的傾向結果，則與 Wagner 文中之結果一 致；但無論如何，以申請專利範圍通常涵義優先方法比例，確實比 2002 年的數據為低。
第三項 決定性證據來源指標主觀分析結果
以申請專利範圍解釋用語為計算單位，統計共計 127 個系爭用語中，
決定性證據來源指標的分布比例，並且加入法官因素，展開分析。
(1)決定性證據來源指標分布比例結果：
決定性證據來源指標比例
指標1, 75, 指標2, 11, 58%
9%
指標3, 30, 24%
指標4, 11, 9%
圖十 決定性證據來源指標分布比例(by claim term)
(2)決定性證據來源指標分布比例結果—法官傾向：
各法官決定性證據來源指標比例
58.6 62.9
56.4 55.2 60.0 60.5
55.0
Lourie Rader Linn Prost Schall Michel Gajarsa Newman
法官 Imaging,Inc.v.Abacus Software案125中，系爭專利為ㄧ色彩處理系統，
其中系爭用語為「掃描器」(scanner)，雙方為了是否掃描器一定要具
125 Mass. Inst. of Tech. and Elecs. for Imaging, Inc. v. Abacus Software, 462 F.3d 1344 (Fed. Cir.
2006).
備跟色彩原本(color originals)靠近(proximity)的限制，法院論述雖 然Phillips一案強調說明書的重要性，但是檢視了專利說明書卻沒有發 現明示或暗示的任何解釋126，且不管加入或不加入此限制都不會與專利 說明書產生不相符的問題，於是在求助外部證據後(字典、專家證人、
技術文獻)，最後認為系爭語「掃描器」應該必須與色彩原本靠近的限 制。
在指標 4 的比例分布上，可與Miller & Hilsenteger127對於上訴法 院適用字典之實證統計結果做比較，該文指出 1996 至 2003 年間，在判 決內利用字典來協助理解申請專利範圍通常涵義的比例為 12.6%，而本 文的指標 4 比例則為 9%，且 9%中且不僅限於字典類的外部證據更包含 其他種類的外部證據，可以看出，法院在Phillips一案後，「明示」引 用字典等外部證據且發揮決定性作用的比重有下降的趨勢。
在法官的傾向分析上，法官 Newman 為適用指標 3 與指標 4 比例最 低之法官，而 Newman 在方法論上也有著全體法官中最傾向適用以專利 說明書為主(specification-Based)方法指標的極端表現，可以看出某 種程度上，決定性證據來源會受方法適用所影響。
第四項 方法論指標與決定性證據來源指標適用一致性分析結果
上述兩項的描述中，是計算以申請專利範圍解釋系爭用語為單位，計 算各指標分布比例，而在本項，則是以案件為單位，觀察在包含兩個以上 申請專利範圍解釋的案件之中，複數個申請專利範圍解釋的方法論指標與 決定性證據來源指標之間是否一致；此外也觀察，在上訴審對地院的申請 專利範圍解釋不維持且導致判決結果改變的案件之中，地院與上訴審之 間，方法論指標與決定性證據來源指標變動的狀況。
126 Id. at 1351. (“Claims must be read in view of the specification, of which they are a part.” Phillips v.
AWH Corp.,415 F.3d 1303, 1315 (Fed.Cir.2005) (en banc) (internal quotations omitted). Indeed, the specification is “[u]sually ... dispositive” and “is the single best guide to the meaning of a disputed term.” Id. In this case, however, the specification does not define the term “scanner” either explicitly or implicitly. The most that can be said is that the specification is not inconsistent with a relative movement requirement. The specification discloses only one type of scanner, a “Hell Model 299,” which is a drum scanner that rotates a two dimensional original image past a scanning element. '919 patent, col. 5, ll.40-43. The drum scanner operates by moving the original past a scanning element, and thus requires “relative movement between the scanning element and the object being scanned.” Under such circumstances it is appropriate for us to look to dictionary definitions of the terms. See Phillips, 415 F.3d at 1322 (“Dictionaries or comparable sources are often useful to assist in understanding the commonly understood meaning of words and have been used both by our court and the Supreme Court in claim interpretation.”).”)
127 See Miller & Hilsenteger, supra note 117，該文以關鍵字 patent!/p claim!/p (constru! Or
interpret!)/p (dictionary! Or encyclopedia! Or treatiese! Or handbook!) and date([restrictor])於 Westlaw 資料庫中做搜尋。
(1)含有複數個申請專利範圍解釋案件中，方法論指標與決定性證據來源
(2)上訴審與地院判決間方法論與決定性證據來源指標轉換128情形：
預測申請專利範圍解釋的不確定因子。
此類代表案件可現於 2005 年的Pause Technology LLC, v. Tivo Inc.案129，在此案之中兩個解釋申請專利範圍系爭用語為：「迴圈緩衝
此類代表案件可現於 2005 年的Pause Technology LLC, v. Tivo Inc.案129，在此案之中兩個解釋申請專利範圍系爭用語為：「迴圈緩衝