解釋申請專利範圍證據來源與解釋原則—無可避免的分歧方

據(包含說明書與申請歷史)解釋申請專利範圍會不當限縮申請專利範 圍的風險。

3. 在解釋申請專利範圍方法上，因字典往往有多種通常涵義，所以必須 參照內部證據，與內部證據相符(consistent)且內部證據沒有明示作 為自己的字典編纂者(lexicographer)時，此些通常涵義則全可解釋申 請專利範圍。

第三節 解釋申請專利範圍證據來源與解釋原則—無可避免的分歧方法論

綜上指標案子所述，可一窺美國聯邦巡迴法院對解釋申請專利範圍 證據來源位階態度以及各種解釋原則與步驟，但雖然有系統的建立解釋申 請專利範圍的方法論，不但對律師來說可以增加對對手以及法官解釋結果 的預估正確率，提高和解率，對一審來說也可以增加與巡迴上訴法院解釋 結果一致的機率，而達成專利系統的統一性與一致性，但仔細深入觀察各 項解釋原則卻發現其中各原則本身存在著無可避免的矛盾而產生解釋申

請專利範圍分歧之方法論。

第一項 解釋申請專利範圍證據來源與解釋原則 (1)證據來源位階性：

一個有系統的解釋申請專利範圍方法開始於各種證據來源的位階性 建立，從 MarkmanⅠ到 Vitronics 案子，闡明了目前解釋申請專利範圍證 據來源的位階性如下排列：

1.內部證據—申請專利範圍文字本身(claim)：

專利法第 112 條第二項本身就清楚的定義：「申請專利範圍應特別的 明確的指出發明之所在」。判例中，Vitronics 案中引述 MarkmanⅠ案提 到：「這是一個已經定義清楚的法則，在解釋申請專利範圍時要先看內部 證據、說明書、若專利申請歷史列於證據內亦包含之」其後亦提到，首先 應從申請專利範圍文字本身著手朝通常涵義(Ordinary meaning)解釋，故 在位階上著實以申請專利範圍本身為第一。

2.內部證據—專利說明書(specification)：

專利法第 112 條第一項指出：「專利說明書應全面的、清楚的、精準 的描述特殊的用字使習知技藝能夠了解」，專利說明書與申請專利範圍本 身形成一體之專利文件，包含了描述發明的目的、功效、技術內容的詳述、

以及最佳實施例⁶⁰，故雖非法定申請專利範圍，但在幫助了解專利技術上 卻佔有最重要的地位，在Vitronics案以及MarkmanⅠ案都指出：「檢視說 明書來判斷發明人士是否為自己的字典編纂者來定義與通常涵義不同的 字義都必要的…且申請專利範圍為專利說明書的一部分，應考慮專利說明 書以解釋之。」

另外特別值得注意的事，在 Vitronics 案中，又特別的提到：「專利 說明書為爭執用語唯一最佳的指引」，可看出到了 Vitronics 案對解釋申 請專利範圍需要參考專利說明書的態度，更加的明顯且再次強調。

3.內部證據—申請歷史檔案(prosecution history)：

申請歷史檔案包含美國專利局與專利權人來往的所有資料，記錄了從 專利申請到獲准，專利局引證之前案以及專利權人答辯的歷程，亦為沒有

爭議的公開資料，也屬於內部證據的一種。雖其與專利說明書與申請專利 範圍一樣同屬內部證據，但從 MarkmanⅠ與 Vitronics 指出：「若申請歷 史存在於證據資料中，法院則須考慮申請歷史資料」可得知，在當事人進 行主義底下，若當事人無主動提出申請歷史資料作為證據，法院並無責任 引入此類證據，故其位階性仍比申請專利範圍與專利說明書本身低了一 階。

4.外部證據—字典(dictionaries)/技術專著(technical treatises)/先 前 技 術 (prior art)/ 專 家 證 人 與 發 明 人 證 詞 (expert and inventor testimony)

在 MarkmanⅠ中將字典/技術專著/先前技術/專家證人與發明人證詞 等證據來源歸類於外部證據，作用在於輔助法院在解釋申請專利範圍時，

能確實了解該領域技術，但是不可以抵觸內部證據。而在 Vitronics 案中 則更強烈的表示，當內部證據足以解釋申請專利範圍，則不需要再引入外 部證據；故很明顯可以得知，外部證據的位階低於內部證據。

而 就 外 部 證 據 之 間 彼 此 的 位 階 性 ， Markman Ⅰ 中 並 未 表 示 但 是 Vitronics 案則明確的指出，有別於外部證據中的專家證人或發明人證 詞，字典/技術專著/先前技術文件具有一定的公示效力以及客觀性，因在

60 35 U.S.C 112 Para1.(美國專利法有最佳實施例的要求，台灣專利法則無。)

訴訟之前就已經為公眾得以接觸之證據，但專家證人或發明人證詞卻在訴 訟程序中才出現，故字典/技術專著/先前技術文件更能公正的反映習知技 藝者對申請專利範圍之認識。故可得知專家證人或發明人的證詞在所有證 據來源中處於最低位階。

此外值得注意的是，在 Vitronics 案中，曾在註腳六中提到字典或技 術專著需要被特別注意，雖其被列為外部證據，但法官可自由的運用來理 解申請專利範圍的通常涵義(Ordinary meaning)；又在 Texas Digital 案件中，則更加強調字典的重要性，認為字典為法院為了理解申請專利範 圍的通常涵義，必須參考的證據來源，且此方法會優於直接從說明書解釋 申請專利範圍，因其會有不當限制申請專利範圍的風險。Vitronics 案註 腳明文的開啟了以字典理解申請專利範圍之門，也種下了日後分歧的解釋 申請專利範圍方法論之種子。

(2)解釋申請專利範圍原則：

1996 年Athletic Alternative,Inc.v. Prince Mrg., Inc.案⁶¹中法 官曾說過：「解釋申請專利範圍原則為解釋申請專利範圍之工具，但並非 可絕對且具有決定性的使用」，以下將提供從四個指標案件以及其他前案 建立起來的參考原則，分述於前提原則、解釋申請專利範圍文字原則、專 利說明書與申請專利範圍互動原則以及其他原則共四大類原則。

1.前提原則—解釋申請專利範圍必須獨立於侵權判斷

此 原 則 最 早 出 現 在 SSIH Equipment S.A. v. United States International Trade Commission 案

62中 並 且 簡 明 的 描 述 於 Southwall Technologies, Inc. v. Cardinal IG Co.案⁶³中：「字義侵權分文兩個步驟，

第一為法院以法律問題待之解釋申請專利範圍，第二，再交由陪審團檢視 事實問題以決定疑似侵權物是否侵害發明專利權範圍。」；但當然這個原則 也並非絕對，因假設未知疑似侵權物，則申請專利範圍本身會存在太多可 能的爭議字眼，故巡迴上訴法院也曾在Scripps clinic Clinic & Research Foundation v. Genetech, Inc.案⁶⁴中指出：「為了有效率的解釋爭執的申 請專利範圍，當然疑似侵權物或方法仍必須存於心中。」

61 Athletic alternatives, Inc. v. Prince Mfg., Inc., 73 F.3d 1573 (Fed. Cir.1996).

62 SSIH Equipment S.A. v. United States International Trade Commission, 718 F.2d 365 (Fed. Cir.

1983).

63 Southwall Technologies, Inc. v. Cardinal IG Co., 54 F.3d 1570, 1574 (Fed Cir. 1995).

64 Scripps Clinic & Research Foundation v. Genetech, Inc., 927 F.2d 1565, 1580 (F3d. Cir. 1991).

2.解釋申請專利範圍文字原則：

(a)推定其通常涵義(Ordinary meaning)：

申請專利範圍依其通常涵義解釋，因申請專利範圍本身的語言就是專 利權人據以特別指出以及區別的主張為其發明標的，除非說明書或申請歷 史有不同解釋⁶⁵，而此原則建立了對申請專利範圍解釋的一種「推定」

(presumption)，推定為該領域中習知技藝者所賦予申請專利範圍用詞的通 常涵義。而通常涵義的來源包括了內部證據或者是字典等被歸類於外部證 據等。

又此通常涵義參 2002 年CCS Fitness, Inc. v. Brunswick corp.案可 為四種情形所推翻⁶⁶：(1)在專利說明書或申請歷史中專利權人為自己的字 典編纂者而有別於通常涵義之解釋；(2)若內部證據明確的指出特別與前案 不同處，明確的指出放棄某些部份，或者是強調特別的實施例為發明重點；

(3)若通常涵義的適用會剝奪申請專利範圍的清晰；(4)手段功能用語之結 構部分當然由說明書解釋。

此原則伴隨而生原則亦包括：(1)通常涵義通常不只一個，不與內部證 據衝突者，全可納入；(2)小範圍請求項限制不可以限制較大範圍的請求項 的申請專利範圍。

(b)申請專利範圍差異化原則(claim differentiation)：

基於兩個請求項範圍不應完全重疊，而使其中一個項次淪為累贅之精 神⁶⁷，此原則通常用於，附屬項的限制不應讀入獨立項，否則附屬項的存在 將顯得多餘，且特別是在「系爭的限制為獨立項與附屬項之間的唯一差異」

之時有最大的適用空間⁶⁸。但是須注意的是，此原則不能與解釋申請專利範 圍不得超出專利說明書範圍規定牴觸。

(c)當申請專利範圍存在寬窄的解釋可能性時選擇較窄申請專利範圍原則：

65 See Bell Communications Research Inc. v. Vitalink Communication Corp., 55 F.3d 618, 620 (Fed.

Cir. 1995) (“Words to which we ascribe their ordinary meaning unless it appears the inventor used them otherwise.”)

66 CCS Fitness, Inc. v. Brunswick Corp., 288 F.3d 1359, 1366 (Fed. Cir. 2002).

67 See Tandon Corp. v. United states International Trade Commission, 4 USPQ2d 1283, 1288 (Fed. Cir.

1987).

68 See Wenger Mfg., 239 F.3d 1225,1233 (Fed. Cir. 2001).

在Athletic Alternative案⁶⁹中提到，當兩種以上的解釋申請專利範圍 可能存在時，且專利說明書與申請歷史也都完全支持，法院必須根據專利 法第 112 條第二項：「專利權人需在專利申請範圍中明確的指出發明之所 在」之精神，選擇較窄的申請專利範圍解釋。

(d)同一用語多次出現於多請求項中時應做一致解：

1997 年CVI/Beta Ventures,Inc. v. Tura LP案⁷⁰中提及同一用語多次 出現於多請求項中時應做一致解的原則，此原則更可衍伸至同一用語出現 在母案及其子案(延續案)中可做同一解⁷¹。

(e)有意義的前言具限制性的原則：

若申請專利範圍中的前言對整體申請專利範圍來說具有意義，則會構 成限制性。下列有三種可能構成限制性的例子：(1)在申請專利範圍文字 中，經常引用前言文字⁷²；(2)在專利說明書與申請歷史之中有針對前言文 字部分來回應專利局的核駁；(3)吉普森氏申請專利範圍寫法，前言多會構 成限制。⁷³

3.專利說明書與申請專利範圍互動原則：

(a)申請專利範圍解釋須包入最佳實施例原則：

在Vitronics案中法院就曾指出，若回焊溫度與液態溫度解為同義字，

將無法將最佳實施例納入申請專利範圍；但此原則亦有例外，當在申請專 利答辯過程中，專利權人對申請專利範圍做修改而排除掉了原本之最佳實 施例，則此原則不適用。⁷⁴

(b)申請專利範圍解釋必須參考專利說明書，但不得將說明書不當限制申請 專利範圍原則：

(b)申請專利範圍解釋必須參考專利說明書，但不得將說明書不當限制申請 專利範圍原則：