第四章 專利法下人工智慧發明物之地位
第四節 專利性客觀要件（ patentability）與發明主體要件比較法分析
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如在現行法下，不接受人工智慧等機器作為發明人，但同時在申請專利時又 必須載明發明人，解決的方法即在於在整體創作發明過程中是否有任何一位自然 人符合專利法對於發明人之要件，得以成為人工智慧創作發明之發明人？此自然 人人選至關重要，影響專利申請權以及專利權歸屬，如被認定該自然人並非發明 人或非專利申請權人，可能導致專利遭到撤銷349、無效350亦或是無法實施351的不 利結果。
關於美國法、日本法以及我國法下對於發明人之定義比較，以及人工智慧創 作發明適用情況分析。
保護必要性與其他保護選擇
若最後認為人工智慧產出之發明不符合專利保護要件，則應評估是否有另外 修法或是立法保護之必要，或是透過其他規範如營業秘密法或是以當事人間契約 約定的方式予以保護。對於保護之必要性，學者提出正反兩說，本文將一併分析 討論。前一章所討論日本目前針對人工智慧創作物之立法研議上也有包含發明與 設計。
第四節 專利性客觀要件（patentability）與發明主體要件 比較法分析
349 我國法下因此如非專利申請權人取得專利權，利害關係人得對專利專責機關提起舉發，如舉
發經審查成立後，該專利即被撤銷，然而對於發明人漏未列出僅會影響其姓名標示權，發明人 得請求表示或為其他回復名譽之必要處分，對於專利本身效力並無影響。
350 日本法下如專利申請人並無繼受專利申請權即提出申請，若尚在專利申請階段依特許法第
49 條第一項第七款審查官得拒絕授與專利，若已取得專利則特許法第 123 條第一項第六款得成 為專利無效之理由。部分學者認為這種「冒認」的行為為積極的詐欺行為，應該當特許法第 197 條詐欺行為罪350。仙元隆一郎，特許法講義，頁267，2003 四版。。
351 美國法下基於 USPTO 與專利申請人間訊息不對等，故課與專利申請人誠實（candor）與善良
（good faith）義務，依 37 CFR §1.56（a）之規定，任何與申請專利相關之人應向專利局揭露所 有已知或對於專利性有重大影響之資訊，若申請人有詐欺或意圖詐欺，或惡意違反揭露義務，或 有故意不當行為，將不得核准專利申請。在侵權訴訟上，如被告針對系爭專利申請時有隱匿或提 供錯誤不實之重大資訊且具有欺瞞意圖，認為違反誠實義務而提出「不正行為」抗辯，如法院認
定屬實，則可能判定該專利在剩餘專利期間內無法實施。此外，依同法第25 條之規定，如對於
宣署書故意虛假陳述者將處罰金、徒刑或合併執行。Hattenbach and Glucoft, supra note 338, at 50.
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從上述的遺傳規的個案中，遺傳規劃得產生出過去曾取得專利之結果，甚至 是人類未曾想過的專利發明之改良，而以Koza 等名義在未揭露申請專利並經核 准。此不只代表人工智慧符合專利要件之發明，亦凸顯出一個問題若是揭露人工 智慧之貢獻，是否影響其可專利性，以及Koza 等人是否具有發明人或是專利申 請人適格？我國法下專利制度包含發明、新型以及設計專利，但考量大陸國法國 家並非將新型、設計專利納入專利法保護，且美國法下並無新型專利，故以下以 美國法、日本法以及我國法發明專利專利性客觀要件為代表客觀要件以及發明主 體要件為比較，並於第五節中分析人工智慧創作發明之適用。
在美國發明法案（America Invent Act，AIA）出現之前，世界各國專利權申 請制度可區分為先申請主義以及先發明主義，多數國家採先申請主義，即當有二 個相同之發明申請專利，以申請案提出現後決定之，而由於難以確定誰是真正的 第一發明人且亦難以舉證，故較重視誰是適格之申請人；美國是少數甚至最後採 先發明主義之國家，先發明主義代表即當有二個相同之專利申請發明，須視發明 日期決定誰是先發明人，故較重視誰是首先完成發明之人，而在2013 年美國發 布AIA 之後，美國改採為先發明人申請主義（first-inventor-to-file, FITF）352。 第一項 美國法
可專利性要件
美國專利法對於「發明」定義為發明與發現353，而專利性則是規定於專利法 第101 條、第 102 條及第 103 條之，從中可歸納出專利實體要件包含專利標的適 格及實用性、新穎性以及非顯而易見性（即我國進步性要件），新穎性係指在有 效申請日前申請專利之發明未獲准專利、在印刷出版物上發表、或公開使用、銷 售或其他以提供公眾的其他方式等，第102 條所負面表列的揭露要件；非顯而易 見性則是在有效申請日前，申請專利之發明與先前技術之間差異，對於該技術領 域有通常技術之人而言非顯而易見。而這些要件多是針對申請專利之發明本身或 與先前技術比較之下是否符合，較值得一提的是過去美國非顯而易見性規範演變。
352 張宇凱，先申請主義、先發明主義、以及發明人先申請主義，北美智權報，2015 年 1 月 28
日，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-105.htm#1。
353 35 U.S.C. §100(a).
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用性，仍必須揭露具有創作性天才靈感（the flash of creative genius），而非僅僅 是職業技巧354。然而這項標準相當於取決自專利發明人達成專利所保護之技術進 步時之心智過程的性質（nature of the mental process），而非該項技術進步之客 觀性質，且其概念模糊地方法院不易闡釋，故在1943 年國會報告中針對「靈光 明是經過長期辛勞投入的實驗結果（Long Toil and Experiment）或是靈光乍現（a Flash of genius）發明的成果都不會影響該發明的可專利性，這些過程、是長期的 努力或偶然的成功都是無關緊要的，應受平等之對待，故從立法規點上來看也是 規範人類從事發明的過程，並非機器357。然而採肯定見解者則認為應用上述修法的精神，人工智慧創作發明應取決於 電 腦 產 出 的 創 作 性 行 為 （inventiveness ） 而 非 笨 拙 的 擬 人 化 （ clumsy anthropomorphism），專利法應更著重於功能主義的解決方案（functionalist solution）
358。
發明主體要件
354 See Cuno Enginering Corp. v. Automatic Devices Corp. 314 U.S. 84, 91(1941). “The new device, however useful it may be, must reveal the flash of creative genius, not merely the skill of the calling. If it fails, it has not established its right to a private grant on the public domain.”
355 The "Flash of Genius" Standard of Patentable Invention, 13 Fordham L. Rev. 84, 85 (1944), available at: http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1269&context=flr (Last visited:
2017/1/6).
356 See 35 U.S.C. §103 (1952) “Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.”
357 Hattenbach and Glucoft, supra note 338, at 44.
358 Abbott, supra note 325 , at 1111.
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一、定義
美國憲法第一條第八項第八款之規定，「為促進科學以及實用技藝的發展，
賦予作者及發明人對其各自的著作及發明享有一定期間之獨佔權利」，故在專利 制度設計上原則上是以「發明人」（inventor）原始取得專利申請權。如美國專利 法（下稱同法）第101 條之規定，「任何人發明或發現任何新穎、有用的程序、
機器、製品或組合物、或任何新穎、有用的改良，皆得依本法所定之條件及要求 取得專利」，另外同法第111 條（a）（1）也規定專利申請應由發明人或經發明 人授權之人提出。專利申請人於申請時，須依照同法第115 條之規定，如必須載 明一名或多名發明者之「姓名」，且每一位發明人皆須簽署宣誓書，聲明相信他 或她自己為申請案標的發明之原始發明人或原始共同發明人359。
同法第100 條（f）項定義發明人（inventor）為發明或發現發明標的的個人
（individual），如果是共同發明，則為共同發明或發現之群體（individuals）360。
「個人」一詞是指發明的主體必然為自然人，排除如公司等法人（legal entitles），
因為真正實施發明行為的是人類，不是公司，如
New Idea Farm Equipment Corporation v. Sperry Corporation and New Holland Inc.案
361中，法院所說發明是「由人來構思（conceive），而非公司。」
如前所述美國採先發明主義，因此在判斷事實上之發明人十分重要。發明過 程可區分為醞釀發明概念之構思過程（conception）以及付諸實行（reduction to practice）兩個階段。而其中又以發明概念之構思最為重要，美國透過案例法形成
「發明人」之概念，主要即是透過發明概念的構思（conception）來為界定，可說 是美國發明人判斷上的試金石。而在美國專利審查程序手冊（MEPE）2137.01 中 表示發明人必須對於發明之構思有所貢獻，而在孕育形成發明之構思時，發明人 得考量或採用來自於他人（如受僱人、聘請顧問）的概念或是材料，「只要對於 讓發明向成功測試前進、選擇或是拒絕的相關工作仍然受到他（發明人）智慧支
359 Nonprovisional (Utility) Patent Application Filing Guide, USPTO (Jan., 2014),
https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/nonprovisional-utility-patent#heading-21 (Last visited: 2017/1/6).
360 See 35 U.S.C. §100(f) (1952) “The term ‘inventor’ means the individual or, if a joint invention, the individuals collectively who invented or discovered the subject matter of the invention.”
361 New Idea Farm Equipment Corporation v. Sperry Corporation and New Holland Inc., 916 F.2d 1561, 1568 (Fed. Cir. 1990) (the judge properly recognized that people conceive, not companies)
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配，縱然那些建議或材料是解決發明人問題的鎖鑰」仍不影響發明人地位362。而 對於「構思」（conception）的定義則可參考美國法院在 Mergenthaler v. Scudder 案363及 Townsend v. Smith 案364中表示構思由「精神上對於發明技術的完整呈現」
所組成以及「在發明人腦海中對於完整且可操作的發明確定且永久的想法，因為 此後將在實務中應用。365」最後發明必須要「付諸實行」始可認為發明完成，可 區分為「實際付諸實行」以及「推定付諸實行」，發明人不需親自將構思付諸實 行366。
第二項 日本法
可專利性要件
日本特許法第2 條，對於「發明」之定義為「利用自然法則的具有高度思想 的創作。」故發明為技術思想之創作，故必然是人為，而排除自然產物、自然法 則的發現，至於創作性之有無則以其他新穎性、進步性為判斷367。專利性的積極 要件規定於特許法第29 條，包含產業利用可能性、新穎性、進步性。產業利用 性為發明得於工業、農林水產業、礦業、商業、服務業等產業經營中利用；新穎 性則是以提出申請時點之前，是否是已在日本國內或國外為公眾所知的發明、是 否已在日本國內或國外公開實施的發明或是在日本國內或者外國出版的刊物上
日本特許法第2 條，對於「發明」之定義為「利用自然法則的具有高度思想 的創作。」故發明為技術思想之創作，故必然是人為，而排除自然產物、自然法 則的發現，至於創作性之有無則以其他新穎性、進步性為判斷367。專利性的積極 要件規定於特許法第29 條，包含產業利用可能性、新穎性、進步性。產業利用 性為發明得於工業、農林水產業、礦業、商業、服務業等產業經營中利用；新穎 性則是以提出申請時點之前，是否是已在日本國內或國外為公眾所知的發明、是 否已在日本國內或國外公開實施的發明或是在日本國內或者外國出版的刊物上