第二章 美國專利訴訟之行政救濟手段
第二節 專利行政爭訟制度
IPR、PGR、CBM 等三種程序均為準司法程序，是以此三類型之案件在 PTAB 審查體系中統稱為審判（trial）類型案件，其性質有別於對核駁處分所提之上訴
（appeal）類型案件。大體而言，雖然 PGR、IPR、CBM 均屬專利核准後之複審制 度，但PGR 案之提出時點限制為專利核准後的 9 個月期間內，故可將 PGR 理解為 類似於我國現已廢除之異議制度，而 IPR、CBM 均類似於我國的舉發制度，只是 CBM 僅能就商業方法專利提出32。以下就美國法中對於此三種程序之使用方式與 限制作介紹：
第一項 多方複審程序（Inter Partes Review，IPR）
1. 訴願人（petitioner）資格
原則上只要非專利權之所有人，皆可提出IPR 程序之申請，但為避免與法院
30 蔡佳穎（2016），〈美國專利多方複審程序與領證後複審程序之概述〉，科技法律透析，第 28 卷
第 4 期，頁 33-34。
31 同上註，頁 34。
32 朱浩筠（2012），前揭註 22，頁 7。
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之訴訟程序有衝突之可能性，法規仍訂有其他例外33：（1）在提出 IPR 申請 之前，訴願人或實際利益當事人已提起質疑專利範圍有效性之民事訴訟；（2）
訴願人、訴願人之實際利益當事人或利害關係人已被控告侵害專利，但訴願 人未於該專利侵權訴訟提起之一年內提出IPR 請求；（3）訴願人、訴願人之 實際利益當事人或利害關係人對於提出IPR 之請求理由書中質疑專利範圍的 理由有禁反言之限制。
2. 程序提起時間之限制
由於 AIA 新法將美國專利法自「先發明主義」改為「先申請主義」，使 IPR 程序在提起之適用上亦須加以區分。若為適用先發明人申請制度送件獲核准 之專利，其須在專利核准之日起算九個月後才能提出34；而若於這九個月內，
該被提出IPR 程序請求之專利已先被他人提出 PGR 程序時，則須等到 PGR 程序終結後才能提出 IPR 程序請求35。若為先發明制度時送件核准或再發證 之專利，則自專利核准之日起即可提出36。
3. IPR 程序引證據之限制
IPR 程序之引用證據僅限於專利前案或印刷之公開刊物，且該專利前案或印 刷之公開刊物並非如同單方再審查程序中，為關於被複審之專利範圍有不可 專利性之撤銷理由即可，而是僅侷限於必須產生法定之新穎性或非顯而易知 性等撤銷理由方得提出37。
4. IPR 請求理由書
33 35 U.S.C. §311(a)(b).
34 37 C.F.R. §42.102(a)(1).
35 37 C.F.R. §42.102(a)(3).
36 37 C.F.R. §42.102(a)(2).
37 35 U.S.C. § 311(b).
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IPR 之請求理由書主要記載每一個與該專利相關的實質利益當事人或利害關 係人、相關事項及請求理由，在第一次提出請求理由書時，亦必須一同提出 證據38。而相關事項須和該專利有所關連，且可能對 IPR 程序或後續之行政 或司法程序產生影響，例如USPTO 之再發證程序、進行中之專利訴訟等。
透過要求在理由書中載明與訴願人相關之實際利益當事人或利害關係人，可 協助 PTAB 確認潛在的衝突，並確保適時使用禁反言之效果。而理由書的主 要內容係訴願人必須證明該專利是可提出IPR 程序之支持理由，且訴願人本 身對於所挑戰的專利範圍的理由並未受到禁反言限制之情形39，理由書上須 明確陳述所挑戰的專利範圍及理由。相關細項包括被挑戰的專利範圍及其架 構解釋、針對專利請求項範圍建構中之元件與引證之專利前案或印刷之公開 刊物中特定內容的指定及對照、不具可專利性的法律基礎（新穎性或非顯而 易知性之理由）40。而若有專家所提出之證明意見時，亦須一併提出41。
5. 開啟 IPR 程序之決定
專利權人可以在收到訴願人送達之理由書及證據後，於三個月內提出答辯或 予以放棄42。而在此期限屆滿後之三個月內，PTAB 即須就此 IPR 程序是否成 立做出決定。若PTAB 認為理由書之資訊及初步答辯理由書中之理由已充分 顯示該被挑戰之專利請求項具有被成功挑戰之合理可能性時，即可作出進入 IPR 程序之決定；反之，若 PTAB 認為前述資訊不足以立案時，亦可針對全 部或部分專利的不可專利理由作出拒絕立案之決定43。
6. 專利請求項之修正
38 37 C.F.R. § 42.8(b).
39 37 C.F.R. §42.104(a).
40 37 C.F.R. §42.104(b).
41 35 U.S.C. §312(a)(3)(B).
42 35 U.S.C. §313.
43 37 C.F.R. §42.108.
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在IPR 程序中，專利權人可以向 PTAB 提出一次修正專利請求項範圍之請求，
但此一聲請必須能夠對於被挑戰之專利請求項所涉及之不可專利之理由有 所應對，否則將被拒絕。在修正請求之中，專利權人可以刪除被挑戰之專利 請求項，或將被挑戰的專利請求項範圍改為數個替代之專利請求項以修正之
44，但不得擴大專利範圍或引進新的元件。
7. 終局書面決定
在IPR 程序立案後一年內，PTAB 即須對該 IPR 程序作出終局的書面決定45， 而雙方當事人都得對於該決定上訴至CAFC46。
第二項 領證後複審程序（Post Grant Review，PGR）
1. 訴願人資格
要提出PGR 程序之訴願人必須為專利權所有人以外者47；但若訴願人或其實 際利益當事人在提出申請前，已針對同樣的專利範圍提起民事訴訟質疑其專 利有效性，或是訴願人、其實際利益當事人或利害關係人對於訴願理由書中 的質疑專利範圍有效性的理由有禁反言之限制，即無法進入PGR 程序。值得 注意的是，針對專利有效性的反訴（counter-claim）並不會構成民事訴訟，故 仍可以在符合其他要件的情形下進入PGR 程序。
2. 程序提起時間之限制
於2013 年 3 月 16 日開始施行先發明人申請制度後始送件申請之專利或再發 證專利，在其專利核准之日或再發證專利公告之日起算的9 個月內，可以提
44 35 U.S.C. §316(d).
45 35 U.S.C. §316(a)(11).
46 35 U.S.C. §319.
47 35 U.S.C. §321(a).
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出PGR 程序之申請48。
3. PGR 程序引用證據之限制
在IPR 程序中，其證據僅能基於§102 新穎性、§103 顯而易知性加以引用；然 在PGR 程序中除了新穎性和顯而易知性之外，專利或其專利範圍未符合可予 專利之標的適格性、實用性、充分揭露義務、無法實施或再發證專利未符合 其要件等不符合專利核准要件之情形，亦為可在PGR 程序中所提出之理由49。
4. PGR 請求理由書
在提出PGR 程序請求的理由書之中，除必須揭露所有真實具有利害關係之當 事人之外50，亦必須以書面詳列被挑戰的請求項以及所持的理由、相關之證據 等51。
5. 開啟 PGR 程序之決定
在IPR 程序中，訴願人所提供之證據僅需充分具有成功挑戰至少一個被挑戰 之專利範圍不具可專利性之合理可能性，PTAB 即可作出開啟 IPR 程序之決 定；然而在PGR 程序中，則必須充分具備至少一個被挑戰之專利範圍，其有 不具可專利性之較大可能性（大於百分之五十）時，PTAB 方能作成開啟 PGR 程序之決定52。
6. 臨時禁制令
在PGR 程序中有規定關於臨時禁制令（preliminary injunction）之條文53。條
48 35 U.S.C. §321(c).
49 35 U.S.C. §321(b).
50 35 U.S.C. §322(a)(2).
51 35 U.S.C. §322(a)(3).
52 35 U.S.C. §324(a).
53 35 U.S.C. §325(b).
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文中規定，在專利核准日起3 算個月內所提起之專利侵權民事訴訟，法院不 能以已提出開啟 PGR 程序之請求或已作成開啟 PGR 程序之決定為理由，而 暫停（stay）考慮核發臨時禁制令之聲請。
第三項 涵蓋商業方法複審程序（Covered Business Method Review，
CBM）
西拿去賣而成為涵蓋商業方法專利」等。參 Unwired Planet v. Google (Fed. Cir. 2016)。
57 35 U.S.C. §311.
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有無效之可能性（more likely than not）
58 AIA Trial Types Comparison Chart，
https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/aia_trial_comparison_chart.pptx，最後瀏覽 日：2016/10/30。