國立臺灣大學法律學院科際整合法律學研究所 碩士論文
Department or Graduate Institute of Interdisciplinary Legal Studies College of Law
National Taiwan University Master Thesis
美國發明法下之專利有效性
──以專利審理暨訴願委員會為中心
A Study on Patent Validity under the American Invents Act - Focusing on the Patent Trial and Appeal Board
王偉哲 Wei-Che Wang
指導教授：謝銘洋 博士
Advisor: Ming-Yan Shieh, Ph D.
中華民國 106 年 3 月
March 2017
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中文摘要
近年來美國專利法中最大修正的美國發明法（American Invents Act）已於 2012 年施行。其中新法所創設的專利審理暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board，
PTAB）與其轄下的複審制度：多方複審程序（Inter Partes Review，IPR）、領證後 複審程序（Post Grant Review，PGR）和涵蓋商業方法專利複審程序（Covered Business Method Review，CBM）尤其受到關注。
本文聚焦探討 IPR、CBM、PGR 等程序的特殊之處，透過歷年累積的案件數 據呈現 PTAB 於專利有效性爭訟時的重要地位，包括 PTAB 對於處理受挑戰請求 項之情形以及上訴審聯邦巡上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC）
審理見解之趨勢。並針對專利有效性爭訟中常作為重要爭點之關鍵：專利適格性、
新穎性、非顯而易知性、請求項範圍建構、聲請修正請求項等，各以新近經過PTAB 和 CAFC 審理之案件進行分析，藉以掌握美國專利有效性訴訟的見解趨勢，作為 我國企業於爭訟時可運用之策略與參考。
關鍵字：美國發明法、專利有效性、專利審理暨訴願委員會、專利行政救濟、美國 專利。
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Abstract
The American Invents Act was passed by U.S. Congress and was signed into law on September 16, 2011. The law represents the most significant change to the U.S. patent system since 192, and closely resembles previously proposed legislation in the Senate in its previous session. The Patent Trial and Appeal Board (PTAB) was formed as one part of the American Invents Act, handling contested cases such as Inter Partes Review (IPR), Post Grant Review (PGR) and Transitional Program for Covered Bussiness Method Patents (CBM).
This Study is focusing on the status and importance of IPR, PGR and CBM. By examining the statistics of number of the cases over the years, discussing the reason to value this procedure in finding the validity of patents in patent trials. The scope including presenting the condition of cases instituted in PTAB and the cases appealed to Court of Appeals for the Federal Ciruit (CAFC). Furthermore, this study lists 5 key issues in patent validity trials to observe the opoinon from the court, including patent eligibility, novelty, non-obviousness, claim construction and motion to amend. Cases were from PTAB and CAFC between 2015 and 2016. This may offer the companies in Taiwan to have better strategis to apply during U.S. patent litigation.
Keywords: American Invents Act, AIA, Patent Validity, The Patent Trial and Appeal Board, PTAB.
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目錄
中文摘要 ... I ABSTRACT ... II
第一章 緒論 ... 1
第一節 研究動機 ... 1
第二節 研究目的 ... 3
第三節 研究方法 ... 3
第四節 本文架構 ... 4
第二章 美國專利訴訟之行政救濟手段 ... 5
第一節 美國發明法與專利審理暨訴願委員會 ... 5
第二節 專利行政爭訟制度 ... 11
第三節 實務數據觀察分析 ... 17
第三章 專利有效性之重要爭點與案例解析 ... 25
第一節 第101 條 專利適格性 ... 25
第二節 第102 條 新穎性 ... 40
第三節 第103 條 顯而易知性 ... 49
第四節 請求項範圍建構（CLAIM CONSTRUCTION） ... 60
第五節 聲請修正請求項（MOTION TO AMEND） ... 67
第四章 結論與建議 ... 77
第一節 新制趨勢總結 ... 77
第二節 實務案例研究總結 ... 78
第三節 未來研究方向 ... 79
參考文獻 ... 81
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圖目錄
圖 1 單方再審查制度之運作情形 ... 6
圖 2 PTAB 申請案件量比例 ... 18
圖 3 2013-2017 IPR 案件申請量... 18
圖 4 申請案件之各技術領域比例 ... 19
圖 5 IPR 申請案之各結果統計 ... 20
圖 6 自 IPRl 與 CBM 上訴案件審理結果 ... 23
圖 7 聲請修正請求項之各階段案件數量 ... 73
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表目錄
表 1 IPR、PGR、CBM 比較表 ... 17 表 2 CAFC 推翻 PTAB 決定之案件統計表（至 2016/10/31 止） ... 24
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第一章 緒論
第一節 研究動機
專利除了是極具價值之無形資產外，亦已成為競爭場上的商業策略。如今，各 公司無不將獲取專利做為研發部門之重要績效評估指標之一；而獲取專利之後，對 於意圖積極搶佔市場的公司而言，其捍衛專利權之行動更是不遺餘力。專利權人無 論欲藉由專利獲取實質之權利金報酬，抑或將專利做為競爭之商業工具，藉以削弱 或排除競爭對手之市場版圖，「訴訟」往往是達成目的最典型的手段之一1。即使企 業自身取得專利之後並無意向他人興訟，仍舊可能遭遇來自競爭對手對於己方專 利的訴訟或有效性之挑戰等情形，要想在危機四伏的商業戰場中「我不犯人，人不 犯我」，只要在自身企業仍具有競爭力的一天，哪怕影響力十分微小，也是難以實 現的。
臺灣作為以高科技產業揚名世界的國度，產品自然常須面臨來自國際的競爭。
國際間所進行的專利爭訟，又以美國為最大的戰場；然而我國的專利爭訟制度雖然 經過多次修正，朝與國際接軌的方向前進，惟仍然有諸多和美國制度不同之處。而 制度的差異對於企業內的法制從業人員而言，即可能成為額外的負擔。規模較大的 企業自不待言，其和競爭公司在國際上的爭訟早已是家常便飯，許多企業亦會尋求 專業的美國訴訟事務所擔任顧問，委為處理相關案件，但在反應的時間上仍可能因 溝通流程而有所延遲；然對於一般中小企業而言，組織內部的法務部門很可能並未 具備相關知識，一旦為競爭對手所興訟時，可能因對於訟訴制度與策略的不熟悉而 不知如何應對，失卻先機。因此無論對於何種規模的企業而言，如果能夠培養或訓 練企業內部的法務人員對於美國專利爭訟的流程及方式有清楚的認識，在臨場遇
1 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀、賴婷婷（2012），《PATENT WARS 美台專利訴訟實戰暨裁判
解析》，頁 3，台北：元照。
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到問題時將能收到事半功倍的效果，確保公司利益不受損。
美國於2011 年 9 月 8 日時，參議院（Senate）通過專利改革法案，以 89 票贊 成、9 票反對、2 票棄權之投票結果，決議通過眾議院（House of Representatives）
版本之專利改革法案，亦即美國發明法（Leahy-Smith America Invents Act，AIA），
美國總統於同年9 月 16 日簽署此法案通過。此次立法係由參議院司法委員會主席 Patrick Leahy 及眾議院司法委員會主席 Lamar Smith 所推動，自 2005 年開始提出，
經過長達 6 年的多方協商與提案討論，最終完成本次堪稱美國專利法近年最大的 變革。
美國發明法不僅為近年最重要的專利法修正，其中的許多修正內容亦已改變 了美國專利申請制度與策略，例如由先發明原則改為先申請原則2。其中關於專利 有效性認定制度之變革，除將原先的多方再審查程序（Inter Partes Reexamination）
改為多方複審程序（Inter Partes Review，IPR）外，另新增了核准後複審程序（Post Grant Review，PGR）以及涵蓋商業方法專利（Covered Business Method Review，
CBM）3。這些程序在新制度上路之後，即一躍成為專利有效性的重要戰場；而負 責審理種種激烈攻防的單位，則為專利審理暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）。
我國商業型態以中小企業為主，許多傳統的製造業長期仰賴人力密集、技術代 工，常以成本管控作為市場競爭手段；然現今國際性的競爭對手時常會以專利訴訟 作為商戰策略的一環，若是遇到專以訴訟收取權利金、和解金為主的非專利實施實
2 馮震宇，〈美國專利救濟制度改革複審救濟程序效益顯現〉，
http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A185.htm，最後瀏覽日：
2016/10/30。
3 馮震宇，同上註。
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體（Non-Practicing Entity，NPE），更是要苦不堪言。因此，美國近年所新修正的此 一制度，值得我們分析探討，在了解相關專利有效性的認定制度之適性後，能夠在 遇到專利訴訟時作為有效的反擊手段。
第二節 研究目的
本文之目的在於自 PTAB 成立數年來，其所受理之相關案件於近兩年已陸續 進入聯邦巡迴上訴法院接受上訴審的檢驗，相關的判決不斷地在快速累積。因此，
此時正是儘可能多方研究這些案件，觀察美國專利有效性法院見解之變化，作為訴 訟策略應戰的好時機。
如前所述，在專利爭訟的戰場上，知己知彼固然重要，但若能對戰場的環境預 先有更透徹的了解與研究，才能進一步掌握到天時地利而事半功倍。美國專利爭訟 涵蓋的面向頗為廣泛，所需處理的課題亦不在少數。總括來說，一件專利爭訟可能 進行的過程包括
故本文擬透過聚焦美國專利爭訟制度所涵蓋的各管道中，由美國專利商標局 所主導的行政救濟程序，進行制度介紹與案例研究，期能使我國企業在遇到相關爭 訟程序時，能更加有效率地找出最佳解，在專利戰爭中克敵制勝。
第三節 研究方法
本文之研究方法以實證與歸納為主軸，主要以美國經多方再審查程序、領證後 複審程序或涵蓋商業方法複審程序上訴至聯邦巡迴上訴法院並完成審理之判決為 基礎，輔以符合條件之判決數量統計、美國專利商標局所公布之統計數據、美國發 明法相關條文規定以及其他相關論述與文獻，探討在美國發明法下，專利審理暨訴 願委員會對於專利有效性之認定情形。
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第四節 本文架構
本文共分為四章。第一章即本章，首先引入問題意識及研究動機，作為本文論 述之開端。第二章自簡要介紹美國專利有效性爭訟制度之立法變遷出發，特別是近 年對於專利戰爭影響重大的美國發明法立法前後之制度差異，並詳細說明美國發 明法下的三個重要的制度：IPR、PGR 與 CBM；最後將視角拉遠，聚焦具有專屬 管轄權限的聯邦巡迴上訴法院對於上訴案件量所持的態度，對於相關數據整理後 加以分析討論。
第三章以美國專利有效性之認定過程中，雙方攻防最常見的五種爭點為主軸，
討論法院在近代的相關爭點之演變，包括美國專利法中重要的有效性要件：適格性、
新穎性、非顯而易見性，以及專利有效性訴訟攻防中最常被提出之抗辯理由：請求 項範圍建構之適用標準，以及聲請修正請求項等；每個爭點中並輔以一則歷經專利 審理暨訴願委員會決定並上訴至聯邦巡迴上訴法院之判決，觀察專利審理暨訴願 委員會和聯邦巡迴上訴法院在案件見解間之互動情形，以了解實務上法院所會採 取之認定標準。
第四章為結論。除針對本文所提及之重點進行整理外，亦以美國法之經驗為借 鏡，提出本文對於未來我國法若欲再行變革時，可供參考及修正之方向，盼他山之 石，能助吾人攻錯。
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第二章 美國專利訴訟之行政救濟手段
第一節 美國發明法與專利審理暨訴願委員會 第一項 美國發明法（American Investment Act）
針對美國的專利爭訟案件，依照美國聯邦憲法第1 條第 8 項第 8 款之規定，
僅美國國會有權制定授與發明人專利權和授與著作人著作權的法律4，亦即專利法 和著作權法均屬於聯邦法，由聯邦法院管轄，各州之州法院對此等案件並無司法管 轄權，無權審理此等案件5。就專利爭訟案件而言，除專利申請人可以透過美國專 利商標局（United States Patent and Trademark Office，USPTO）之管道，就專利之 准駁進行訴訟外，對專利權之撤銷、專利侵害與專利有效與否等常見之典型專利訴 訟案件，則僅有聯邦法院才有司法管轄權6。至於雖因專利權而提起之訴訟，若未 涉及專利之申請範圍或其完整性者，而是對其他方面的私權如專利授權契約、涉及 僱用人發明權益之僱用契約等有爭執時，即非屬專利訴訟，而僅為一般民事案件，
通常向州法院提起訴訟7。
一、 單方再審查與多方再審查
在2011 年 9 月美國發明法通過之前，被控專利侵權人有兩種方式可以挑戰美 國專利的有效性：單方再審查（Ex Parte Reexamination，單方複審程序）以及多方 再審查（Inter Partes Reexamination，多方複審程序）。簡言之，於美國發明法之前 的單方再審查程序中，包含專利權人在內之任何人均可向美國專利商標局提出「與 專利性有關之實質新問題（a substantial new question of patentability）」以挑戰特定
4 U.S. CONST. ART.I,§8:“[…],To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries; […]”
5 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀、賴婷婷（2012），前揭註 1，頁 51。
6 28 U.S.C. §1338.
7 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀、賴婷婷（2012），前揭註 1，頁 51-52。
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專利之有效性。
單方再審查與多方再審查程序的主要差異在於，在單方再審查程序中，該訴願 提起人不會參與後續相關程序且無需揭露其是否為真正利害關係人（the real party in interest）。舉例言之，假設甲公司收到了對於美國專利 A 的侵權警告信，甲公司 可透過其控股之子公司乙向 USPTO 提出單方再審查之請求而無需揭露甲乙公司 間的關係。相反地，在多方再審查程序中，挑戰專利有效性的訴願人（不包含專利 權人）則會有表達意見的機會（例如，對於專利權人的答辯發表意見供USPTO 參 考），且該訴願提起人應揭露其是否為真正利害關係人。此種制度上的差異亦直接 反應於此兩種程序之名稱8。
單方再審查係可由任何人提起之程序。提起單方再審查需要以專利或印刷刊 物作為先前技術當作證據，說明為何系爭專利不具有可專利性。其他種類之證據，
包括「公開使用」或「產品銷售」，則不能作為提起再審查的理由。此外，提起再 審查之人尚須說明該先前技術可使系爭專利部分或全部請求項產生「可專利性的 實質新問題（substantial new question of patentability）」，始可合法提出單方再審查
8 徐仰賢（2013），〈美國專利訴訟外之新選項—多方複審程序(IPR)介紹暨實務分析〉，
http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2013/pclass_13_A185.htm，最後瀏覽日期：
2016/11/30
警告侵權
專利權人 甲公司
乙公司
控制
提起再審查
圖 1 單方再審查制度之運作情形
7 9。
單方再審查的申請，經過USPTO 下的「中央再審查組（Central Reexamination Unit，CRU）」認定符合提起的形式要件後，專利審查官必須於申請日起算三個月 內判斷系爭專利被挑戰的請求項是否均存有實質新問題，若是，則CRU 可決定開 始單方再審查程序10。一旦審查委員認定系爭專利具有實質新問題並開啟單方再審 查後，專利權人得作出答辯，提起人亦可針對專利權人的答辯再予回應11。美國國 會於制定此一制度之時，為避免單方再審查失控，並防止他人提起多件單方再審查 惡意騷擾專利權人，策略性地濫用此制度，故規定提起人若錯過此次回應之機會，
則之後的單方再審查程序中即無提起來再表示意見之餘地，而使程序進行類似專 利申請案之審查程序12。而若專利權人遭致不利處分，可向專利上訴暨衝突委員會
（Board of Patent Appeals and Interference，BPAI）提出上訴；若對 BPAI 的決定仍 不服，則可再上訴至聯邦巡迴上訴法院13。
若要提起多方再審查時，提起人須表明其具有受多方再審查之真正利害關係，
以達到過濾案件的效果，並使法院和USPTO 可以判斷禁反言（estoppel）的效果，
亦即提起人及其關係人無法在後續之相關民事訴訟中，提出審查過之相同理由再 度挑戰專利有效性。因此對於提起人而言，提出多方再審查是否會引起專利權人注 意，進而使自己成為侵權訴訟的被告，則需要再加以考慮14。
一旦審查官認定該多方再審查案件具有實質新問題並准予開啟雙方再審查，
就會發出初始審查意見（initial Office Action），表明審查官關於本案核准或駁回的 初步看法15。在審查程序中，專利權人可針對每一官方審查意見予以答辯，並在不
9 賴柏翰（2010），《美國專利核准後行政撤銷機制之現在與未來——以再審查與核准後審查為核
心》，頁 12，國立交通大學科技法律研究所碩士論文。
10 37 C.F.R. §1.510 (2008).
11 37 C.F.R. §1.530 (2008).
12 賴柏翰（2010），前揭註 9，頁 14。
13 35 U.S.C. § 307 (2006).
14 徐仰賢（2013），前揭註 8。
15 37 C.F.R. § 1.935 (2008).
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擴張申請專利範圍的前提之下，更正或增加新的請求項16；此外，提起人對於專利 權人的每一次答辯或更正都可以提出自己的答辯，這和單方再審查程序有別17。對 於再審查的不利結果，兩造都可以上BPAI 提出上訴18，並可再上訴至聯邦巡迴上 訴法院19。
因此，在舊法時代，若要藉由行政途逕挑戰專利有效性，就要先向CRU 提起 單方或多方再審查程序，再依序上訴至BPAI 和 CAFC。相較於下文要介紹的 AIA 新制，舊制多了一個審級，程序較為冗長，時間、金錢成本也相對較高，較無法順 利達成立法之初所希望達成之審查效率。
二、美國發明法
美國於2011 年 9 月通過美國發明法（Leahy-Smith America Invents Act，AIA）
後，大幅修改美國專利法的規定，於 2012 年開始陸續實施其各項條文20。其中除 了針對新穎性及顯而易見性之要件由「先發明主義」（first to invent）改為「先申請 主義」（first inventor to file）外，最重要的變革便是在美國專利商標局下設立專利 審理暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board，PTAB），由其實施三種行政專利 爭訟的管道：多方複審程序（Inter Pates Review，IPR）、領證後複審程序（Post Grant Review，PGR）以及涵蓋商業方法複審程序（Covered Business Method Review，
CBM）。這三種新法規定下的複審程序即為本文欲探討之主要目標，以下以「PTAB 程序」綜稱之。
美國國會對於當前制度之立法意旨，係以IPR、CBM 及 PGR 來取代舊制再審 程序（reexamination），以期建立一個相較於民事訴訟程序而言，更為快速且費用
16 37 C.F.R. § 1.941 (2008).
17 37 C.F.R. § 1.947 (2008).
18 37 C.F.R. § 1.953 (2008).
19 35 U.S.C. § 141 (2006).
20 楊智傑（2015），〈專利多方複審程序之啟動與審查：2015 年 In re Cuozzo 案〉，《美國專利法與
重要判決》，頁 97，台北：五南。
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低廉之專利有效性挑戰機制。有論者將其主要特色整理如下21：（1）快速審結：需 於立案（instituted）後 12 個月內審結。（2）審查單位：由新設立之專利審理暨訴 願委員會進行審查並做出決定。（3）救濟層級：對 PTAB 決定不服者，直接向聯邦 巡迴上訴法院（CAFC）提起訴訟，而舊制之再審制度則需先經由美國專利商標局 內部之上訴程序後，始能上訴至CAFC。（4）審查程序：由「審查」性質轉而偏向 於「裁判」性質22。
第二項 專利審理暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board）
一、專利審理暨訴願委員會之設立
專利審理暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）係美國專利商 標局下之重要之行政訴願機構。其前身為「專利上訴及衝突委員會」（Board of Patent Appeals and Interferences，BPAI），PTAB 之組成成員包含局長、副局長、專利行政 長官、商標行政長官，以及行政專利法官。各案件係由3 名行政專利法官合議審理 之。美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，USPTO）為聯邦 行政機關，主要任務在於進行專利之審查與核發23以及商標之審查與註冊24。當專 利申請人將專利申請案向專利商標局提出申請，而專利商標局認定某專利申請案 應不予專利時，專利申請人可在其申請案兩度遭核駁後得向專利商標局所屬的專 利審理暨訴願委員會提出行政上訴（administrative appeal），請求撤銷該主要審查委 員之審定25。若前述行政救濟仍未使專利申請人之申請案獲准，不服之申請人可以 上訴至聯邦巡迴上訴法院，或以專利商標局局長為被告，向哥倫比亞特區聯邦地方
21 Eric C. Cohen, A Primer on Inter Partes Review, Covered Business Method Review, and Post-Grant Review before the Patent Trial and Appeal Board, 24 Fed. Cir. B.J. 1 (2014/2015).
22 朱浩筠（2016），美國專利舉發制度及其相關爭議問題簡介—以多方複審（IPR）案件為中心，
智慧財產權月刊，第 213 期，頁 6。
23 35 U.S.C.包含了專利商標局對專利法的基本行政職權。
24 44 U.S.C §§ 1337-1338 包含其印發專利、商標與其他業務相關事項資料之權限。
25 35 U.S.C. § 134(a).
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法院（the United States District Court for the District of Columbia）提出民事訴訟救 濟26。
二、行政專利法官之資格
PTAB 的成員包含 USPTO 之局長（director）、副局長（deputy director）、專利 審查委員（commissioner for patents）、商標審查委員（commissioner for trademarks）
以及多位行政專利法官（administrative patent judge，APJ）27。
行政專利法官必須在有限的時間內完成來自各種領域的專利有效性案件之審 理，在講求案件效率的PTAB 內，對於行政專利法官的能力要求也就更高一些。以 法律規定的資格而言，行政專利法官必須同時具備專業的法律知識及科學能力28， 所以除了必備的法律學位之外，絕大多數的法官另外還會持有學士以上的工程或 科學領域學位29。其職權包括：專利申請案之核駁案件審理、專利舉發申請案之核 駁案件審理、衍生程序案件審理、兩造當事人案件審理及核准後案件審理等。
為了因應美國發明法所賦予之職掌任務，PTAB 的組織規模亦較其前身有所擴
26 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀、賴婷婷（2012），前揭註 1，頁 76-77。
27 35 U.S.C. §6
28 35 U.S.C. §6 Patent Trial and Appeal Board.
(a) ESTABLISHMENT AND COMPOSITION.— There shall be in the Office a Patent Trial and Appeal Board.
The Director, the Deputy Director, the Commissioner for Patents, the Commissioner for Trademarks, and the administrative patent judges shall constitute the Patent Trial and Appeal Board. The administrative patent judges shall be persons of competent legal knowledge and scientific ability who are appointed by the Secretary, in consultation with the Director. Any reference in any Federal law, Executive order, rule, regulation, or delegation of authority, or any document of or pertaining to the Board of Patent Appeals and Interferences is deemed to refer to the Patent Trial and Appeal Board.
(b) DUTIES.— The Patent Trial and Appeal Board shall—
(1) on written appeal of an applicant, review adverse decisions of examiners upon applications for patents pursuant to section 134(a);
(2) review appeals of reexaminations pursuant to section 134(b);
(3) conduct derivation proceedings pursuant to section 135; and
(4) conduct inter partes reviews and post-grant reviews pursuant to chapters 31 and 32.
(c) 3-MEMBER PANELS.— Each appeal, derivation proceeding, post-grant review, and inter partes review shall be heard by at least three members of the Board, who shall be designated by the Director. Only the Patent Trial and Appeal Board may grant rehearings.
29 Introduction to the Patent Trial and Appeal Board & Requirements for Administrative Patent Judges, USPTO, https://www.youtube.com/watch?v=uJ_3Gx8hegU, last visited: 2016/11/01. 當中同時提到，
雖然 PTAB 對法官的年資未設有規定，但一般會要求要具備十到十五年的專利相關經驗。
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充。審判長室為PTAB 之最高層級，由會長（同時為審判長）與副會長（副審判 長）組成，副會長直接對會長負責。再下一層級則由司法部門與行政部門組成，
副審判長與部門執行長將會事務執行等事項對副會長為報告30。
司法部門分為1 部和 2 部，分別由 6 個單位所組成，每單位有一領導之行政 專利法官與數名行政專利法官，負責訴願與審判之程序。行政法官（Administrative Law Judges，ALJ）制度係美國 1946 年行政程序法（Administrative Procedure Act，
APA）所創設，以確保聯邦政府部門之程序公平。行政法官獨立於行政機關而不受 其拘束，並具有超然的中立性。由PTAB 之組織架構、運行方式以及成員組成，可 以看出PTAB 並非純粹的行政機關，其並具有審判機關的性質31。
第二節 專利行政爭訟制度
IPR、PGR、CBM 等三種程序均為準司法程序，是以此三類型之案件在 PTAB 審查體系中統稱為審判（trial）類型案件，其性質有別於對核駁處分所提之上訴
（appeal）類型案件。大體而言，雖然 PGR、IPR、CBM 均屬專利核准後之複審制 度，但PGR 案之提出時點限制為專利核准後的 9 個月期間內，故可將 PGR 理解為 類似於我國現已廢除之異議制度，而 IPR、CBM 均類似於我國的舉發制度，只是 CBM 僅能就商業方法專利提出32。以下就美國法中對於此三種程序之使用方式與 限制作介紹：
第一項 多方複審程序（Inter Partes Review，IPR）
1. 訴願人（petitioner）資格
原則上只要非專利權之所有人，皆可提出IPR 程序之申請，但為避免與法院
30 蔡佳穎（2016），〈美國專利多方複審程序與領證後複審程序之概述〉，科技法律透析，第 28 卷
第 4 期，頁 33-34。
31 同上註，頁 34。
32 朱浩筠（2012），前揭註 22，頁 7。
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之訴訟程序有衝突之可能性，法規仍訂有其他例外33：（1）在提出 IPR 申請 之前，訴願人或實際利益當事人已提起質疑專利範圍有效性之民事訴訟；（2）
訴願人、訴願人之實際利益當事人或利害關係人已被控告侵害專利，但訴願 人未於該專利侵權訴訟提起之一年內提出IPR 請求；（3）訴願人、訴願人之 實際利益當事人或利害關係人對於提出IPR 之請求理由書中質疑專利範圍的 理由有禁反言之限制。
2. 程序提起時間之限制
由於 AIA 新法將美國專利法自「先發明主義」改為「先申請主義」，使 IPR 程序在提起之適用上亦須加以區分。若為適用先發明人申請制度送件獲核准 之專利，其須在專利核准之日起算九個月後才能提出34；而若於這九個月內，
該被提出IPR 程序請求之專利已先被他人提出 PGR 程序時，則須等到 PGR 程序終結後才能提出 IPR 程序請求35。若為先發明制度時送件核准或再發證 之專利，則自專利核准之日起即可提出36。
3. IPR 程序引證據之限制
IPR 程序之引用證據僅限於專利前案或印刷之公開刊物，且該專利前案或印 刷之公開刊物並非如同單方再審查程序中，為關於被複審之專利範圍有不可 專利性之撤銷理由即可，而是僅侷限於必須產生法定之新穎性或非顯而易知 性等撤銷理由方得提出37。
4. IPR 請求理由書
33 35 U.S.C. §311(a)(b).
34 37 C.F.R. §42.102(a)(1).
35 37 C.F.R. §42.102(a)(3).
36 37 C.F.R. §42.102(a)(2).
37 35 U.S.C. § 311(b).
13
IPR 之請求理由書主要記載每一個與該專利相關的實質利益當事人或利害關 係人、相關事項及請求理由，在第一次提出請求理由書時，亦必須一同提出 證據38。而相關事項須和該專利有所關連，且可能對 IPR 程序或後續之行政 或司法程序產生影響，例如USPTO 之再發證程序、進行中之專利訴訟等。
透過要求在理由書中載明與訴願人相關之實際利益當事人或利害關係人，可 協助 PTAB 確認潛在的衝突，並確保適時使用禁反言之效果。而理由書的主 要內容係訴願人必須證明該專利是可提出IPR 程序之支持理由，且訴願人本 身對於所挑戰的專利範圍的理由並未受到禁反言限制之情形39，理由書上須 明確陳述所挑戰的專利範圍及理由。相關細項包括被挑戰的專利範圍及其架 構解釋、針對專利請求項範圍建構中之元件與引證之專利前案或印刷之公開 刊物中特定內容的指定及對照、不具可專利性的法律基礎（新穎性或非顯而 易知性之理由）40。而若有專家所提出之證明意見時，亦須一併提出41。
5. 開啟 IPR 程序之決定
專利權人可以在收到訴願人送達之理由書及證據後，於三個月內提出答辯或 予以放棄42。而在此期限屆滿後之三個月內，PTAB 即須就此 IPR 程序是否成 立做出決定。若PTAB 認為理由書之資訊及初步答辯理由書中之理由已充分 顯示該被挑戰之專利請求項具有被成功挑戰之合理可能性時，即可作出進入 IPR 程序之決定；反之，若 PTAB 認為前述資訊不足以立案時，亦可針對全 部或部分專利的不可專利理由作出拒絕立案之決定43。
6. 專利請求項之修正
38 37 C.F.R. § 42.8(b).
39 37 C.F.R. §42.104(a).
40 37 C.F.R. §42.104(b).
41 35 U.S.C. §312(a)(3)(B).
42 35 U.S.C. §313.
43 37 C.F.R. §42.108.
14
在IPR 程序中，專利權人可以向 PTAB 提出一次修正專利請求項範圍之請求，
但此一聲請必須能夠對於被挑戰之專利請求項所涉及之不可專利之理由有 所應對，否則將被拒絕。在修正請求之中，專利權人可以刪除被挑戰之專利 請求項，或將被挑戰的專利請求項範圍改為數個替代之專利請求項以修正之
44，但不得擴大專利範圍或引進新的元件。
7. 終局書面決定
在IPR 程序立案後一年內，PTAB 即須對該 IPR 程序作出終局的書面決定45， 而雙方當事人都得對於該決定上訴至CAFC46。
第二項 領證後複審程序（Post Grant Review，PGR）
1. 訴願人資格
要提出PGR 程序之訴願人必須為專利權所有人以外者47；但若訴願人或其實 際利益當事人在提出申請前，已針對同樣的專利範圍提起民事訴訟質疑其專 利有效性，或是訴願人、其實際利益當事人或利害關係人對於訴願理由書中 的質疑專利範圍有效性的理由有禁反言之限制，即無法進入PGR 程序。值得 注意的是，針對專利有效性的反訴（counter-claim）並不會構成民事訴訟，故 仍可以在符合其他要件的情形下進入PGR 程序。
2. 程序提起時間之限制
於2013 年 3 月 16 日開始施行先發明人申請制度後始送件申請之專利或再發 證專利，在其專利核准之日或再發證專利公告之日起算的9 個月內，可以提
44 35 U.S.C. §316(d).
45 35 U.S.C. §316(a)(11).
46 35 U.S.C. §319.
47 35 U.S.C. §321(a).
15
出PGR 程序之申請48。
3. PGR 程序引用證據之限制
在IPR 程序中，其證據僅能基於§102 新穎性、§103 顯而易知性加以引用；然 在PGR 程序中除了新穎性和顯而易知性之外，專利或其專利範圍未符合可予 專利之標的適格性、實用性、充分揭露義務、無法實施或再發證專利未符合 其要件等不符合專利核准要件之情形，亦為可在PGR 程序中所提出之理由49。
4. PGR 請求理由書
在提出PGR 程序請求的理由書之中，除必須揭露所有真實具有利害關係之當 事人之外50，亦必須以書面詳列被挑戰的請求項以及所持的理由、相關之證據 等51。
5. 開啟 PGR 程序之決定
在IPR 程序中，訴願人所提供之證據僅需充分具有成功挑戰至少一個被挑戰 之專利範圍不具可專利性之合理可能性，PTAB 即可作出開啟 IPR 程序之決 定；然而在PGR 程序中，則必須充分具備至少一個被挑戰之專利範圍，其有 不具可專利性之較大可能性（大於百分之五十）時，PTAB 方能作成開啟 PGR 程序之決定52。
6. 臨時禁制令
在PGR 程序中有規定關於臨時禁制令（preliminary injunction）之條文53。條
48 35 U.S.C. §321(c).
49 35 U.S.C. §321(b).
50 35 U.S.C. §322(a)(2).
51 35 U.S.C. §322(a)(3).
52 35 U.S.C. §324(a).
53 35 U.S.C. §325(b).
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文中規定，在專利核准日起3 算個月內所提起之專利侵權民事訴訟，法院不 能以已提出開啟 PGR 程序之請求或已作成開啟 PGR 程序之決定為理由，而 暫停（stay）考慮核發臨時禁制令之聲請。
第三項 涵蓋商業方法複審程序（Covered Business Method Review，
CBM）
涵蓋商業方法複審程序係一過渡性（transitional）之程序，設計用意在於針對 近年來美國商業方法專利的濫訴問題進行處理。在程序上，依照美國發明法第 18(a)(1)條之規定，其程序之進行準用領證後複審程序54，故就程序方面於此不再贅 述。
值得一提的是，CBM 程序要立案之重要要件之一便是爭議之請求項專利必須 屬於「商業方法專利」，故究竟何種專利有涵蓋商業方法即成為解釋之重心。依照 條文規定，涵蓋商業方法之專利係指一用以執行資料處理或其他使用在實務操作、
行政、金融商品或服務管理之方法及其對應裝置，但不包含用於技術發明之專利55； CBM 程序之申請人僅限於專利侵權案件中被控侵權人，且在提出申請時，須證明 系爭專利適用於CBM 程序56。
以下以表格針對三種程序異同之處進行比較：
類型
IPR PGR CBM
提出時點 專利核准9 個月 後，或PGR 程序 將終結後57
專利核准9 個月 內
同IPR
54 AIA §18(a)(1).
55 AIA §18(d)(1).
56 然則近來 PTAB 和 CAFC 對於涵蓋商業方法專利的認定亦似乎開始有範圍不一致的情況出現。
CAFC 可能開始傾向限縮認定涵蓋商業方法專利之適用，並曾舉例「一個裝在銀行的燈泡專利並不
會因為是銀行在使用而符合涵蓋商業方法的附帶專利」、「一個挖掘工具並不會因為將所挖出的東
西拿去賣而成為涵蓋商業方法專利」等。參 Unwired Planet v. Google (Fed. Cir. 2016)。
57 35 U.S.C. §311.
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適用案件 專利案件皆適用 有效申請日於 2013/3/16 後之申 請案
非技術性發明之 商業方法專利
得主張之無效理 由
§ 102、§ 103 § 101、§ 102、§
103、§ 112
同PGR、惟就§
102 部分有些許 不同
證據型態 專利案或其他書 面文件
不限 不限
訴願人
（petitioner）
1. 非系爭專利權 人
2. 未曾就系爭專 利之有效性提 起民事訴訴訟 3. 收受系爭專利
民事侵權訴訟 之訴狀未超過 一年
4. 需揭露所有具 利益關係之真 實當事人
1. 非系爭專利權 人
2. 未曾就系爭專 利之有效性提 起民事訴訟 3. 需揭露所有具
利益關係之真 實當事人
1. 需為民事侵權 訴訟被告 2. 需揭露所有具
利益關係之真 實當事人
舉證責任 有無效之合理可 能性（reasonable likelihood）
有無效之可能性（more likely than not）
禁反言
（Estoppel）
1. 同一訴願人不得再提出經最終決定之爭點或在其審理 程序中合理可得提出之爭點。
2. 效力及於後續於 USPTO、地方法院或 ITC 之案件。
表 1 IPR、PGR、CBM 比較表58
第三節 實務數據觀察分析 第一項 專利審理暨訴願委員會
PTAB 自成立至今已有數年，但每年來自各界申請之案件量早已超出立法初期 之預估。美國發明法制訂時的其中一個重要目的便是要紓解專利訟訴案件的數量 與縮短時程，進而提升審理的效率；故透過觀察 PTAB 近年所累積出之各項統計 數字，可以提供作為評估此一制度存在是否促進案件審理效率的目的之參考。以下
58 AIA Trial Types Comparison Chart，
https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/aia_trial_comparison_chart.pptx，最後瀏覽 日：2016/10/30。
18
將分別說明 PTAB 本身案件之數據意義，以及案件上訴至 CAFC 之後，CAFC 和 PTAB 之間見解的互動情形59。
（一）提交案件申請量之變化
自 2012 年 9 月 16 日開始啟用新的制度起，到 2016 年 10 月 31 日止總共有 5811 件 PTAB 程序的申請案，其中 IPR 程序以 5292 件佔了 91%、CBM 程序共 481 件次之、PGR 程序則僅有 38 件，佔 1%。整體而言，IPR 程序案件的申請量都遠 大於CBM 程序和 PGR 程序。而若以各會計年度作為間隔，觀察 IPR 的案件變化 量時，IPR 程序的案件申請量由 2013 年的 514 件，大幅上升到 2014 年的 1310 件，
2015 年更是累積到 1737 件，到了 2016 年方有稍微和緩的趨勢，以 1565 件作收。
（二）各類型案件量
若以技術領域作為劃分之標準來看，在2016 年提出最多 PTAB 程序申請的 以電子／電腦類別為最大宗，占了55%；其次是 24%的機械／商業方法類、13%
的生物／醫藥類、7%的化學類，以及數量很少的設計類，佔全部的 1%。這樣的 分佈比例每年都保持相當穩定的狀態。而在案件提出申請之後，電子／電腦類、
59 USPTO 於其網站上會定期更新其案件統計資料，見 https://www.uspto.gov/patents-application- process/appealing-patent-decisions/statistics/aia-trial-statistics。 以下本文所引用之資料統計至 2016/10/31 止。
申請案件量
IPR PGR CBM 0
500 1000 1500 2000
2013 2014 2015 2016
IPR案件申請量
圖 3 2013-2017 IPR 案件申請量 圖 2 PTAB 申請案件量比例
19
機械／商業方法類、化學類的立案率都達七成以上（分別是71%、73%、72%），
生物／醫藥類的立案率62%和設計類的 43%相較較低。
圖 4 申請案件之各技術領域比例
（三）申請案件結案概況分析
雖然申請的案件量為數眾多，但並非每個案件都會進入到相關程序最後的步 驟。除了PTAB 要先審查決定是否立案之外，案件的相關當事人在程序中也都不會 閒著。無論是立案前或立案後的最終決定作成之前，雙方都可能為避免往後的訴訟 流程與費之負擔而選擇和解，這也間接符合了美國發明法制訂時想要達成的效果，
使案件更快終結。
由於全部PTAB 程序中，IPR 程序之申請案件就佔了九成，我們可以從請求項 進入IPR 程序中受到挑戰之後的結果統計一窺整個 PTAB 程序之趨勢。在 3770 件 有產生最終結果的申請案中，有1799 件（約 48%）最終並沒有立案；未立案的原 因包括申請被駁回、或是在PTAB 作出決定之前雙方已和解等。而在 1971 件（約 52%）開啟 IPR 程序之案件中，有 859 件（約佔立案案件的 43%）受挑戰的請求項 全部都被認定不具可專利性，僅有 203 件（約為立案案件的 10%）請求項全部未 受不可專利之認定。
技術領域案件比例
電子／電腦 機械／商業方法
生物／醫藥類 設計類
20
圖 5 IPR 申請案之各結果統計
也就是說，對於專利權人而言，一旦自己的請求項受到挑戰進入立案的IPR 程 序中之後，要想全身而退的機會將會隨著程序之進行而越來越小（在總申請案中約 有 23%案件的請求項會全部無效，在已立案的案件中比例增加至 44%，而在全部 最終決定作成之案件中更達到68%）；這也更加強化了專利權人在請求項受挑戰之 時和對造達成和解之意願。
第二項 聯邦巡迴上訴法院
（一）第36 條規定
依照聯邦巡迴法規第 36 條（「Rule 36」），聯邦巡迴上訴法院能夠針對下級法 院的判決給予不附理由的確認判決。一般稱之為「第36 條確認（Rule 36 affirmance）」
或「摘要確認（summary affirmance）」。對於被上訴人而言，通常想達到的目標就 是得到確認判決，而Rule 36 確認則甚至可說是預期結果中最有利的一種情況。以 下將先針對Rule 36 確認判決加以介紹。
聯邦巡迴上訴法院會以三種方式來處理案件：（1）判決先例（precedential
3770件申請案
1799 未進行審理
1091件 駁回申請
708件 在作成立案決 定前即已終結
1971件 已立案
710件 於完成審理前
終結
1261件 完成審理
859件 受挑戰之請求
項全部無效
199件 受挑戰之請求
項部分無效
203件 無請求項被認
定無效
21
opinions），指的是有前例的意見，根據先前案例作出決定的判決；（2）沒有前例的 意見（nonprecedential opinions）；（3）沒有意見，依 Rule 36 維持原判（affirmances without a written opinion under Federal Circuit Rule 36）。一般而言，Rule 36 判決適 合用在法院見解沒有作為判決先例的價值且下級審法院所做之決定並無違誤的時 候。Rule 36 規定了五個適合使用 Rule 36 確定判決的狀況60：
1. 先前的決定並無明顯錯誤。
2. 證據能充分支持陪審團之決定
3. 過去的記錄（record）支持下級審的決定
4. 法規有授權，依行政單位審查標準審理後維持原決定 5. 先前的判決或決定並未違反法律。
通常法院會在口頭辯論程序結束之後決定是否使用Rule 36 確認判決。在口頭 辯論結束之後，審理該案的三位法官將會互相討論、交換意見並進行投票61。Rule 36 確認判決是以法院名義所下（拉丁文 per curiam），亦即並無特定的執筆法官。
雖然就法律人的立場，也許會希望看到法院用更大的篇幅去贊同你的論點並 全盤否定對造的論述，但是對於客戶或當事人來說，勝利與否的結果才是最重要的。
在其他條件相同的狀況下，如果能贏得更快速、明確、而且相對不容易在後續程序 中存在再度被翻盤的變數的話，就是好勝利。Rule 36 判決就帶有這樣的特性，快 速、明確而且很難挑戰，所以會是上訴人最希望得到的結果。
之所以會這樣，是因為即使同樣是一個勝訴的案件，沒有書面決定（written
60 See Fed. Cir. R. 36:
(a) the judgment, decision, or order of the trial court appealed from is based on findings that are not clearly erroneous;
(b) the evidence supporting the jury’s verdict is sufficient;
(c) the record supports summary judgment, directed verdict, or judgment on the pleadings;
(d) the decision of an administrative agency warrants affirmance under the standard of review in the statute authorizing the petition for review; or
(e) a judgment or decision has been entered without an error of law.
61 See Federal Circuit Internal Operating Procedures No. 8.1.
22
decision）的狀況會比有書面決定的狀況來得安全。一旦有了書面決定，就表示其 中存在可能被引為爭點的潛在可能性。只要法院作了書面的決定，即便其中見解十 分偏向某一方，法院仍然多少會指出該造理由的不利之處。而且有時也會發生某個 書面決定的內容出錯，而被請求重新審理的情形。也就是說，書面決定為被上訴人 所期望的全面勝利留下了一個不確定的可能性。
相對地，Rule 36 確定判決則是幾乎不可能走向重新審理的程序、或是繼續向 最高法院上訴，因為並沒有一個上訴決定（appellate decision）可供挑戰。Rule 35 本身便指出，「如果法院原先的見解並無先例時，上訴要求重新進行聯席判決（en banc）並不適當62」。換言之，Rule 36 判決是十分難以翻盤的。
此外，Rule 36 判決通常也只需較短的時間完成。通常在口頭辯論後一週的時 間即會發布判決63；通常其他判決就算再快，也得花上好幾個月64。這對於專屬管 轄美國境內專利案件上訴的聯邦巡迴上訴法院而言，不失為有效紓解案件量的實 用手段。
（二）CAFC 之判決意向觀察
由於訴訟中的兩造若是對於在 PTAB 中所決定的專利有效性結果有所不服，
仍然可以上訴至美國聯邦巡迴上訴法院尋求救濟，且 CAFC 具有專利相關案件的 專屬管轄權限，具備統一相關見解之功能，因此研究 CAFC 對於 PTAB 所作出之 決定是否有特定之傾向，在專利訴訟攻防之中即更顯重要；顯然，CAFC 對於上訴 自 PTAB 的決定維持（affirm）率之多寡，將會直接影響到專利訴訟當事人進行訴 訟策略擬訂之方式。
而根據統計65，到2016 年 10 月 31 日為止，CAFC 共判決了 128 件由 IPR 或
62 “A petition for rehearing en banc is rarely appropriate if the appeal was the subject of a nonprecedential opinion by the panel of judges that heard it.”
63 See Fed. Cir. R. 35 Practice Notes.
64 See Rachel C. Hughey, Effective Appellate Advocacy Before the Federal Circuit: A Former Law Clerk’s Perspective, 11:2 J. App. Prac. & Process 401, 404 (Fall 2010).
65 此處係以美國專利事務所 Finnegan 所提供之 Federal Circuit Decisions 資料庫
23
CBM 程序上訴之案件，而全部維持原判者即有 101 件（共 78.91%）、部分維持、
部分推翻者有11 件，佔 8.59%，遭駁回者 7 件；而原決定全部被推翻
（Reversed）或廢棄（Vacated）者僅有 9 件，佔 7.03%。
圖 6 自 IPRl 與 CBM 上訴案件審理結果
換言之，對於PTAB 決定不服而上訴的上訴人，可能還是要做好無法在 CAFC 獲勝的心理準備，因為上訴人最希望看到的推翻或廢棄原決定之案件數 量，比例著實偏低。是故，在專利有效性的爭訟之中，基於禁反言的規定以及相 關的統計數據所呈現之趨勢，在在顯示PTAB 審理階段的重要性。
下表列出案件統計內的 9 件被推翻之案件決定，涉及的主要爭點多半為美國 專利法第103 條的顯而易知性，或是請求項範圍之建構。
案件判決 日期 結果 重要爭點
In re Natural Alternatives, LLC 08/31/2016 Reversed. obviousness Arendi S.A.R.L. v. Apple Inc.,
Google Inc., Motorola Mobility LLC
08/10/2016 Reversed. obviousness
In re Magnum Oil Tools 07/25/2016 Reversed. obviousness
http://www.finnegan.com/publications/federalcircuit/ 進行搜尋，於條件設定上訴自 PTAB/IPR/CBM 等後，再逐筆核對整理結果判決而得。
全部維持 79%
部分維持 9%
駁回 5%
全部推翻 或廢棄
7%
24
CutSFORTH, Inc v. Motivepower,
Inc 04/06/2016 Reversed. anticipation Straight Path IP Group v. Sipnet
EU S.R.O. 11/25/2015 Reversed and
Remanded. claim construction In re Imes 01/29/2015 Reversed and
Remanded. claim construction Tobinick v. Olmarker 05/19/2014 Reversed. Claim
construction In re Rambus, Inc. 06/04/2014 Reversed. Anticipation In re Giannelli 01/13/2014 Reversed. obviousness
表 2 CAFC 推翻 PTAB 決定之案件統計表（至 2016/10/31 止）
第三項 小結
由本章所述的統計數據可以看出，就PTAB 本身而言，IPR 等程序多半是偏 向讓受挑戰之專利無效之結果較多；而將訴訟流程放大到上訴程序來看，上訴法 院CAFC 則亦傾向維持 PTAB 所做之決定。基於這樣的趨勢，以及 PTAB 程序中 的禁反言相關規定，使得PTAB 程序在專利有效性的攻防之中，處於一個正反雙 方都必須全力以赴的關卡，因為一旦在PTAB 程序取得勝利，就能得到不易被翻 盤的巨大優勢；相對地，一旦失敗，要再扭轉戰局所需付出的心力可能是原先的 許多倍。
因此，對於被控侵害專利權之被告而言，向PTAB 提出 IPR 程序或 CBM 程 序的確是最有效的反制手段，如果能成功讓案件成立，進而讓專利無效，便能收 釜底抽薪之效，免去後續漫長的專利侵權之審理過程；而對專利所有權人而言，
PTAB 程序則是絕對不容小覷的一關，若是不小心應對，不僅無法透過訴訟取得 權利被侵害的賠償，相關的專利布局亦可能隨之被打亂。
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第三章 專利有效性之重要爭點與案例解析
在專利有效性之爭訟過程中，幾個最常見的爭議包括美國專利法第 101 條的 專利適格性、第102 條的新穎性、第 103 條的顯而易知性、請求項範圍建構（claim construction）以及聲請修正請求項（motion to amend）等66
本章擬就新近經過 PTAB 決定並上訴至 CAFC 審理之案件進行觀察整理，針 對專利有效性中之各重要爭點介紹法院對於爭執之認定情形。
第一節 第 101 條 專利適格性
在 PTAB 相關程序中，最常被使用、提出的是 IPR 程序，但由於美國發明法 的規範，在IPR 程序當中只能以美國專利法第 102 條的新穎性與第 103 條的顯而 易知性為理由，提出專利有效性的挑戰；這意味著在IPR 程序中，PTAB 所審酌的 理由並不會包括第101 條的專利適格性。然則若要挑戰專利權之有效性，第 101 條 的專利適格性常常是必須討論的爭點所在，因此除了PGR 和 CBM 程序可直接以 專利適格性為理由之一對於專利請求項提出挑戰之外，IPR 程序之案件專利適格性 之討論通常是在上訴至CAFC 之時才會提出。
相較於案件量稀少的 PGR 程序，CBM 程序擁有較高的程序利用率；而今，
CBM 程序之案件除關於商業方法之專利外，近年來由於金融科技（Financial Technology，fintech）興起，相關專利技術亦橫跨了商業方法與電腦軟體的範圍，
兩者結合所產生的專利有效性問題，即為CBM 程序所適用之對象。但電腦軟體的 可專利性在美國專利法的發展中曾幾經波折，到了 2012 年美國聯邦最高法院在 Alice 案對於軟體專利使用了兩步驟測試（2-step test）之後，對於軟體專利的專利 適格留下一道似乎難以逾越的障礙。此後的數年之間，無論是 PTAB 或 CAFC 都
66 若以美國發明法中所規定得在 PGR 和 CBM 程序中提起之理由者而言，尚有專利法第 112 條的
專利說明書可以提出；又或者 PTAB 程序中雙方亦常對於相關程序是否應開始或成立有所爭執，
皆屬常見之訴訟策略。本文擬就訴訟中常見的實體爭議加以討論。
26
審理了不少相關案件，其標準如何適用，值得探討。
第一項 可專利性的重要性
自1990 年 State Street Bank 案對於專利適格標的建立了相對寬鬆的標準後，
不僅促大量商業方法專利的申請與核准，專利蟑螂67（patent troll，或稱專利侏儒、
專利流氓等）更是趁機抓住了其中的「商機」，以多方纏訟的方式令被告們頭痛不 已，從中獲利。因此，不僅是美國立法者嘗試以美國發明法來調和專利制度的平衡，
美國最高法院也開始正視並重新審視「專利適格標的」的判斷要件，並陸續在數個 重大案件中提出了不同的判斷方法（如Bilski 案68、Mayo 案69以至於近期最重要的 Alice 案）70。
根據美國專利法第 101 條，任何人發明了一項新的且有用的方法（process）、
機器（machine）、製品（manufacture）、或物質的組成（composition），亦或對於上 述四種類型有任何新且有用的改良時，將得以成為可專利的標的71，稱為具有專利 適格性（patent-eligible）或可專利之客體（patentable subject matter）。過去美國對 於專利適格性之標準，一向採取寬鬆之認定，最常被引用的一句話便是「太陽底下 人類創造的任何事物，皆可賦予專利（include anything under the sun that is made by man）」，這也使最高法院認為美國國會在立法之時，意旨傾向擴大且廣泛地解釋專 利適格標的範圍72。
但在後續的實務判決當中，美國最高法院亦額外建立了三種例外，以劃分可專
67 除 patent troll 外，亦有稱 NPE（Non-practicing entities，非專利實施實體）、PAE（patent assertion entity，專利主張實體）者，皆指涉相同之概念。其主要目標鎖定在依現行美國法律不應 被授予專利的軟體上，而之所以能依此成功收取權利金，是因為美國專利訴訟中防禦侵權控控或 起訴向法院請求撤銷該專利之行為，動輒都要花費數百萬美元。
68 Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010).
69 Mayo v. Prometheus, 132 S. Ct. 1289 (2012).
70 黃莉婷（2016），《軟體專利與商業方法專利適格性實證研究—以美國最高法院 Alice v. CLS Bank
判決後續影響為中心》，頁 1，國立政治大學科技管理與智慧財產研究所碩士論文。
71 35 U.S.C. 101: “Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.”
72 Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 309 (1980).
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利性的界限：自然法則（laws of nature）、物理現象（physical phenomena）以及抽 象概念（abstract ideas）73。之所以將其排除於專利保護範圍外，主要理由在於此三 種類型為科學及科技發展的基礎，若允許作為專利保護標的，將會阻礙創新而違背 專利法促進科技進步的立法精神。74
而在諸多涉及可專利性的領域當中，本文以下將以軟體及商業方法專利有效 性之案件作為探討之標的，繼續討論最高法院最新使用的標準與其影響。
第二項 軟體與商業方法專利的重要門檻—Alice v. CLS Bank 案
（
一）Alice 案以前法院對於軟體專利性的判斷狀況對於軟體專利是否可以申請專利，原則上美國專利法並未明文排除；亦即只要 其仍然符合各項專利要件，包括產業利用性、新穎性、進步性等，仍可取得專利。
但由於電腦軟體為近代才快速發展之產業，其先前技術不容易確定，故從美國從 1980 年代開始核發電腦軟體專利以後，開始出現了專利審查不確實、濫用電腦軟 體專利的問題。
此外，申請實務上也出現一現象，就是電腦軟體專利申請人在撰寫專利請求項 時，實際上根本沒有告知任何電腦軟體撰寫的技術內容或程式碼，而僅以抽象字眼 描述該電腦軟體可執行哪些功能。由於申請實務上，演變成不需要告知軟體程式碼 內容，故審查時，只要專利請求項所描寫的電腦軟體執行的功能，是過去的專利案 中沒有寫過的，往往就容易申請到專利75。
但是從 2010 年 Bilski v. Kappos 之後，美國聯邦最高法院連續在 2012 年的 Mayo v. Prometheus ， 2013 年 的 Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics 以及 2014 年的 Alice v. CLS Bank 等案件中，將重心重新聚焦在美國專利
73 Id. at 303, 309; supra note at 601.
74 黃莉婷（2016），前揭註 70，頁 10。
75 〈商業方法電腦軟體之專利適格性—2014 年 Alic v. CLS Bank 案剖析〉，楊智傑，北美智權報，
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/publish-99.htm，最 後瀏覽日：2016/11/15。
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法第101 條的專利適格性問題之上。
而這連續 4 件判決，不但重塑了美國專利訴訟的重心，也讓過去不是問題的 101 條成為可否獲准專利的關鍵問題。根據美國史丹佛大學法學院衍生的專利資訊 公司 Lex Machina 的統計，因不具備 101 條專利適格性而被撤銷的專利案件，從 2007 年的 2 件大幅增加到 2013 年的 15 件。但是更犀利的則是在 Alice 判決之後，
僅3 個月不到就有 13 件軟體專利被判決不符合 101 條之要求而被撤銷76。
（二）Alice 案及其影響
1. 案例事實
本件當事人為Alice Corporation（下稱 Alice）與 CLS Bank International 和 CLS Service Ltd.（下稱 CLC）。前者係擁有數個「解決交割風險」相關專利的專利權人，
分別為第5,970,479 號專利（第 479 號專利）、第6,912,510 號專利、第 7,149,720 號 專利。其共通點在於，該發明可用以管理未來明確但未知事件的風險，說明書也指 出，該發明與方法與設備有關，包括應用於財務事件和風險管理的電腦和資料處理 系統。後者則於全球網路進行促進現金之交易。CLS 請求法院確認系爭專利權是 無效的，而Alice 則主張 CLS 侵權77。
系爭方法專利請求項描述了以下步驟： (1) 為該交易的每一方「創造」一影子 記錄。(2) 根據各方在交換機構的真實記錄，在交易日開始時「取得」該平衡。(3) 當交易進入時，「調整」該影子紀錄，只允許雙方具有足夠資源者進行交易。(4)在 交易日結束前發出不可撤回之指示，要求交換機構執行所允許的交易78。
2. 地方法院審理結果
76 〈Alice v. CLS Bank 判決案可能翻轉美國軟體專利的遊戲規則〉，馮震宇，科技產業資訊室，
http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10238，最後瀏覽日：2016/11/15。
77 Alice v. CLS Bank, 134 S. Ct. 2347 (2014).
78 Id, at 2353.
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在本案於地方法院審理期間，美國聯邦最高法院於2010 年作出 Bilski 案之判 決79，由於該案涉及商業方法及電腦軟體之適格性問題，因此本案訴訟雙方在地方 法院審理時，均要求依照Bilski 案之見解，先判斷系爭專利是否有專利適格性。地 方法院於2011 年作成判決，認為系爭專利的所有請求項都不具專利適格性，因為 其內容都屬於抽象概念（abstract idea），只描述了一個抽象概念，也就是「為了最 小化風險而使用一個中立中介以促進義務的同時交換」80，故不符合專利要件。
3. CAFC 審理結果
案件上訴到 CAFC 之後，上訴法院第一次的判決推翻了地方法院的判決，認 為本案中系爭專利請求項並無「明確證據（manifestly evident）」指向一個抽象概念，
故認為系爭請求項具有專利適格81。而後於CAFC 的全院判決（en banc）中，又推 翻了CAFC 第一次的判決82，10 位法官共同發佈了一份法庭共同決議意見書（Per Curiam），另有其他 5 位法官提出部分不同的看法83。在共同決議意見書中，多數 法官以Mayo 案後所建立的二步驟測試法則認定，系爭專利之方法、電腦可讀取媒 介及系統請求項均不屬於美國專利法第101 條之法定專利適格標的84，亦即，系爭 方法請求項與Bilski 案中的系爭專利極為相似，皆敘述了風險預防的基礎概念，有 先問該領域所有方法並獨占該抽象概念的可能性，因而屬於不具專利適格性之請 求項標的85。
4. 最高法院審理結果
本案再上訴到聯邦最高法院後，最高法院作出判決，並提出兩步驟的架構進行
79 Supra Note 68.
80 楊智傑（2015），前揭註 20，頁 42-43。
81 685 F. 3d 1341, 1352, 1356 (2012).
82 CLS v. Alice, 717 F. 3d 1269, 1285 (CA Fed. 2013).
83 〈由 CLS Bank 案看 35 USC 101 可予專利客體爭議〉，黃蘭閔，北美智權報，
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-79.htm（最後瀏灠日：
10/30/2016）
84 Supra note 82.
85 Id. at 1287.
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測試。最高法院認為，美國專利法第101 條「任何人發明或發現一新的、有用的程 序、機器、製造物、組合物，或任何新或有用的改良，符合本法其他條件或要求就 可取得專利。」對於專利適格性，並沒有做太多限制，從條文上來看，其對可專利 的事項並沒有排除任何項目。而美國最高法院在2013 年涉及人體 DNA 之專利適 格性的Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics 案86之中則提及法院 長久以來建立的三種例外（自然法則、自然現象與抽象概念），是了避免專利權人 先占後續的發明。但是，所有的發明本身必然體現、反映、仰賴或利用了自然法則、
自然現象或抽象概念。所以並不會因為一項發明涉及了抽象概念，就必然不具專利 適格性。因此，最高法院在Mayo 案中認為，應該區分「人類智慧的磚塊（building block of human ingenuity）」以及「將該磚塊整合進某種更多的事物（something more）」，亦即將其轉化為具有專利適格性的發明87。也就是說，不能僅利用撰寫技 巧在請求項中敘述使用了一具有普通目的之電腦或嘗試將請求項限制於某一特定 的技術環境中就想避開抽象概念之例外，尚必須涵蓋「額外的要件」（additional feature），才足以向法院提供實質的證據，證明相較於單獨抽象概念本。兩者的結 合並不會產生獨占的效果88。
在判斷架構上，本案使用了2012 年 Mayo 案中所提出的判斷方法，稱為兩步 驟測試法：第一步必須先判斷，系爭請求項是否指向前述的三個例外之一？若是的 話，則進入第二步驟的判斷，即系爭請求項中除了三個例外之外，是否還有其他東 西？亦即要針對每一個請求項的元件個別進行考量、以及將元件組合後進行考量，
以判斷每一個額外的元件是否「轉化（transform）請求項的本質」，使其成為具有 專利適格性的申請案；而對於第二步驟，最高法院稱其要尋找的是「發明概念
（inventive concept）」，亦即要尋找一個元件或元件之組合，足以讓該專利利在實際
86 Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S. Ct. 2107 (2013).
87 Supra note 77 at 2354.
88 Id. at 2358.
