美國發明法與專利審理暨訴願委員會

第二章 美國專利訴訟之行政救濟手段

第一節 美國發明法與專利審理暨訴願委員會 第一項 美國發明法（American Investment Act）

針對美國的專利爭訟案件，依照美國聯邦憲法第1 條第 8 項第 8 款之規定，

僅美國國會有權制定授與發明人專利權和授與著作人著作權的法律⁴，亦即專利法 和著作權法均屬於聯邦法，由聯邦法院管轄，各州之州法院對此等案件並無司法管 轄權，無權審理此等案件⁵。就專利爭訟案件而言，除專利申請人可以透過美國專 利商標局（United States Patent and Trademark Office，USPTO）之管道，就專利之 准駁進行訴訟外，對專利權之撤銷、專利侵害與專利有效與否等常見之典型專利訴 訟案件，則僅有聯邦法院才有司法管轄權⁶。至於雖因專利權而提起之訴訟，若未 涉及專利之申請範圍或其完整性者，而是對其他方面的私權如專利授權契約、涉及 僱用人發明權益之僱用契約等有爭執時，即非屬專利訴訟，而僅為一般民事案件，

通常向州法院提起訴訟⁷。

一、 單方再審查與多方再審查

在2011 年 9 月美國發明法通過之前，被控專利侵權人有兩種方式可以挑戰美 國專利的有效性：單方再審查（Ex Parte Reexamination，單方複審程序）以及多方 再審查（Inter Partes Reexamination，多方複審程序）。簡言之，於美國發明法之前 的單方再審查程序中，包含專利權人在內之任何人均可向美國專利商標局提出「與 專利性有關之實質新問題（a substantial new question of patentability）」以挑戰特定

4 U.S. CONST. ART.I,§8:“[…],To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries; […]”

5 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀、賴婷婷（2012），前揭註 1，頁 51。

6 28 U.S.C. §1338.

7 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀、賴婷婷（2012），前揭註 1，頁 51-52。

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專利之有效性。

單方再審查與多方再審查程序的主要差異在於，在單方再審查程序中，該訴願 提起人不會參與後續相關程序且無需揭露其是否為真正利害關係人（the real party in interest）。舉例言之，假設甲公司收到了對於美國專利 A 的侵權警告信，甲公司 可透過其控股之子公司乙向 USPTO 提出單方再審查之請求而無需揭露甲乙公司 間的關係。相反地，在多方再審查程序中，挑戰專利有效性的訴願人（不包含專利 權人）則會有表達意見的機會（例如，對於專利權人的答辯發表意見供USPTO 參 考），且該訴願提起人應揭露其是否為真正利害關係人。此種制度上的差異亦直接 反應於此兩種程序之名稱⁸。

單方再審查係可由任何人提起之程序。提起單方再審查需要以專利或印刷刊 物作為先前技術當作證據，說明為何系爭專利不具有可專利性。其他種類之證據，

包括「公開使用」或「產品銷售」，則不能作為提起再審查的理由。此外，提起再 審查之人尚須說明該先前技術可使系爭專利部分或全部請求項產生「可專利性的 實質新問題（substantial new question of patentability）」，始可合法提出單方再審查

8 徐仰賢（2013），〈美國專利訴訟外之新選項—多方複審程序(IPR)介紹暨實務分析〉，

http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2013/pclass_13_A185.htm，最後瀏覽日期：

2016/11/30

警告侵權

專利權人 甲公司

乙公司

控制

提起再審查

圖 1 單方再審查制度之運作情形

7 9。

單方再審查的申請，經過USPTO 下的「中央再審查組（Central Reexamination Unit，CRU）」認定符合提起的形式要件後，專利審查官必須於申請日起算三個月 內判斷系爭專利被挑戰的請求項是否均存有實質新問題，若是，則CRU 可決定開 始單方再審查程序¹⁰。一旦審查委員認定系爭專利具有實質新問題並開啟單方再審 查後，專利權人得作出答辯，提起人亦可針對專利權人的答辯再予回應¹¹。美國國 會於制定此一制度之時，為避免單方再審查失控，並防止他人提起多件單方再審查 惡意騷擾專利權人，策略性地濫用此制度，故規定提起人若錯過此次回應之機會，

則之後的單方再審查程序中即無提起來再表示意見之餘地，而使程序進行類似專 利申請案之審查程序¹²。而若專利權人遭致不利處分，可向專利上訴暨衝突委員會

（Board of Patent Appeals and Interference，BPAI）提出上訴；若對 BPAI 的決定仍 不服，則可再上訴至聯邦巡迴上訴法院¹³。

若要提起多方再審查時，提起人須表明其具有受多方再審查之真正利害關係，

以達到過濾案件的效果，並使法院和USPTO 可以判斷禁反言（estoppel）的效果，

亦即提起人及其關係人無法在後續之相關民事訴訟中，提出審查過之相同理由再 度挑戰專利有效性。因此對於提起人而言，提出多方再審查是否會引起專利權人注 意，進而使自己成為侵權訴訟的被告，則需要再加以考慮¹⁴。

一旦審查官認定該多方再審查案件具有實質新問題並准予開啟雙方再審查，

就會發出初始審查意見（initial Office Action），表明審查官關於本案核准或駁回的 初步看法¹⁵。在審查程序中，專利權人可針對每一官方審查意見予以答辯，並在不

9 賴柏翰（2010），《美國專利核准後行政撤銷機制之現在與未來——以再審查與核准後審查為核

心》，頁 12，國立交通大學科技法律研究所碩士論文。

10 37 C.F.R. §1.510 (2008).

11 37 C.F.R. §1.530 (2008).

12 賴柏翰（2010），前揭註 9，頁 14。

13 35 U.S.C. § 307 (2006).

14 徐仰賢（2013），前揭註 8。

15 37 C.F.R. § 1.935 (2008).

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擴張申請專利範圍的前提之下，更正或增加新的請求項¹⁶；此外，提起人對於專利 權人的每一次答辯或更正都可以提出自己的答辯，這和單方再審查程序有別¹⁷。對 於再審查的不利結果，兩造都可以上BPAI 提出上訴¹⁸，並可再上訴至聯邦巡迴上 訴法院¹⁹。

因此，在舊法時代，若要藉由行政途逕挑戰專利有效性，就要先向CRU 提起 單方或多方再審查程序，再依序上訴至BPAI 和 CAFC。相較於下文要介紹的 AIA 新制，舊制多了一個審級，程序較為冗長，時間、金錢成本也相對較高，較無法順 利達成立法之初所希望達成之審查效率。

二、美國發明法

美國於2011 年 9 月通過美國發明法（Leahy-Smith America Invents Act，AIA）

後，大幅修改美國專利法的規定，於 2012 年開始陸續實施其各項條文²⁰。其中除 了針對新穎性及顯而易見性之要件由「先發明主義」（first to invent）改為「先申請 主義」（first inventor to file）外，最重要的變革便是在美國專利商標局下設立專利 審理暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board，PTAB），由其實施三種行政專利 爭訟的管道：多方複審程序（Inter Pates Review，IPR）、領證後複審程序（Post Grant Review，PGR）以及涵蓋商業方法複審程序（Covered Business Method Review，

CBM）。這三種新法規定下的複審程序即為本文欲探討之主要目標，以下以「PTAB 程序」綜稱之。

美國國會對於當前制度之立法意旨，係以IPR、CBM 及 PGR 來取代舊制再審 程序（reexamination），以期建立一個相較於民事訴訟程序而言，更為快速且費用

16 37 C.F.R. § 1.941 (2008).

17 37 C.F.R. § 1.947 (2008).

18 37 C.F.R. § 1.953 (2008).

19 35 U.S.C. § 141 (2006).

20 楊智傑（2015），〈專利多方複審程序之啟動與審查：2015 年 In re Cuozzo 案〉，《美國專利法與

重要判決》，頁 97，台北：五南。

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低廉之專利有效性挑戰機制。有論者將其主要特色整理如下²¹：（1）快速審結：需 於立案（instituted）後 12 個月內審結。（2）審查單位：由新設立之專利審理暨訴 願委員會進行審查並做出決定。（3）救濟層級：對 PTAB 決定不服者，直接向聯邦 巡迴上訴法院（CAFC）提起訴訟，而舊制之再審制度則需先經由美國專利商標局 內部之上訴程序後，始能上訴至CAFC。（4）審查程序：由「審查」性質轉而偏向 於「裁判」性質²²。

第二項 專利審理暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board）

一、專利審理暨訴願委員會之設立

專利審理暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）係美國專利商 標局下之重要之行政訴願機構。其前身為「專利上訴及衝突委員會」（Board of Patent Appeals and Interferences，BPAI），PTAB 之組成成員包含局長、副局長、專利行政 長官、商標行政長官，以及行政專利法官。各案件係由3 名行政專利法官合議審理 之。美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，USPTO）為聯邦 行政機關，主要任務在於進行專利之審查與核發²³以及商標之審查與註冊²⁴。當專 利申請人將專利申請案向專利商標局提出申請，而專利商標局認定某專利申請案 應不予專利時，專利申請人可在其申請案兩度遭核駁後得向專利商標局所屬的專 利審理暨訴願委員會提出行政上訴（administrative appeal），請求撤銷該主要審查委 員之審定²⁵。若前述行政救濟仍未使專利申請人之申請案獲准，不服之申請人可以 上訴至聯邦巡迴上訴法院，或以專利商標局局長為被告，向哥倫比亞特區聯邦地方

21 Eric C. Cohen, A Primer on Inter Partes Review, Covered Business Method Review, and Post-Grant Review before the Patent Trial and Appeal Board, 24 Fed. Cir. B.J. 1 (2014/2015).

22 朱浩筠（2016），美國專利舉發制度及其相關爭議問題簡介—以多方複審（IPR）案件為中心，

智慧財產權月刊，第 213 期，頁 6。

23 35 U.S.C.包含了專利商標局對專利法的基本行政職權。

24 44 U.S.C §§ 1337-1338 包含其印發專利、商標與其他業務相關事項資料之權限。

25 35 U.S.C. § 134(a).

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法院（the United States District Court for the District of Columbia）提出民事訴訟救 濟²⁶。

二、行政專利法官之資格

PTAB 的成員包含 USPTO 之局長（director）、副局長（deputy director）、專利 審查委員（commissioner for patents）、商標審查委員（commissioner for trademarks）

以及多位行政專利法官（administrative patent judge，APJ）²⁷。

行政專利法官必須在有限的時間內完成來自各種領域的專利有效性案件之審

(a) ESTABLISHMENT AND COMPOSITION.— There shall be in the Office a Patent Trial and Appeal Board.

The Director, the Deputy Director, the Commissioner for Patents, the Commissioner for Trademarks, and the administrative patent judges shall constitute the Patent Trial and Appeal Board. The administrative patent judges shall be persons of competent legal knowledge and scientific ability who are appointed by the Secretary, in consultation with the Director. Any reference in any Federal law, Executive order, rule, regulation, or delegation of authority, or any document of or pertaining to the Board of Patent Appeals and Interferences is deemed to refer to the Patent Trial and Appeal Board.

(b) DUTIES.— The Patent Trial and Appeal Board shall—

(1) on written appeal of an applicant, review adverse decisions of examiners upon applications for patents pursuant to section 134(a);

(2) review appeals of reexaminations pursuant to section 134(b);

(3) conduct derivation proceedings pursuant to section 135; and

(4) conduct inter partes reviews and post-grant reviews pursuant to chapters 31 and 32.

(c) 3-MEMBER PANELS.— Each appeal, derivation proceeding, post-grant review, and inter partes review shall be heard by at least three members of the Board, who shall be designated by the Director. Only the Patent Trial and Appeal Board may grant rehearings.

29 Introduction to the Patent Trial and Appeal Board & Requirements for Administrative Patent Judges, USPTO, https://www.youtube.com/watch?v=uJ_3Gx8hegU, last visited: 2016/11/01. 當中同時提到，

雖然 PTAB 對法官的年資未設有規定，但一般會要求要具備十到十五年的專利相關經驗。