第三章 專利有效性之重要爭點與案例解析
第五節 聲請修正請求項（M OTION TO A MEND ）
依據美國專利法第316(d)之規定，依照相關規定而立案的 IPR 程序中，專利權 人得提起聲請以修改專利請求項（Motion to Amend，MTA），修改的方式可能是取 消任何被挑戰的專利請求項，或是對於被挑戰的請求項提供數量合理的替代請
181 Nautilus, Inc. v. BioSig Instruments, Inc., 572 U.S (2014).
182 上訴人 Cuozzo 有對最高法院提及聲請修正請求項被同意的比例過低的情形，惟最高法院僅表
示非本案審理之範圍（that question is not before us）。
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（substitute）請求項，亦或是上述兩種方式的組合183。對於單純要求刪除請求項之 聲請，通常不會進一步地加以檢驗而通過；而對於要求替代請求項之聲請，則通常 會在審理的法官認定原本的專利請求項不具可專利性之後再加以決定。
由於現行條文並未對於 PTAB 相關程序中經過修正而成為新的專利之一部分 之請求項有其他程序上之檢驗方式，故 PTAB 中行正專利法官對於修正之聲請採 取較為嚴格審查之態度，於程序上對於提出聲請之專利權人多所要求，專利權人往 往必須證明其所提出的新請求項不僅與受挑戰之請求項相關而能予以替代、沒有 新請求項沒有不具專利適格之情形等等，條件都達成之後才可能成功。PTAB 在 IPR 制度上路之初，即對聲請修正請求項之限制訂出標準，而此後的案例中，CAFC 亦 多半同意其適用。然而近來亦有不少質疑認為 PTAB 是否使修正請求項之條件過 於嚴苛，而增加法律所無之限制，亦是將來討論的議題。
第一項 PTAB 的標準：Idle Free v. Bergstrom Inc. （IPR2012-00027）
在2012 年的 IPR 案件 Idle Free v. Bergstrom 中，PTAB 針對聲請修正請求項應 達成的要求提出了重要的說明，此案例亦成為往後 PTAB 在審酌修正請求項之聲 請時的重要指標，在許多和修正請求項有關之案件皆會提及。
PTAB 在本案中提出重要的三點：
1. 請求項逐一分析
基於35U.S.C.316(d)之規定可知，若是所提出的修正並未針對專利異議之理由、
亦即未針對被挑戰之請求項時，或是提出之修正會擴大專利範圍、加入新的事物，
183 35 U.S.C. § 316(d): Amendment of the Patent.—
(1)In general.—During an inter partes review instituted under this chapter, the patent owner may file 1 motion to amend the patent in 1 or more of the following ways:
(A) Cancel any challenged patent claim.
(B) For each challenged claim, propose a reasonable number of substitute claims.
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這些都是構成不准修正請求項的理由；由於在IPR 程序中，PTAB 會對於請求項進 行逐一之審理（claim-by-claim），故原則上每項請求項只能被另一項請求項所取代，
在聲請修正時必須明確指出新的請求項所要取代之請求項，否則亦是駁回聲請之 原因。
2. 必須證明可專利性
對於每一項修正範圍，專利權人應證明修正請求項的可專利性、修正請求項已 經與已知最接近前案不同、沒有已知前案讓被取代請求項為顯而易知，當修正要引 入更多的特徵，要提出有意義的理由。
3. 必須證明其區隔性
新的請求項必須要證明其：(1)請求項可以區隔先前技術；(2)請求項相對於要被 取代的相同異議範圍應有可專利的區隔性；(3)請求項相對於要被取代的其他被異 議範圍應有可專利的區隔性。
如果無法證明以上條件，PTAB 會否決修正請求。而本案之決定除了被 USPTO 列為重要參考案例標準外，CAFC 在近幾年間的審理中也肯定此一標準的使用。
第二項 CAFC 的案件：Nike, Inc. v. Adidas AG（Fed. Cir. 2015）
（一）本案事實
案例之背景為美國知名運動品牌公司Adidas 向 USPTO 申請就同業 Nike 所持 有之美國第7,347,011 號專利（專利第 011 號）請求項 1 至 46 進行 IPR 複審184。 前述系爭專利所主張發明，涉及一具有特殊編織物鞋面之鞋類產品及其製造方法。
PTAB 同意進行複審。
（二） PTAB 審理情形
184 See IPR 2013-00067.
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Nike 提出修改原請求項內容聲請，要求取消原請求項 1-46 並新增請求項 47-50。但 PTAB 引述其具指標性之 Idle Free Sys., Inc. v. Bergstrom, Inc.（IPR 2012-00027）案判例，以 Nike 未能滿足新請求項內容於參酌先前技術文獻下具備可專利 性之舉證責任為由，同意取消原先請求項但駁回新增請求項要求，並說明專利權人 須出具充分理由，來證明新請求項內容經參酌可見於過去紀錄以及未見於過去紀 錄但為專利權人所知悉之先前技術文獻下具可專利性。PTAB 最終複審結果，裁定 系爭011 專利因不具非顯而易知性而無效。專利權人 Nike 就前述 PTAB 部分駁回 修改聲請決定及最終複審結果提出上訴。
（三）CAFC 判決
CAFC 於 2016 年 2 月 11 日發佈之合議庭判決中，重申其曾作出之 Proxyconn 案判決185，以及推翻PTAB 原先 IPR 複審結果並發回。合議庭提出下述論點：
1. IPR 複審中證明新請求項內容具可專利性之舉證責任在於專利權人
(1) 專利權人 Nike 主張 35 U.S.C. § 316（e）款條文規定複審申請人負有出示優勢 證據來證明系爭專利請求項內容無效之責任，且Proxyconn 案中並未討論到 35 U.S.C. § 316（e）款條文問題，故 PTAB 對於 Idle Free 案以及 CAFC 對於 Proxyconn 案之裁決見解有誤，應由申請人舉證證明新請求項內容為無效，而 非專利權人須舉證證明前者為有效。合議庭認為，Nike 主張該有違美國國會欲 透過35 U.S.C. § 316（a）（9）項條文來賦予 USPTO 制定 IPR 複審中專利修改 聲請相關規則權力之本意，且前述條文中亦要求對外公佈專利權人為支持其修 改主張而提供之相關資訊，故專利權人確實有義務提出支持其修改主張之相關 資訊，其中包括該方須主動證明新請求項內容具備可專利性。上述理由，PTAB 就USPTO 37 C.F.R. § 42.20（c）項規則之解釋，符合前述 35 U.S.C. § 316（a）
（9）項條文。
185 Microsoft Corporation v. Proxyconn, Inc. (Fed. Cir. 2015).
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(2) PTAB 在 IPR 複審程序中僅就申請人主張無效之原先請求項內容進行複審，其 中不包括經修改或替換之新請求項內容，故本質上與其他 USPTO 專利審查或 再複審程序不同。前述35 U.S.C. § 316（e）款中所述之申請人舉證責任，若依 據35 U.S.C. § 316（a）（9）項條文來解釋，則未必適用於新請求項內容。CAFC 於2 月 10 日 Synopsys, Inc. v. Mentor Graphics Corp.（Nos. 2014-1516, 2014-1530）
案判決中，亦曾就此議題做出相同結論，說明 316（e）款規定，僅涉及 IPR 複 審申請主張無效之原先請求項內容。
(3) 由專利權人擔負舉證責任之另一項考慮，為 IPR 複審中不存在正式專利審查流 程，僅仰賴當事人出示所搜尋之先前技術文獻來判定其有效性，故若複審申請 人選擇不挑戰新請求項，則新請求項內容將可能在未充份檢驗其可專利性下被 直接納入專利中。
2. 專利權人出具一簡要結論性聲明即足以滿足前述舉證責任
IPR 複審中，PTAB 以 Nike 並未出示任何已知先前技術文獻（亦即 any prior art not of record but known to the patent owner），且該方就新請求項具可專利性之結 論性聲明（conclusory statement）不夠充份（facially inadequate）為由、駁回 Nike 修改聲請之新增請求項要求部分。CAFC 合議庭推翻前述決定，說明依據 PTAB 過 去MasterImage 3D, Inc. v. RealD Inc.（IPR 2015-00040）案見解，在確定專利權人 並無任何違反善意及開誠佈公責任（duty of candor）之不當行為下，該方僅需提出 一簡單結論性聲明，即可滿足證明該方經參酌未見於過去紀錄但為其所知之先前 技術文獻下，新請求項內容具可專利性之舉證責任。
3. PTAB 必須就其專利非顯而易知性要件之次要考慮證據提出事實發現說明
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CAFC 合議庭亦批評 PTAB 於本案中，並未就其專利請求項顯而易知之結論提 出相關重要事實發現。對此，CAFC 指示 PTAB 應明確接納 Nike 為證明非顯而易 知所提出之其他次要考慮證據（secondary considerations of non-obviousness，如商 業成功、長期需求或他方失敗情形等）並進行調查評估，或至少就PTAB 何以拒絕 接受前述次要考慮證據之問題提出理由說明，並推翻PTAB 專利無效裁決結果。
CAFC 一直以來的態度基本上都是如同本案一般的穩定見解，但這樣也導致了 一個對於專利權人十分不利的結果，亦即修正請求項的聲請幾乎不會被准許。此一 現象可以由USPTO 的一份統計資料中觀察得到。
第三項 聲請修正請求項之案件統計
自美國發明法的新制上路以來，已經累積超過4850 件 IPR、CBM 和 PGR 的 申請案件。截至2016 年 4 月為止，PTAB 已經立案並完成審理了 1539 件案件，包 含立案之後因其他因素（如：和解）而終結之案件。對於已審理完成之案件，PTAB 針對其做了一項統計報告，此報告針對的重點在於：（1）在 AIA 程序中曾經被提 起的請求項修改聲請之數量；（2）這些請求項修改聲請後續之結果；（3）如果是要 求替代請求項聲請之類型，其被同意、部分同意部分駁回、或是全部駁回的狀況；
以及（4）PTAB 駁回要求替代請求項聲請之理由186。
在已審理完成的 1539 件案件中，共有 192 件提出過修改請求項之聲請（約 8%）。這 192 件聲請之中，有 17 件是單純取消請求項（占 9%），16 件被認為原請 求項可能具有可專利性（占8%），41 件則是撤回了聲請或是案件因和解等原因而 終結（占21%），剩下 118 件為 PTAB 有針對替代請求項之聲請做出決定之案件。
186 Motion to Amend Study, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2016-04-30%20PTAB%20MTA%20study.pdf, last visited: 2016/10/10.
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結果顯示，在這118 件替代請求項之聲請當中，僅有 6 件是被同意的，甚至 6 件之中還有4 件僅為「部分同意」之結果。換言之，尚有 112 件（占 95%）之聲請 是被駁回的。在相關的駁回理由中，因為違反美國專利法第102 條、第 103 條的進 步性、顯而易見性者為最大多數，達 35%；而其他依第 101 條不具專利適格、第 112 條專利說明書、第 316(d)(3)擴大專利範圍，或是同時有上述多重原因者亦為常 見理由。
圖 7 聲請修正請求項之各階段案件數量
從這樣的數據，不難看出專利權人在試圖保護自己專利時的無力感。綜觀整個 PTAB 程序，不但有著高專利無效率、專利權人上訴亦不容易獲得勝利，可以試圖 自保的修正請求項更難以實行。這樣的情形亦成為專利權人試圖要挑戰的對象，或 許在最近的案件中，CAFC 會對其方針重新定調。
第四項 In re Aqua：CAFC 的立場
從前述數據可見，雖然法條提供了專利權人修改請求項的可能性，但真正成功
從前述數據可見，雖然法條提供了專利權人修改請求項的可能性，但真正成功