請求項範圍建構（C LAIM C ONSTRUCTION ）

請求項範圍建構、或稱申請專利範圍之解釋，其與訴訟結果關係十分密切，因 為申請專利範圍中的每個元件名稱或是用語都可能關係到系爭專利的範圍大小，

若是定義偏向狹義，其保護範圍小，也可能因此無法將系爭被控侵權產品包含到侵 權的範圍之內。因此，一般專利訴訟之兩造皆會在申請專利範圍部分斤斤計較、字 斟句酌，就是希望得以用一個對己方最有利的申請專利範圍來作為後方程序判斷 是否構成侵權的依據。

而申請專利範圍之建構解釋方法其本具有較抽象、不確定、難以統一標準等先 天性的本質與限制，在美國並無明確之條文針對申請專利範圍之解釋方法進行相 關詳盡規定時，單就法律條文而言係無解釋上特定之標準與規則，故需由法院以判 決案例累積之方式逐漸構成、勾勒出申請專利請求項範圍之建構之原則，故相關的 判斷標準都還在動態地發展、修正當中。

第一項 美國專利商標局和聯邦法院的歧異

而在美國專利商標局的行政審查與 PTAB 的專利請求項範圍建構標準，其所 採取的解釋方式稱為「最廣合理解釋標準（Broadest Reasonable Interpretation，BRI）」， 其特色在於進行審查時將會對所提出的專利請求項範圍做最大程度的解釋方式；

此與聯邦法院系統所習慣採取的標準有所不同，聯邦法院之解釋標準以 2005 年 CAFC 判決之 Phillips v. AWH Corp.案為代表，一般通稱 Philips 標準。Philips 標準 最重要之差異在於其進行專利請求項範圍建構解釋時，會以各相關技術領域通常 知識技藝水平人士（a person of ordinary skill in the art）在參考專利整體內容下所理 解之一般慣用意義來理解請求項內容。此一差距導致兩種標準所建構出來的專利 範圍時有不一致之情形，且一般而言最廣合理解釋原則下所建構之範圍會較大。

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若在專利侵權訴訟當中，專利權人或許會希望自己的專利解釋範圍愈大愈好，

方能使被告落入侵害專利權的範圍中；但在 PTAB 相關程序中，兩造攻防的重點 在於專利的有效性，一旦過度擴張自己的專利解釋範圍，可能反使自己的專利落入 先前技藝（prior art）的範圍中，反而導致無效。但進行有效性審理的 PTAB 程序 使用的卻是最廣合理解釋原則，這點也成為在 PTAB 訴訟階段吃虧的專利權人在 上訴時常提出之主張：PTAB 應該在審理時使用與聯邦法院一致之 Philips 標準。

聯邦法院所採的 Philips 標準，主要有以下的要求：

1. 系爭專利請求項解釋，應以請求項中較通俗易懂文字部分為出發點。各請 求項內容之意義，應賦予具相關技術領域通常知識技藝水平人士在參考專利整體 內容下所理解之一般慣用意義¹⁵⁷。

2. 某些案例下，請求項文字用語在相關技術領域中並不帶有任何特殊意義，

故在請求項解釋過程中，僅能採用受各界廣泛接受之慣常理解結果。前述情形下，

參考通用字典（general purpose dictionaries）有助於解釋請求項¹⁵⁸。

3. 許多案例下，系爭文字用語通常帶有特殊意義，故有必要判定具相關技術 領域通常知識技藝水平人士對於前述系爭文字用語意義之可能理解情形。鑒於此 類文字用語意義對於具通常知識技藝水平人士而言並非顯而易見（immediately apparent），以及專利權人在文字用語使用上常存在其獨特習性，法庭通常參考能 為公眾所取得以及可顯示具通常知識技藝水平人士對於該文字用語理解情形之資 訊來源（public sources），前述資訊來源包括系爭請求項內容文字本身、專利說明 書（specification）和專利申請審查歷程（prosecution history），以及涉及相關科學

157 Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312-13 (Fed. Cir. 2005).

158 Id. at 1314.

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7. 倘若內部證據（intrinsic evidence）未能解釋系爭請求項文字用語，則可訴 諸外部證據（extrinsic evidence）。外部證據包含不屬於專利本文及專利申請審查 歷程之其他類型證據，如發明人證詞、專家證詞及其他已知文獻著述等¹⁶³。

8. 發明人證詞有助於理解專利發明相關技術。然而，在評估專家證詞時，法 庭應避免採納與基於內部證據（請求項內容、專利說明書及專利申請審查歷程）所 得出之解釋結果有所矛盾之任何專家證詞¹⁶⁴。

此一爭點亦是 IPR 程序上路的第一件申請案

Garmin v. Cuozzo (PTAB 2013)在

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第二項 Cuozzo 案

（一）背景事實

Cuozzo Speed Technologies (以下簡稱 Cuozzo)擁有美國專利號第 6,778,074 號 專利(簡稱專利 074 號)，名稱為「速限指示裝置及用以顯示速度及相關速限之方 法」，於 2004 年 8 月 17 日核准公告。該專利的內容，乃是一個顯示裝置，可同時 顯示現在的車速以及此路段的速限。顯示的方式為，在白色車速計上附加一個紅色 的濾器，當車速在速限內時，車速數字為白色，車速超過速限時，顯示為紅色。其 乃利用 GPS 導航裝置，以偵測車子所處路段，並得知該路段的速限¹⁶⁶。

而台灣國際航電Garmin（Garmin International Inc.及 Garmin USA, Inc.,以下統 稱Garmin）向美國專利商標局申請 IPR 程序，挑戰專利 074 號之第 10、14 及 17 請求項之有效性。Garmin 主張，請求項 10 因根據美國專利法第 102 條(e)而喪失新 穎性，或根據第 103 條(a)而顯而易知，請求項 14 及 17 因根據第 103 條(a)而顯而 易知。美國專利商標局因認為有合理之可能性（reasonable likelihood）而開始 IPR 程序。

其中所涉及的其他專利包括，請求項 10、14、17 會因為結合美國第 6,633,811 號專利（簡稱 Aumayer 專利）、第 3,980,041 號專利（簡稱 Evans 專利）和第 2,711,153 號專利（簡稱 Wendt 專利）等三項專利而顯而易知；並因結合 German 擁有的美國 第 6,515,596 號專利（簡稱 Awada 專利）、Evans 專利和 Wendt 專利等三件專利，

而顯而易知¹⁶⁷。

166 In re Cuozzo Speed Techs., LLC, 778 F.3d 1271 1274(Fed. Cir. 2015).

167 Id. at 1275.

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（二）PTAB 審理結果

專利商標局啟動程序後，由 PTAB 審理。PTAB 在其最後決定中指出，在請求 項 10 的「integrally attached」的解釋，是系爭專利請求項是否有效的關鍵。而 PTAB 採取最大合理解釋標準（broadest reasonable interpretation standard），將「integrally attached」這個詞，解釋為「分散的部分整合為一個元件，但每一個部分又不喪失 其獨立個體」（discrete parts physically joined together as a unit without each part losing its own separate identity）。最後，PTAB 認為，Aumayer 專利、Evans 專利 Wendt 專利、Tegethoff 專利等四件專利之組合，可使請求項 10、14 和 17 顯而易見¹⁶⁸。

（三）CAFC 審理結果

Cuozzo 主張，PTAB 對請求項採取的解釋方法有錯誤。PTAB 對系爭請求項採 取的解釋方法，採取了最大合理解釋原則；但 Cuozzo 認為，美國發明法在設計 IPR 程序中，對於請求項之解釋，並沒有明文規定採取「最大合理解釋標準」，也沒有 授權美國專利商標局採取此一標準，採取此一標準並不合理¹⁶⁹。Cuozzo 認為，此 一標準不適用在 IPR 程序中，因為 IPR 程序中，並不像其他程序允許請求項之修 改。

CAFC 則認為，在過去其他專利行政程序中對專利請求項之解釋，都是採用最 大合理解釋，包括在專利的初步審查（ initial examinations）、權利衝突程序

（interferences）、領證後的再發證（reissues）及再審查（reexaminations）等。亦 即，只要專利還沒到期，所有專利商標局的行政程序，均採取此一標準¹⁷⁰。之所以 採取這種最廣合理解釋，主要的理由在於，行政審查時，對請求項文字應採取最廣

168 Id. at 1275.

169 Id. at 1278.

170 Id. at 1279-80.

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義的可能解釋，以檢驗其最大的可能範圍，是否會因為先前技術而不具進步性，進 而要求申請人將其請求項範圍限縮，這樣可以避免核發過大的專利範圍¹⁷¹。

同時，CAFC 也認為，IPR 程序是允許修改請求項的，所以與其他專利行政程 序相同，故仍應採取最大合理解釋；退一步言，就算美國國會在修法時沒有明白指 出，對於請求項之解釋該採取何種標準，但在專利法第 316 條，卻授權專利商標局 長可以自行制訂相關法規命令¹⁷²。專利法第 316 條(a)(2)規定，專利商標局應建立

「啟動複審程序之充分理由的標準」。此外，第 316 條(a)(4)規定，專利商標局有 權設置並管理本章之之多方複審程序，以及該程序與本法其他程序之關係。在此授 權下，專利商標局制訂了 37 C.F.R. § 42.100(b)，其規定，「對一未到期之專利中之 請求項，應參考說明書，採取最大合理解釋。」聯邦巡迴上訴法院因而認為，專利 商標局有權根據此一授權，在 IPR 程序中，對請求項採取對大合理解釋標準¹⁷³。

本案繼續上訴到美國聯邦最高法院。而最高法院在 2016 年審理本案，所討論 的爭點之一便是 PTAB 以最廣合理解釋原則進行解釋，有無違誤¹⁷⁴？

（四）最高法院審理結果

對於此爭議，最高法院做出了同意CAFC 見解的判決，亦即在 IPR 程序中可以 使用最廣合理解釋原則進行請求項範圍之建構。以下概述其理由：

1. 專利商標局擁有法律的授權

最高法院認為在某些程度而言，IPR 程序比較不像司法程序，而更像特殊的機

171 Id. at 1280.

172 35 U.S.C. § 316.

173 In re Cuozzo Speed Techs., LLC, 778 F.3d at 1282..

174 另一爭點為 IPR 程序之當事人是否可就 PTAB 開啟 IPR 程序之決定，向 CAFC 提出上訴？這也是 當事人常在上訴中提出爭執者，惟此處本文暫不討論之。

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關程序。像是即使訴願人離開了程序，PTAB 仍然可以繼續將 IPR 程序完成¹⁷⁵，例 如在本案中，雖然最初的訴願人（Garmin）已經退出，但專利商標局尚能以後續的 司法程序來為其所做成的決定辯護。在 IPR 程序中的舉證責任也和在地方法院中 不同，IPR 程序要求訴願人提出「證據優勢（preponderance of evidence）」，但在地 方法院則需達到「證據明確（clear and convincing evidence）」，舉證責任的要求更 重¹⁷⁶。重點是，這些特性顯示IPR 程序的目的和地方法院訴訟有別。

176 35 U.S.C. § 316(e); See also Microsoft Corp. v. i4i Ltd. Partnership, 564 U.S. 91, 95 (2011).

177 35 U.S.C. § 301 (d) Limitations.—

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178 CUOZZO SPEED TECHNOLOGIES, LLC v. LEE at 16.

179 Id. at 17.

180 Id. at 17.

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現範圍太大的請求項並加以核駁，這能使申請人知道要注意不能太擴張自己的請

現範圍太大的請求項並加以核駁，這能使申請人知道要注意不能太擴張自己的請