第一章 緒論
第一節 研究動機
專利除了是極具價值之無形資產外，亦已成為競爭場上的商業策略。如今，各 公司無不將獲取專利做為研發部門之重要績效評估指標之一；而獲取專利之後，對 於意圖積極搶佔市場的公司而言，其捍衛專利權之行動更是不遺餘力。專利權人無 論欲藉由專利獲取實質之權利金報酬，抑或將專利做為競爭之商業工具，藉以削弱 或排除競爭對手之市場版圖，「訴訟」往往是達成目的最典型的手段之一1。即使企 業自身取得專利之後並無意向他人興訟，仍舊可能遭遇來自競爭對手對於己方專 利的訴訟或有效性之挑戰等情形，要想在危機四伏的商業戰場中「我不犯人，人不 犯我」，只要在自身企業仍具有競爭力的一天，哪怕影響力十分微小，也是難以實 現的。
臺灣作為以高科技產業揚名世界的國度，產品自然常須面臨來自國際的競爭。
國際間所進行的專利爭訟，又以美國為最大的戰場；然而我國的專利爭訟制度雖然 經過多次修正，朝與國際接軌的方向前進，惟仍然有諸多和美國制度不同之處。而 制度的差異對於企業內的法制從業人員而言，即可能成為額外的負擔。規模較大的 企業自不待言，其和競爭公司在國際上的爭訟早已是家常便飯，許多企業亦會尋求 專業的美國訴訟事務所擔任顧問，委為處理相關案件，但在反應的時間上仍可能因 溝通流程而有所延遲；然對於一般中小企業而言，組織內部的法務部門很可能並未 具備相關知識，一旦為競爭對手所興訟時，可能因對於訟訴制度與策略的不熟悉而 不知如何應對，失卻先機。因此無論對於何種規模的企業而言，如果能夠培養或訓 練企業內部的法務人員對於美國專利爭訟的流程及方式有清楚的認識，在臨場遇
1 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀、賴婷婷（2012），《PATENT WARS 美台專利訴訟實戰暨裁判
解析》，頁 3，台北：元照。
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到問題時將能收到事半功倍的效果，確保公司利益不受損。
美國於2011 年 9 月 8 日時，參議院（Senate）通過專利改革法案，以 89 票贊 成、9 票反對、2 票棄權之投票結果，決議通過眾議院（House of Representatives）
版本之專利改革法案，亦即美國發明法（Leahy-Smith America Invents Act，AIA），
美國總統於同年9 月 16 日簽署此法案通過。此次立法係由參議院司法委員會主席 Patrick Leahy 及眾議院司法委員會主席 Lamar Smith 所推動，自 2005 年開始提出，
經過長達 6 年的多方協商與提案討論，最終完成本次堪稱美國專利法近年最大的 變革。
美國發明法不僅為近年最重要的專利法修正，其中的許多修正內容亦已改變 了美國專利申請制度與策略，例如由先發明原則改為先申請原則2。其中關於專利 有效性認定制度之變革，除將原先的多方再審查程序（Inter Partes Reexamination）
改為多方複審程序（Inter Partes Review，IPR）外，另新增了核准後複審程序（Post Grant Review，PGR）以及涵蓋商業方法專利（Covered Business Method Review，
CBM）3。這些程序在新制度上路之後，即一躍成為專利有效性的重要戰場；而負 責審理種種激烈攻防的單位，則為專利審理暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）。
我國商業型態以中小企業為主，許多傳統的製造業長期仰賴人力密集、技術代 工，常以成本管控作為市場競爭手段；然現今國際性的競爭對手時常會以專利訴訟 作為商戰策略的一環，若是遇到專以訴訟收取權利金、和解金為主的非專利實施實
2 馮震宇，〈美國專利救濟制度改革複審救濟程序效益顯現〉，
http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A185.htm，最後瀏覽日：
2016/10/30。
3 馮震宇，同上註。
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體（Non-Practicing Entity，NPE），更是要苦不堪言。因此，美國近年所新修正的此 一制度，值得我們分析探討，在了解相關專利有效性的認定制度之適性後，能夠在 遇到專利訴訟時作為有效的反擊手段。
第二節 研究目的
本文之目的在於自 PTAB 成立數年來，其所受理之相關案件於近兩年已陸續 進入聯邦巡迴上訴法院接受上訴審的檢驗，相關的判決不斷地在快速累積。因此，
此時正是儘可能多方研究這些案件，觀察美國專利有效性法院見解之變化，作為訴 訟策略應戰的好時機。
如前所述，在專利爭訟的戰場上，知己知彼固然重要，但若能對戰場的環境預 先有更透徹的了解與研究，才能進一步掌握到天時地利而事半功倍。美國專利爭訟 涵蓋的面向頗為廣泛，所需處理的課題亦不在少數。總括來說，一件專利爭訟可能 進行的過程包括
故本文擬透過聚焦美國專利爭訟制度所涵蓋的各管道中，由美國專利商標局 所主導的行政救濟程序，進行制度介紹與案例研究，期能使我國企業在遇到相關爭 訟程序時，能更加有效率地找出最佳解，在專利戰爭中克敵制勝。
第三節 研究方法
本文之研究方法以實證與歸納為主軸，主要以美國經多方再審查程序、領證後 複審程序或涵蓋商業方法複審程序上訴至聯邦巡迴上訴法院並完成審理之判決為 基礎，輔以符合條件之判決數量統計、美國專利商標局所公布之統計數據、美國發 明法相關條文規定以及其他相關論述與文獻，探討在美國發明法下，專利審理暨訴 願委員會對於專利有效性之認定情形。
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第四節 本文架構
本文共分為四章。第一章即本章，首先引入問題意識及研究動機，作為本文論 述之開端。第二章自簡要介紹美國專利有效性爭訟制度之立法變遷出發，特別是近 年對於專利戰爭影響重大的美國發明法立法前後之制度差異，並詳細說明美國發 明法下的三個重要的制度：IPR、PGR 與 CBM；最後將視角拉遠，聚焦具有專屬 管轄權限的聯邦巡迴上訴法院對於上訴案件量所持的態度，對於相關數據整理後 加以分析討論。
第三章以美國專利有效性之認定過程中，雙方攻防最常見的五種爭點為主軸，
討論法院在近代的相關爭點之演變，包括美國專利法中重要的有效性要件：適格性、
新穎性、非顯而易見性，以及專利有效性訴訟攻防中最常被提出之抗辯理由：請求 項範圍建構之適用標準，以及聲請修正請求項等；每個爭點中並輔以一則歷經專利 審理暨訴願委員會決定並上訴至聯邦巡迴上訴法院之判決，觀察專利審理暨訴願 委員會和聯邦巡迴上訴法院在案件見解間之互動情形，以了解實務上法院所會採 取之認定標準。
第四章為結論。除針對本文所提及之重點進行整理外，亦以美國法之經驗為借 鏡，提出本文對於未來我國法若欲再行變革時，可供參考及修正之方向，盼他山之 石，能助吾人攻錯。
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