第三章 實質近似標準之未來發展方向？Mattel 案所適用之測試法
第一節 ：Mattel v. MGA 案介紹
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第三章 實質近似標準之未來發展方向？Mattel v. MGA 案所 適用之測試法
第一節： Mattel v. MGA 案介紹
壹、案件事實
本案訴訟當事人為兩家知名玩具公司 Mattel 及 MGA：Mattel，中文譯名
「美泰兒」，為美國品牌玩具公司，分公司遍及全球，包含台灣。其著名商品 包含UNO、風火輪、芭比娃娃及辛普森家庭等；而 MGA Entertainment (Micro-Games America Entertainment，簡稱 MGA)亦為兒童玩具製造商，成立於 1979 年，其最著名玩具為Bratz 系列娃娃。
二十世紀後半，芭比娃娃原為無可匹敵的娃娃界時尚皇后，惟 2001 年自 Bratz 系列娃娃初登場後，芭比娃娃的地位遭威脅。 Bratz 系列娃娃與正經八百 的芭比娃娃不同之處在於，有自己多元且獨特個性魅力，因而一夕成名。然 Bratz 系列娃娃的出身頗受爭議，因而引發一場 Mattel 與 MGA 智慧財產權風暴。
Bratz 系列娃娃的原創者為 Carter Bryant，其原本任職於 Mattel 公司的
「Barbie Collectible」部門，負責為芭比娃娃設計時裝及髮型。2000 年 8 月時，
Bryant 雖仍受雇於 Mattel 公司，卻將以 Bratz 最初系列娃娃的構想所繪製成的
「素描初稿」提供給 MGA 公司，並將一個印有 Mattel 字樣的箱子交付給 MGA 公司，其中裝有一枚「Bratz 娃娃原始模型」，及芭比娃娃的身體，及 Bryant 先 前設計的前男友 Ken 的靴子提供 MGA 參考比較，Bryant 試圖取得 MGA 的賞 識。MGA 公司看了 Bryant 的 Bratz 系列娃娃的素描初稿及娃娃原始模型後，十 分喜歡 Bratz 系列娃娃的構想，於是網羅 Carter Bryant 至其公司協助開發 Bratz 系列娃娃，雙方於同年 9 月 18 日簽定僱傭契約，約定於同年 10 月 4 日生效。
然而，Bryant 於同日才向 Mattel 發出離職通知，且於 10 月 19 日時始離職。
「Bratz 最初系列娃娃的素描初稿」上繪有 Zoe,Lupe,Hallidae 及 Jade 四種 娃娃，係 MGA 於市場銷售的第一代 Bratz 系列娃娃，然更名為 Cloe, Yasmin, Sasha 及 Jade。在銷售第一代娃娃後，Bryant 繼續與 MGA 合作開發 Bratz 娃娃 系列，最終仍東窗事發，Mattel 憤而提告。
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貳、訴訟歷程
2082004 年，Mattel 向加州聯邦地區法院先對 Bryant 提起一連串侵權訴訟，包 含違約、營業秘密及著作權等，後再追加 MGA 等被告209。由於 Mattel 與 Bryant 於訴訟中達成部分和解210，此場有關時裝娃娃著作權大戰主要變成 Mattel 與 MGA 的戰場 ，本文謹就著作權爭議為探討。
在2008 年 8 月時，美國加州聯邦地區法院首判定 Mattel 勝訴，MGA 公司 應賠償 Mattel 一千萬美元，並將 Bratze 系列娃娃還予 Mattel 公司211。MGA 公 司不服，提出上訴 。第九巡迴上訴法院於 2010 年作出對 MGA 有利之判決，撤 銷一審判決並發回重審 212。2011 年地區法院依上訴法院的指示判決原告部分勝 訴部分敗訴213，敗訴的部分為 Mattel 的著作權侵權主張。Mattel 不服又續而上 訴，2013 年 1 月 24 日第九巡迴上訴法院做出判決 ，駁回 Mattel 主張 MGA 著 作權侵權行為之上訴，Mattel 與 MGA 媲美史詩的近十年的著作權大戰終於落 幕214。
參、法院判決
一、一審判決215
由於Bryant 係在受僱於 Mattel 期間想到以「Bratz」及「Jade」為娃娃名字，
並且創作了 Bratz 最初系列娃娃素描初稿及原始模型一枚，因而一審法院依據 前揭當事人的僱用契約，認定 Mattel 對於前揭「素描初稿」及「娃娃原始模型」
擁有著作權216。接著進入被告是否有重製原告著作受保護的部分，即判斷是否 有「接觸」及「實質近似」。明顯的是，MGA 有接觸是不爭的事實，因而本案
208 WIPO, Barbie and Bratz: the feud continues, WIPO Magazine August 2011, available at http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/04/article_0006.html#1 (Last Reviwed:2016/7/15).
209MATTEL, INC. v. MGA ENTERTAINMENT, INC, available at
http://www.leagle.com/decision/In%20FDCO%2020111117868/MATTEL,%20INC.%20v.%20MGA
%20ENTERTAINMENT,%20INC (Last Reviwed:2016/7/15).
210 Id.
211 Bryant v. Mattel, Inc., 2008 WL 5598275 (C.D. Cal., 2008).
212 Mattel, Inc. v. MGA Entertainment, Inc., 616 F.3d 904 (9th Cir. 2010).
213 Mattel, Inc. v. MGA Entertainment,zInc., 782 F. Supp. 2d 911 (C.D. Cal. 2011).
214 Mattel, Inc. v. MGA Entertainment, Inc., 705 F.3d 1108 (9th Cir. 2013).
215 由於一審判決原文的分析較零散及簡略，因而有關一審判決本文亦參考二審判決里所摘錄之
一審判決內容為研究。
216 Mattel, Inc., supra note 212, at10530-10531, 10537.
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重點落在實質近似的判斷，一審法院以「外部/內部測試法」來判斷是否有實質 近似。
一審法院將「Bratz 最初系列娃娃素描初稿」與「娃娃原始模型」一同進 行外部測試分析，過濾出不受保護的元素如下217:
(1) 娃娃呈現與人類外形及生理機能相似樣貌；
(2) 娃娃單純呈現人類的頭髮、頭、一雙眼睛、眉毛、嘴唇、鼻子、下巴、嘴 巴及其他僅依人體結構(anatomy)及生理機能的外觀；
(3) 娃娃穿著人類的衣服、鞋子及穿戴配件的概念；
(4) 娃娃依年齡、種族(race)、族群(ethnicity)所呈現的人種特徵及外貌看起來有 城市或鄉村的風格；
(5) 娃娃在結構上一般特色(如娃娃的鼻子一般而言較瘦、身體較小)；
(6) 必要場景等以娃娃為主題一般或標準的元素(treatment)。
而一審法院認為以下為受保護的元素218:
(1) 娃娃的獨特風格、與眾不同的樣貌(look)或態度(attitude)；
(2) 將娃娃的頭、嘴唇、眼睛、眉毛、眼部特徵、鼻子、下巴、髮型及胸部等 結構的特殊安排所呈現的樣貌，包含強調或誇大特定的結構特色(如娃娃的 嘴唇、眼睛、眉毛及眼部特徵)，及特意削弱其他特定的結構特色(如娃娃的 鼻子及下巴、小型身體)；
(3) 娃娃衣服、鞋子及配件的積極、當代、年輕的風格（style）。
基於上述受保護的元素，一審法院決定以「顯然近似」為判斷本案是否構 成實質近似的判斷標準。
除了 MGA 與 Bryant 合作開發、生產及銷售之第一代 Bratz 系列娃娃與 Mattel 就前揭素描初稿及娃娃原始模型已達顯然近似外，一審法院亦認為ＭＧ Ａ後續系列娃娃開發因基於相同概念亦會與素描初稿及娃娃原始模型達到顯然 近似的程度，因而判決 MGA 須支付一千萬美元的損害賠償，並禁止製造或銷 售任何 Bratz 時裝娃娃及未來開發實質相似的娃娃。亦即，該禁制令禁止除第
217Id, at 105341-42.
218 Id, at 105342.
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一代四款娃娃外，亦禁止後續 Bratz 娃娃系列(如睡衣派對 Sasha 及女朋友晚安 系列Cloe)及其他娃娃角色(如運動 Lilee、雙胞胎 Phoebe 及 Roxxi) 219。
二、二審判決
由於 Bryant 與 Mattel 僱傭契約上所載的條款文字不明確性，第九巡迴上 訴法院認為將影響「Bratze 最初系列娃娃的素描初稿」及「娃娃原始模型」著 作權歸屬的認定，一審法院於此契約之認定瑕疵足以撤銷禁制令的決定及發回 重審。
再者， 針對 Mattel 主張著作權侵權的部分，第九巡迴上訴法院引用 Aliotti
v. R. Dakin & Co 一案
220，闡明原告必須證明其「擁有Bratze 系列娃娃的素描初 稿及娃娃原始模型的著作權」、「MGA 有接觸前揭著作」及「MGA 的娃娃有 侵害其著作權」221。（一）闡明思想不受保護
第九巡迴上訴法院假設以 Mattel 擁有前揭「素描初稿」及「原始模型」的 著作權為前提，就著作權保護範圍之部分， 一審法院似誤將思想納入著作權的 保護範圍內，第九巡迴上訴法院法院不認同一審法院之判斷，即便依照 Mattel 與 Bryant 間的僱傭契約，Mattel 擁有 Bryant 的「Bratze 最初系列娃娃的素描初 稿」 與「 娃娃原始模 型 」 。第九巡迴上訴 法院認為 依照
Herbert Rosenthal Jewelry Corp. v. Kal- pakian 一案
222所揭示之原則，其著作權僅會涵蓋至最初樣 式娃娃的特定表達，並不擁有「發展 Bratz 系列娃娃」這個概念本身。否則，第一個擁有這種想法的人將會壟斷這個想法，舉例而言，名畫家愛德加·竇加並 不能禁止其他畫家繪以畫芭蕾舞者為主題的畫作。查琳·哈里斯不能因為她先寫 出以人類蘇琪與吸血鬼的故事，而禁止史蒂芬妮·梅爾創作並出版暮光之城。相 同地，MGA 也可以看過 Bryant 的素描初稿，對其創意大為稱讚，進而創造出 MGA 自己的 Bratz 系列娃娃223。
（二）實質近似的判斷步驟、表達光譜及適用標準
219 Id, at 10530-10531,10537.
220 Aliotti, supra note 108, at 900.
221 Mattel, Inc., supra note 212, at 10540.
222 Herbert Rosenthal Jewelry Corp. v. Kal- pakian, 446 F.2d 738, 742 (9th Cir. 1971).
223 Mattel, Inc., supra note 212, at 10540.
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Mattel 進一步主張 MGA 不只是剽竊創意，而是 Bryant 對於 Bratz 系列娃 娃獨特的表達。為了區分「不受保護的思想」與「受保護的表達」，第九巡迴 上訴法院曾在
Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp
224一案中，發展出二階段測 試法(two-part tests)來判斷，即外部測試法與內部測試法。在第一階段，即外部 測試法，檢驗受保護之著作與系爭侵權作品的外觀的相似程度，判斷相似的部 分是受保護的還是不受保護的元素。舉例而言，思想、必要場景或標準特徵 (standard features）及不具原創性的元素並不受著作權法保護。當不受保護的元 素被過濾掉之後，剩下的就是作者對該思想的特定表達，即是受著作權法保護 的標的。由於每個人都可以自由地複製著作背後的想法及其他不受保護的元素，第 九巡迴上訴法院開始決定決定著作背後的想法可能的表達範圍（或譯為表達光 譜，the breadth of the possible expression)。若表達的範圍很寬 (a wide range of
expression)，例如有非常多種方法拍攝以外星人攻擊為題材的電影，著作權的
保護程度較強(broad)，達到顯然近似225(substantially similar)的程度即構成侵權
226。若表達範圍很窄 (a narrow range of expression) ，例如在白色畫布上以繪畫 紅色彈力球為主題，很難畫出很多種看起來很不一樣的表達)，因此，獲得保護 的程度很薄弱(thin)，而必須要實際上近乎一模一樣(virtually identical)才有構成 侵權的可能227。
於個案中為實質近似的比較時，在第一階段，即外觀測試法階段，於過濾 掉不受保護的元素之後，法院應決定實質近似的適用標準：該個案究竟係適用
「顯然近似」或「近乎一模一樣」的標準？ 決定適用標準後，再於第二階段的 內 部 測 試 法 由 陪 審 團 判 斷 是 否 有 達 到 前 述 標 準 的 程 度 （The standard for infringement- substantially similar or virtually identical- determined at “the extrinsic”
stage is applied at the “intrinsic stage”228），即此時法院會詢問陪審團，以「一般 理性觀察者」的角度，是否會認為受保護之著作及系爭作品間是否達到「顯然
224 Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp., supra note 109, at 1442-3.
225此用以判斷是否構成實質近似的標準之一「顯然近似」的原文亦為(substantial similar)，美國 法院在不同情境下(特別是第九巡迴法上訴法院)用「實質近似」用語時會有不同意涵，本文為 免混淆，因此翻成顯然近似，顯然近似為實質近似的判斷標準之一。
226 Apple Computer, Inc., supra note 109, at 1439,1146-47.
227 Satava v. Lowry, 323 F.3d 805, 812 (9th Cir. 2003).
228 Apple Computer, Inc., supra note 109, at 1443.
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近似」或「近乎一模一樣」的程度，若答案是肯定的，則系爭作品有侵害著作 權229。
（三）二審法院於本案實質近似標準之適用與判斷
不同於一審法院合併判斷，第九巡迴上訴法院將「Bratz 娃娃的原始模型」
及「Bratz 最初系列娃娃的素描初稿」分別進行分析，重新審查著作的保護範圍 及應適用的實質近似的標準：
1. Bratz 最初系列娃娃的原始模型
由於一審法院的分析過於簡略，因而第九巡迴上訴法院推測一審法院禁止 MGA 行銷或製造任何有 Bratz 核心風格的娃娃模型的原因在於：一審法院認為
由於一審法院的分析過於簡略，因而第九巡迴上訴法院推測一審法院禁止 MGA 行銷或製造任何有 Bratz 核心風格的娃娃模型的原因在於：一審法院認為