中國專利侵權損害賠償之實證研究

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(1)國立交通大學科技法律研究所碩士論文. 中國專利侵權損害賠償之實證研究 Empirical Research on Damages Compensation for Patent Litigation in China. 研究生：陳建宏指導教授：劉尚志教授王文杰副教授. 中華民國九十八年一月.

(2) 中國專利侵權損害賠償之實證研究 Empirical Research on Damages Compensation for Patent Litigation in China. 研究生：陳建宏. Student：Chien-Hung Chen. 指導教授：劉尚志. Advisor：Shang-Jyh Liu. 指導教授：王文杰. Advisor：Wen-Chieh Wang. 國立交通大學科技法律研究所碩士論文. A Thesis Submitted to Institute of Technology Law National Chiao Tung University in partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master in Technology Law. January 2009 Hsinchu, Taiwan, Republic of China. 中華民國九十八年一月. ii.

(3) 中文摘要: 中國大陸近年來為因應經濟快速發展，並在追求技術自主與維護中國本土企業商業利益的指導原則下，已開始注重自有知識產權的研發與保護。以專利為例，中國專利申請量自 2000 年以來平均年增長率達 22%，截至 2007 年為止專利申請總量已超過三百萬件，其中台灣企業佔有近二十萬件。我國至 2007 年為止核准國內企業對中國大陸投資總金額已達五百八十億台幣，佔我國對外投資之首位，比例超過 70％。在知識產權的客觀環境上，中國已經越為世界工廠、世界市場，甚或為專利的世界專利主戰場之一，未來幾年內科技產業在中國大陸所面臨的知識產權糾紛將接踵而至。本文探討中國大陸專利侵權損害賠償制度，透過法學實證研究之方法，提出中國大陸專利侵權賠償額之量化資訊與具體法律實務運作之交錯，檢視中國法院專利侵權判決，據以觀察不同屬性之專利侵權糾紛與法院判賠金額間之關聯性，並透過對法官學者之深度訪談，深度剖析中國法院對當事人舉證之證據能力與證明力之判斷，以及法院採行法定賠償之依據，探究法院審判實務上判定賠償額之原則。以期讓企業在中國大陸發生專利侵權糾紛時能快速擬定應對策略，使其評估在中國大陸發動專利侵權訴訟之經濟效益。. 關鍵字：專利侵權、損害賠償額、法定賠償額 i.

(4) Abstract For responding fast economic growth in recent decades, China government has started to contemplate on the protection of intellectual property rights as well as emphasizing on pursuing independent technology development. Take patent rights as illustration, the average increase rate of applications from 2000 to 2007 has reached to 22%, and the total amount of applications has exceeded 3 millions, Taiwan enterprise holds nearly 200,000. On the other hand, the aggregate investment amount to China by Taiwan enterprises which Ministry of Economic Affairs Taiwan has approved has exceeded NTD 58.6 billions. Therefore it is foreseeable that China will be a major battlefield of patent controversies against by worldwide enterprises, Taiwan corporations especially. This article made a study of the damages compensations of China patent litigation and turned out quantity methodologies by means of legal science empirical study, which includes examination on 400 judgments of patent infringement cases issued by China courts and interviews with China scholars and judges. The research result may be a reference to estimate litigation efficiency, and furthermore provides a proposal to corporations for framing patent enforcement strategies against competitors in China. Keywords: patent litigation, damage compensation, payment of pre-established damages.. ii.

(5) 誌謝人生總是充滿著許多驚喜！35 歲之前，除了元件物理與半導體製程外，從未想過自己會與法律結緣，更未想到會在幾年後拿到法律學位。在科法所五年求學生涯中，有幸地接受許多優秀老師的教誨，讓我的收穫不僅是在智識上的增長，更養成了多元的思維方式，不僅讓我視野豁然開朗，而且能用更包容的心去體會這個社會。衷心感謝劉師尚志幾年來不吝於分享其豐富的專業學養與實務經驗，引領我以更寬廣、更嚴謹的視野整合法學理論與專利實務。而王師文杰以其深厚的中國法學素養與豐富及時的實務資訊，對我在中國大陸法治研究上的細心協助與耐心指導，更讓我能迅速管窺龐大複雜的中國法律進行深入研究。另外也要特別感謝林師美惠對我在美國民事訴訟與專利授權實務上的教導，林老師所製作的上課教材至今仍然是我在工作上遇到問題時的重要參考資料。很感激科法所眾位老師、學長和我可敬的同學們，進入科法所接受各位老師和同學們的教導，實為我這一生最寶貴的收穫。在此，向所有老師、學長、學姊、同學們，致上心中最深的謝意。. 陳建宏. 中華民國九十八年一月. iii.

(6) 目錄中文摘要…………………………………………………………………i 英文摘要…………………………………………………………………ii 誌謝 ……………………………………………………………………iii 目錄 ……………………………………………………………………iv 圖目錄 …………………………………………………………………vi. 壹、前言…………………………………………………………………1. 貳、中國專利侵權要件剖析……………………………………………6 一、中國專利種類…………………………………………………6 二、侵犯中國專利權行為之構成要件……………………………7. 參、中國專利侵權歸責原則……………………………………………16 一、智慧財產權侵權行為之特性…………………………………16 二、侵權行為之認定………………………………………………16 三、專利侵權歸責原則……………………………………………18. 肆、中國專利侵權之責任………………………………………………24 一、侵權行為人之責任……………………………………………24 二、賠償金計算方式………………………………………………28. iv.

(7) 三、民事證據法則…………………………………………………40. 伍、中國專利侵權判決實證與案例研析………………………………45 一、研究方法………………………………………………………45 二、法院受理專利案件量…………………………………………45 三、本次實證調查所蒐集閱讀各地區法院受理案件數量………47 四、爭訟當事人國籍分析…………………………………………49 五、涉訟專利類型分析……………………………………………51 六、判決結果分析…………………………………………………53 七、法院計算賠償金之基準………………………………………55 八、問題探討………………………………………………………61. 陸、結語…………………………………………………………………65. 柒、參考文獻……………………………………………………………69. 捌、附錄…………………………………………………………………74 一、2008 年中國專利法修正說明…………………………………74 二、中華人民共和國專利法（2008 修正）………………………82. v.

(8) 圖目錄. 圖 1. 中國大陸專利申請量…………………………………………3 圖 2. 我國企業對中國投資總金額與在中國專利申請量比較圖…3 圖 3. 近年中國法院與行政部門受理專利糾紛案件數…………47 圖 4. 本實證調查案件數量之地域分布…………………………49 圖 5. 原告國籍分布圖……………………………………………50 圖 6. 被告國籍分布圖……………………………………………50 圖 7. 涉訟專利類型………………………………………………53 圖 8. 判決結果分析………………………………………………54 圖 9. 法院計算損害賠償額之基準………………………………59 圖 10. 原告請求金額與法院判賠金額比較圖……………………60. vi.

(9) 壹、前言. 中國於 2001 年加入WTO，意味著其經濟體加速融入全球經濟體系之中，不僅其國內企業要迎接全球化之競爭，外國企業也積極逐鹿中國市場。中國的崛起，不僅成為世界工廠，也成為世界市場之一，晚近各國的科技產業快速進軍中國，也使得中國儼然成為世界知識產權之主戰場，但中國整體智慧財產權之發展策略、保護機制而言，與先進國家相比仍然存在極大差距，尤其對保護制度之建立與執行，更是面臨嚴峻之挑戰。國際政治壓力和科技競爭因素，特別是跨國公司及其在中國的分支機構不斷向中國有關方面施壓和申訴，正視知識產權保護是中國無可迴避的議題 1 。這些弔詭的反差現象，使得逐鹿中國之外商投資企業需有深度的認知與因應。當今企業經營之戰略不僅著重於全球化之佈局，亦同時側重於知識化之訴求，畢竟知識就是競爭力。中國活絡經濟市場的背後其實隱藏著無數蓄勢待發的智慧財產戰役。以與科技能量息息相關之專利權為例，頒布於 1984 年並於 1985 年正式施行的中國專利法，歷經 1992 年、2000 年與 2008 年的修法，目前已逐步與 TRIPS 規範相接軌。中國全國人民代表大會常務委員會已經在 2008 年 12 月 27 日通過專利法第三次修正案、並將於 2009 年 10 月 1 日頒佈施行。隨著中國以及國際形勢的發展，中國專利法律制度確有進一步完善之必要：一是中國為提高自主創新能力、建設創新型國家的目標，國務院制定《國家知識產權戰略綱要》。 ———————————————————————————————————————— 1. 改革開放已經屆滿三十年的中國，經濟發展處處呈現一些驚人的發展數據，但是其對外技術依存度至今仍超過 50％，技術發展階段處於從引進技術、跟蹤技術階段，向自主創新和引進技術相結合轉變。創新仍多為跟蹤研究和消化吸收的基礎上的改進型創新，而非原始創新。但也因為如此，更需要架構一個更完善的專利保護制度與周延的專利司法救濟制度，不能往往以考量國情，以發展經濟為由，故意放縱或忽視知識產權侵權，這對中國長久的經濟，猶如吞食鴉片般的慢性自殺，必將付出代價。 1.

(10) 為此，需要通過修改、完善專利法，進一步加強對專利權的保護，激勵自主創新，促進專利技術的實施主創新能力，推動專利技術向現實生產力轉化，縮短轉化週期。二是世界貿易組織多哈部長級會議通過了《關於與貿易有關的知識產權協定與公共健康的宣言》，同時世界貿易組織總理事會通過了《修改與貿易有關的知識產權協定議定書》。《宣言》和《議定書》允許世貿組織成員突破《與貿易有關的知識產權協定》的限制，在規定條件下給予實施藥品專利的強制許可。據此，需要對現行專利法做必要修改。三是《生物多樣性公約》對利用專利制度保護遺傳資源做了規定，中國作為遺傳資源大國，需要通過修改現行專利法，行使該公約賦予的權利。另外為了加強保護專利權人，本次修法亦特別將最高法院司法解釋中的法定賠償納入專利法，並將法定賠償額上限由 50 萬人民幣提高至 100 萬人民幣，以加強對專利侵權行為的處罰力度。由實務上具體執行層面來看，中國專利申請量自 2000 年至 2007 年，連續七年增長率超過 20%；其中發明專利平均年增長率為 25% (見圖一)。截至 2007 年底為止，中國專利申請總數已超過 300 萬件，其中發明專利佔 100 萬件 2。以專利糾紛案件而言，中國各級法院自 2003 年至 2007 年受理之案件逐年增加，其中審結專利侵權 1.4 萬件，平均年增長率為 13.3%，審結專利行政案件 2067 件 3 。如此快速膨脹之數據，亦間接反應出中國國內企業或外商投資企業不僅僅侷限於對中國市場進行大規模專利佈局，而且將難以豁免地逐步展開專利爭訟的角逐。依照我國經濟部投審會之數據，自 1997 年至 2007 年止，我國核准台資企業對中國投資之總金額已達 580 億美元，居全球第 4 位。自 2000 年 ———————————————————————————————————————— 2 3. 資料來源：中國國家知識產權局。參見蕭揚，2008 年最高人民法院工作報告，最高人民法院公報，2008 年第 4 期，第 15 頁。 2.

(11) 至 2007 年，台灣申請中國專利數量已累計至 194874 件，居對中國申請之第 2 位(見圖二)。是以在各國逐鹿中國之際，無論是在中國代工生產或銷售中國，我國科技產業無可迴避於中國將成我國企業專利爭訟之主戰場。. 700000. 694153. 600000 500000. 申請件數. 573178. 總專利申請量 476264. 發明專利申請量. 400000 353807 308487. 300000 252632. 200000. 245161 210490. 203573 173327. 170682. 100000 63204. 51747. 105318. 80233. 130133. 0 2000. 2001. 2002. 2003. 年度. 2004. 2005. 2006. 2007. 圖 1. 中國大陸專利申請量. 12000. 25000. 10000. 百萬美元. 8000 15000 6000 10000 4000 5000. 2000 0. 專利申請件數. 20000 經濟部核准對中國投資總金額台灣申請中國專利數量. 0 2000. 2001. 2002. 2003 2004 年度. 2005. 2006. 2007. 圖 2. 我國企業對中國投資總金額與在中國專利申請量比較圖. 筆者觀察，長久以來我國企業在中國之專利策略多是將其所研發之新發明或新技術申請專利保護，然在獲得專利權之後往往. 3.

(12) 將其束之高閣，甚少在市場上主張權利。之所以會有這種現象，可由現今在中國經營企業的兩種型態來觀察：首先對一般以銷售或低技術需求之組裝製造為主要營運方式之企業而言，申請專利多是為了提昇產品價值、建立品牌形象、增加商譽等行銷目的，所以在市場上行使專利權並非其營運規劃之選項。另外對以技術輸出或生產製造為主要營運方式之高新科技企業而言，因為研發能量充足，技術具有升級潛力，其專利策略係以在關鍵技術領域建立專利叢，搶佔該技術之市場壟斷性，亦即一般所稱之專利佈局。此類型企業未在市場上行使專利權的原因通常是因為競爭者並未出現或是競爭者的出現尚未影響其利潤。面臨廣大的中國市場，我國科技企業在中國之生產營運，於過去幾年尚未面臨嚴峻之挑戰，是以專利策略仍以佈局為主，多未考量專利權之行使。然如圖 1 及圖 2 所示，近幾年各國企業皆在中國佈局專利，而我國企業在中國之投資亦趨增加，專利爭訟有一觸即發之跡象。面對競爭環境之轉變，我國企業在面對即將來臨之專利戰役，應該逐步思考下列問題： 1. 我國科技產業是否應該重新擬定在中國之專利策略？在進行專利佈局的同時，是否應該思索如何在中國市場行使專利權，並且評估如何行使專利權才能獲致最大之營業效益？ 2. 以企業的立場而言，專利之意義在於對市場競爭者設立進入障礙，防堵其分食市場利益。是以企業在行使專利權之前，首要考量點為中國相關法令政策對專利權人所能給予之保護方式或者救濟效力為何？該保護方式或救濟效力對企業營運能產生多少效益？ 3. 中國對專利侵權之損害賠償，訂有一法定賠償額，最高為 50 萬人民幣。為避免訴訟成本遠高於所獲之賠償額，我國企業在發動專利訴訟前應先了解法院對此法定賠償之適用原則，若無法. 4.

(13) 經由訴訟得到充分救濟，是否還有其他救濟方式？然我國對於中國專利法之研究卻仍屈指可數，即使逐步大量投資於中國的台灣企業，對於中國專利法制與實務亦未有諸多投入，在中國市場的逐步開放，外資角逐中國市場之際，面臨專利訴訟，若無一個客觀的檢視標準，而僅僅停留對於條文上的闡釋，將難以評估在中國發動專利侵權救濟之經濟效益與因應策略。本文即以企業營運實務之角度出發，以侵犯專利權為中心，探討中國專利權司法救濟之損害賠償原則，並透過法學實證研究之方法，對現今中國專利審判實務在賠償金之酌定結果提出量化資訊與具體法律實務運作，期能讓企業在中國發生專利侵權糾紛時能快速擬定應對策略，使其評估在中國發動專利侵權訴訟之經濟效益。. 5.

(14) 貳、中國專利侵權要件剖析. 一、中國專利種類中國專利制度乃構築在 TRIPS 協定之基礎上，並借鏡其他國家經驗結合中國實際情況而建立。依照 TRIPS 協定第 27 條規定，所有技術領域中的任何發明，無論産品發明或方法發明，只要具有新穎性、進步創造性，並且可以付諸工業實施使用，均得獲專利權之保護。因此中國專利法依據不同發明創造類型給予了三種不同的專利種類，中國專利法所稱之發明創造是指發明、實用新型和外觀設計。2000 所年頒佈之中國專利法(下稱舊專利法) 並未說明何謂發明、實用新型、外觀設計，其定義係規定於專利法實施細則。但 2008 年新修訂之專利法(下稱新專利法)已將其定義納入法條，茲於以下分別說明之： (一) 發明專利新專利法第 2 條第 1 款規定：「發明，是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。」由此可得知中國發明專利具有下列兩項特徵： 1. 發明必須為一種產品之結構或是一種製作產品的方法。產品發明包含所有經由人思想活動所創造出來之儀器、設備、裝置、工具、用品、材料、化合物或以上之組合物等物品。方法發明則係利用自然法則製作物品，或是對物品進行加工、測試、操作、使用所開發而得之技術。另外對現有産品或方法的改進，或是對現有之產品或方法的些新的技術特徵做變動，只要這些經過變動後的技術特徵産生新的技術效果，也是發明專利所保護的客體。 2. 發明必須是一種新的技術方案。此處所謂的「新」，是指該技術方案必須具備新穎性。舊專利法第 22 條第 2 款規定：「新. 6.

(15) 穎性，是指在申請日以前沒有同樣的發明或者實用新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其他方式爲公衆所知，也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向國務院專利行政部門提出過申請並且記載在申請日以後公佈的專利申請文件中。」4 而技術方案，係指人腦的一種思維活動，運用自然法則解決生產製造及科學研究中所產生的問題。至於科學上的發現與理論，只是人類對自然界原本存在現象的觀察所歸納或推論的結果，因而不屬於專利法所稱之發明。是以中國舊專利法係採相對新穎性。然新專利法已將新穎性修訂為絕對新穎性，新法第 22 條規定：「新穎性，是指該發明或者實用新型不屬於現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利檔中。」而此處所謂現有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。 (二) 實用新型專利新專利法第 2 條第 2 款規定：「實用新型，是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。」如同發明專利，實用新型專利也必須是一種技術方案，但與發明專利不同處在於實用新型專利所保護的標的必須是對既有之產品提出不同形狀、構造、結合等創作。至於達成該不同形狀、構造或結合所需之製作方法，則非實用新型專利所保護之範圍。 (三) 外觀設計專利新專利法第 2 條第 3 款規定：「外觀設計，是指對產品的形 ———————————————————————————————————————— 4. 美國專利法亦採相對新穎性，分別規定在 §102(a)、(e)、(g)。我國則採絕對新穎性，請參見我國專利法第 22 條第 1 項。至於 TRIPS 對於新穎性則未作任何解釋或說明，然目前世界智慧財產權組織 (WIPO) 正制定的實體專利法條約 (SPLT) 將建議各成員國採絕對新穎性。 7.

(16) 狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。」外觀設計專利與發明專利及實用新型專利不同處在於外觀設計專利所保護的客體乃是一種新設計，而發明專利及實用新型專利保護之客體卻為一種新技術方案。雖然外觀設計專利與實用新型專利之創作標的都涉及產品的形狀，但不同之處在於實用新型專利所創造的是該新形狀所產出功能所發揮之實用價值，而外觀設計專利則是對產品外型美感的一種創作。需指出的是，實用新型與外觀設計其創造性低，且極為不穩定，外觀設計還談不上是一種技術方案，但皆由專利法所保護，共稱專利或冠以「國家專利」字樣，在實務上，特別是中國專利意識還未建立之際，其實質混淆和掩蓋三種專利之區別。惡意申請者恰恰利用這種保護名正言順地攫取利益；或是在申請低階的實用新型和外觀設計專利後，在各地起訴索賠；利用專利之名藉助海關、工商行政管理局等執法機關對競爭者施壓等等。是以為有效減少和避免這些妨礙自主創新的情況，中國專利法上，確有必要對於這三類專利進行有系統的修正和調整 5。例如本文在下述的實證中便可以發現，中國專利侵權訴訟類型意外地以外觀設計為大宗。. 二、侵犯中國專利權行為之構成要件舊專利法第 11 條所稱之侵犯專利權行為係指在專利權的有效期限內，行為人未經專利權人許可，而實施其專利。對發明專利和實用新型專利而言，實施係指爲生産經營目的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利産品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的産品。對 ———————————————————————————————————————— 5. 吳漢東主編，中國知識產權制度評價和立法建議，知識產權出版社，2008 年 3 月，第 149 頁。 8.

(17) 外觀設計專利權而言，實施係指爲生産經營目的製造、銷售、進口其外觀設計專利産品。但近年來中國市場上出現許多與他人專利產品外觀類似之邀約販售行為，是以為加強對外觀專利權人之保護，新專利法第 11 條第 2 款業已將對外觀設計專利的許諾銷售納入保護範圍。進一步深度檢視中國專利法所稱之侵犯專利權行為，其需符合下列法定要件： (一) 行為人所侵犯之客體必須為有效之專利：世界各國之專利法皆以申請專利之創造發明必須具備新穎性、創造性及產業利用性，始得授與專利權。由於發明專利的申請人在向國家知識產權局申請發明專利之過程必須提交與其發明有關之先前技藝資料 6，而且國家知識產權局對發明專利之申請必須作實質審查 7，即審查其新穎性、創造性、實用性，申請人亦需對國家知識產權局之核駁提出答辯。在經過這些程序之後，可視為申請人已盡到證明該發明技藝具備新穎性、創造性與實用性之義務，而國家知識產權局亦已完成對該發明技藝之法定審核程序。是以國家知識產權局在審查該發明技藝後若沒有發現駁回理由者，皆應授與其專利權，而該專利即被推定為有效 8。然因科學技術工藝眾多複雜，專利內容所涉及之技術亦極為廣泛，儘管國家知識產權局對發明專利進行實質審查，然專利申請人與國家知識產權局以有限之人力與時間，不可能檢視既存之科學技術以比對該發明技藝之新穎性、創造性及實用性，是以該發明技藝雖被授予專利權，但是仍然無法排除被授予之專利權不符合專利法及其實施細則的所有規定，是以該被授予之專利權僅是推定有 ———————————————————————————————————————— 6 7 8. 參見中國新專利法第 36 條第 1 款。參見中國新專利法第 35 條。美國專利法第 282 條亦規定專利權應被推定為有效：“A patent shall be presumed valid.” 9.

(18) 效，日後若有第三人發現任何證據足以證明該專利不具有新穎性、創造性或實用性者，皆得向國家知識產權局複審委員會提出複審以推翻其有效性 9 。另外，中國專利法為鼓勵發明創造、促進技術進步，所以國家知識產權局對於實用新型和外觀設計專利之申請僅作初步審查，只需對申請文件是否符合法定形式、是否存在實質性缺陷進行審核、若未發現駁回理由者，則會授予專利權。此種初步審查制度之優點在於審查時程較短且費用低廉，申請人可在短時間內獲得專利權保護，但同時卻也呈現出專利有效性不足之缺憾 10 。有效之專利除了必須具備新穎性、創造性及實用性之外，該專利之專利權必須尚在專利權期限內。新專利法規定，發明專利之保護期爲自申請之日起二十年，實用新型專利及外觀設計專利之保護期則爲自申請之日起十年 11 。此專利期限之規定，乃依據 TRIPS協定對發明專利及外觀設計專利可享有之保護期分別不得少於自申請日起算二十年及十年 12 。值得注意的是，自申請日起算僅代表專利權的期限起算日，並非代表自申請日起即具有專利權能，專利權應在國家知識產權局授權公告後始具效力。此外，專利權雖尚在期限內，但仍須未有未繳維持費、放棄或為國家知識產權局宣告無效等事由，否則該專利權仍為無效。. (二) 行為人未經專利權人之許可行為人實施他人專利，在未經專利權人許可 13 下，才會構成 ———————————————————————————————————————— 9. 參見中國新專利法第 45 條。美國專利法亦在第 30 章與第 31 章定有複審之程序。 10 我國專利法對新型專利與新式樣專利之申請案亦採行形式審查制度。至於美國，則不論是發明專利、植物專利、設計專利，皆須通過實質審查後始得給予專利權。 11 參見中國新專利法第 42 條。 12 參見 TRIPS Article 26 與 Article 33。 13 中國專利法所稱專利許可，我國稱之為專利授權。 10.

(19) 專利侵權。許可是指專利權人以訂立專利實施許可合同、國家計劃實施許可或強制實施許可等方式，同意他人實施其專利。中國專利法所規定的許可方式有下列三種： 1. 自願實施許可：專利權人因他人有實施其專利之需求，經協議後專利權人同意該個人或單位實施其專利，而實施人則支付專利權人合理對價之許可金，雙方於合意後簽定書面專利許可合同，並向各地知識產權局備案登記 14 。雙方之專利許可協議則可採普通許可、排他許可、獨占許可、部分許可、交叉許可等形式。 2. 國家指定實施許可： 2000 年修正專利法時，中國立法機關考量到可能會有某些專利的發明客體會為社會或國家建設帶來極大利益，此種專利權之實施不應僅側重專利權人之個人權益，而也應該顧及國家利益和公共利益，所以在中國專利法第 14 條中規定行政機關得以行政權力強制對某些專利進行推廣應用，並允許指定的單位實施。此規定係針對於國有企業事業單位規定的一種特有之專利計劃許可，為具有中國特色的規定 15 。其特色之本身，在於國有企業事業單位本身的終極所有者為國家本身，是以國有企業事業單位之專利權，在涉及公共利益所需之際，得由國務院有關主管機關（國家知識產權局）和省級人民政府在批准後行使，方可指定實施許可，有其限定範圍 16 。但這裡其所推廣的專利種類僅侷限於發明專利，中國所考量的因素在於實用新型和外觀設計一般不涉及重大的國家利益和公共利益，故不在推廣範圍之內 17 。 ———————————————————————————————————————— 14 15. 16. 17. 參見中國新專利法第 12 條。參見姜穎，關於中華人民共和國專利法修正案（草案）的說明，全國人大常委會公報，2000 年第 6 號。卞耀武主編，中華人民共和國專利法釋義，法律出版社，2001 年 5 月，第 41 頁。國家知識產權局條法司編，新專利法詳解，知識產權出版社，2001 年 8 月，第 101 頁。 11.

(20) 確實專利權是實施專利的獨占權。依照中國新專利法第 11 條和第 12 條的規定，任何人實施他人專利，必須取得專利權人之許可，訂立授權契約並支付使用費，係屬當然。而中國新專利法上第 11 條所稱「除本法另有規定以外，…」在第 14 條中就是這裡的例外規定。 3. 強制實施許可強制實施許可是指國家知識產權局在某特定之情況下，應專利權人以外之人之請求，不需經過專利權人之同意，逕行准許請求人實施該專利權人之專利的一種強制性規定。中國專利法中之強制實施許可有下列五種情況： 18 (1) 專利權人自專利權被授予之日起滿三年，且自提出專利申請之日起滿四年，無正當理由未實施或者未充分實施其專利的； (2) 專利權人行使專利權的行為被依法認定為壟斷行為，為消除或者減少該行為對競爭產生的不利影響的； (3) 在國家出現緊急狀態或者非常情況時，或者爲公共利益之目的。 (4) 為了公共健康目的，對取得專利權的藥品，國務院專利行政部門可以給予製造並將其出口到符合中華人民共和國參加的有關國際條約規定的國家或者地區的強制許可。 19 (5) 一項取得專利權的發明或者實用新型比以前已經取得專利權的發明或者實用新型具有顯著經濟意義的重大技術進步，其實施又有賴於前一發明或者實用新型的實施者。另外中國新專利法亦要求依上述第(1)種及第(5)情況申請種強制許可的單位或者個人應當提供證據，證明其以合理的條件請求專利權人許可其實施專利，但未能在合理的時間內獲得許可。 ———————————————————————————————————————— 18 19. 參見中國新專利法第 48 條至第 51 條。此為新法所增加得申請強制許可情況，參見中國新專利法第 50 條。 12.

(21) 20. TRIPS協定在許多章節都提及強制授權，但主要的規定是在第 31 條，其所允許之強制授權情況為行為人在實施該專利之前，已經盡其努力以合理之商業條件為對價向專利權人要求允許實施其專利，並且協商經過一段合理時間後，仍未獲專利權人允許，始得請求強制授權。惟當國家處於緊急狀態或與公眾利益有急迫性需求時，則可不受上述條件之拘束。美國對強制授權所能適用之範圍則相對嚴格，專利法規定僅有小型企業 (small business firm)或是非營利機構 (nonprofit organization) 因為接受聯邦經費而完成之發明所獲得之專利權，聯邦政府始得在某些特定情況下，授與申請授權人使用該專利 21 。 (三) 行為人必須有故意或過失對於專利侵權行為之認定，應當適用過失責任亦或無過失責任，在中國學界與實務界尚未形成通說。而目前中國專利法對侵權行為人主觀上是否應存在故意或過失並無具體條文，僅規定當行為人實施了某些行爲，即應承擔侵權責任。本文對專利侵權之歸責理論將詳述於後，中國專利侵權歸責原則部分。 (四) 行為人乃以生產經營為目的而實施該專利中國專利法中，對於專利侵權之行為樣態以為生產經營為目的之實施行為，才構成專利侵權。但所謂「為生產經營目的」之義涵相當模糊，依據國家知識產權局條法司對「為生產經營目的」之解釋，「爲生産經營目的」係指爲工農業生産或者爲商業經營的目的，其不應被理解爲「以營利爲目的」，因為「營利」的範圍較「生產經營」為狹窄，而對專利權的保護則不應當施加如此 ———————————————————————————————————————— 20. 21. 中國新專利法第 54 條並未對「合理長的時間」作明確規定，但依據舊專利法實施細則第 72 條之規定，從專利被授權之日起三年，具有實施條件的單位得提出強制許可請求。另外依新專利法第 48 條之規定，外觀設計專利並未在強制許可之範圍。參見 35 U.S.C. §203。 13.

(22) 嚴格之限制 22 。 (五) 行為人有法定之侵害行為對於發明與實用新型專利，在以為生產經營目的之前提下，從事製造、使用、許諾銷售 23 、銷售、進口等行爲即為中國新專利法第 11 條所明定之專利侵權行為。而對於外觀設計專利，舊專利法僅在以生産經營目的之前提下，製造、銷售、進口其專利産品，始被認定侵犯專利權。至於使用以及許諾銷售行為，則不在外觀設計專利權之保護範圍，此乃因外觀設計專利權所保護之主要客體係阻止他人未經專利權人許可而製造相關産品時，複製受專利保護之外觀設計，在立法上，由禁止他人未經許可而製造或者銷售外觀設計專利産品即已可達保護外觀設計專利被使用之目的，故不需再限制他人使用外觀設計專利産品。另外也因為 TRIPS協定並未要求其成員國賦予外觀設計專利權人禁止他人許諾銷售，是以中國專利法亦未將許諾銷售列入外觀設計專利權之保護範圍。但近年來中國市場上出現許多與他人專利產品外觀類似之邀約販售行為，是以為加強對外觀專利權人之保護，新專利法第 11 條第 2 款業已將對外觀設計專利的許諾銷售納入保護範圍。 (六) 侵害行為具有違法性 ———————————————————————————————————————— 22. 23. 新專利法詳解，前揭書，第 65 頁。另外國家知識產權局條法司亦對如何判斷是否屬於「爲生産經營目的」提供三種判斷原則：一是行爲方式，二是行爲主體，三是行爲的性質和範圍。從行爲方式上看，許諾銷售和銷售行爲無論其行爲主體是單位還是個人，一般都具有爲生産經營目的的性質；而對於製造、使用和進口行爲來說，則既可能是具有生産經營目的的行爲，又可能是不具有生産經營目的行爲。從行爲主體上看，企業和盈利性單位的行爲一般都具有爲生産經營目的的性質；而國家機關、非盈利性單位、社會團體的行爲一般不具有爲生産經營目的的性質。行爲的性質和範圍需要根據行爲的實際情況作出具體判斷。許諾銷售（Offering for Sale），係在 2000 年專利修法時為順應 TRIP 的規範加以涉入。最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定第 24 條中，也專條定義為：所稱的許諾銷售，是指以做廣告、在商店櫥窗中陳列或者在展銷會上展出等方式作出銷售商品的意思表示。 14.

(23) 某些行為雖為法定之侵害行為並且對專利權人造成損害，但為顧及社會公眾利益，避免專利權之行使妨礙正常之生産與生活秩序，中國新專利法第 69 條遂規定了五種不視爲侵犯專利權情況，分別為： 1.專利權耗盡，專利權人製造、進口或者經專利權人許可而製造、進口的專利産品或者依照專利方法直接獲得的産品售出後，使用、許諾銷售或者銷售該産品。 2.侵權行為之發生乃先於專利申請日，在專利申請日前已經製造相同産品、使用相同方法或者已經作好製造、使用的必要準備，並且僅在原有範圍內繼續製造、使用。 3.外國交通工具臨時通過中國領陸、領水、領空的外國運輸工具，依照其所屬國同中國簽訂的協定或者共同參加的國際條約，或者依照互惠原則，爲運輸工具自身需要而在其裝置和設備中使用有關專利。 4.專爲科學研究和實驗而使用有關專利。 5.為提供行政審批所需要的資訊，製造、使用、進口專利藥品或者專利醫療器械的，以及專門為其製造、進口專利藥品或者專利醫療器械的。. 15.

(24) 參、中國專利侵權歸責原則. 一、智慧財產權侵權行為之特性依傳統上民法之解釋，物權之客體為物；而智慧財產權之客體乃是人類從事創造性智力活動之成果。由於此種成果可以為他人所共享且毫無損耗地同時利用，共享者之間也並無物理上之敵對性，這將會使得同時利用分享該成果之人毫無數量限制的增加。若該成果不為法律所保護，則該成果所帶來之有限利益必然會被急速消耗，如此創造該成果之人則無法享有應得之利益。與傳統物權、身分權、財產權相比，智慧財產具有下列五種特性： (一) 無體性：由於智慧財產權受保護之客體係為特定智力活動之成果，為法律上抽象存在之概念而無一定之形體，這使得智慧財產權易於被共享而不可能單獨被占有，所以智慧財產權並無法適用占有、準占有、取得時效等物權上之概念，此即為智慧財產權之無體性。 (二) 排他性：雖然智慧財產權可以被共享，然權利人仍可憑借法律之力量排除他人剝奪其利益，此為智慧財產權之排他性。 (三) 地域性：智力活動之成果可以同時存在不同國家，但卻必須依據當地之法令據以登記或主張始受該國法律之保護，此即為智慧財產權之地域性。 (四) 時限性：智力活動成果之專屬權若永久存續，則必然阻礙公眾知識之發展，所以世界各國皆對智慧財產之專屬權設定一個法定期限，待期限屆滿後該智慧財產將進入公領域而為社會公眾所共有，此即為智慧財產權之時間性。 (五) 散佈性：另外智力活動成果之所以可以同時共享，是因為其易於複製，但也正由於其易於複製，而得以使智慧財產權之客體. 16.

(25) 在商業或科學領域能普遍並快速地被利用，此即為智慧財產權之散佈性。基於上述特性，智慧財產權侵權行為與傳統侵犯財產權、人格權、身分權或物權之行為並不相同。他人可能會在無意識之情況侵犯權利人之專屬範圍，所以智慧財產權遭他人侵犯之可能性會遠較傳統之債權與物權來的高且發生之情形會更為普遍。. 二、侵權行為之認定對智慧財產權來說，侵權行為之認定與侵權責任之歸屬係為兩種不同之概念，欲討論智慧財產權之侵權行為適用何種歸責原則應分兩層次來看，首先應分析構成侵權行為之認定原則，再談應負民事責任之歸責。中國民法通說認為，行為被認定為侵權，必須要具備四個要件 24 ：一，必須有侵權事實；二，行為必須有違法性；三，行為人必須有主觀過錯；四，必須發生實際損害。此種論點之形成乃基於民法通則第 106 條之解釋而得，其不論對侵權行為之認定或是對侵權責任之歸屬，皆一概適用過失責任。但是由於智慧財產具有前述之五項不同於一般民事權利之特性，其侵權行為之認定是否應當具備此四要件，實應深入思考。中國新專利法第 11 條並未要求對侵權行為之認定必須以行為人之主觀故意過失為要件，亦即專利法中對專利侵權行為沒有區分為故意或過失。但是有些學者認為依據中國民法通則之規定，公民或法人應有過錯 (故意與過失) 始承擔民事責任，若以此傳統民法理論之觀點，則認為只有在行為人主觀上具備故意過失，才會能構成專利侵權 25 。然亦有學者持相反論點，認為專利 ———————————————————————————————————————— 24. 25. 鄭成思，中國民法典中的知識產權篇的來由與講解，中國法學網， http://www.iolaw.org.cn/showNews.asp?id=62 程永順，中國專利訴訟，知識產權出版社，2005 年 5 月，第 207 頁。施國明，論專利侵權責任， 2003 年 9 月 15 日，民法論文網， http://www.lunwennet.com/。 17.

(26) 或知識産權之侵權並不同於傳統民事侵權，中國民法理論一直未能釐清“infringement” 與“tort” 之差異，英美法對智慧財產之侵權行為稱為“infringement”，其係一種客觀之事實狀態，無論行為人主觀之意圖，實際損害是否發生，只要在事實上行為人之行為侵入了權利人被法律所保護的權利或利益之範圍，便已構成侵權 26. ；而“tort” 則僅限定在行為人應負賠償責任之侵權行為 27。所以. 專利侵權行為之認定應僅需由客觀事實判斷是否成立侵權，而不需探究行為人主觀上是否具備故意或過失，是以應該適用無過失責任原則 28 。 TRIPS 協議亦未有任何條文規定對智慧財產侵權之認定是否應以故意或過失為要件。但是在對積體電路佈局之侵權認定上，則規定如果行為人在實施該行為時，不知、亦無合理根據應知相關產品中含有非法複製之積體電路佈局設計，則任何成員國均不得認爲該行為非法 29。由此，吾人推論 TRIPS 協議僅對積體電路佈局之侵權認定係以故意過失為要件，而對其他智慧財產權侵害之認定則不探究行為人之主觀上是否具備故意或過失。至於傳統民法理論認為必須要有實際損害發生始得構成侵權，此概念則完全不應適用在智慧財產權。由於智慧財產具有無體性與散佈性之特點，所有權人無法經由占有以達到保護其智慧財產不受他人之侵害，設若某行爲人已經爲了實施侵權而作準備，但卻尚未實施該侵害行為，則因其對權利人並未造成實際損害，依照傳統民法侵權行爲之歸責理論，該行爲人爲實施侵權行 ———————————————————————————————————————— 26. 27. 28 29. Black’s Law Dictionary 對 “infringement” 之解釋為：“An Act that interferes with one of the exclusive rights of a patent, copyright, or trademark owner.” P 647, 8th ed, Black’s Law Dictionary. Black’s Law Dictionary 對“tort” 之解釋為：“A civil wrong, other than breach of contract, for which a remedy mat be obtained, usu. in the form of damages; a breach of duty that the law imposes on persons who stand in a particular relation to one another.” P 1247, 8th ed, Black’s Law Dictionary. 鄭成思，知識產權論，社會科學文獻出版社，2007 年 5 月，第 192 頁。參見 TRIPS Article 37。 18.

(27) 爲所作準備之行爲不得被認定爲侵害，權利人只能待其實施實際侵害行爲，並産生實際損害後始能追究民事責任。如此，權利人之智慧財產勢必隨時陷於被侵害之不安定狀態。為了在實際發生侵權之前即預先防止他人之侵害行為，應經由立法採取禁止「即發侵權」(imminent infringement) 之手段，以強化對智慧財產權權利人之保護。 TRIPS 協定第 50 條就規定了成員國得對此種即將發生侵害之行為施以制止之手段，而不需待其發生實際損害後才予以禁止。所以世界各國在專利法中皆有防止「即發侵權」之規定，如中國新專利法第 11 條、美國專利法第 271 條及我國專利法第 56 條皆規定在未經專利權人同意下，不得要約販售該專利產品或以該專利方法所製造之產品。而當專利權人發現「即發侵權」之事實時，亦得請求法院採取必要措施，及時制止侵權行爲，以避免侵害之發生，如中國新專利法第 66 條、美國專利法第 283 條及我國民事訴訟法第 538 條、智慧財產案件審理法第 22 條，皆有暫時性措施或財產保全之規定。如此將可更周延有效地保護專利權人之利益。. 三、專利侵權歸責原則專利侵權之歸責原則係指造成損害之行爲人應依據何種原則訴追其民事責任。中國相關專利法令或司法解釋 30 並未對專利 ———————————————————————————————————————— 30. 中國經濟體制改革以來，由於法制建設剛處於初步發展的階段，其立法並非詳盡而完善，因此法律制度本身無法像一個「無縫的網」，對於具體案件中所出現的每種情況都能在法律中找得到現成的答案，這對中國法制而言是一種奢談。正因為中國並不是在改革開放以來便有一個完整的法制建設藍圖，而是逐步地隨著社會改革深入而不斷提出新的法律體系的規劃。致使法律中空白條款過多，法律內容過於原則；經濟改革逐漸加深之際，相關立法也呈現滯後的情況，無法適用於新型態經濟案件的需求。致使授權立法與司法解釋的問題成為中國法制中一個極為突出的發展內容。司法解釋的不斷擴充，使最高人民法院的準立法職能加大。為因應快速變動的社會發展，考量於法律的立法、修正或廢除其程序較為繁雜且不易，為改善具體社會環境的事實，因此授權國務院以及地 19.

(28) 侵權之歸責原則作出具體規定，僅在新專利法第 70 條規定爲為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而製造並售出的專利侵權產品，能證明該產品合法來源的，不承擔賠償責任。在討論此條款之歸責原則前，應先釐清歸責係指對所有民事責任之訴追，抑或僅指對損害賠償責任之歸屬。依據中國民法通則第 106 條規定公民、法人違反合同或者不履行其他義務的，應當承擔民事責任。公民、法人由於過錯侵害國家的、集體的財產，侵害他人財產、人身的，應當承擔民事責任。沒有過錯，但法律規定應當承擔民事責任的，應當承擔民事責任。僅就此條文來看，中國民法對侵權行為的歸責原則是對包含損害賠償之外的所有民事責任之訴究。但仍有學者認為由侵權行為幾種歸責原則的演變歷程與傳統學說理論來看，無論是最早之結果責任，或是後來之過失責任，乃至現今之無過失責任，這些歸責原則都是在發生實際損害後，確定加害人是否應負賠償責任之依據，且學者王澤鑑亦認為：「侵權行為，指因不法侵害他. 方行政機關就改革方面的問題作出暫行規定以為因應，這很大程度上也是立法權的下放。另一種便是利用司法解釋的手段，亦即在保證現行立法相對穩定性的前提下，擴大司法機關的管轄權限，加強司法解釋，立法只作原則性的規定，具體標準由最高人民法院與最高人民檢察院規定，從而使司法解釋具有「準立法」的職能。中國最高人民法院的司法解釋，在某些層面上的確填補了中國立法上的不足，並使立法的缺陷與真空與實際審判工作上得到部份的解決。它發揮了以下的作用：（一）解決法律沒有規定或者不同立法前後不一致的問題；（二）填補立法不周延的缺陷；（三）調整程序法與實體法因頒布時相關差異所引起的法律適用矛盾；（四）補救立法滯後的問題。正因為法律本身存在著空白與粗略，中國法律體系中並沒有承認判例的約束力，使得司法解釋本身在司法審判中具有其自身的內在合法性。從中國具體實務觀察，過多過濫的司法解釋以及帶有「立法化」和司法解釋自身為法等弊端，成為法制運作上的一個突出問題。參見王文杰，嬗變中之中國大陸法制，國立交通大學出版社，2008 年 6 月第二版，第 212-213 頁。而在中國涉及專利法的司法解釋主要有關於訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定（2001 年 6 月）、關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定（2001 年 6 月），這二個司法解釋也是研究中國專利制度所不可或缺。 20.

(29) 人的權益，依法律規定，應對所生損害負賠償責任的行為。」 31 據此可理解侵權行為之歸責理論應僅限於損害賠償，而不及於其他民事責任 32 。 TRIPS 在對智慧財產權侵權行為之相關條文中，亦未對侵權責任之歸責原則作概括性規定。但是在第 45 條第 1 項對損害賠償作出規定：對明知或有充分理由知道其所從事之活動為一侵權行為之行為人，司法當局應有權責令其向權利人支付足以彌補損害之賠償金，以補償權利人因侵權行為人侵犯其智慧財産權所造成之損失。以此條文來看，TRIPS協定對損害賠償責任之認定係採過失責任。但另外第 45 條第 2 項則規定：在適當之情況下，即使行為人不知道、或無合理理由知道自己所從事之活動為一侵權行為，成員國亦得授權司法當局責令其返還所得利潤，或令其支付法定賠償額，或二者並處。然此條文中所謂之返還所得利潤（ recovery of profits ）與支付法定賠償額（ payment of pre-established damages），是否可視為對權利人之損害賠償金，不無疑義。我們在此暫且將其視為損害賠償金，則第 45 條第 2 項之規定乃限制了成員國僅在某些「適當之情況」，司法當局才可以不需以侵權行為人主觀上是否有故意過失爲要件，責令其返還所得利潤或支付法定賠償額予權利人。因此，TRIPS協定對損害賠償歸責原則之適用應視為以過失責任爲原則，無過失責任為例外 33 。 ———————————————————————————————————————— 31. 32. 33. 王澤鑑，侵權行為法－基本理論一般侵權行為，三民書局，2005 年 1 月，第 66 頁。鄭瑞琨、司冠榮，我國知識產權侵權歸責原則研究，電子知識產權，2006 年第 8 期，第 45 頁。美國專利法對損害賠償之歸責原則並未規定，然若被告被證明為故意侵權 (willful infringement，法院則可判令被告支付高於賠償額 3 倍之懲罸性賠償金。參見 35 U.S.C. §284 “…When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed.” 21.

(30) 除損害賠償之外，TRIPS 協定亦對另一種民事侵權責任作出規定，第 44 條、第 46 條、第 50 條規定會員國得對已經發生侵權之產品與即將發生侵權之產品令其停止侵權。第 44 條規定：司法當局應該有權責令當事人停止侵權，特別是立即禁止含有侵犯智慧財産權之進口商品經海關許可後在其管轄範圍內進入商業流通管道。第 46 條規定：爲對侵權行為建立有效威懾力量，司法當局應有權在不作任何補償之情況下，將已發現之正處於侵權狀態的商品排除出商業流通管道，排除程度以避免對權利人造成任何損害爲限，或在不違背憲法下，應有權責令銷毀該商品。第 50 條規定：當權利人發現其權利正侵害或侵害活動發生在即時，司法當局有權依權利人之請求採取暫時性措施。此三條文皆未要求成員國之司法當局在責令侵權人停止侵權時，必須以行為人主觀是否具有故意過失爲要件，所以吾人可推論 TRIPS 協定在要求侵權人停止侵權行為時，係以無過失責任為原則。依中國現行法律規定，中國對於專利侵權之認定並不以故意過失爲前提，但在論及侵權行為人應承擔之民事責任時，在不同情況下有不同之歸責原則與結果。由新專利法第 11 條、第 70 條以及民法通則第 106 條、第 118 等條文觀之，中國專利法對專利產品的製造與進口提供絕對保護， 34 製造行爲與進口行為是否構成侵權行爲與製造者的主觀意圖無關，是以對從事製造、進口等行為之侵權人，無論其是否為故意或過失，應承擔所有損害賠償、停止侵權、消除影響等民事責任。而至於許諾銷售行爲，則因為尚未發生實際銷售，對專利權人並未造成損害，所以侵權行為人勿需賠償損失，然其仍需對其侵權行為承擔停止侵權與消除影響之民事責任。中國專利法另有善意第三人免責規定。依新專利法第 70 條， ———————————————————————————————————————— 34. 新專利法詳解，前揭書，第 370 頁。 22.

(31) 行為人在使用或銷售專利產品時，只有在「不知道」 35 且「能證明該產品合法來源」之情況下，始得免除賠償責任。以此條規定觀之，在涉及使用或銷售專利産品之侵權案件，專利權人應當先證明被控產品為其專利産品，並舉證被告在未經其許可下實施其專利，而被告則被推定為侵犯專利權，其必須舉證「不知道」所使用或銷售之産品係侵犯原告之專利權，並且還要「證明産品具有合法來源」，始得免除賠償責任。36 但此善意第三人免責規定僅限於免除侵權行為人賠償專利權人金錢損失。由於侵權行為人的使用銷售行為仍然構成專利侵權，依據民法通則第 118 條與新專利法第 66 條之規定，專利權人仍得要求銷售者和使用者承擔損害賠償之外之其他民事責任。是以，侵權行為人仍必須承擔停止侵權與消除影響等責任。. ———————————————————————————————————————— 35. 36. 依據中國國家知識產權局條法司之解釋：「不知道」應當被理解爲「得知」的反義詞，包括不可能知道和應當得知而實際並不知道兩種情況。新專利法詳解，前揭書，第 372 頁。 23.

(32) 肆、中國專利侵權之責任. 一、侵權行為人之責任中國民法通則第 118 條規定公民、法人的著作權、專利權、商標專用權、發現權、發明權和其他科技成果權受到剽竊、篡改、假冒等侵害的，有權要求停止侵害，消除影響，賠償損失。此條款明確規定侵犯專利權必須負停止侵權，消除影響，損害賠償之民事責任。. (一) 停止侵害所謂停止侵害，係指侵權行為人立即停止擅自爲生産經營目的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利産品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得之産品。中國法院對侵害專利權之行為人，得令其立即停止侵害活動，其法源基礎來自於民法通則第 118 條，具體執行係依據民事訴訟法第 9 章與最高人民法院之司法解釋「關於在經濟審判工作中嚴格執行中華人民共和國民事訴訟法的若干規定」第 12 條至第 19 條。專利權人除了靜待法院判決加害人停止侵權外，為使侵權損失在法院作出判決前不再繼續擴大，亦得依據以上規定在訴訟中向法院請求先予執行之裁定，要求法院在判決前先裁定被告立即停止實施專利權之行為， 37 但請求之範圍必須以請求人生活、生產經營之急需為限 38，先予執行之裁定必須經開庭審理後作出、39. ———————————————————————————————————————— 37 38. 39. 參見中國民事訴訟法，第 97 條。參見最高人民法院關於在經濟審判工作中嚴格執行中華人民共和國民事訴訟法的若干規定，第 17 條。參見最高人民法院關於在經濟審判工作中嚴格執行中華人民共和國民事訴訟法的若干規定，第 16 條。 24.

(33) 且法院可責令請求人提供擔保 40 。另外，專利權人亦得在起訴前向法院請求責令侵權人立即停止侵權。前文提及，TRIPS第 44 條、第 46 條及第 50 條分別規定會員國得責令侵權人對已經發生侵權之產品或即將發生侵權之產品停止侵權行為，並為防止侵犯智慧財產權之活動，或為保全與侵權相關之證據，得採取暫時性措施。中國專利法為與TRIPS 協定接軌，於 2000 年頒佈之舊專利法第 61 條對於訴前禁令做出規定。而最高人民法院亦於 2001 年發布「關於對訴前停止侵犯專利權行爲適用法律問題的若干規定」之司法解釋。依據舊專利法第 61 條與此訴前禁令之司法解釋，專利權人可以起訴前向人民法院請求責令侵權人停止實施專利權行爲。專利權人在提出請求必須提交侵權人正在實施或者即將實施其專利權之證據，同時尚須證明如不及時制止侵權人之行爲則會使得專利權人之合法權益受到難以彌補之損害 41 。值得注意的是，法院對訴前禁令之審查不需要經開庭審理，但是請求人必須提供擔保 42 ，且不因被請求人提出反擔保而解除 43 。在美國專利訴訟案件中，法院對侵權人發布禁制令之法源係基於專利法第 283 條，為防止專利權人之權益受到危害，得依衡平原則及法院認為合理之情況下，發布禁止命令。其得採取之手段則依據美國聯邦民事訴訟法第 65 條係有永久禁制令(Permanent Injunctions) 與暫時禁制令 (Temporary Restraining Order 、 Preliminary Injunctions)。最高法院在 2006 年的eBay 44 案中認為在專利侵權訴訟案件中，法院發布永久禁制令之法源基礎即爲美國 ———————————————————————————————————————— 40 41. 42 43. 44. 參見中國民事訴訟法，第 98 條第 2 款。參見最高人民法院關於對訴前停止侵犯專利權行爲適用法律問題的若干規定，第 3 條。參見中國民事訴訟法，第 93 條第 1 款。參見最高人民法院關於對訴前停止侵犯專利權行爲適用法律問題的若干規定，第 8 條。 Ebay INC., et al., Petitioners v. Mercexchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 2006. 25.

(34) 專利法第 283 條之規定，其賦予法院依據衡平原則自由裁量是否應發布永久禁制令，而原告必須提出四項證據供法院考量：1.原告已遭受不可回復之損害 (irreparable injury)；2.無法以其他法律救濟適當地補償原告之損害(inadequate to compensate for that injury) ； 3. 在衡量原被告雙方之利弊得失後 (the balance of hardships between the plaintiff and defendant)，有正當理由發布此項衡平救濟方式；4.此永久禁制令之發布並不會危害公衆利益 (public interest)。而對於暫時禁制令之發布, 聯邦巡迴上訴法院在 2003 年Oakley 45 案中, 認為法院應考量 1. 原告是否有合理之勝訴可能性(reasonable likelihood of success)；2.若不發布此暫時禁制令，原告是否會遭受無法回復之損害(irreparable harm)；3.必須衡量發布此暫時禁制令後，對原被告雙方之利弊得失(the balance of hardships between the plaintiff and defendant)；4.此暫時禁制令之發布是否會危害公衆利益(public interest)。. (二) 消除影響中國民法通則第 134 條規定，消除影響以及恢復名譽為一種民事責任承擔之方式。而第 118 條又特別規定公民的專利權受侵害，得要求消除影響。中國民法所謂之影響，係指侵權情節惡劣，侵權產品損害了專利產品在消費者心目中的信譽，使消費者誤認專利產品品質低劣，而敗壞專利權人之信譽。而消除影響，則是責令侵權人經由新聞媒體承認其侵權行為，並對專利權人予公眾作出不再侵權之保證。 46. (三) 賠償損失 ———————————————————————————————————————— 45. 46. Oakley, INC., Plaintiff-Appellee, v. Sunglass HuT international, 316 F.3d 1331, CAFC, 2003. 鄭成思，知識產權論，前揭書，第 293 頁。 26.

(35) 中國民法對損害賠償適用填平原則，民法通則規定侵權行為係指行為人因故意過失侵害他人財產或人身而依法應當承擔民事責任，或行為人雖無故意過失但法律規定應當承擔民事責任之行為。在填平原則下，侵權行為人必須填補受害人之全部損害，所以必須賠償受害人全部實際損失；但又為避免受害人獲得額外利益，是以侵權行為人之賠償責任僅以受害人全部實際損失為限，不得超額賠償。另外對於知識產權侵權行為所造成之精神損害之賠償，民法通則並未作出明確規定。但依據民法通則第 120 條規定：「公民的姓名權、肖像權、名譽權、榮譽權受到侵害的，有權要求停止侵害，恢復名譽，消除影響，賠禮道歉，並可以要求賠償損失。」此規定中之損失應當解釋為財產損失及精神損失，故此條規定可視為中國民法精神損害賠償之法律依據。但由法條文字釋意來看，其立法原意並未適用於知識產權侵權行為所造成之精神損害，而僅適用於對姓名權、肖像權、名譽權、榮譽權等身分權之侵害。是以目前實務運作上並未將專利權人之精神損害納入賠償之範圍。 TRIPS 協定對損害賠償之規定在第 45 條第 1 項，對明知或有充分理由知道其所從事之活動為一侵權行為之行為人，司法當局應有權責令侵權行為人向權利人支付足以填補損害之賠償金，以補償權利人因侵權行為人侵犯其智慧財産權所造成之損失。以此條文來看，TRIPS 協定規定侵權行為人對損害賠償責任之範圍亦採填平原則。而第 45 條第 2 項又規定司法當局應有權責令侵權行為人向權利人支付其他開支，其中可包括適當之律師費。由此條文可知 TRIPS 不僅強調賠償金要足以彌補權利人之損失，還必須要能填平權利人因侵權行為造成的損失。因此，侵權行為人不僅必須賠償權利人因侵害所損失之利潤，尚應補償權利人為制止侵權行為所直接支付之費用，例如律師費。為與此 TRIP. 27.

(36) 規定接軌，2008 年所修訂之新專利法已於第 65 條增列規定，賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。美國專利法之損害賠償亦適用填平原則，美國專利法第 284 條規定：根據有利於請求人之證據顯示，法院應對請求人因專利受侵害之程度給予足夠之賠償，其金額不得少於侵權人實施發明所需之合理權利金，以及法院所定利息及訴訟費用之總和。但除了填平原則外，另有懲罰性賠償之規定。對於惡意侵權行為，法院得提高賠償金額至已估算金額之 3 倍 47 。. 二、賠償金計算方式如何確定專利侵權賠償數額乃審判實務之難題。參照中國新專利法第 65 條與「最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定」司法解釋的相關規定，中國專利侵權損害賠償數額之計算有下列四種方法：. (一) 按照權利人因被侵權所受之損失計算權利人因被侵權所受之損失，係指市場上出現之侵權產品使得專利產品市場佔有率下降，而造成專利權人實際營業利潤減損之數額。專利權人實際營業利潤減損之數額可以依據專利權人之專利産品因侵權所造成銷售量減少之總數量乘以每件專利産品合理利潤所得之積計算。若專利産品銷售量減少之總數無法確定，則可以侵權産品在市場上銷售之總數量乘以每件專利産品合理利潤所得之積計算，所得之數額視爲專利權人因侵權行為所受之損失 48 。在此值得注意的是當法院使用此種方式計算專利權人營業利潤減損之數額時，專利權人必須舉證侵權行為與其營業利潤數額之減損間具有相當因果關係，然而在實際市場經濟機制 ———————————————————————————————————————— 47 48. 前揭註 33。最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定，第 20 條。 28.

(37) 中，可能有多方面的因素會影響專利産品之銷售量，舉凡專利產品之品質、導入市場時機、供給數量、市場需求、銷售範圍與對象等，皆會影響專利產品之市場價格與銷售量，若把許多原因綜合導致之結果完全歸責於專利侵權行爲，似乎不盡合理。蓋因市場機制的複雜影響，專利權人往往難以舉證其營業利潤之減損與侵權行為間具有相當因果關係。況且專利產品之銷售量如果未因侵權產品進入市場而下降，則專利權人就無法估計其營業利潤之減損額，也就無法適用此計算方式。美國專利法第 284 條規定侵權人必須對專利權人因專利侵權所受之侵害給予足夠之賠償，其數目不得少於侵權人實施發明所需之合理權利金。由此條文可知美國專利法乃以專利權人因侵權所受之損害以及合理權利金為計算損害賠償數額之基準。在以專利權人因侵權所受之損害為計算基準時，聯邦巡迴法院在 1995 年Rite-Hite v. Kelley 49 一案認爲專利權人應獲得相當於在相關市場上侵權之競爭者可以合理預見(reasonably foreseeable)之任何損失。 50 是以專利權人所受之損害應指其因侵權產品之存在所造成專利權人無法獲致其原先未受侵權時所預期之利潤。雖然聯邦巡迴法院在Rite-Hite v. Kelley案中已對專利權人因侵權所受之損失給予明確定義，但專利權人仍必須證明若不是因為侵權人侵害其專利，專利權人便可以合理獲致預期之利潤。聯邦巡迴法院在 1995 年King Instruments v. Luciano 51 一案中即要求專利權人必須證明兩者間之因果關係(But-for Causation)。 52 至於要如何舉證才 ———————————————————————————————————————— 49 50. 51 52. Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538, 1545. (Fed. Cir. 1995) 判決原文為：” If a particular injury was one that was or should have been reasonably foreseeable by an infringing competitor in the relevant market broadly defined, that injury is generally compensable absent a persuasive reason to the contrary.” King Instruments Corp v. Luciano, 65 F.3d 941, 952 (Fed. Cir. 1995) 判決原文為：”To recover lost profits damages for patent infringement, the patent owner must show that it would have received the additional profits "but for" the infringement. The patent owner bears the burden to present evidence sufficient to 29.