肆、專利能力分析

智慧財產季刊 第五十五期 72

專 利 行 銷 － 以 美 國 Lemelson Foundation為例

陳秉訓¹

壹、前言

專利是國家鼓勵發明人將其發明成果公開而給 予其一定期間的排他權，²而所謂「排他權」是「專有 排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、

使用或為上述目的而進口該物品之權」（專利法第五 十六條第一項，針對「物品專利權人」）或「專有排 除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要 約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之 權」（專利法第五十六條第二項，針對「方案專利權 人」）。而這樣看似廣泛的權利是必須透過專利權的 授權、販賣、或甚至是侵權訴訟而得到實體的利益。

由於專利權的維護是需要向國家繳交年費（專利法第 八十一條及第八十二條），因此，持有專利權對企業 或個人而言是支出。雖然這樣的支出可視為類似生產 設備維護費，而使企業或個人將專利視為「資產」，

但如何將專利轉化成「收益」卻是一種困難的課題。

3本文主要在討論美國Lemelson Foundation的專利授權 策略，其策略主要是以專利訴訟為主，而本文將嘗試 由行銷觀點切入，以期提供專利行銷的運作典範。

貳、Lemelson Foundation介紹

Lemelson Foundation是於 1993 年Jerome（或稱

「Jerry」） Lemelson所成立。Jerome Lemelson生於 1932 年而往生於 1997 年，其擁有超過 500 件美國專利且專

1 政治大學法律科際整合研究所碩士班學生。清華大學材

料所博士班課程修畢（2002至2004年）、台灣大學化工所碩 士（1999年畢）、台灣大學化工系（1997年畢）。曾任立法 委員王雪峰辦公室法案研究助理、華邦電子公司製程工程 師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公 司專利工程師、禹騰國際智權公司專利工程師。Email：

[email protected]。

2 陳哲宏、陳逸南、謝銘洋、徐宏昇合著（1996年8月）， 專利法解讀，第一版第四刷，頁14-15。

3 陳秉訓（2004年12月），「專利業務應劃歸工程部門」，工 業雜誌，第417期，頁78-79。

利種類的範圍由醫學用或工業用技術到小機械裝置 或玩具。⁴Jerome Lemelson第一次進行專利侵權訴訟是 關於穀類製品盒子的發明，當他將他的發明推銷給穀 類製造業者時，這些業者拒絕了他的發明，可是卻在 三年後於其製品上採用了他的發明，因此，他開始積 極地尋求其基於專利法所應得的利益。⁵

Jerome Lemelson非常積極的進行專利授權工作，

以致於涉及數件專利侵權訴訟，但其最令人詬病的是 關於「潛水艇專利」的問題。⁶所謂「潛水艇專利」是 其專利核准日遠遠晚於申請日，且最可怕的是其專利 權年限由核准日起算，不過這樣的問題僅在美國發生 過，且已經透過早期公開制度和專利權年限由申請日 起算而降低這類專利的產生。⁷不過，曾經擔任Jerome Lemelson 的 專 利 律 師 Louis J. Hoffman 認 為 多 數 的 Jerome Lemelson專利都不是潛水艇專利，且這樣的結 果主要是美國專利審查機關（U.S. Patent and Trademark Office）的延誤審查問題，包括線索申請專利範圍之 要 求 及 發 明 單 一 性 之 質 疑 。⁸總 之 ， 關 於 Jerome Lemelson專利的訴訟仍然進行著，並且由Lemelson Foundation實行，而部分被控侵權者亦組織起來共同對 抗Lemelson Foundation。⁹

參、競爭力分析

Lemelson Foundation 不是公司，沒有實際的產 品，因此，其競爭力本質上不同於一般的公司，而可 由三個方向闡述：免於被控專利侵權、較少的專利權 年費、及資助發明活動而延續專利行銷能力。

一、免於被控專利侵權

4 參閱網頁，http://web.mit.edu/invent/w-lemelsonbio.html，到 訪日：02/08/2005。

5 參閱網頁，http://www.lemelson.org/about/bio_jerry.php，到 訪日：02/08/2005。

6 參 閱 網 頁 ，

http://lorac.typepad.com/patent_blog/2004/03/submarine_paten.h tml，到訪日：02/08/2005。

7 參閱網頁，http://en.wikipedia.org/wiki/Submarine_patent，

到訪日：02/08/2005。

8 參 閱 網 頁 ，

http://www.inventored.org/inventors/Lemelson/hoffman-mvision .html，到訪日：02/08/2005。

9 參 閱 網 頁 ， http://www.lemelsoninfo.com/ 、 http://www.ipww.com/texts/lemelson0304.html ， 到 訪 日 ： 02/08/2005。

智慧財產季刊 第五十五期 73 如果是同業間的專利侵權訴訟，由於當事人雙方

可能擁有相似領域的專利，以及銷售相同種類的產 品，因此，這類的訴訟有可能發生當事人雙方互控專 利侵權，例如在美國的例子有：Cisco Systems Inc.對 Lucent Technologies¹⁰、 EMC Corp. 對 Hewlett-Packard Co.¹¹。

Jerome Lemelson的專利將因為年限問題而消滅時，還 有Lemelson Foundation所資助的發明人所帶來的權利 金收益而永續經營。

肆、專利能力分析

而 Lemelson Foundation 的優勢是不會有對方控告 其專利侵權，因為其沒有產品。換句話說，儘管於侵 權訴訟過程中，其專利會遭到訴外舉發、或是無效

（invalidation）與不可執行（unenforceability）的抗辯，

但基本上都會在同一事實（或審判單位）下進行，而 不會在雙方互控侵權時，由於不同的事實而繫屬於不 同的審判單位，進而需要投入更多的訴訟成本。

行銷產品時，若考慮該產品的智慧財產權佈局策 略 ， 主 要 是 考 慮 商 標 及 專 利 。 而 對 於 Lemelson Foundation 的例子，在商標部分比較沒有問題，因為

「Lemelson Foundation」就是一個商標；但在專利部 分，由於 Lemelson Foundation 行銷的不是實體產品，

而是「專利」本身，因此，對於其的專利分析應由「專 利能力分析」著手。

二、較少的專利權年費 所謂「專利能力」，筆者認為包括二部分，一是

「申請專利範圍」，另是「專利年限」。而回應前述 的「競爭力分析」，Lemelson Foundation所面臨的「專 利能力」限制是「專利年限」問題。專利年限是由申 請 日 開 始 二 十 年 ， 例 如 最 近 核 准 的 美 國 專 利 6,847,336¹⁶，該專利的申請日是 10/02/1996，換句話說，

在 10/02/2016 起 該 專 利 就 消 滅 。 因 此 ， Lemelson Foundation必須將其資助發明活動所衍生的專利轉化 成下一代的收益來源，否則Lemelson Foundation就只有 從專利行銷界中退場。

由於Lemelson Foundation是非營利機構，因此，只 要其所擁有的專利係未轉讓或授權給他人，則其對於 該專利可享有「小實體（small entity）」的年費優惠¹²， 所以在經營成本上可大幅降低。

三、資助發明活動而延續專利行銷能力

近年來，Lemelson Foundation開始資助獨立發明人 或 是 大 學 內 的 發 明 活 動 ， 例 如 Lemelson-MIT Program¹³，該計畫係和美國麻省理工學院合作，其目 的在獎勵該校內研發人員的發明活動，而在該計畫的 官方網站中¹⁴，可知道Lemelson Foundation教導發明人 可尋找一些機構協助進行專利授權¹⁵，換句話說，當

而只要有商業活動，則專利授權市場就會存在，

關鍵在於如何行銷專利，因此，Lemelson Foundation 只要能不斷擴張其專利的量，並使其專利的質符合市 場上產品的發展方向，則專利授權市場將是不可限 量。

10 參 閱 網 頁 ，

http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0FOX/is_n14_v3/ai_

21168293，到訪日：02/09/2005。

11 參 閱 網 頁 ，

http://www.findarticles.com/p/articles/mi_zdewk/is_200210/ai_z iff32060，到訪日：02/09/2005。

12 見美國專利審查基準，MPEP 509.02 Small Entity Status -

Definitions [R-2] 。 參 閱 網 頁 ，

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0500_50 9_02.htm#sect509.02，到訪日：02/09/2005。

13 參 閱 網 頁 ，

http://www.lemelson.org/programs/lemelson_mit_awards.php ， 到訪日：02/09/2005。

http://web.mit.edu/invent/h-chapters/h-nine.html ， 到 訪 日 ： 02/09/2005。

14 參閱網頁，http://web.mit.edu/invent/index.html，到訪日：

02/09/2005。

15 參 閱 網 頁 ，

16 參 閱 網 頁 ，

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=H ITOFF&p=1&u=/netahtml/search-bool.html&r=1&f=G&l=50&c o1=AND&d=ptxt&s1=Lemelson.INZZ.&OS=IN/Lemelson&RS

=IN/Lemelson，到訪日：02/09/2005。

智慧財產季刊 第五十五期 74

伍、行銷策略

對於 Jerome Lemelson 或 Lemelson Foundation，專 利本身即為一種「產品」，則應如何由行銷策略觀點 看待的其專利行銷呢？可分為四個面向。

一、產品策略

由於所行銷產品為「專利」，所以其產品的「重 要功能」為「申請專利範圍」，此外，在產品未上市 或是未進行研發前，能夠透過已知的資訊，以推論或 構思出技術或產品的趨勢，此亦是必要的產品設計策 略。而Jerome Lemelson本身是航空工程的學士及碩 士，亦擁有工業工程的碩士；¹⁷因此，他可以在閱讀 許多科技期刊、雜誌或報導後，提出新的發明，並符 合產業發展趨勢。¹⁸

二、促銷策略

「促銷」係指一些刺激消費者購買的行銷活動，

例如展示會、示範操作、特惠卷等等。¹⁹但對於專利，

就如同音樂著作權一樣，消費者偏好「免費使用」，

因此，如果專利權人不主動要求使用者支付權利金，

使 用 者 或 侵 權 人 通 常 不 會 主 動 尋 求 授 權 ， 而 在 Lemelson Foundation的作法是寄送侵權警告信給一些 廠商，告知該廠商有哪些產品使用到其專利，並據以 尋求授權談判；²⁰換句話說，寄送侵權警告信可視為 一種「促銷策略」，而若受信人不謹慎處理此信函，

17 參閱網 頁 ，http://web.mit.edu/invent/w-lemelsonbio.html，

到訪日：02/10/2005。

18 Nicholas Varchaver（2001年5月3日），Jerome Lemelson，

頁 4 。 參 閱 網 頁 ，

http://www.engin.brown.edu/courses/en90/fall/2003/Lemelson%

20Fortune%20may%2014%202001%20article.pdf ， 到 訪 日 ： 02/05/2005。

19 Kinnear 及 Bernhardt 合 著 （ 1990 年 ）， Principles of Marketing，第三版；陳明杰翻譯（1995年10月），行銷學：

原理、方法與個案，原著第三版第三刷，頁461。

20 Lemelson Complaint for LEMELSON V. ALCON LABORATORIES, et. al.（No. CW＇00 0661 PHX MS, U.S.

District Court for the District of Arizona）（2000年4月14日），

頁 9 。 參 閱 網 頁 ，

http://www.lemelsoninfo.com/Current_Litigation/PDFs/Alcon/Al con_Complaint.pdf，到訪日：02/10/2005。

則將有被視為故意侵權的可能。²¹因此，一般產品的 促銷對消費者而言是至少享受到表面上的優惠，但對 於「專利」的促銷是迫使消費者一定要「嘗試消費」，

否則其產品將會面對法律上的障礙。

三、價格策略

以專利作為行銷，則品所謂的「價格」應指「授權金」。

在Lemelson Foundation的例子中，就筆者所蒐集的資料 中，並無特性的模式決定其授權金多寡。這或許和專 利做為一種產品時其展現出的特性有關，即在授權談 判未開始前，不會有特定的公道價格，而價格永遠是 談出來的。²²

四、分銷策略

關於專利行銷的分銷策略，在Lemelson Foundation 例子是不需要由Lemelson Foundation出面提出授權談 判要求，而是將該專利權移轉給第三人而由該第三人 進行。例如Lemelson Foundation曾將二件美國專利權移 轉給Syndia Corp.²³，並成功使得台積電（TSMC）的美 國子公司支付權利金。²⁴

陸、結論

專利權如何有效執行是台灣智慧財產權發展的 關鍵課題。由美國 Lemelson Foundation 的例子可知，

如果以非營利機構的方式運作專利行銷係具有免於 被控專利侵權、較少的專利權年費、及資助發明活動 而延續專利行銷能力等競爭優勢。而積極透過侵權警

21 Richard H. Kosakowski （ 1992 年 ）， Willingful Patent

Infringement ， 頁 4 。 參 閱 網 頁 ，

http://www.idea.piercelaw.edu/articles/32/p283.Kosakowski.pdf

，到訪日：02/10/2005。

22 參 閱 網 頁 ，

http://techweb.ceat.okstate.edu/ias/checklisthandouts/licensing.ht m，到訪日：02/11/2005。

23 參 閱 網 頁 ，

http://www.internetnews.com/infra/article.php/2226371 ， 到 訪 日：02/11/2005。

24 參 閱 網 頁 ，

http://www.reed-electronics.com/electronicnews/article/CA3349 78.html，到訪日：02/11/2005。

智慧財產季刊 第五十五期 75 告信開發新的專利被授權者亦是必要的，但是若

在台灣進行這樣的行為則必須考慮公平交易法的規 範，特別是公平會的「審理事業發侵害著作權、商標 權或專利權警告函案件處理原則」及「審理技術授權 協議案件處理原則」。²⁵此外，專利品質更是專利行 銷的基礎，因此，必須掌握技術或產品發展資訊，以 設 計 出 適 當 的 申 請 專 利 範 圍 。 總 之 ， Lemelson Foundation在專利行銷上成功的例子是值得學習的，而 也應學習其資助個人發明家的回饋社會行為，以平衡 可能造成的負面印象問題。

25 參 閱 公 平 會 網 頁 ， http://www.ftc.gov.tw/ ， 到 訪 日 ： 02/11/2005。

參考書籍

1、陳哲宏、陳逸南、謝銘洋、徐宏昇合著，專利法 解讀，第一版第四刷，台北市，台灣：月旦出版社，

1996 年 8 月。

2、陳秉訓，「專利業務應劃歸工程部門」，工業雜 誌，第 417 期，台灣，頁 78-80，2004 年 12 月。

3、Kinnear 及 Bernhardt 合著，Principles of Marketing，

第三版，美國：Scott, Foresman and Company，1990 年；陳明杰翻譯，行銷學：原理、方法與個案，

原著第三版第三刷，台北市，台灣：前程企業管 理公司，1995 年 10 月。