第四章 不正行為於我國專利侵害訴訟中的適用性分析
4.3 不正行為之適用性分析
雖然我國現行專利訴訟法制對於不正行為之規定付之闕如，但是隨著 智慧財產法院的成立以及專利師法的通過實施，本文認為將會逐漸導引我 國得專利訴訟進入如美國專利訴訟般精細化的程度。不正行為或是權利濫 用這種衡平原則下的積極抗辯也應該會於專利訴訟中成為被告的抗辯理由 之一。此點可以由已經有被告於專利訴訟中做此種主張獲得合理的推論
197。
當然修法是導入這種衡平原則下的積極抗辯的最佳選項，然而在修法 之前的當下，關於我國專利訴訟中主張不正行為之適用性仍有探討之空 間。
4.3.1 我國現行法規所面臨之問題
本文認為，我國目前專利訴訟制度中對不正行為的導入所面臨之問題 分析如下：
4.3.1.1 法律無明確規範構成要件與法律效果
誠如以上對實體法的分析，我國專利法並無對不正行為有任何規範，
僅於專利法施行細則中有要求專利申請人得揭露其所知的先前技術。因此
193 參見民事訴訟法第 364 條。
194 參見民事訴訟法第 367 之 1 條。
195 陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法(中)，頁 520 (2008)。
196 參見民事訴訟法第 342 條以下。
197 例如，前揭註 183，智慧財產法院 97 年度民專訴第 1 號判決；另參見智慧財產法院 98 年度民專上第
22 號判決。
現階段若被告主張不正行為，似乎僅能依照民法或行政法的誠信原則或公 益原則進行，但此種主張仍未被具體肯認。
4.3.1.2 關於不正行為的證據取得不易
美國民事訴訟中對於證據取得最有力的程序莫過於 Discovery 程序。依 據美國聯邦民事規則 Rule 26 (a)(1)，當事人透過 Discovery 程序可以開示 (Discover)任何與訴訟標的有關(Relevant)且未受保護(Nonprivileged)的材料 (Matter)198。而取得證據的方法包含：口頭取證(Oral Depositions)199、書面 取證(Written Depositions)200、書面問題(Interrogatories)201、請求提交文件或 物(Production of Documents and Such)202、身體或 心智檢 查(Physical and Mental Examination)203以及請求自認(Requests for Admission)204等六種方式 來取得有利的證據。相較於我國民事訴訟法雖然設有證據保全程序205，但 如同前述，被告通常不知原告在專利申請時的所有資料內容而可能無法聲 明應保全之證據。
4.3.1.3 專利實務界對不正行為的陌生
傳統的專利訴訟中，被告的抗辯主要為：專利無效以及專利不侵害，
因此國內專利實務界在訴訟中的攻防仍是以此兩種抗辯為主，法院的審理 也勢必著重於兩種抗辯，因此對於不正行為或是權利濫用這種衡平原則下 的積極抗辯的法理原則，國內仍處於學說討論的階段，甚至相關博碩士論 文也少的可憐206。
4.3.1.4 將導致專利訴訟的複雜度與訴訟成本增加
專利訴訟的複雜性相較於一般的民事訴訟本屬較高，在現有的專利訴 訟中，光是有效性抗辯與不侵權抗辯，便足以使整個專利訴訟的進行產生 一定的複雜度，一旦導入不正行為的抗辯，勢必更加地提高專利訴訟的複 雜度，進而增加訴訟成本。
4.3.2 我國現行專利實務中關於不正行為之建議
198 KEVIN M. CLERMONT, PRINCIPLES OF CIVIL PROCEDURE 58 (2nd ed. 2009).
199 FED. R. CIV. P. 30.
200 FED. R. CIV. P. 31.
201 FED. R. CIV. P. 33.
202 FED. R. CIV. P. 34.
203 FED. R. CIV. P. 35.
204 FED. R. CIV. P. 36.
205 民事訴訟法第 368 條以下。
206 經以「Inequitable Conduct」為關鍵詞進行檢索，於台灣博碩士論文知識加值系統：
http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/ccd=b6txSs/webmge 尚未發現有相關論文(最後點閱日期：
2010 年 10 月 6 日)，另外經由 Google 僅找到一篇：陳志光，《專利申請人不正行為規範之研究-以台灣 及美國法之比較為中心》，台灣大學科際整合法律研究所碩士論文，2009 年 7 月。
我國目前專利訴訟制度中對不正行為的導入雖然面臨上述問題，但本
專利性的前案時，礙於事務所的業績壓力(若揭露給客戶，客戶可能會撤 案)，所以選擇不向客戶以及專利局揭露(但有些事務所的工程師會將其記 載於承辦單上)。
上列情形若套用本文於 4.2.1 節中所論述的內容，應可認為是對智慧財 產局的不正行為而應為智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項中之「應撤銷 原因」的射程範圍之中。因此，若於我國的專利訴訟中，專利侵權被告應 可於專利要件的攻防之外，透過系爭專利之對應國內外專利申請案件資料 的比對，以及民事訴訟程序上的證據保全程序(有些專利事務所會保留專利 案件申請承辦時的資料)，或許可以取得系爭專利於申請時有關於上述的不 正行為，進而向法院主張適用智慧財產案件審理法第 16 條之事實。
由於我國專利實務界對於不正行為仍未有共識，因此在法規範缺乏 下，目前要認定為不正行為的行為類型仍待判例與學說加以擴展。