不正行為於美國專利實務界的近期概況與實證資料探討

由於不正行為屬於被告的一種積極抗辯以對抗原告的請求權，因此對 被告來說應屬於一種置之死地而後生的訴訟策略。換句話說，通常是在被 告侵權成立之後法院才需考慮不正行為的抗辯。另一方面，不正行為成立 的法律效果是導致整個專利的不可行使，相較於專利無效的訴訟策略僅能 針對個個請求項一一主張無效而言，不正行為成立的法律效果範圍實屬相 當大。當然原告可以透過淨化(Purge)不正行為來治癒被認定不可行使的專 利，但是隨著時間的流逝，有些不正行為的態樣是無法在日後訴訟時予以 淨化。因此不正行為成立的法律效果範圍也成為美國專利實務界討論的問 題，亦即若因專利申請人的小過失而成立不正行為導致訴訟時法院判定

「整個」專利不可行使，對於權利人而言是否過於嚴苛？也就是說就法律 的觀念上是否合乎「比例原則」？

另一個問題是，被告通常需要透過美國民事訴訟程序中的證據開示程 序(Discovery)來取得不正行為的證據，因此在被告主張原告不正行為的訴 訟中為了取得不正行為的證據勢必會想盡辦法積極爭取任何可能的證據，

因而增加證據開示程序的時間與費用。

2.5.1 不正行為於美國專利實務界的近期概況

美國專利律師/法學院教授 Dennis Crouch 在其著名的個人網頁中曾經張 貼了一份美國法院關於不正行為的文章中包含了統計圖表¹⁰⁸，Dennis 認為 自 1988 年 Kingsdown 案後，聯邦地區法院涉及不正行為的判決數目有了 戲劇性的增加(如圖 6 中菱形◆標點所示)。

圖 6 聯邦地區法院的判決中有涉及不正行為的統計圖¹⁰⁹

本文將 Mammen 教授的論文中針對美國聯邦地區法院的案件中，書狀 中有提及不正行為案件數的資料統計結果比較，而將 Mammen 教授的資 料，即聯邦地區法院有主張不正行為的案件百分比(%)¹¹⁰，以黑色星號★

標點表示於圖 6，雖然兩位教授所檢索的資料庫範圍與關鍵字不盡相同，

但由圖 6 中仍可以觀察出兩者的統計結果都顯示出涉及不正行為之專利訴 訟的案件數量於近年來有驟增的趨勢。

Dennis 也有對聯邦巡迴上訴法院的判決中有涉及不正行為的數量做出 統計趨勢整理，如圖 7 所示。聯邦巡迴上訴法院涉及不正行為之專利訴訟 的案件數量的增加是必然的，此因聯邦地區法院涉及不正行為之判決數量 增加，勢必會造成上訴法院案件量的增加。

108 Dennis Crouch, Measuring the Plague of Inequitable Conduct, at

http://www.patentlyo.com/patent/2010/06/measuring-the-plague-of-inequitable-conduct.html (Visited:

2010/08/05).

109 Id.

110 See Christian E. Mammen, supra note 44, at 1358 tbl. 2.

圖 7 聯邦巡迴上訴法院的判決中有涉及不正行為的統計圖¹¹¹ 本文經用 Excel 將圖 7 中的資料進行迴歸分析，得到以下結果：

迴歸統計

R 的倍數 0.6869315 R 平方 0.4718748 調整的 R 平方 0.4507498 標準誤 6.5453429 觀察值個數 27

ANOVA

自由度 SS MS F 顯著值 迴歸 1 956.96215 956.96215 22.33726 7.5751E-05 殘差 25 1071.0379 42.841514

總和 26 2028

係數 標準誤 t 統計 P-值 截距 -1502.3028 322.80429 -4.6539121 9.14E-05 X 變數 1 0.7643468 0.1617244 4.7262313 7.58E-05

表 2 迴歸分析資料表

迴歸式：Y = 0.7644X – 1502.3，其中 X 為年度，Y 為件數。

111 See Dennis Crouch, supra note 108.

迴歸線圖如圖 8 所示：