第三章 美國法院認定之不正行為的類型
3.1 不正行為之類型一：未滿足揭露義務 (Duty of Disclosure)
專利申請人對美國專利局就其專利申請案負有「揭露義務」，Rule 56 對於此一「揭露義務」已經有所規範，易言之，專利申請人必須向美國專 利局揭露關於其申請案之可專利性的所有具有重大性且非重複的資訊。
若就未滿足揭露義務類型再予以細分，經本文整理包含：
3.1.1 未揭露與先前技術相關的資訊
「先前技術」是專利審查過程中在認定可專利性時的重要資訊，而
「先前技術」的範圍是被規範在美國專利法第 102 條，主要包含：早於專 利申請日前之「公開的行為(如使用或販售)」以及「公開的文件(如專利 案、書籍等) 」。
3.1.1.1 未揭露公開的行為(如使用或販售)
在 Avid Identification Systems, Inc. v. Crystal Import Corp.130一案中，原告 Avid 公司的創辦人 Stoddard 於 1990 年 4 月在商業展覽中展示了該公司所 研發的多模式無線射頻辨別(RFID)系統，該公司並於 1991 年 8 月提出關於 該系統的專利申請並取得 US 5,235,326 專利(‘326 專利)，然而在‘326 專利 申請的程序中，Avid 公司並未向專利局揭露 Stoddard 於商業展覽的展示行 為。
隨後，Avid 公司向法院提出被告公司侵害其‘326 專利的訴訟，聯邦地
130 603 F.3d 967 (Fed. Cir. 2010).
區法院認定 Avid 公司的‘326 專利有效、被告公司侵害‘326 專利以及‘326 專利因不正行為而不可行使，主要原因在於法院認為 Stoddard 於商業展覽 的展示行為屬於專利法第 102 條(b)項所稱的先前技術因此具重大性，而且 Avid 公司隱藏揭露該資訊的行為屬於意圖欺瞞。上訴法院肯認(Affirm)了 聯邦地區法院的認定。
3.1.1.2 未揭露已經公開的文件(如專利案、書籍等)131
在 Golden Hour Data Systems, Inc. v. emsCharts, Inc.132一案中，專利代理 人(仍受指導的法學院學生)處理原告的專利申請案時在發明背景中討論了 先前技術的系統(AeroMed 系統)，在專利提出申請之後，發明人與代理人 於一次會議中收到了關於 AeroMed 系統的說明手冊，該說明手冊已經揭露 系爭專利申請案的技術特徵。專利代理人雖然有將該說明手冊的資訊向專 利局提交資訊揭露聲明(Information Disclosure Statement)，但卻隱藏了說明 手冊中與系爭專利最相關的部份。最後法院認定此一未揭露該說明手冊中 的重要部分的行為屬於不正行為，系爭專利不可行使。
值得注意的是，若專利申請人若企圖以提交非重大資訊來掩沒(Bury)重 大資訊的方式來企圖影響審查結果的話也可能會被認定為不正行為。在
Pen Yan Boats, Inc. v. Sea Lark Boats, Inc.
133案中，專利申請人先發現與其發 明標的相關性高的資料，稍後在提交此份文件時將其夾雜於多份與其發明 標的相關性低的資料中，這種企圖將重大資訊掩沒於非重大資訊中的方式 最後被法院認定為不正行為134。3.1.2 未滿足專利說明書之揭露要件
135美國專利法第 112 條規定說明書必須揭露申請專利發明之最佳模式 (Best Mode)，因此若專利申請人刻意隱藏最佳模式則亦會被認定為不正行 為。在 Consolidated Aluminum Corporation v. Foseco International Limited136 案中，上訴法院肯認聯邦地區法院基於申請人隱藏最佳模式的事實下而做 出的不正行為判決。
值得注意的是，在通常情形下，專利說明書缺乏「書面揭露」與「可 實施性」要件時，通常會被認定為專利無效而非因不正行為下的不可行使
137。
3.1.3 未揭露與該專利申請案之其他相關案件
131 See JOEL DAVIDOW, PATENT-RELATED MISCONDUCT ISSUESIN U.S. LITIGATION, 28-29 (2010).
132 91 USPQ2d 1556, (E.D. Tex. 2009).
133 479 F.2d 1328 (5th Cir. 1973).
134 JOEL DAVIDOW, supra note 131, at 35.
135 Id. at 18.
136 910 F.2d 804 (Fed. Cir. 1990).
137 JOEL DAVIDOW, supra note 131, at 10-11.
與一專利申請案相關之其他案件包含：分割案、延續案(Continuation Application)以及國外對應申請案等。此外與該專利申請案的申請標的相關 的訴訟資料也必須向專利局揭露否則可能會被認為屬於不正行為138。
舉例來說，未揭露部分延續案(CIP)的審查資料可能會導致母案因不正 行為而不可行使。在 The Li Second Family Limited Partnership v. Toshiba
Corporation Toshiba America Electronic Components Inc.
139案中，原告向被 告提出侵害其兩件專利的訴訟，系爭的兩件專利皆為同一件母案的部分延Products Inc. v. Total Containment Inc.,
143案起，以及 McKesson InformationSolutions Inc. v. Bridge Medical Inc.,
144案，到最近的 Larson 案則持保留看法145。
145 Michael K. Leachman, Foreign Office Actions: To Disclose or Not Disclose? , at http://www.joneswalker.com/news-publications-603.html (Visited: 2010/08/05).
146 See MPEP 2001.06(c).
147 504 F.3d 1223 (Fed. Cir. 2007).
3.1.4 未揭露正確發明人資訊
美國專利法第 101 條規範了只有發明人才可以取得專利權，因此若一 專利申請案並未正確的將真正的發明人列名申請，反而以其他非真正發明 人列名或是將真正發明人漏列，此種行為是否會導致不正行為之認定？法 院是有可能做這樣的認定，在 Frank’s Casing Crew & Rental Tools, Inc. v.
PMR Technologies
148案，列名的發明人刻意隱藏其他在發明概念階段有發 明貢獻之真正發明人，本案因不正行為而被判專利不可行使，聯邦巡迴上 訴在肯定聯邦地區法院的理由中，指出列名發明人將真正發明人漏列，是 一種故意藉由將其由參與發明過程中排除以使這些列名發明人取得專利的 計畫中的一部份。由於對於發明人之認定係以對於專利請求項中之標的具有技術貢獻的 人，因而在專利審查的過程中隨著對請求項的增加、刪除、修正等程序，
有可能會影響到發明人的變動。美國專利法第 256 條規範了對一專利的發 明人可以提出更正，然而在 Perseptive Biosystems Inc v. Pharmacia Biotech