第四章 不正行為於我國專利侵害訴訟中的適用性分析
4.2 我國訴訟法之規定
專利侵權訴訟屬於民事訴訟的一種，應依照民事訴訟程序之規定進 行。此外，我國對於智慧財產案件另制定有智慧財產案件審理法，所以專 利侵權訴訟應優先適用特別法之規定，以下就程序法探討。
4.2.1 智慧財產案件審理法上的觀察
民國 96 年 3 月 28 日公布智慧財產案件審理法施行後，一旦法院認定系 爭專利有應撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於 他造主張權利186。然而，智慧財產案件審理法並未對權利之濫用以及不正 行為等類型做出明文規定。而且關於智慧財產案件審理法未規定之其他民 事訴訟程序事項，仍必須依照民事訴訟法的規定處理187。
183 智慧財產法院 97 年民專訴第 1 號判決，司法院法學資料檢索系統：http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm (最後點閱日期：2010 年 10 月 18 日)。
184 同上，(“原告刻意隱瞞系爭專利曾在國外申請之事實，未誠實告知智慧財產局與系爭專利申請案相關
之重要資訊，顯失誠信原則屬於專利權之濫用，其專利權應無執行力。”)。
185 同上，(“(2)然系爭專利審定時之專利法施行細則第 17 條雖有規定申請專利之發明、新型或新式樣於
申請前已向外國申請專利者，應於說明書或圖說中，載明在外國之申請日及申請案號數等語。然而此部 分之規定，僅屬說明書記載事項之訓示規定，並非專利取得要件之規定，違反者並無失權效果，且母法
（專利法）對此更無任何使專利權人因此失權之規定。此外，專利權有效與否，應依「專利法」規定據 以判斷，絕非如被告所指應以「專利法施行細則」為斷。如依被告之見解，將使法規位階錯亂，產生子 法效力凌駕母法之違法。”)。
186 關於此一民事判決的既判力與爭點效問題，請參照：陳容正，〈行政處分作為民事訴訟先決問題之判
斷—以專利、商標事件為中心，兼論智慧財產案件審理法第 16 條、第 17 條之規定〉，《智慧財產權月 刊》，第 103 期，頁 82-110，民國 96 年 7 月。
187 智慧財產案件審理法第 1 條規定如下：「智慧財產案件之審理依本法之規定；本法未規定者，分別依
值得疑問的是：智慧財產案件審理法第 16 條中所述的「應撤銷之原 因」其範圍為何？法未明文。觀其立法理由：「次按智慧財產權原屬私 權，其權利有效性之爭點，自係私權之爭執，由民事法院於民事訴訟程序 中予以判斷，在理論上即無不當。尤以智慧財產法院之民事法官，已具備 判斷智慧財產權有效性之專業能力，則就其終結訴訟所必須認定之權利有 效性爭點，自無另行等待行政爭訟結果之必要。」主要是為了解決智慧財 產權民事訴訟中等待對權利有效性之行政爭訟結果，所造成的訴訟延宕現 象。
就專利權而言，「應撤銷之原因」應包含專利法第 67 條所列的得舉發 之事由、第 55 條關於專利權期間延長之撤銷等，但若被告主張核准系爭 專利的行政處分違反行政法上的誠信原則，亦或是專利權人違法民法上的 權利正當行使(如誠信原則、權利濫用等)能否構成有「應撤銷之原因」?仍 有待實務見解與學說的探討。
專利權的取得必須是由申請人依專利法向主管機關經濟部智慧財產局 提出申請，經智慧財產局審查後做出准予專利之審定書後，經公告程序始 取得專利權。因此，審查專利的過程屬於行政行為，而准予專利的審定書 屬於行政處分本無疑問。所以在探討專利申請人若有不正行為時，是否構 成系爭專利有智慧財產案件審理法第 16 條中所述的「應撤銷之原因」
時，應該檢視行政程序法之規定。
套用本文於第三章中所整理之美國不正行為類型，於我國專利實務中 專利申請人對於智慧財產局有不正行為的類型也可以區分為「未滿足揭露 先前技藝義務」以及「虛偽陳述」兩種。前者主要是專利申請人未於專利 說明書之發明說明中揭露其所知的先前技藝，因而違反專利法第 26 條第 4 項以及其施行細則第 17 條之規定。後者主要是專利申請人相提交智慧財 產局提交不實的資訊，如實驗數據、發明人不實等。
這兩種類型都會涉及專利申請人於專利申請的過程中違反誠信原則，
於此種情形下，專利侵權被告應該可以抗辯如下：
抗辯一：依照智慧財產案件審理法第 16 條抗辯系爭專利有「應撤銷之 原因」。理由在於：依照行政程序法第 4 條之規定：行政行為應受法律及 一般法律原則之拘束。蓋此所謂之「一般法律原則」已經包含有「不法者 不得主張權利」的行為準則188以及誠信原則之基本法則。因此，專利申請 人對於智慧財產局之不正行為已經構成行政程序法第 4 條之違反，而使准 予專利審定之行政處分成為違法之行政處分，於此種情形下的抗辯應該落 入智慧財產案件審理法第 16 條之「應撤銷之原因」的射程範圍中。
抗辯二：依照最高行政法院 79 年度判字第 1385 號判決，若權利人違 反誠信原則，則法院應認定權利人不能據以主張權利。
民事、刑事或行政訴訟程序應適用之法律。」
188李惠宗著，行政法要義，頁 53 (2007)。
此外，在「未滿足揭露先前技藝義務」的類型中，專利侵權被告也可 以抗辯系爭專利違反專利法第 26 條第 4 項以及其施行細則第 17 條之規 定，而構成專利法第 67 條中得舉發之事由，所以系爭專利也構成智慧財 產案件審理法第 16 條之「應撤銷之原因」。
本文將上述三種抗辯整理如下表 5：
表 5 我國現有專利訴訟中，原告若有不正行為時被告可主張抗辯理由 表
因此本文認為，以專利案件而言，智慧財產案件審理法第 16 條中所述 的「應撤銷之原因」除專利法中所列之舉發事由外，更應該包含上述行政 法上與民法上的事由，如此才能實現法律保障公平正義以提升公眾利益的 基本目的。
4.2.2 民事訴訟法上的觀察
民事訴訟法為進行民事訴訟的一般規定，與專利訴訟中之不正行為最 直接影響之部分，莫過於證據一節。由於被告主張原告之不正行為係對被 告有利，因此被告應負舉證之責任189。民事訴訟法上之證據方法有人證
190、鑑定191、書證192、勘驗193以及當事人訊問194。然而在被告主張不正行
189 參見民事訴訟法第 277 條。
190 參見民事訴訟法第 298 條。
191 參見民事訴訟法第 325 條。
192 參見民事訴訟法第 341 條。
申請人未於發明 說明中揭露其所 知的先前技藝
抗辯一、被告主張：
專利權人違反誠信原則→行政處分違 法(違反行政程序法第4條)→行政處分 有得撤銷之原因→智慧財產案件審理
法第16條
抗辯三、被告主張：
系爭專利違反專利法第67條(舉發事 由：違反第26條&細則第17條)→專利 權有得撤銷之原因→智慧財產案件審 理法第16條
抗辯二、被告主張：
專利權人違反誠信原則→不能據以主 張權利(最高行政法院79年度判字第 1385號判決)
申請人對智慧局 有詐欺行為
為時，比較有可能採取的證據方法應屬人證、書證以及當事人訊問。蓋因 鑑定之證據方法為請具專門技術或知識之第三人輔助法官判斷，在智慧財 產案件審理法設立技術審查官後，送交鑑定的機會已經顯無必要。而勘驗 係指，法官以其五官之感覺作用，直接親自體驗物體之性狀，從而認識一 定性狀事實之存否為證據之調查證據行為195。就不正行為本身而言，並無 需藉由法官之五官之感覺作用來加以證明。
由於不正行為是發生於發明的過程與申請專利的過程之中，因此除了 發明人或專利申請人知悉以外，第三人通常不易取得不正行為的證據。被 告除非能找到人證或是遇到原告自認，否則只能由書證下手找尋證據。然 而這些書證通常掌握於原告手中，被告要取得並非容易。我國民事訴訟法 中雖有規定可以聲請法院命他造提出文書，而當事人亦有提出就與本件訴 訟有關之事項所作者之文書的義務196，然而此種聲請必須符合一定之要 件，換句話說在被告根本不知原告有哪些文書資料的情形下，要聲請法院 命他造提出關於其不正行為之文書亦屬困難。