第三章 美國法院認定之不正行為的類型
3.2 不正行為之類型二：虛偽陳述(False Statement)
虛 偽 陳 述 類 型 的 不 正 行 為 通 常 需 要 有 行 為 人 的 宣 誓 陳 述 (Sworn Statement)例如是宣誓書(Affidavits)151，相較於未滿足揭露要件的類型，虛 偽陳述類型需要的是專利申請人向專利局提交了假的資訊。典型的虛偽陳 述類型包含：
3.2.1 虛偽陳述測試結果或資料
在許多申請專利的技術領域中，可能需要實驗或測試的結果或數據來 證明發明的可專利性，例如透過實驗數據來證明化學性質的改變而能增進 化合物的產出功效。因此若是專利申請人向專利局提交錯誤的實驗或測試 的 結 果 或 數 據 ， 可 能 會 被 認 定 為 不 正 行 為 。 在 Novo Nordisk
Pharmaceuticals, Inc. v. Bio-Technology General Corp.
152案中，原告於專利 取得的過程中，向專利訴願會(Board of Appeal)提交了一份專家證詞文件，專家證詞文件包含了一個測試結果，然而此一測試結果尚未被成功的驗證 過。法院最後認定這種虛偽陳述屬於不正行為。
148 292 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2002).
149 225 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2000).
150 JOEL DAVIDOW, supra note 131, at 26.
151 Id. at 37.
152 424 F.3d 1347, 1360 (Fed. Cir. 2005).
3.2.2 與專家證人相關的錯誤行為
專利申請人有時會藉由提交專利證人的意見來爭取克服核駁的機會，
然而當專家證人提出宣誓書時，該位專家證人在本件專利申請案中所涉及 的利益就必須被全然的揭露153。在 New Medium v. Barco N.V.154案中，法院 認為專利權人於系爭專利進行再審查(Reexamination)程序中有不正行為而 使系爭專利不可行使。在此一再審查程序，系爭專利的發明人 Cooper(亦 是 New Medium 公司的主管)向專利局提交了分別由四位專家證人所做出的 報告書。同時，Cooper 在向專利局提出的報告中聲明其並未與任何一位專 家證人接觸或談話過。Cooper 更進一步宣誓他的陳述都是真實的，若有惡 意虛偽陳述願受處罰。
但是法院由證據中找到 Cooper 曾經與其中一位專家證人 Kevin Klughart 透過 Email 與電話聯繫的紀錄，另外他們之間於 7 年之前也曾經為了其他 案件有聯繫與交易過。雖然 Cooper 於作證時主張他忘記當年與 Kevin Klughart 聯絡這件往事(Prior Dealings)，但法院並不接受此種說法，並認定 Cooper 的行為已經構成虛偽陳述(False Statement)，並判決 Cooper 的錯誤 行為構成不正行為。
3.2.3 錯誤地請求特別審查程序(Petition to Make Special)
專利申請的過程中，專利申請人可以依照 37 CFR 1.102 請求專利局加 速審查其申請案，請求的原因諸如：有侵權行為、申請人的健康或年齡因 素155等。然而若是專利申請人虛偽陳述其請求加速審查的理由，則可能會 被認定為不正行為。
在 Scanner Technologies Corp. v. ICOS Vision Systems Corp.156案中，專利 權人 Scanner 公司在商業展覽中觀看到 ICOS 公司的產品後，向專利局提出 關於其專利申請案的請求特別審查程序，希望該專利申請案能儘快地被核 准。Scanner 公司所提交的理由是基於 ICOS 公司的產品有可能侵害其專利 之虞，專利局隨後於當年度即准予專利。
隨後在聯邦地區法院的專利訴訟中，法院發現 Scanner 公司所提交的請 求特別審查程理由並非真實，換句話說 Scanner 公司的理由係虛偽陳述。
因此法院認定 Scanner 公司的行為構成不正行為。但本案經 Scanner 公司上 訴後，聯邦巡迴上訴法院將原判決的不正行為部份廢棄。聯邦巡迴上訴法 院的理由在於：不正行為必須藉由明確及令人信服(Clear and Convincing) 的證據來加以證明，本件中所呈現的證據中，尚不足以達到此一明確及令 人信服的程度。
153 JOEL DAVIDOW, supra note 131, at 40.
154 582 F. Supp. 2d 991 (N.D. Ill. 2008).
155 See MPEP 708.02.
156 528 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2008).
3.2.4 錯誤地主張優先權
判斷申請案是否符合專利要件之時間點原則上係以申請日為準，惟若 該專利申請案主張優先權，則判斷申請案是否符合專利要件之時間點則會 以優先權日為準。在 Nilssen157案中，聯邦巡迴上訴法院認為，優先權日會 影響到專利的有效性因此主張優先權對可專利性本屬重大158。原告 Nilssen 在專利申請的過程中主張了許多先前案件的優先權，這樣的行為可被認為 是為了克服優先權日與專利申請日之間的公開文件預作準備，這些優先權 母案有部份並不符合專利法第 120 條所規範的要件，因此聯邦巡迴上訴法 院肯認聯邦地區法院的認定，亦即系爭專利因為不正行為而不可行使。
3.2.5 優先權文件翻譯錯誤
在主張優先權時必須提交優先權證明文件。在國際優先權的情形下優 先權證明文件若為非英文文件，專利局可以要求申請人提交優先權證明文 件的英文翻譯版本。然而若申請人提交錯誤的英文翻譯內容，或是僅節譯 部分內容，此時仍有被認定為不正行為的可能。在 Semiconductor Energy
Laboratory Co., Ltd. v. Samsung Electronics. Co., Ltd.,
159案中，專利申請人係 為日本 Semiconductor Energy Laboratory 公司，該公司於專利申請時向美國 專利局提交一份先前技術(Prior Art)文件，這份先前技術文件是一份日文文 件，但專利申請人僅提交採取部分節譯方式的翻譯本，而未翻譯的部分被 認為是對於可專利性具有重大性(Material)，不幸的是這部分具有重大性的 未翻譯部分，是會影響到該專利申請案請求標的的顯而易見性。因此法院 認為，專利申請人應該知道先前技術的技術內容，但卻未將其提交給專利 局，換句話說，專利申請人應該知道未翻譯的部分中所敘述的技術內容但 卻未將其翻譯提交給專利局，因此本案專利申請人被認定是有意欲去對專 利局隱藏對其不利的部分，法院遂認定構成不正當行為。3.2.6 錯誤地主張小規模個體(Small Entity)
若申請人主張小規模個體可以獲得專利申請費用與維護費用的減免
160。但若專利權人於專利核准之後在不符合小規模個體要件下仍是以小規 模個體費用繳交維持費，則聯邦地區法院是有權對於系爭專利做出不正行 為的認定。在 Nilssen 案中，由於聯邦地區法院發現原告 Nilssen 具有誤導
157 Nilssen, 504 F.3d 1223.
158 See Id. at 1234. (‘A claim for priority is inherently material to patentability because a priority date may determine validity, whether an issue arises in prosecution or later in court challenges to validity. While an active misrepresentation made during prosecution in order to avoid prior art is no doubt “highly material,”’) (citing Li Second Family Ltd. P’shp v. Toshiba Corp., 231 F.3d 1373, 1380 (Fed. Cir. 2000); Digital Control, Inc. v.
Charles Mach. Works, 437 F.3d 1309, 1318 (Fed. Cir. 2006)).
159 204 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2000).
160 關於小規模個體的介紹，可參閱：林育輝，〈簡介美國專利「小規模個體(Small Entity)」〉，《智慧
財產權月刊》，第 79 期，頁 70-81，民國 94 年 7 月。
意圖的清楚且具說服力的證據(Clear and Convincing Evidence)，因此聯邦 巡迴上訴法院肯認了聯邦地區法院關於原告不正行為的認定161。