第四章 不正行為於我國專利侵害訴訟中的適用性分析
4.1 我國實體法之規定
專利權屬於民法上之智慧財產權的一種，因此在權利人行使其專利權 時亦應符合民法關於權利行使之規定。另外，專利權係行政機關依照專利 申請人之申請文件經過合法審查程序後賦予專利申請人之權利，在專利申 請的過程之中，行政機關除必須依照專利法外，也必須依照行政法之相關 規定進行審查。因此在探討「不正行為」於我國法制中之適用性時，可先 由民法、行政法以及專利法的相關規定進行探討。
167 司法院電子出版品檢索系統，智慧財產案件審理法新制問答彙編，頁 34，網址：
http://jirs.judicial.gov.tw/judlib/EBookQry04.asp?S=all&S=U&S=V&S=W&S=X&S=Y&Y1=&M1=&D1=&Y 2=&M2=&D2=&sn=%B4%BC%BCz%B0%5D%B2%A3&sa=&src=&kw=&sdate=&edate=&sname=%B4%B C%BCz%B0%5D%B2%A3&sauthor=&ssource=&keyword=&EXEC=%ACd++%B8%DF&scode=V&seq=1 (最後點閱日期：2010 年 7 月 26 日)。
168 專利法第 90 條第 1 項規定如下：「關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定
前，得停止審判。」
4.1.1 民法上的權利行使論
我國民法於民國 71 年修正時，將行使權利應遵循的事項歸納為三項指 導原則包含：「禁止違反公益原則」、「禁止權利濫用原則」以及「遵守 誠信原則」169，此三項原則並具體化為民法第 148 條。因此若是專利權人 的專利權係藉由不正行為所取得，是否有民法第 148 條之適用？本文認為 應可就「禁止為公益原則」以及「遵守誠信原則」做進一步探討。
「禁止違反公益原則」調和了個人私益與公共利益，對於公共利益的 具體內容目前並無統一的標準，應就個案分別衡量判斷之。就認定的標準 而言，行為人不必具有主觀上違背公益的意思，權利人行使權利而有違反 公益的行為即屬違背公益170。而違反公共利益原則的法律效果，則在違反 公益的範圍內，不發生權利人所期望發生的效力171。
誠如美國最高法院於 Precision 案中所言，專利就其本質而言是影響到 公眾利益的。國家賦予任何一個專利權給特定的權利主體勢必會影響到公 共利益。因此本文認為若是權利人行使藉由不正行為取得的專利權，應無 法脫離「禁止違反公益原則」的射程範圍之外。
另一方面，「遵守誠信原則」則為法律倫理價值的崇高表現，目前世 界主要國家的民法已經將「誠信原則」擴充為法律的一般原則，權利人以 及義務人同時受到誠信原則的規律172。違反誠信原則的法律效果，則行使 權利的行為不發生當事人所期望發生的效力173。
當專利權人經由不正行為所取得之專利權，就其權利的取得已經發生 違反誠實信用的事實，猶如美國最高法院於 Precision 案中所言的不潔之手 已經污染了該專利權。因此本文認為若是權利人行使藉由不正行為取得的 專利權，亦應無法脫離違反「遵守誠信原則」的射程範圍。
4.1.2 行政法上的行政處分適法性
專利申請案經專利專責機關審查後會做成審定書送交申請人174，再審 查175、舉發審查176亦同。此一審定書的性質為一行政處分。智慧財產局(即 行政機關)在做出專利審查的審定書時，除必須依照專利法規之規定進行 外，同時也必須遵從行政法的相關規定進行。
相似的，前述民法上的「誠信原則」以及「公益原則」也包含於行政
169 施啟揚著，民法總則，頁 424 (2007)。
170 同上，頁 427。
171 同上，頁 430。
172 同上，頁 439。
173 同上，頁 442。
174 參見專利法第 43 條。
175 參見專利法第 47 條。
176 參見專利法第 70 條。
法的一般原則之中。行政程序法中已經將「誠信原則」予以明文化177。在 行政程序中，誠信原則具有雙面性，不但拘束行政機關，人民亦受拘束
178。換言之，專利申請人於向智慧財產局(即行政機關)申請專利時，也受 到行政法之「誠信原則」的拘束。
在行政法上，違反「誠信原則」的效果為何？違反誠信原則之行政處 分係違法之處分(79 判 2095)，人民違反誠信原則之行為，則同屬違法(79 判 1385)，同樣不能據以主張權利179。是故，專利申請人於專利申請過程 中使用不正行為以使專利申請案獲得專利權，嗣後再以此專利權向他人主 張權利應屬於「誠信原則」之違反而不能據以主張權利。
「公益原則」雖未於行政程序法中明文規定，仍可作為行政法一般原 則，但應限於實證法上無具體規定可資適用時，始可180。因此就專利權人 以不正行為取得之專 利權對第三人主 張權利時可否直接適 用「公益原 則」？本文認為鑒於「公益原則」的補充性原則181應優先適用前述民法以 及行政法的「誠信原則」。
4.1.3 專利法上之資訊揭露規定違反
我國專利法規對於專利申請人之不正行為並無具體規定，若再對不正 行為之主要兩種類型進行探討，我國專利法規僅對於「資訊揭露」類型有 些許規定，但對於「虛偽陳述」類型則付之闕如。就前者而言專利法第 26 條第 4 項規定：發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於本法施行 細則定之。專利法施行細則第 17 條第 1 項第 2 款規定：發明或新型說明，
應敘明下列事項：二、先前技術：就申請人所知之先前技術加以記載，並 得檢送該先前技術之相關資料。換句話說，對於專利申請人已知的先前技 術資訊，申請人「應」將其記載於專利說明書的【先前技術】段落中，並 於「得」檢送該先前技術之相關資料。
在【先前技術】段落的記載內容，主要為申請發明之技術手段所欲解 決而存在於先前技術中的問題或缺失182，在實務上並非一定要將引證文獻 列出，再加上專利申請人係「得」檢送該先前技術之相關資料，因而此一 規定係屬相當寬鬆且易於滿足，更無任何違反之法律效果。
關於專利申請案的其他外國對應案申請資訊，專利法施行細則第 15 條 第 3 項規定：申請人已向外國申請專利者，專利專責機關認有「必要」
177行政程序法第 4 條規定如下：「行政行為應受法律及一般法律原則之拘束。」；行政程序法第 8 條規
定如下：「行政行為，應以誠實信用之方法為之，並應保護人民正當合理之信賴。」其中。一般法律原 則亦包含「誠信原則」。
178 李惠宗著，行政法要義，頁 124 (2007)。
179 同上，頁 125。
180 同上，頁 126。
181 同上，頁 127。
182 專利審查基準，頁 2-1-6(2004 年版)。
時，得通知申請人限期檢附該外國申請案檢索資料或審查結果資料；申請 人未檢附者，依現有資料續行審查。由此可知，我國專利法對於一申請案 的其他外國對應案申請資訊並非要求申請人主動提交，而是專利專責機關 認有「必要」時要求申請人被動提交，違反此一提交規定的法律效果，則 是依現有資料續行審查，這種規定在實務運作上形同具文而無實益。
在智慧財產法院的專利訴訟案件中，已經有被告主張原告具有不正行 為183。本件被告主張：原告未對智慧財產局揭露系爭專利的國外對應案審 查資料，進一步主張屬於專利權之濫用，其專利權應無執行力184。原告則 抗辯：專利法施行細則第 17 條之規定，僅屬說明書記載事項之訓示規 定，並非專利取得要件之規定，違反者並無失權效果，且母法（專利法）
對此更無任何使專利權人因此失權之規定185。可惜的是法院最後認定原告 並未證明被告侵權之情事，而駁回原告之訴。關於原告與被告對於未揭露 系爭專利之國外應案審查資料的爭點，法院並未做出其見解，僅以：因本 件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與 判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。